1.    청구범위 감축 정정도 다른 정정요건 충족해야만 정정 허용  

 

특허법 136(정정심판)특허권자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다. 1. 청구범위를 감축하는 경우 ③ 제1항에 따른 명세서 또는 도면의 정정은 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 할 수 있다. 다만, 1항제2호에 따라 잘못된 기재를 정정하는 경우에는 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 할 수 있다. ④ 제1항에 따른 명세서 또는 도면의 정정은 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다. ⑤ 제1항에 따른 정정 중 같은 항 제1호 또는 제2호에 해당하는 정정은 정정 후의 청구범위에 적혀 있는 사항이 특허출원을 하였을 때에 특허를 받을 수 있는 것이어야 한다.

 

2.    특허법 제136조 제3항 정정요건의 충족 여부 판단 신규사항 추가 금지

 

(1)   특허발명의 명세서 또는 도면의 정정은 그 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 할 수 있다(특허법 제136조 제3). 여기서명세서 또는 도면에 기재된 사항이라 함은 거기에 명시적으로 기재되어 있는 것뿐만 아니라 기재되어 있지는 않지만 출원 시의 기술상식으로 볼 때 통상의 기술자라면 명시적으로 기재되어 있는 내용 자체로부터 그와 같은 기재가 있는 것과 마찬가지라고 명확하게 이해할 수 있는 사항을 포함하지만, 그러한 사항의 범위를 넘는 신규사항을 추가하여 특허발명의 명세서 또는 도면을 정정하는 것은 허용될 수 없다(대법원 2014. 2. 27. 선고 20123404 판결 등 참조).

 

(2)   특허발명 출원 당시 기술상식으로 볼 때 통상의 기술자라면 특허발명의 명세서 및 도면으로부터 이 사건 정정과 같은 기재가 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는지 여부에 관하여 본다. 이 사건 정정은 이 사건 특허발명의 명세서 또는 도면에 명시적으로 기재되어 있는 사항이 아닐 뿐만 아니라, 통상의 기술자가 이 사건 특허발명 출원 당시의 기술상식에 비추어 보아 갑 제9에서 13호증을 참작하더라도 이 사건 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이라고 볼 수도 없다.

 

(3)   이 사건 정정은 다이 패드와 리드를 솔더에 의해 연결한다는 특징을 도입한 것이므로 신규사항의 추가에 해당한다. 따라서 다이 패드와 리드가 솔더에 의해 연결된 것으로 정정한 것은 이 사건 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 넘는 신규사항의 추가에 해당하여 특허법 제136조 제3항의 정정요건을 충족하지 못한다.

 

3.    특허법 제136조 제4항 정정요건의 충족 여부 판단 청구범위 변경 금지

 

(1)   특허발명의 명세서 또는 도면의 정정은 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다(특허법 제136조 제4). 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지는 청구범위 자체의 형식적인 기재뿐만 아니라 발명의 설명을 포함하여 명세서와 도면 전체에 의하여 파악되는 청구범위의 실질적인 내용을 대비하여 판단하여야 한다.

 

(2)   만약 청구범위의 정정이 청구범위의 감축에 해당되고, 목적이나 효과에 어떠한 변경이 있다고 할 수 없으며, 발명의 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 3자에게 예기치 못한 손해를 끼칠 염려가 없는 경우에는 청구범위의 실질적인 변경에 해당되지 아니한다(대법원 2019. 2. 28. 선고 2016403 판결 참조).

 

(3)   이 사건 정정은 청구범위 중리드와 다이 패드가 연결되는 구성리드와 다이 패드가 솔더에 의해 연결되는 구성으로 정정하여 리드와 다이 패드의 연결 방법을 부가하여 한정한 것으로서 형식적인 기재는 청구범위의 감축에 해당한다. 그런데 리드와 다이 패드가 솔더에 의해 연결되는 구성이 명세서 또는 도면에 명시적으로 기재되어 있거나 통상의 기술자가 그와 같은 기재가 있는 것과 마찬가지라고 명확하게 이해할 수 있는 사항이 아니므로 이 사건 정정은 발명의 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 제3자에게 예기치 못한 손해를 끼칠 염려가 없는 경우에 해당한다고 볼 수 없고, ‘리드와 다이 패드가 연결되는 구성리드와 다이 패드가 솔더에 의해 연결되는 구성으로 정정함으로써 발명의 목적이나 효과가 달라지지 않는다고 단정할 수 없다. 따라서 이 사건 정정은 특허청구범위를 실질적으로 변경한 경우에 해당한다.

 

(4)   특허권자는 청구범위를 감축하는 것이므로 제3자에게 예기치 못한 손해를 끼칠 염려가 없어 청구범위의 실질적인 변경에 해당하지 않는다고 주장한다. 그러나 형식적으로 상위개념을 하위개념으로 정정하였다고 하더라도, 특허발명의 명세서 또는 도면에 명시적으로 기재되어 있거나 통상의 기술자가 그와 같은 기재가 있는 것과 마찬가지라고 명확하게 이해할 수 있는 사항의 범위 이내라고 볼 수 없으므로, 정정이 발명의 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이 아닌 경우에는 제3자에게 예기치 못한 손해를 끼칠 염려가 없다고 볼 수 없다.

 

(5)   따라서 다이 패드와 리드가 솔더에 의해 연결된 것으로 정정한 것은 청구범위를 실질적으로 변경한 경우에 해당하여 특허법 제136조 제4항의 정정요건을 충족하지 못한다.

 

4.    특허법 제136조 제5항 정정요건의 충족 여부 판단 특허성 요구 

 

(1)   특허발명의 명세서 또는 도면에 대한 정정 중 청구범위를 감축하는 경우에 해당하는 정정은 정정 후의 청구범위에 적혀 있는 사항이 특허출원을 하였을 때에 특허를 받을 수 있는 것이어야 한다(특허법 제136조 제5).

 

(2)   정정 후 제1항 발명의 진보성이 인정되는지 여부에 관하여 판단하되, 앞에서 본 바와 같이 다이 패드와 리드가 솔더에 의해 연결된 것으로 정정한 것은 이 사건 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 넘는 신규사항의 추가에 해당하고 청구범위를 실질적으로 변경한 경우에 해당하여 특허법 제136조 제3, 4항의 정정요건을 충족하지 못하므로, 다이 패드와 리드가솔더에 의해연결된 구성은 제외하고 판단한다. 정정 후 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2, 4를 결합하여 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정되어 특허법 제136조 제5항에서 규정한 정정요건을 충족하지 못한다.

 

5.     정정 판단의 일체성

 

정정심판청구는 특별한 사정이 없는 한 불가분의 관계에 있어 일체로서 허용 여부를 판단하여야 할 것인데, 정정 후 제1항 발명이 정정요건을 충족하지 못한 이상 나머지 청구항에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이 사건 정정심판청구 전부를 받아들일 수 없다.

 

첨부: 특허법원 2023. 6. 8. 선고 20226099 판결

KASAN_반도체칩 패키징 기술 특허발명의 정정심판, 청구범위 감축 BUT 신규사항 추가 및 실질적 변경 – 정정 불허 특허법원 2023. 6. 8. 선고 2022허6099 판결.pdf
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작성일시 : 2023. 10. 10. 14:13
:

 

1.    특허법 규정

 

특허법 136(정정심판)특허권자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다.

1. 청구범위를 감축하는 경우, 2. 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우, 3. 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에는 정정심판을 청구할 수 없다.

1. 특허취소신청이 특허심판원에 계속 중인 때부터 그 결정이 확정될 때까지의 기간. 다만, 특허무효심판의 심결 또는 정정의 무효심판의 심결에 대한 소가 특허법원에 계속 중인 경우에는 특허법원에서 변론이 종결(변론 없이 한 판결의 경우에는 판결의 선고를 말한다)된 날까지 정정심판을 청구할 수 있다.

2. 특허무효심판 또는 정정의 무효심판이 특허심판원에 계속 중인 기간

③ 제1항에 따른 명세서 또는 도면의 정정은 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 할 수 있다. 다만, 1항제2호에 따라 잘못된 기재를 정정하는 경우에는 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 할 수 있다.

④ 제1항에 따른 명세서 또는 도면의 정정은 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다.

⑤ 제1항에 따른 정정 중 같은 항 제1호 또는 제2호에 해당하는 정정은 정정 후의 청구범위에 적혀 있는 사항이 특허출원을 하였을 때에 특허를 받을 수 있는 것이어야 한다.

 

특허법 133조의2(특허무효심판절차에서의 특허의 정정)133조제1항에 따른 심판의 피청구인은 제136조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 제147조제1항 또는 제159조제1항 후단에 따라 지정된 기간에 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정청구를 할 수 있다. 이 경우 심판장이 제147조제1항에 따라 지정된 기간 후에도 청구인이 증거를 제출하거나 새로운 무효사유를 주장함으로 인하여 정정청구를 허용할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 기간을 정하여 정정청구를 하게 할 수 있다.

② 제1항에 따른 정정청구를 하였을 때에는 해당 무효심판절차에서 그 정정청구 전에 한 정정청구는 취하된 것으로 본다.

⑤ 제1항에 따른 정정청구는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에만 취하할 수 있다.

1. 1항에 따라 정정을 청구할 수 있도록 지정된 기간과 그 기간의 만료일부터 1개월 이내의 기간

2. 4항에서 준용하는 제136조제6항에 따라 지정된 기간

 

정정심판, 청구범위 감축 정정, 정정요건, 특허성, 진보성 판단기준: 특허법원 2023. 5. 2. 선고 20224086 판결

 

2.    정정요건: 청구범위 감축 정정의 경우 특허등록요건 충족 여부 판단  

 

(1)   특허법 제136(정정심판) ⑤ 제1항에 따른 정정 중 같은 항 제1호 또는 제2호에 해당하는 정정은 정정 후의 청구범위에 적혀 있는 사항이 특허출원을 하였을 때에 특허를 받을 수 있는 것이어야 한다.

 

(2)   특허심판원 심결 - 정정심판청구는 특허법 제136조 제1, 3, 4항에서 규정한 정정요건은 충족한다. BUT 정정심판청구는 청구범위를 감축하는 경우에 해당하는데, 정정 후 발명은 통상의 기술자가 선행발명에 의하여 또는 선행발명에 주지관용기술을 참고하여 쉽게 발명할 수 있으므로 이 사건 정정심판청구는 특허법 제136조 제5항의 정정요건을 충족하지 못한다. 정정심판청구 기각 심결

 

(3)   특허법원 판결 – 감축 정정 후 발명의 진보성 인정, 정정요건 충족, 심결취소

 

3.    정정요건 - 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는지 여부 판단기준: 대법원 2017. 3. 22. 선고 2016342 판결

 

(1)   특허법 제136조 제1, 3항은, 특허권자는 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 아니하는 범위 내에서 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있다.

 

(2)   여기서 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재뿐만 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서와 도면 전체에 의하여 파악되는 특허청구범위의 실질적인 내용을 대비하여 판단하여야 한다.

 

(3)   그리고 정정 후의 특허청구범위에 의하더라도 발명의 목적이나 효과에 어떠한 변경이 없고 발명의 상세한 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 정정 전의 특허청구범위를 신뢰한 제3자에게 예기치 못한 손해를 줄 염려가 없다면 그 정정청구는 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것에 해당하지 아니한다.

 

(4)   정정 전 특허청구범위에 기재되어 있지 않았던 추가구성 1 및 추가구성 2 의 구성을 추가한 이 사건 정정은, 이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명과 도면에 기재되어 있는 구성을 그대로 추가한 것이고, 그러한 구성의 추가로 새로운 목적과 작용효과가 발생하였다고 할 수 없으며, 3자에게 예상하지 못한 손해를 입힐 염려가 있다고 볼 수도 없으므로, 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하지 아니한다.

 

4.    정정요건: 청구범위의 변경 또는 확장 여부 판단 - 특허법원 2023. 3. 24. 선고 20224154 판결

 

(1)   특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재뿐만 아니라 발명의 설명을 포함하여 명세서와 도면 전체에 의하여 파악되는 특허청구범위의 실질적인 내용을 대비하여 판단하여야 한다.

 

(2)   만약 특허청구범위의 정정이 특허청구범위의 감축에 해당되고, 그 목적이나 효과에 어떠한 변경이 있다고 할 수 없으며, 발명의 상세한 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 제3자에게 예기치 못한 손해를 끼칠 염려가 없는 경우에는, 특허청구범위의 실질적인 변경에 해당되지 아니한다(대법원 2010. 4. 29. 선고 20081081 판결, 대법원 2014. 2. 13. 선고 2012627 판결, 대법원 2018. 4. 12. 선고 2016830 판결 등 참조).

 

(3)   , 청구범위의 실질적 변경 여부는 명세서 전체의 내용을 기초로 하여 청구범위의 실질적 내용을 파악한 후 파악된 정정 전후의 청구범위의 실질적 내용을 대비하여 정정 후 청구범위의 내용이 정정 전 청구범위의 내용에 실질적으로 포함되어 있었는지를 판단하여야 한다.

 

(4)   또한 이를 판단하기 위해서는 정정이 청구범위의 감축에 해당하는지 여부, 그 목적이나 효과에 어떠한 변경이 있는지 여부, 발명의 상세한 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 제3자에게 예기치 못한 손해를 끼칠 염려가 없는 것인지 여부를 고려하여야 한다.

 

5.    정정요건: 신규사항 추가 금지 - 대법원 2014. 2. 27. 선고 20123404 판결

 

(1)   특허발명의 명세서 또는 도면의 정정은 그 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서 할 수 있다(특허법 제136조 제2). 여기서명세서 또는 도면에 기재된 사항이라 함은 거기에 명시적으로 기재되어 있는 것뿐만 아니라 기재되어 있지는 않지만 출원시의 기술상식으로 볼 때 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하통상의 기술자라 한다)이면 명시적으로 기재되어 있는 내용 자체로부터 그와 같은 기재가 있는 것과 마찬가지라고 명확하게 이해할 수 있는 사항을 포함하지만, 그러한 사항의 범위를 넘는 신규사항을 추가하여 특허발명의 명세서 또는 도면을 정정하는 것은 허용될 수 없다.

 

6.    정정요건 - ‘분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우판단 기준: 대법원 2016. 11. 25. 선고 20142184 판결

 

(1)   특허법 제133조의2, 136조 제3항의 규정 취지에 비추어 보면, 오류의 정정에는 특허청구범위에 관한 기재 자체가 명료하지 아니한 경우 그 의미를 명확하게 하든가 기재상의 불비를 해소하는 것 및 발명의 상세한 설명과 특허청구범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우 이를 통일하여 모순이 없게 하는 것 등이 포함된다고 해석된다(대법원 2006. 7. 28. 선고 20043096 판결, 대법원 2013. 2. 28. 선고 20113193 판결 등 참조).

 

(2)   한편, 특허청구범위는 발명의 상세한 설명에 기재된 기술적 사상의 전부 또는 일부를 특허발명의 보호범위로 특정한 것이고, 발명의 상세한 설명에 기재된 모든 기술적 사상이 반드시 특허청구범위에 포함되어야 하는 것은 아니므로, 특별한 사정이 없는 한 특허청구범위에 기재되어 있지 아니한 사항이 발명의 상세한 설명에 포함되어 있다고 하여 발명의 상세한 설명과 특허청구범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우라고 보기는 어렵다.

 

(3)   이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항 등에는 열 저장 팁의 재질로서 금속 또는 세라믹이 기재되어 있고, 발명의 상세한 설명에는 열 저장 팁의 재질로서 금속 또는 세라믹뿐만 아니라, 고밀도 플라스틱, 복합물 등도 포함되는 것으로 기재되어 있으며, 이 사건 정정청구는 이와 같이 열 저장 팁의 재질로서 특허청구범위에 기재되어 있지 아니한 고밀도 플라스틱, 복합물 등을 발명의 상세한 설명에서 삭제하는 것을 내용으로 하는 것인데, 이 사건 정정청구가분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우에 해당하지 아니한다.

 

7.    출원경과 금반언의 법리는 특허등록 후 정정으로 청구범위의 감축된 경우에도 적용: 대법원 2018. 8. 1. 선고 2015244517 판결

 

(1)   출원인 또는 특허권자가 특허발명의 출원과정에서 특허발명과 대비대상이 되는 제품(이하대상제품이라 한다)을 특허발명의 청구범위로부터 의식적으로 제외하였다고 볼 수 있는 경우에는, 특허권자가 대상제품을 제조ㆍ판매하고 있는 자를 상대로 대상제품이 특허발명의 보호범위에 속한다고 주장하는 것은 금반언의 원칙에 위배되어 허용되지 않는다.

 

(2)   특허발명의 출원과정에서 대상제품이 청구범위로부터 의식적으로 제외된 것인지는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해, 출원인이 출원과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도, 보정이유 등을 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2006. 6. 30. 선고 200451771 판결, 대법원 2017. 4. 26. 선고 2014638 판결 등 참조). 이러한 법리는 특허등록 후 이루어지는 정정을 통해 청구범위의 감축이 있었던 경우에도 마찬가지로 적용된다.

 

(3)   특허권자인 원고가 이 사건 제1항 발명이 무효로 되는 것을 피하기 위하여 이 사건 제1항 발명의 구성 5절연 탄성 코어의 하면은 그 수직 횡단면이 이등변 삼각형의 빗변을 형성하도록 폭방향 양 모서리에서 상기 하면 중앙부분을 향해 파인 형상으로 경사지게 형성되는 것으로 한정하는 내용으로 정정하면서, 이러한 구성을 통해 리플로우 솔더링 시 전기접촉단자의 하면 양측이 용융 솔더에 균일하게 접촉될 수 있다고 주장함으로써 피고 실시제품과 같은 좌우 비대칭인 탄성 코어의 하면 형상은 이 사건 제1항 발명의 청구범위로부터 의식적으로 제외한 것으로 볼 수 있다.

 

KASAN_등록특허의 정정 요건, 특허등록요건 충족, 실질적 변경, 확장, 신규사항 추가, 금반언 금지 등 판결 요지.pdf
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작성일시 : 2023. 10. 4. 09:11
:

1.    청구범위 감축 정정의 경우 정정요건 - 특허성 여부 

 

(1)   특허법 제136(정정심판) ① 특허권자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다. 1. 청구범위를 감축하는 경우 <중략> ⑤ 제1항에 따른 정정 중 같은 항 제1호 또는 제2호에 해당하는 정정은 정정 후의 청구범위에 적혀 있는 사항이 특허출원을 하였을 때에 특허를 받을 수 있는 것이어야 한다.

 

(2)   특허심판원 심결 - 정정심판청구는 특허법 제136조 제1, 3, 4항에서 규정한 정정요건은 충족한다. BUT 정정심판청구는 청구범위를 감축하는 경우에 해당하는데, 정정 후 발명은 통상의 기술자가 선행발명에 의하여 또는 선행발명에 주지관용기술을 참고하여 쉽게 발명할 수 있으므로 이 사건 정정심판청구는 특허법 제136조 제5항의 정정요건을 충족하지 못한다. 정정심판청구 기각 심결

 

2.    특허법원 판결감축 정정 후 발명의 진보성 인정, 정정요건 충족, 심결취소

 

(1)   정정 후 발명의 진보성 판단기준 - 발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이와 통상의 기술자의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있는데도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다.

 

(2)   이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 사후적으로 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는지를 판단해서는 안 된다(대법원 2020. 1. 22. 선고 20162522 판결 등 참조).

 

(3)   또한 청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 발명의 진보성 여부를 판단함에 있어서는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 할 것이며, 이 때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 할 것이다.

 

(4)   그리고 여러 선행기술문헌을 인용하여 발명의 진보성이 부정된다고 하기 위해서는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 해당 발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나 그렇지 않더라도 해당 발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 통상의 기술자가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우이어야 한다(대법원 2015. 7. 23. 선고 20132620 판결 등 참조).

 

첨부: 특허법원 2023. 5. 2. 선고 20224086 판결

특허법원 2023. 5. 2. 선고 2022허4086 판결.pdf
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KASAN_정정심판, 청구범위 감축 정정, 정정요건, 특허성, 진보성 판단기준 특허법원 2023. 5. 2. 선고 2022허4086 판결.pdf
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작성일시 : 2023. 9. 11. 10:00
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1.    정정요건 - 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는지 여부 판단기준: 대법원 2017. 3. 22. 선고 2016342 판결

 

구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 136조 제1, 3항은, 특허권자는 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 아니하는 범위 내에서 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있다.

 

여기서 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재뿐만 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서와 도면 전체에 의하여 파악되는 특허청구범위의 실질적인 내용을 대비하여 판단하여야 한다.

 

그리고 정정 후의 특허청구범위에 의하더라도 발명의 목적이나 효과에 어떠한 변경이 없고 발명의 상세한 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 정정 전의 특허청구범위를 신뢰한 제3자에게 예기치 못한 손해를 줄 염려가 없다면 그 정정청구는 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것에 해당하지 아니한다.

 

정정 전 특허청구범위에 기재되어 있지 않았던 추가구성 1 및 추가구성 2 의 구성을 추가한 이 사건 정정은, 이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명과 도면에 기재되어 있는 구성을 그대로 추가한 것이고, 그러한 구성의 추가로 새로운 목적과 작용효과가 발생하였다고 할 수 없으며, 3자에게 예상하지 못한 손해를 입힐 염려가 있다고 볼 수도 없으므로, 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하지 아니한다.

 

2.    정정요건: 특허법원 2023. 3. 24. 선고 20224154 판결

 

특허법(2014. 1. 21. 법률 제12313호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 136조 제1, 3항은 특허권자는 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 아니하는 범위 내에서 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있다.

 

특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재뿐만 아니라 발명의 설명을 포함하여 명세서와 도면 전체에 의하여 파악되는 특허청구범위의 실질적인 내용을 대비하여 판단하여야 한다.

 

만약 특허청구범위의 정정이 특허청구범위의 감축에 해당되고, 그 목적이나 효과에 어떠한 변경이 있다고 할 수 없으며, 발명의 상세한 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 제3자에게 예기치 못한 손해를 끼칠 염려가 없는 경우에는, 특허청구범위의 실질적인 변경에 해당되지 아니한다(대법원 2010. 4. 29. 선고 20081081 판결, 대법원 2014. 2. 13. 선고 2012627 판결, 대법원 2018. 4. 12. 선고 2016830 판결 등 참조).

 

, 청구범위의 실질적 변경 여부는 명세서 전체의 내용을 기초로 하여 청구범위의 실질적 내용을 파악한 후 파악된 정정 전후의 청구범위의 실질적 내용을 대비하여 정정 후 청구범위의 내용이 정정 전 청구범위의 내용에 실질적으로 포함되어 있었는지를 판단하여야 한다.

 

또한 이를 판단하기 위해서는 정정이 청구범위의 감축에 해당하는지 여부, 그 목적이나 효과에 어떠한 변경이 있는지 여부, 발명의 상세한 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 제3자에게 예기치 못한 손해를 끼칠 염려가 없는 것인지 여부를 고려하여야 한다.

 

3.    정정요건 - 신규사항 추가 금지: 대법원 2014. 2. 27. 선고 20123404 판결

 

특허발명의 명세서 또는 도면의 정정은 그 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서 할 수 있다(특허법 제136조 제2). 여기서명세서 또는 도면에 기재된 사항이라 함은 거기에 명시적으로 기재되어 있는 것뿐만 아니라 기재되어 있지는 않지만 출원시의 기술상식으로 볼 때 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하통상의 기술자라 한다)이면 명시적으로 기재되어 있는 내용 자체로부터 그와 같은 기재가 있는 것과 마찬가지라고 명확하게 이해할 수 있는 사항을 포함하지만, 그러한 사항의 범위를 넘는 신규사항을 추가하여 특허발명의 명세서 또는 도면을 정정하는 것은 허용될 수 없다.

 

4.    정정요건 - ‘분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우판단 기준: 대법원 2016. 11. 25. 선고 20142184 판결

 

구 특허법(2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정되기 전의 것) 133조의2, 136조 제3항의 규정 취지에 비추어 보면, 오류의 정정에는 특허청구범위에 관한 기재 자체가 명료하지 아니한 경우 그 의미를 명확하게 하든가 기재상의 불비를 해소하는 것 및 발명의 상세한 설명과 특허청구범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우 이를 통일하여 모순이 없게 하는 것 등이 포함된다고 해석된다(대법원 2006. 7. 28. 선고 20043096 판결, 대법원 2013. 2. 28. 선고 20113193 판결 등 참조).

 

한편, 특허청구범위는 발명의 상세한 설명에 기재된 기술적 사상의 전부 또는 일부를 특허발명의 보호범위로 특정한 것이고, 발명의 상세한 설명에 기재된 모든 기술적 사상이 반드시 특허청구범위에 포함되어야 하는 것은 아니므로, 특별한 사정이 없는 한 특허청구범위에 기재되어 있지 아니한 사항이 발명의 상세한 설명에 포함되어 있다고 하여 발명의 상세한 설명과 특허청구범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우라고 보기는 어렵다.

 

이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항 등에는 열 저장 팁의 재질로서 금속 또는 세라믹이 기재되어 있고, 발명의 상세한 설명에는 열 저장 팁의 재질로서 금속 또는 세라믹뿐만 아니라, 고밀도 플라스틱, 복합물 등도 포함되는 것으로 기재되어 있으며, 이 사건 정정청구는 이와 같이 열 저장 팁의 재질로서 특허청구범위에 기재되어 있지 아니한 고밀도 플라스틱, 복합물 등을 발명의 상세한 설명에서 삭제하는 것을 내용으로 하는 것인데, 이 사건 정정청구가분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우에 해당하지 아니한다.

 

5.    출원경과금반언의 법리는 특허등록 후 정정으로 청구범위의 감축된 경우에도 적용: 대법원 2018. 8. 1. 선고 2015244517 판결

 

출원인 또는 특허권자가 특허발명의 출원과정에서 특허발명과 대비대상이 되는 제품(이하대상제품이라 한다)을 특허발명의 청구범위로부터 의식적으로 제외하였다고 볼 수 있는 경우에는, 특허권자가 대상제품을 제조ㆍ판매하고 있는 자를 상대로 대상제품이 특허발명의 보호범위에 속한다고 주장하는 것은 금반언의 원칙에 위배되어 허용되지 않는다.

 

특허발명의 출원과정에서 대상제품이 청구범위로부터 의식적으로 제외된 것인지는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해, 출원인이 출원과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도, 보정이유 등을 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2006. 6. 30. 선고 200451771 판결, 대법원 2017. 4. 26. 선고 2014638 판결 등 참조). 이러한 법리는 특허등록 후 이루어지는 정정을 통해 청구범위의 감축이 있었던 경우에도 마찬가지로 적용된다.

 

특허권자인 원고가 이 사건 제1항 발명이 무효로 되는 것을 피하기 위하여 이 사건 제1항 발명의 구성 5절연 탄성 코어의 하면은 그 수직 횡단면이 이등변 삼각형의 빗변을 형성하도록 폭방향 양 모서리에서 상기 하면 중앙부분을 향해 파인 형상으로 경사지게 형성되는 것으로 한정하는 내용으로 정정하면서, 이러한 구성을 통해 리플로우 솔더링 시 전기접촉단자의 하면 양측이 용융 솔더에 균일하게 접촉될 수 있다고 주장함으로써 피고 실시제품과 같은 좌우 비대칭인 탄성 코어의 하면 형상은 이 사건 제1항 발명의 청구범위로부터 의식적으로 제외한 것으로 볼 수 있다.

KASAN_등록특허의 정정 요건, 실질적 변경, 확장, 신규사항 추가, 금반언 등 판결 사례.pdf
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작성일시 : 2023. 9. 11. 08:54
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