특허침해소송__글132건

  1. 2018.09.19 [조성물쟁점] 공지물질들의 조성물 – 함량 수치한정 표현방식이 다른 조성물 발명의 진보성 불인정: 특허법원 2018. 9. 7. 선고 2018허1578 판결
  2. 2018.09.19 [방법발명쟁점] 방법발명과 제조방법발명의 구별 + 방법발명의 실시 입증의 정도 및 실무적 어려움: 특허법원 2018. 9. 7. 선고 2016나1738 판결
  3. 2018.09.07 [특허분쟁] 소극적 권리범위확인심판 – 확인의 이익 요건: 특허법원 2018. 8. 24. 선고 2018허1301 판결
  4. 2018.09.07 [특허분쟁] 특허발명의 구성요소 중 필수적이지 않은 요소 생략한 실시 제품 – 균등침해 불인정 + 간접침해 불인정: 특허법원 2018. 8. 24. 선고 2017허6736 판결
  5. 2018.08.28 [특허분쟁] 레일라 조성물 특허분쟁 - 천연물신약 특허발명의 진보성 판단 + 지표성분 선정 및 함량 한정의 의미: 특허법원 2018. 8. 17. 선고 2018허1332 판결
  6. 2018.08.15 [의료기기특허분쟁] 특허심판의 일사부재리 법리 + 심판청구 당시 기준 판단 – 심판청구당시 주장 무효사유와 심결취소소송에서 추가한 무효사유가 다른 경우 – 일사부재리 원칙과 무관: ..
  7. 2018.08.15 [특허분쟁] 적시제출주의 및 시기에 늦은 증거 제출 및 주장 – 실권효 적용 및 각하 결정: 특허법원 2018. 7. 20. 선고 2018나12 판결
  8. 2018.08.10 [특허심판소송] 특허심판원 심판과 특허법원 심결취소소송의 증거조사방법 및 당사자 증거신청에 대한 결정 재량 범위
  9. 2018.08.10 [공동발명] 공동연구개발 및 공동발명 관련 실무적 포인트
  10. 2018.08.09 [특허침해판단] 간접침해의 성립 요건 “~에만” 전용성 – 소극적 요소에 관한 특허권자의 주장 및 입증책임 + 실시자의 타용도 존재에 관한 주장 및 입증책임: 특허법원 2017. 5. 25. 선고 2016허..
  11. 2018.08.08 [이용발명범위] 특허발명의 이용발명 – 특허권 침해 + 특허발명 자체는 아니고 그와 균등한 발명을 이용한 발명의 실시행위 – 특허권 침해: 대법원 2015. 5. 14. 선고 2014후2788 판결 요지
  12. 2018.08.07 [자유실시기술] 특허침해소송에서 자유실시기술 항변의 판단: 특허법원 2017. 12. 1. 선고 2017나1339 판결
  13. 2018.08.06 [균등침해분쟁] 균등침해 판단 및 출원경과 금반언의 원칙 + 청구범위 감축보정과 일부청구항 분할출원 의식적 제외 범위 판단기준: 서울중앙지방법원 2017. 8. 31. 선고 2015가합530534 판결
  14. 2018.08.06 [특허균등침해] 특허권 균등침해 여부 판단 - 정정 사항과 금반언 원칙 + 의식적 제외사항 적용 실시제품의 균등침해 불인정: 대법원 2018. 8. 1. 선고 2015다244517 판결
  15. 2018.08.02 [공유특허분쟁] 특허권 지분의 처분금지가처분 등록 후 특허권 전부 이전등록 및 전용실시권 설정등록 경료 + 지분 양수인의 본안소송 승소판결확정 + 지분범위의 이전등록 무효 및 전용실시..
  16. 2018.07.30 [특허분쟁] 단일 유효성분에 대한 기본특허에 근거하여 복합제에 대한 추가 SPC 인정 기준: CJEU 2018. 7. 25. 선고 Truvada (C-121/17) 판결
  17. 2018.07.24 [특허정정무효심판] 정정사항이 발명의 상세한 설명으로 뒷받침되는지 여부 판단: 특허법원 2018. 7. 12. 선고 2017허6385 판결
  18. 2018.07.19 [미국소송실무] 미국소송에서 디스커버리 위반행위에 대한 제재조치(sanction)
  19. 2018.07.19 [미국영업비밀소송] 미국소송과 Litigation Hold 관련
  20. 2018.07.17 [수치한정발명] 선행발명과 특정한 수치한정에만 차이가 있는 출원발명의 진보성 판단: 대법원 2018. 7. 12. 선고 2016후380 판결
  21. 2018.07.16 [공유특허분쟁] 공유특허권 분할청구권 인정 대법원 2014. 8. 20. 선고 2013다41578 판결+ 5년 이내 분할금지특약 민법규정 + 실무적 포인트
  22. 2018.07.16 [특허분쟁] 특허권 명의신탁해지를 원인으로 하는 이전등록청구 또는 말소등록청구 - 고유필수적 공동소송 아님: 특허법원 2017. 2. 7. 선고 2016나1486 판결
  23. 2018.07.16 [특허분쟁] 특허무효심판 일사부재리 판단 – 동일증거 해당 여부: 특허법원 2018. 7. 5. 선고 2017허5207 판결
  24. 2018.07.16 [특허분쟁] 선택발명의 진보성 판단: 특허법원 2018. 7. 5. 선고 2017허4327 판결
  25. 2018.07.03 [특허무효분쟁] 선행발명에서 공통된 기술적 과제의 명시적 기재가 없는 경우 결합의 용이성 여부 + 특허발명의 진보성 판단: 특허법원 2018. 6. 21. 선고 2017허4259 판결
  26. 2018.06.27 [특허분쟁] 새로운 미국 NPE에서 Startup에게 보유한 1000여개 특허의 free license 무료 라이선스 offer 프로모션
  27. 2018.06.25 [강제집행회피] 특허침해금지 가처분 결정의 강제집행 전 특허침해품의 출하행위 - 강제집행면탈죄 성립여부
  28. 2018.06.25 [특허분쟁] 미국내 부품 제조 및 수출 + 국외 완성품 조립 및 사용 + 국외행위로 인한 Lost Profit 근거 손해배상 인정: 미연방대법원 WesternGeco v. ION Geophysical 판결
  29. 2018.06.19 [특허분쟁] 권리범위확인심판에서 확인대상발명의 특정: 특허법원 2018. 6. 8. 선고 2017허8503 판결
  30. 2018.06.18 [특허분쟁] 미국특허소송 KAIST IP vs Samsung Electronics 특허침해인정 + $400 million 손해배상배심평결 (Jury Verdict) 뉴스

 

1항 발명의 구성요소 1 (0.01원자% ~ 0.04원자%Ni) 및 구성요소 2 (0.03원자% ~ 0.06원자%La)는 알루미늄 스퍼터링 타겟의 조성물로 일정 조성비를 가지는 Ni, La를 포함하는 것이다.

 

이에 대응되는 구성요소로, 선행발명 1의 명세서에는 “Y, La, Ce, Nd, Sm, Gd, Tb, Dy, Er, Sc, Cu, Si, Pt, Ir, Ru, Pd, Ti, Zr, V, Nb, Ta, Fe, Ni, Cr, Mo, W, Mn, Tc, Re B로 이루어지는 군으로부터 선택되는 적어도 1종의 원소를 0.0120질량%의 범위에서 포함하고, 잔부가 실질적으로 Al로 이루어지는 잉곳 또는 소결체라고 기재하고 있어, 알루미늄 스퍼터링 타겟의 조성물로 NiLa를 선택하여 사용할 수 있는 구성이 나타나 있다.

 

양 발명의 조성비를 대비하여 보면, 구성요소 1 및 구성요소 2에서 Ni 0.01~0.04원자%0.022~0.087질량%, La 0.03~0.06원자%0.154~0.308질량%에 각 대응한다. 그렇다면, NiLa가 동시에 선택된 경우 Ni La의 총조성비는 0.176~0.395질량%에 해당하므로, 구성요소 1 및 구성요소 2의 조성비는 선행발명 10.1~20질량%와 그 수치범위가 중복된다.

 

따라서 구성요소 1 및 구성요소 2는 알루미늄 스퍼터링 타겟의 조성물로서 Li La를 포함하고, 상기 두 금속원소의 질량비가 중복되는 점에서 선행발명 1과 실질적으로 동일하다.

 

그런데 선행발명 1의 명세서에는 금속원소 총합의 조성비만을 기재하고 있을 뿐, 각 금속원소별로 그 구체적인 조성비를 명시하고 있지 않은 점에서 차이가 있다. 그러나 아래와 같은 이유로 통상의 기술자는 이 사건 차이점을 극복하고 이 사건 제1항 발명을 쉽게 도출할 수 있다.

 

출원발명의 명세서는 종래 알루미늄 스퍼터링 타겟에 다량의 Ni, La 금속원소가 포함될 경우 전도성이 저하되는 문제점을 해결하기 위한 과제해결수단으로‘0.005원자%~0.04원자%Ni0.005원자%~0.06원자%La'의 조성비를 제시하면서, 종전에는 위 조성범위에서는 충분한 양의 Al-Ni계 금속간 화합물 및 Al-La계 금속간 화합물이 얻어지지 않기 때문에 알루미늄 스퍼터링 타겟의 조성비를 고려 시 그 대상에서 제외되어 왔다고 기재하고 있다. 1항 발명은 종래 고려 대상에서 제외되었던 수치범위의 극소량 Ni La를 첨가하여 알루미늄 스퍼터링 타겟의 강도를 향상시키되 도전성을 저하시키지 않는 점에서 기술적 의의가 있는 것으로 해석할 수 있다.

 

그런데, Ni, La는 알루미늄과 금속간 화합물 형성을 위하여 통상적으로 사용되어 온 원소들로서, 앞서 살펴 본 바와 같이 구성요소 1 및 구성요소 2Ni, La 조성비는 선행발명 1과 중복되는 점, 금속간 화합물 등 불순물을 줄일수록 도전성이 좋아지는 것은 통상의 기술자에게 자명한 사항으로, 전극으로 사용되는 알루미늄 막의 도전성 향상을 위해 불순물을 최소화하는 것은 일반적으로 추구되는 기술적 과제인 점, 금속간 화합물은 알루미늄 스퍼터링 타겟의 강도를 향상시키기는 하나, 반대로 불순물로 작용하여 도전성을 저하시키므로, 첨가되는 금속원소의 조성비는 사용환경에 따라 적절히 선택될 수 있는 사항인 점 등을 고려할 때, 차이점으로 인하여 이 사건 제1항 발명이 선행발명들에서 찾아볼 수 없는 기술적 의의를 가진다고 보기는 어렵다.

 

첨부: 특허법원 2018. 9. 7. 선고 20181578 판결

 

KASAN_[조성물쟁점] 공지물질들의 조성물 – 함량 수치한정 표현방식이 다른 조성물 발명의 진보성 불인정 특허법원

특허법원 2018. 9. 7. 선고 2018허1578 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018.09.19 12:30
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1. 특허발명의 개요

 

2. 방법발명의 실시 여부 판단

마찰교반용접(Friction Stir Welding, FSW)은 모재보다 경도가 높은 프로브의 회전작용과 용접재와의 상대이동에 의해 용접재에 마찰열을 발생시키고 교반작용에 의한 소성유동현상을 일으켜서 교반과 혼합작용으로 두 부재를 용접하는 방법을 의미하는데, 원고가 1991년 발명하여 1993. 6. 10. 공개된 PTC 국제특허 공개공보 제WO93/10935호에 게재된 향상된 마찰용접' 발명(선행 마찰교반용접발명)이 다수의 문헌에서 마찰교반용접의 원천특허 내지 원천기술로 소개되어 있는 점, 특허발명의 명세서에서도 선행 마찰교반용접발명이 배경기술로 기재되어 있는 점, 원고는 ‘FSW’은 특허발명을 지칭하는 것으로 업계에서 통용되고 있다는 취지로도 주장하나, 이를 인정할 만한 객관적인 자료도 없는 점 등을 종합하면,

 

‘FSW’ 자체가 특허발명만을 의미하는 것으로 단정하기 어렵고, 오히려 특허발명은 마찰교반용접의 원천특허라기보다는 개량특허라고 할 것이다.

 

그리고 특허발명과 선행 마찰교반용접발명을 대비하면, 특허발명은 종래의 선행 마찰교반용접발명과 달리 프로브 핀의 이동에 따라 가소화된 재질을 수직압력과 동시에 측면으로 수직한 방향으로 흐르게 함으로써(구성요소 3-3), 인접하여 조립된 부재의 길이방향에 대해 측면으로 수직한 방향 및 수직면에서 수직한 방향으로 가소화된 부재를 확장해서 흘려 확보한 용접선을 균일화시키는 단계(구성요소 3-4)’를 포함하고 있는 점에서 그 기술적 특징이 있다고 할 것인데, 특허발명의 명세서의 기재 및 특허발명의 출원 당시의 통상의 기술자의 기술상식을 참작하면, 특허발명의 가소화된 부재를 프로브 뒤에서 경화되도록 하면서 가소화된 재질을 프로브 핀의 측면으로 수직한 방향으로 흐르게 하는 것은 외부 표면의 형상이 스크류 나사선이나 블레이드인 새로운 형태의 프로브 핀의 회전 및 이동이라는 구성에 의해 이루어지는 것임을 알 수 있다.

 

따라서 용접 방법의 명칭이 마찰교반용접이라고 하여 곧바로 그 용접 방법을 특허발명에 따른 마찰교반용접이라고 단정할 수 없고, 앞서 본 바와 같이 외부 표면의 형상이 스크류 나사선이나 블레이드인 새로운 형태의 프로브 핀의 회전 및 이동에 해당하는 구성이 포함됨으로써 특허발명의 구성요소 3-3, 구성요소 3-4를 포함하는 마찰교반용접 방법을 사용한 경우라야 제1항 특허발명을 실시하였다고 볼 수 있다.

 

그러나 피고의 회사소개 자료나 홈페이지에는 마찰교반용접 방법을 사용하여 백킹플레이트를 생산한다는 취지로 소개되어 있을뿐이고, 더 나아가 피고들이 생산한 백킹 플레이트나 이를 생산하는데 사용한 마찰교반용접장치 및 마찰교반용접장치에 사용되는 프로브의 형상 등이 제출된 적이 없는 이상, 위 인정사실만으로 원고가 피고들이 사용하였다고 주장하는 마찰교반용접 방법이 특허발명의 각 구성요소 중 구성요소 3-3, 구성요소 3-4를 포함한다고 단정할 수 없다.

 

첨부: 특허법원 2018. 9. 7. 선고 20161738 판결

 

KASAN_[방법발명쟁점] 방법발명과 제조방법발명의 구별 방법발명의 실시 입증의 정도 및 실무적 어려움 특허법원

특허법원 2018. 9. 7. 선고 2016나1738 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018.09.19 11:30
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특허법원의 심결취소소송은 심결이라는 행정처분의 당부에 관한 행정소송의 성격을 지닌 것으로서 심결의 위법성 여부가 소송물로 되고 그 판단의 기준시점은 심결시가 되는 것이 원칙이므로, 심결의 심판대상인 확인대상발명도 심결시에 확정된다. 따라서 권리범위확인심결에 대한 취소소송 절차에서 확인대상발명의 동일성이 인정되는 범위 내에서 확인대상발명의 명백한 오기를 정정한다거나 불명확한 부분을 구체화하는 것은 허용되나 나아가 그러한 범위를 넘어 동일성이 없는 다른 발명으로 소송물을 변경하는 것은 특허심판원의 심판절차를 경유하지 아니하고 심리하는 결과가 초래되어 필요적 전치주의에 위배되므로 허용되지 아니한다.

 

나아가 소극적 권리범위확인 심판의 대상이 되는 확인대상발명에는 현재 실시하고 있는 발명뿐만 아니라 장래 실시 예정인 발명도 포함되나(대법원 2000. 4. 11. 선고 73241 판결 참조), 그러한 경우에도 확인대상발명의 적법한 특정 여부, 심결절차의 안정성 및 효율성, 심결의 효력 범위를 명확히 하기 위하여 권리범위의 확인을 구하는 심판을 청구한 자는 확인대상발명을 현재 실시하고 있는지 또는 장래 실시할 예정인지 여부를 적어도 심결시까지 명확히 밝혀야 하고, 심판청구인이 심결시까지 자신이 현재 실시하고 있는 제품이 확인대상발명이라고 밝혔다면 특별한 사정이 없는 한 확인대상발명은 심판청구인의 의사대로 실제 실시하고 있는 제품으로 확정되었다고 할 것이다.

 

또한 확인대상발명이 위와 같이 확정되었다면 그것이 적법하게 특정되었는지는 특허심판의 적법요건으로서 당사자의 명확한 주장이 없더라도 의심이 있을 때에는 특허심판원이나 법원이 이를 직권으로 조사하여 밝혀보아야 할 사항이다(대법원 2005. 4. 29. 선고 2003656 판결 참조).

 

따라서 특허심판원으로서는 위와 같이 확정된 확인대상발명에 관하여 심판청구인이 적법하게 확인대상발명을 특정하였는지 여부를 직권으로 살펴 그 특정이 잘못되었다면 보정을 권고하는 등의 조치를 취하여야 하고, 만일 그러한 조치 없이 실제 실시하고 있는 제품과 다른 확인대상발명을 심판의 대상으로 삼아 권리의 속부에 관한 판단을 하였다면 이는 심판대상을 제대로 확정하거나 특정하지 아니한 채 심리한 위법이 있다고 할 것이다.

 

그런데 확인대상발명이 피고가 실시하고 있는 제품과 사실적 관점에서 동일하다고 볼 수 없는 이상 피고가 심결절차에서 한 확인대상발명의 특정은 위법하고, 특허심판원이 이를 간과하고 잘못 특정된 확인대상발명에 관하여 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 본안 판단을 한 이상 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

 

첨부: 특허법원 2018. 8. 24. 선고 20181301 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 소극적 권리범위확인심판 – 확인의 이익 요건 특허법원 2018. 8. 24. 선고 2018허

특허법원 2018. 8. 24. 선고 2018허1301 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018.09.07 12:30
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1. 특허발명

 

2. 특허발명과 실시기술의 구성요소 대비

 

3. 특허법원 판결요지

1항 발명과 확인대상발명이 균등한 구성요소를 갖는다고 하기 위하여는 1항 발명에 대응되는 구성요소의 치환 내지 변경이 있어야 하는데, 확인대상발명에는 1항 발명의 구성요소 5PVC 엣지에 대응하는 구성이 결여되어 있어 확인대상발명이 1항 발명과 균등관계에 있다고 볼 수 없다.

 

이에 대하여 원고는 확인대상발명의 방수재 저면이 1항 발명의 PVC 엣지에 대응되는 구성이라는 취지로 주장하나, 확인대상발명의 방수재 저면은 1항 발명의 방수재 저면과 동일한 구성일 뿐이고, 1항 발명의 PVC 엣지에 대응되는 구성이라 할 수 없다.

 

또한 원고는 확인대상발명은 1항 발명의 물건에 생산에만 사용되는 것이므로 1항 발명에 대한 간접침해에 해당한다고 주장하나, 피고가 확인대상발명의 물건을 생산·판매하고 있는 사실은 인정되나, 더 나아가 위 증거들만으로는 확인대상발명에 의한 화장실 칸막이 판재가 부품으로 사용되어 최종적으로 생산된 화장실 칸막이 판재의 방수재 하부 표면에 PVC 엣지가 부착되어 있다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 오히려 원고의 웹사이트에는 방수재 하부 표면에 PVC 엣지가 부착되지 않는 것으로 보이는 하부 방수용 화장실 칸막이 판재가 시공된 도면 내지 사진이 게시되어 있는 사실을 인정할 수 있다. 따라서 확인대상발명의 물건이 1항 발명의 물건의 생산에 사용된다고 단정하기 어렵다.

 

설령 확인대상발명의 물건이 1항 발명의 물건의 생산에 사용된다고 하더라도, 원고는 단순히 경험칙상 확인대상발명의 물건은 화장실 이외의 물기가 없는 환경의 칸막이로 사용될 수 없고, 조립식 화장실에 있어서 모든 칸막이 판재의 하단부에는 PVC 엣지와 같은 마감재가 설치되어 있다고 주장하고 있을 뿐 이를 인정할 만한 객관적인 자료를 제출하지 못하고 있는 점, 오히려 확인대상발명의 화장실 칸막이 판재는 화장실 시공에 사용되는 물건으로서 앞서 본 바와 같이 원고 스스로도 자신의 웹사이트에서 방수재 하부 표면에 PVC 엣지가 부착되지 않는 것으로 보이는 하부 방수용 화장실 칸막이 판재를 소개하고 있는 점 등에 비추어 보면, 방수재 하부 표면에 PVC 엣지가 부착되지 않은 확인대상발명의 화장실 칸막이 판재는 그 물건 자체로 독자적인 용도를 가지는 것으로 보이므로, 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 다른 용도를 가진다고 봄이 상당하고, 달리 1항 발명의 화장실 칸막이 판재의 생산에만 사용되는 물건에 해당한다거나 단순히 위 특허 물건 이외의 물건에 사용될 이론적, 실험적 또는 일시적인 사용가능성이 있는 정도에 불과하다고 볼 만한 증거도 없다. 따라서 확인대상발명의 물건이 1항 발명의 물건의 생산에만 사용되는 물건이라고 볼 수도 없다.

 

첨부: 특허법원 2018. 8. 24. 선고 20176736 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 특허발명의 구성요소 중 필수적이지 않은 요소 생략한 실시 제품 – 균등침해 불인정 간접침

특허법원 2018. 8. 24. 선고 2017허6736 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018.09.07 11:30
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1. 특허청구항

 

2. 선행발명과 비교 공통점과 차이점

1항 발명의 추출물 총 중량 대비 아칸토사이드 D0.01 중량% 이상 포함하는 25% 에탄올 추출물이라는 구성요소와 선행발명의 대응구성은 위 12종 생약재를 25% 알코올로 추출한 생약재 추출물이라는 점에서 동일하다.

 

그러나 제1항 발명은 아칸토사이드 D”추출물 총 중량 대비 0.01 중량% 이상포함하는 추출물로 한정하고 있는 반면에, 선행발명의 대응구성은 이러한 한정구성이 명시되어 있지 아니한 점에서 차이가 있다.

 

3. 특허법원 판결요지 진보성 흠결 + 특허무효

천연물 의약품을 개발하고자 하는 통상의 기술자가 아칸토사이드 D”생약 재 추출물의 약리 효과를 연구를 위한 지표성분으로 선택하는 데에 특별한 기술적 어려움이 있다고 볼 수 없다.

 

천연물 의약품에 관한 생약학의 분야에서 개별 생약재에 포함되는 생리활성을 나타내는 주요 물질 중에서 원하는 생리활성을 나타내는 유효성분을 선별하고 약리효과를 검토하는 작업이 통상적으로 수행되어왔다. 오가피는 한방에서 습을 제거하고 통증을 멈추는 약효가 알려져 있었고 관절염 등에 사용되어 왔고, 오가피의 생리 활성을 나타내는 중요한 유효성분 중의 하나로 아칸토사이드 D가 널리 알려져 있었다. 그리고 오가피에서 개별적으로 추출분리된 아칸토사이드 D의 약리 활성이 다양하게 연구되는 등 아칸토사이드 D를 오가피의 지표성분으로 활용하고자 하는 시도가 계속되었다. 특허발명의 우선권 주장일 당시 오가피 추출물이 높은 NO 생성 억제 활성을 보이는 것이 통상의 기술자에게 널리 알려져 있었다. 따라서 선행발명의 명세서를 접하는 통상의 기술자로서는, 추출물의 활성 마커를 찾고자 할 충분한 동기가 있고, 우선적으로 이미 알려진 개별 생약재의 유효성분 가운데서 12종 생약재 추출물의 활성 마커를 후보 성분으로 검토하는 것은 통상의 창작범주에 속하는 것으로 보아야 한다.

 

그리고 제1항 발명이 아칸토사이드 D”추출물 총 중량 대비 0.01 중량% 이상포함하는 추출물로 한정함으로써, 선행발명과 대비되는 이질적인 효과나 현저한 효과가 발생한다고 보기도 어렵다.

 

특허발명의 명세서의 수치범위는 그 편차가 상당한 정도에 이르는데, 달리 아칸토사이드 D의 함량을 조절할 수 있는 기술적 수단은 개시되어 있지 아니하다. 관절염의 통증, 부종의 감소라는 병리기전은 복잡하고 다양한 생체 물질이 관여되어 있으므로, NO 생성 억제 활성의 차이로 인해 통증 및 부종 억제 효과의 차이가 어느 정도 나타날 것인지 예측하기 어려운 것이어서, 아칸토사이드 D의 함량이 0.01 중량% 이상인 경우 그렇지 않은 추출물에 비하여 통증 및 부종 억제 효과가 일정하다거나 우수하게 나타날 것이라고 단정하기가 어렵다.

 

위 차이점은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 도출할 수 있는 것이어서, 결국 제1항 발명과 선행발명 간의 위 차이점은 통상의 기술자가 쉽게 극복할 수 있다고 보아야 한다.

 

첨부: 특허법원 2018. 8. 17. 선고 20181332 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 레일라 조성물 특허분쟁 - 천연물신약 특허발명의 진보성 판단 지표성분 선정 및 함량 한정

특허법원 2018. 8. 17. 선고 2018허1332 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018.08.28 09:00
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특허법 제163조 본문은 이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다고 규정하고 있다.

 

여기에서 동일 사실이라 함은 당해 특허권과의 관계에서 확정이 요구되는 구체적 사실이 동일함을 말하고, 동일 증거라 함은 그 사실과 관련성을 가진 증거로서 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거뿐만 아니라 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거까지 포함하며, 모순·저촉되는 복수의 심결이 발생하는 것을 방지하고자 하는 일사부재리 제도의 취지를 고려하면 종전에 확정된 심결에서 판단이 이루어진 청구원인과 공통되는 부분에 대해서는 일사부재리의 원칙 위배 여부의 관점에서 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력한 증거가 새로이 제출되었는지를 따져 종전 심결에서와 다른 결론을 내릴 것인지를 판단하여야 한다(대법원 2005. 3. 11. 선고 200442 판결, 대법원 2017. 1. 19. 선고 201337 전원합의체 판결 등 참조).

 

이 사건에서 종전 심결은 이 사건 특허발명이 선행발명 3 등에 의하여 그 진보성이 부정되지 아니한다고 판단하였는데, 이 사건 심판청구는 이 사건 특허발명이 선행발명 1 등에 의하여 진보성이 부정된다는 주장을 청구원인으로 하는 것이어서, 종전 심결과 이 사건 심판청구는 모두 이 사건 특허발명이 부정된다는 사실에 기한 것으로서 청구원인이 공통되므로, 이 사건 심판청구는 종전 심결과 동일한 사실에 기한 심판청구에 해당한다. 결국 이 사건 심판청구는 확정된 종전 심결과 동일 사실 및 동일 증거에 의한 심판청구에 해당하므로 특허법 제163조에 위배되어 부적법하다.

 

원고는 이 법원에 이르러 신규성이 부정되거나 기재불비의 무효사유가 있다는 주장을 추가로 하므로 살피건대, 일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지 여부를 판단하는 기준시점은 심판청구를 제기하던 당시로 보아야 할 것인바(대법원 2012. 1. 19. 선고 20092234 전원합의체 판결),

 

이 사건 심결은 이 사건 심판청구 당시를 기준으로 이 사건 심판청구가 종전 심결과 동일사실 및 동일증거에 기한 것이어서 부적법하다고 판단한 것이므로,

 

결국 이 사건 심결이 위법한지 여부는 이 사건 심판청구 당시를 기준으로 이 사건 심판청구가 일사부재리의 원칙에 위배되어 부적법한지 여부에 달려있다고 할 것이다.

 

그런데, 원고는 이 사건 심판청구 당시 이 사건 특허발명이 진보성이 부정된다는 주장과 증거만 제출하였을 뿐 다른 무효 사유를 주장하지 아니하다가

 

법원에 이르러 신규성이 부정되거나 기재불비의 무효사유가 있다는 주장을 추가로 하고 있는바,

 

원고의 위 새로운 주장은 이 사건 심판청구 당시를 기준으로 하여 이 사건 심판청구가 일사부재리의 원칙에 위배되는지 여부를 판단한 이 사건 심결의 위법 사유 즉, 심판청구 당시를 기준으로 판단할 때 이 사건 심판청구가 동일사실 및 동일증거에 기한 심판청구가 아니라는 사유가 될 수 없다.

 

따라서 이 사건 특허발명이 신규성이 부정되거나 기재불비의 무효사유가 있기 때문에 이 사건 심결이 위법하다는 원고의 주장은 주장 자체로 이유 없다.

 

첨부: 특허법원 2018. 7. 26. 선고 20181523 판결

 

KASAN_[의료기기특허분쟁] 특허심판의 일사부재리 법리 심판청구 당시 기준 판단 – 심판청구당시 주장 무효사유

특허법원 2018. 7. 26. 선고 2018허1523 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018.08.15 10:00
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1. 사건의 경과

 

 

2. 시기에 늦은 증거 제출 및 주장 내용 

피고(실시자)는 당초 제4항 발명은 선행발명 1에 선행발명 2, 3을 결합하여 이를 쉽게 발명할 수 있으므로 그 진보성이 부정되어 원고 특허권자의 청구는 권리남용에 해당한다고 주장하였으나,

 

재환송후 당심에 이르러 을 제13 내지 16호증을 각 선행발명 4 내지 7이라고 주장하며 이를 제출하면서 이 사건 제4항 발명은 선행발명 1에다가 선행발명 4를 결합하거나, 선행발명 1에다가 선행발명 5를 결합하여 이를 쉽게 발명할 수 있고, 예비적으로 선행발명 1에다가 선행발명 3을 결합하여 이를 쉽게 발명할 수 있으므로 그 진보성이 부정되어 원고의 청구는 권리남용에 해당한다고 주장함.

 

3. 특허법원 판단 - 시기에 늦은 증거제출 각하

재환송후 당심에서 제출한 위 증거들 및 그에 기한 주장은 재환송전 당심에서 진행된 변론준비기일에 전혀 제출되지 아니한 공격방어방법(법 제285)에 해당하는 것일 뿐만 아니라 변론의 경과로 보아 피고가 고의 또는 중대한 과실로 인하여 시기에 늦게 제출한 것으로서 소송의 완결을 지연시킬 것으로 인정되는 경우(법 제149)에 해당하므로 각하를 면할 수 없다.

 

구체적 판단이유:

 

첨부: 특허법원 2018. 7. 20. 선고 201812 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 적시제출주의 및 시기에 늦은 증거 제출 및 주장 – 실권효 적용 및 각하 결정 특허법원 20

특허법원 2018. 7. 20. 선고 2018나12 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018.08.15 09:00
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1. 심판부 및 재판부의 결정 재량  

민사소송법 제290(증거신청의 채택여부) 법원은 당사자가 신청한 증거를 필요하지 아니하다고 인정한 때에는 조사하지 아니할 수 있다. 다만, 그것이 당사자가 주장하는 사실에 대한 유일한 증거인 때에는 그러하지 아니하다.

 

당사자의 주장사실에 대한 유일한 증거가 아닌 한 증거의 채부는 법원이 자유로이 결정할 수 있는 재량사항입니다. (대법원 1991. 7. 26. 선고 9019121 판결, 대법원 2006. 11. 23. 선고 200460447 판결 등)

 

2. 심판부 및 재판부의 결정재량의 제한  

민사소송법 제290조 단서에서 "당사자가 주장하는 사실에 대한 유일한 증거"인 경우에는 재량이 제한되어 반드시 증거조사를 해야 합니다. 다른 증거방법이 없음에도 불구하고 당사자가 신청한 증거조사를 하지 않는다면 민사소송법 위반으로 위법한 심결로서 심결취소사유에 해당하고, 판결이라면 판결취소사유에 해당할 것입니다.

 

특허심판도 동일합니다. , 특허법 제157(증거조사 및 증거보전) 2항에서 "증거조사 및 증거보전에 관하여는 민사소송법 중 증거조사 및 증거보전에 관한 규정을 준용한다"고 명시하고 있습니다.

 

3. 특허심판과 심결취소소송 등 행정소송의 특징

민사소송과 달리 증거조사와 심리에 직권주의가 적용됩니다. 대법원 2010. 1. 28. 선고 20073752 판결도 "행정소송의 일종인 심결취소소송에서 법원이 필요하다고 인정할 때에는 당사자가 명백하게 주장하지 않는 것도 기록에 나타난 자료를 기초로 하여 직권으로 조사하고 이를 토대로 판단할 수 있다"고 명확하게 밝히고 있습니다. (대법원 2008. 5. 15. 선고 20072759 판결 등 참조)

 

특허법 제157(증거조사 및 증거보전) 1항에서도 "심판에서는 당사자, 참가인 또는 이해관계인의 신청에 의하여 또는 직권으로 증거조사나 증거보전을 할 수 있다"고 규정하고 있습니다.

 

위 대법원 20073752 판결은 "설사 당사자가 비교대상발명을 선행기술로 주장하지 아니하였다 하더라도, 기록에 나타난 비교대상발명을 기초로 이 사건 특허발명의 진보성 유무를 판단한 것이 잘못이라고 할 수 없다"고 판시하여 기록범위 내 직권증거조사를 허용하고 있습니다.

 

4. 정리

특허심판 및 심결취소소송에서 증거조사 여부는 원칙적으로 심판부 및 재판부의 재량사항입니다. 또한, 당사자 신청과 별도로 직권으로 증거조사를 할 수도 있습니다.

 

그러나, 증거조사 결정에 대한 재량은 무제한이 아니라 당사자가 주장하는 사실에 관한 유일한 증거인 경우에는 반드시 증거조사를 해야 한다는 한계가 있습니다.

 

KASAN_[특허심판소송] 특허심판원 심판과 특허법원 심결취소소송의 증거조사방법 및 당사자 증거신청에 대한 결정 재

 

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작성일시 : 2018.08.10 10:00
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1. 공동발명자 중 일부를 제외하고 특허 출원하면 특허무효, 권리행사불가 등 치명적 결과를 초래합니다. 국가마다 특허법이 조금씩 다르지만 진정한 발명자를 제외하면 특허권자에게 불이익을 준다는 점은 같습니다.

 

2. 문제된 공동발명자가 전체 특허청구항 중 일부에만 공동발명자의 자격이 인정되더라도 해당 청구항뿐만 아니라 나머지 청구항을 포함하여 특허 전체의 효력에 영향을 미칩니다. 특허자체가 무효 또는 권리행사불가라는 결과를 낳습니다.

 

3. 원칙적으로 제외한 공동발명자는 나중에 추가하거나 해당 청구항을 삭제 또는 포기하는 등 그 잘못을 바로잡을 수 있습니다. 그러나, 우리 특허법에서는 공동발명자 몰래 단독 출원한 경우 그 특허무효 사유로 규율하므로, 무효사유를 사후적으로 바로잡을 수 있는 방법은 없습니다.

 

4. 특허권을 행사하는 소송제기 후 사후적으로 공동발명자 일부를 제외한 것이 밝혀지는 경우 그와 같은 오류를 바로잡을 수 있는 기회가 없습니다. 그와 같은 하자를 사전에 치유하는 것이 가능한 국가조차도 사후적 해결은 허용되지 않습니다. , 특허소송 중 발명자의 정정이 허용되지 않는 것은 물론 해당 청구항을 포기하더라도 그 하자 치유를 인정하지 않습니다.

 

5. 진정한 공동발명자라는 사실은 주장만이 아닌 증거자료를 갖고 구체적으로 입증해야만 합니다. , 영어단어 corroboration에 해당하는 입증책임이 있습니다. 따라서 Lab Note 등 관련 기록을 잘 작성하여 보존하는 것이 매우 중요합니다. 특허법리에 따라 공동발명 여부를 판단하는 것은 그 다음 문제입니다.

 

6. 직무발명을 회사 외부에서 제3자 명의로 출원하는 것은 배임행위입니다. 그런데, 배임행위로 빼돌린 특허를 찾아오는 것이 쉽지 않습니다. 특허법은 출원하지 않는 자에게는 특허권 자체를 부여하지 않을 뿐만 아니라, 또한 모인출원, 모인특허라는 특별규정을 따로 두고 있기 때문에 그 요건과 절차에 적합한 경우만 보호받습니다.

 

7. 공동발명자 사안을 잘못 처리하면, 기술 라이선스, 특허소송 등에서 치명상을 입을 수 있습니다. 기술개발 기록을 검토하여 진정한 발명자를 확인하는 작업은 Due Diligence 필수항목 중 하나입니다.

 

8. 대학, 연구소와 공동연구개발, 공동발명의 결과 특허권을 공유한 경우, 공유자 일방의 공유물 분할청구권 행사로 공유특허권을 제3자에게 매각할 수 있다는 것이 최근 대법원 판결입니다. 경쟁회사로 특허권이 매각될 수도 있고, 그와 같은 사태를 방지하려면 공유자에게 거액을 지불하고 그 지분을 인수해야만 하는 상황을 맞을 수 있습니다. 공유특허의 분할청구 문제는 관련 시장이 성숙하여 지분가치가 상승되기 전에 미리 정리하는 것이 바람직합니다.

 

9. 공동연구개발 관련 Risk Management 목적으로 Option Contract 활용이 증가하는 추세입니다. 공유지분을 일시에 인수하는 것보다 단계적으로 처리하는 방안을 고려해 볼 수 있습니다. 보유중인 공유특허뿐만 아니라 진행 중인 공동연구개발 계약까지 이와 같은 시각에서 다시 검토해 보는 것이 필요할 것입니다.

 

10. 공동연구개발과 공동발명에 관한 issue는 매우 다양하고 복잡합니다. 특히 미국의 법제도와 실무가 우리와는 상이하는 등 각국의 법제도와 실무적 포인트까지 신중하게 고려해야만 합니다. 모든 쟁점을 단번에 해결하기는 어렵다 하더라도 사전에 미리 검토하여 기회가 닿을 때마다 순차적으로 해결해 나가는 것이 바람직할 것입니다.

 

KASAN_[공동발명] 공동연구개발 및 공동발명 관련 실무적 포인트.pdf

 

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작성일시 : 2018.08.10 09:00
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1. 간접침해 구성요건 판단 법리 입증책임 부담 및 현실적 입증의 순서

'등록고안 물품의 생산에만 사용하는 물건'에 해당한다는 점은 권리자가 주장, 입증하여야 할 것이다(대법원 2001. 1. 30. 선고 982580 판결 참조).

 

그러나 다른 용도가 존재하지 않는다는 사실을 입증하는 것은 사회통념상 불가능하거나 상당히 곤란한 반면, 다른 용도가 존재한다는 사실을 주장, 증명하는 것이 보다 용이한 법이고, 더욱이 확인대상고안 물건을 생산하는 피심판청구인이 그 물건의 용도를 보다 용이하게 파악할 가능성이 높다.

 

따라서 (1) 확인대상고안 물건이 그 자체로 범용성이 있는 물건이 아닌 한, (2) 등록고안 물품의 생산에 사용된다는 점이 증명된 상태에서는, (3) 공평의 원칙상 피심판청구인(실시자)이 등록고안 물품의 생산 이외의 다른 용도를 가진다는 취지의 구체적이고 합리적인 주장을 하는 경우에 비로소 실용신안권자(권리자)의 입증책임이 현실화된다고 보아야 할 것이다.

 

(4) 이러한 경우 실용신안권자는 피심판청구인(실시자)이 주장하는 용도가 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 용도에 해당하지 않는다는 점을 증명하여야 할 것이다.

 

2. 구체적 사안에 적용 실시자(침해혐의자) 주장 용도

확인대상고안은 택시미터기와 결합 가능한 경계 알람 프로토콜 생성장치입니다. 실지자는 해당 확인대상고안 물건은 항로 이탈 등의 경우 경고를 해주는 항행(航行)내비게이션 또는 항행지원시스템과 동일한 기능을 수행할 수 있고, 경계지역을 이탈하는 경우 자동 알람 기능을 수행하는 GPS 마이크와 동일한 기능을 수행할 수 있으므로, 항행지원시스템 등의 다른 용도가 존재하거나, 나아가 등록실용신안의 ‘제2항 한정구성’을 갖추지 않은 택시미터기에도 사용될 수 있으므로, 확인대상고안 물건이 이 사건 제2항 등록고안 물품의 생산에만 사용되는 물건이라고 볼 수 없다고 주장합니다.

 

3. 특허법원 판결요지

확인대상고안 물건은 그 자체로 범용성이 있는 물건은 아니고, 이 사건 제2항 등록고안 물품의 생산에 사용된다는 사실은 인정됩니다. 따라서 실질적 쟁점은 실시자가 주장하는 용도가 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 용도에 해당하지 않는지 여부입니다. 이에 대해 특허법원은 다음과 같이 판단하였습니다.

 

확인대상고안 물건이 연결결합됨으로써 확인대상고안 물건과 함께 항행내비게이션, 항행지원시스템, GPS 마이크와 동일한 기능을 할 수 있는 특정 장치나 부품 등에 관한 증거가 전혀 제출되지 않았는 바,

 

(실용신안권자로서는 위와 같은 특정 장치나 부품 등이 제시된 이후에야 확인대상고안 물건이 그 특정 장치나 부품 등과 연결, 결합되어 사용되는 것이 경제적, 상업적 내지 실용적인 용도가 될 수 있는지 아니면 단순히 이론적, 실험적 또는 일시적인 사용가능성이 있는 정도에 불과한지를 증명할 수 있을 것으로 보인다)

 

이러한 상태에서는 원고가 주장하는 항행내비게이션, 항행지원시스템, GPS 마이크의 용도를 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 용도에 해당한다고 평가하기 어렵다.

 

다음으로, 확인대상고안 물건이 연결, 사용될 수 있으면서도 ‘제2항 한정구성’을 포함하지 않는 택시미터기는 존재하지 않는 것으로 보이므로, 확인대상고안 물건이 제2항 한정구성을 포함하지 않는 택시미터기에 연결되어 사용되는 용도 역시 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 용도에 해당한다고 평가하기 어렵다.

 

따라서 확인대상고안 물건은 이 사건 제2항 등록고안 물품의 생산 이외의 다른 경제적, 상업적 내지 실용적인 용도를 발견하기 어려운 이상 이 사건 제2항 등록고안물품의 생산에만 사용된다고 할 것이다.”

 

결론: 간접침해 구성요건 충족 + 권리범위에 속함

 

KASAN_[특허침해판단] 간접침해의 성립 요건 “~에만” 전용성 – 소극적 요소에 관한 특허권자의 주장 및 입증책

 

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작성일시 : 2018.08.09 10:30
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(1) 확인대상발명이 특허발명을 이용하는 관계에 있는 경우에는 특허발명의 권리범위에 속하는 것인데,

(2) 이러한 이용관계는 확인대상발명이 특허발명의 구성에 새로운 기술적 요소를 부가하는 것으로서 확인대상발명이 특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하면서 확인대상발명 내에 특허발명이 발명으로서의 일체성을 유지하는 경우에 성립하며,

(3) 이는 특허발명과 동일한 발명뿐만 아니라 균등한 발명을 이용하는 경우에도 마찬가지이다.

 

(4) 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여지고 발명의 설명이나 도면 등에 의하여 보호범위를 제한하거나 확장하는 것은 원칙적으로 허용되지 않지만, 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여야 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 적혀 있는 사항의 해석은 문언의 일반적인 의미 내용을 기초로 하면서도 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 하여야 한다.

 

(5) 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 있기 위하여는 특허발명의 청구범위에 기재된 구성요소들과 구성요소들 사이의 유기적 결합관계가 확인대상발명에 그대로 포함되어 있어야 한다.

 

(6) 그리고 확인대상발명에서 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하고, 그러한 변경에 의하더라도 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같은 변경이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도인 경우에는, 특별한 사정이 없는 한 확인대상발명은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다.

 

(7) 여기서양 발명에서 과제의 해결원리가 동일한지를 가릴 때에는 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서 중 발명의 설명 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다.

 

KASAN_[이용발명범위] 특허발명의 이용발명 – 특허권 침해 특허발명 자체는 아니고 그와 균등한 발명을 이용한

 

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작성일시 : 2018.08.08 11:30
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1. 특허발명의 개요

 

2. 피고 실시발명의 개요

 

3. 특허법원의 판단  

피고실시발명이 자유실시기술에 해당하는지 대비하면 피고 실시발명은 광고정보를 전송함에 있어서 MMS를 사용하는 것도 포함하는 특징이 있으나 MMS를 이용하여 전송하는 정보를 MMS를 이용하여 전송하는 것으로 변경하는 것은 통상의 기술자라면 통상의 창작 범위 내에서 적절히 변경할 수 있는 사항에 불과하다.

 

또한 문자통화 요청에 상응하여 데이터베이스(정보 제공자 서버에 기저장된 여러 광고 정보)로부터 부가 정보(광고 정보) 및 그 부가 정보로의 연결 정보(콜백 전화번호 또는 인터넷 사이트 주소)를 추출(전송을 제어)한다는 점, 데이터베이스로부터 부가 정보를 지시하는 아이디를 추출하여 전송하는 구성, (광고 정보)로서 부가 정보 제공 장치(정보 제공자 서버)로부터 수신되어 수신자의 단말기(이동통신기기)에 발신자의 전화번호와 함께 표시(수신된 광고 정보 데이터를 디스플레이)되는 구성요소들은 각 국제공보에 개시되어 있거나 용이하게 도출할 수 있는 것이다.

 

다만 피고 실시발명은 전화 복권 당첨 결과가 부가정보에 포함되는 것인 반면, 선행발명에는 전화 복권 당첨 결과가 광고 정보에 포함되는지 여부가 명시적으로 나타나 있지 않다는 점에서 차이가 있지만, 이 또한 각 증거에 변론전체의 취지를 종합하면 정보통신정책연구원의 정기간행물에 거래기반 광고의 예로는 할인쿠폰 등이 제시되어 있고, 이 특허발명의 출원일 이전에 '전자 복권 유통 시스템 및 방법에 관한 발명에는 이동통신 단말기 문자메시지로 복권 당첨 사실을 제공하여 표시하고, 사용자의 통화 버튼 입력에 따라 그 복권 당첨에 관한 구체적인 음성 안내 정보로 연결되도록 하는 구성이 이미 개시되어 있는 사실을 인정할 수 있다.   

 

결국 피고 실시발명은 그 구성요소가 모두 선행발명에 개시되어 있거나 통상의 기술자가 선행발명에 이 사건 특허발명의 출원일 이전에 공지된 기술을 결합하여 쉽게 도출할 수 있는 것이므로, 이는 자유실시기술에 해당한다고 할 것이다.

 

4. 결론 

피고 실시발명은 자유실시기술에 해당하므로 특허발명과 대비할 필요도 없이 그 권리범위에 속하지 아니한다.”

 

첨부: 특허법원 2017. 12. 1. 선고 20171339 판결

 

KASAN_[자유실시기술] 특허침해소송에서 자유실시기술 항변의 판단 특허법원 2017. 12. 1. 선고 2017나

특허법원 2017. 12. 1. 선고 2017나1339 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018.08.07 14:30
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1. 특허발명의 개요   

 

2. 특허발명(우측)과 실시제품(좌측)의 구성상 차이점 대비  

 

3. 특허발명의 보정 및 정정 내용과 출원경과 금반언 적용 여부

실시자 피고의 주장요지 – “산성용액 용해물질이 센싱홀 주변부까지 겹쳐지는 구성”은 심사과정 중 보정 및 무효심판 중 정정청구에 비추어 볼 때 특허발명의 보호범위에서 의식적으로 제외된 것임

 

심사과정 중의 청구범위 보정 및 분할출원의 내용과 무효심판 중의 정정내용  

 

4. 서울중앙지방법원의 판결요지

기본 법리: “특허청구범위가 수개의 항으로 이루어진 경우 특별한 사정이 없는 한 각 청구항의 출원경과를 개별적으로 살펴서 어떤 구성이 각 청구항의 권리범위에서 의식적으로 제외된 것인지를 확정해야 한다(대법원 2002. 9. 6. 선고 2001171 판결 참조).

 

구체적 판단의 요지:

(1) 심사관의 거절이유를 극복하기 위한 청구항 1 내지 3에 대한 보정내용은 의식적 제외로 봄이 상당함.

(2) 그러나 그 과정에서 분할출원된 청구항 4은 제1항 내지 제3항과는 서로 별개라고 인식한 것.

(3) 따라서 보정을 통해 의식적으로 제외된 구성과는 대응되는 것임.

(4) 분할출원된 내용까지 특허권의 보호범위에서 제외된 것으로 볼 수 없음.

(5) 감축 보정과 동시에 이루어진 분할출원의 경우도 마찬가지

 

KASAN_[균등침해분쟁] 균등침해 판단 및 출원경과 금반언의 원칙 청구범위 감축보정과 일부청구항 분할출원 의식

 

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작성일시 : 2018.08.06 16:31
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(1) 출원경과 금반언의 원칙 – “출원인 또는 특허권자가 특허발명의 출원과정에서 특허발명과 대비대상이 되는 제품(이하대상제품이라 한다)을 특허발명의 청구범위로부터 의식적으로 제외하였다고 볼 수 있는 경우에는, 특허권자가 대상제품을 제조ㆍ판매하고 있는 자를 상대로 대상제품이 특허발명의 보호범위에 속한다고 주장하는 것은 금반언의 원칙에 위배되어 허용되지 않는다.”

 

(2) 금반언 적용의 범위 판단기준 – “특허발명의 출원과정에서 대상제품이 청구범위로부터 의식적으로 제외된 것인지는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해, 출원인이 출원과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도, 보정이유 등을 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2006. 6. 30. 선고 200451771 판결, 대법원 2017. 4. 26. 선고 2014638 판결 등 참조).”

 

(3) 특허등록 후 정정에도 금반언 원칙 적용 – “이러한 법리는 특허등록 후 이루어지는 정정을 통해 청구범위의 감축이 있었던 경우에도 마찬가지로 적용된다.”

 

(4) 구체적 정정사항 – “특허권자가 이 사건 제1항 발명이 무효로 되는 것을 피하기 위하여 이 사건 제1항 발명의 구성 5절연 탄성 코어의 하면은 그 수직 횡단면이 이등변 삼각형의 빗변을 형성하도록 폭방향 양 모서리에서 상기 하면 중앙부분을 향해 파인 형상으로 경사지게 형성되는 것으로 한정하는 내용으로 정정하면서, 이러한 구성을 통해 리플로우 솔더링 시 전기접촉단자의 하면 양측이 용융 솔더에 균일하게 접촉될 수 있다고 주장함

 

(5) 피고 실시제품과 대비 판단 – “피고 실시제품에 적용된 좌우 비대칭인 탄성 코어의 하면 형상은 이 사건 제1항 발명의 청구범위로부터 의식적으로 제외한 것으로 볼 수 있다.” 균등침해 불성립 + 비침해 판결

 

첨부: 대법원 2018. 8. 1. 선고 2015244517 판결

 

KASAN_[특허균등침해] 특허권 균등침해 여부 판단 - 정정 사항과 금반언 원칙 의식적 제외사항 적용 실시제품

대법원 2018. 8. 1. 선고 2015다244517 판결.pdf

 

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작성일시 : 2018.08.06 15:30
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1. 사안의 개요

(1) 회사인 특허권자와 투자자는 특허권자에게 투자한 돈 대신 특허권의 지분 1/2을 받기로 하는 계약체결 특허권지분양도계약

(2) 특허권자가 지분양도채무를 이행하지 않았고, 투자자(지분 양수인)가 특허권지분에 대한 처분금지가처분 신청 + 법원으로부터 특허권 중 2분의 1 지분에 대하여 매매, 증여, 사용권의 설정 기타 일체의 처분을 하여야는 아니된다.” 가처분결정 받음

(3) 양수인은 특허등록원부에 가처분결정에 근거하여 특허권의 1/2 지분의 처분금지가처분 등록

(4) 그런데 양도인 특허권자가 제3자에게 특허권 전부를 양도하고 이전등록까지 경료

(5) 특허등록원부에 특허권이전등록 경료되어 제2의 양수인이 특허권 전부에 대한 특허권자로 등록됨.

(6) 처분금지가처분 등록이 되어 있더라도 특허권이전 등록 가능함. 부동산처분금지가처분 등기가 존재해도 소유권이전등기 가능한 것과 동일함. 처분금지가처분은 임시적 보전처분에 해당하고, 추후 본안소송에서 승소판결이 확정된 경우 앞서 보전처분에 반하는 등기, 등록을 무효로 처리하는 것으로 권리보전 목적 달성함. 

(7) 2의 양수인이 제3자에게 특허권에 대한 전용실시권 허여 + 전용실시권 설정등록 경료

(8) 특허지분 제1의 양수인, 처분금지가처분 채권자가 특허권 1/2 지분이전등록이행청구의 본안소송에서 승소판결 받음 후 확정됨 + 그 후 선등록된 처분금지가처분을 위반한 제2 양수인 명의 이전등록 중 특허권 1/2 지분에 대한 이전등록의 무효를 근거로 그 1/2 지분의 말소등록이행청구 + 특허공유자의 동의 부존재 이유로 전용실시권설정등록 전부 무효 및 전부 말소등록이행청구 소송 제기함   

 

1. 대법원 판결요지

(1) 특허권 지분에 대한 처분금지가처분 등록 후 된 특허권이전등록의 무효 및 범위

특허권의 일부 공유지분의 이전청구권을 보전하기 위한 처분금지가처분결정에 기하여 가처분등록이 경료된 후 특허권이 전부 제3자에게 이전된 상태에서 가처분권자인 그 지분의 양수인이 본안소송에서 승소하여 그 지분에 대한 이전등록이 이루어졌다면, 위 가처분등록 이후의 특허권 이전은 양수인 앞으로 이전등록된 지분의 범위 내에서만 무효가 된다.

 

(2) 특허권 지분 양수인으로 처분금지가처분 등록 경료한 경우에도 지분이전등록 이전에는 특허권지분 소유자, 특허공유자로서 특허권 양도, 전용실시권 허여 관련 동의권을 행사할 수 없음. 지분 양수인의 동의 없는 특허권이전등록 및 전용실시권설정등록을 금지할 가처분 등은 불가함.

 

특허권을 공유하는 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고, 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없는 등 특허권의 공유관계는 합유에 준하는 성질을 가진다.

 

특허권의 일부 지분을 양수하기로 한 자는 그 지분의 이전등록이 있기까지는 특허권의 공유자로서 양수의 목적이 되지 아니한 다른 지분의 양도에 대하여 동의권을 행사할 수 없는 것이므로, 다른 지분의 처분을 저지할 수 있는 특약이 존재하는 등의 특별한 사정이 있는 경우가 아니라면 양수의 목적이 된 지분의 이전등록 이전에 그러한 동의권의 보전을 위한 가처분이나 다른 지분에 대한 처분금지의 가처분을 구하는 것은 허용되지 않는다.

 

(3) 특허권에 대한 전용실시권은 그 성질상 일부 지분에 대해서는 상정할 수 없음. 지분에 대한 처분금지가처분에 반하는 전용실시권등록은 전부 무효로 보아야 함. 전용실시권설정등록 당시 가처분권자가 동의권을 행사할 수 없었다고 하더라도 마찬가지로 전용실시권설정등록은 전부 무효임.

 

특허권의 전용실시권자는 그 설정행위로 정한 범위 안에서 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하고 그 범위 내에서는 특허권자일지라도 그 특허권을 실시할 수 없는 것이므로, 특허권이 공유인 경우 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정할 수 없는 것인바, 공유자의 한 사람이 다른 공유자의 동의를 얻어 전용실시권을 설정하는 경우에도 그 전용실시권의 설정은 특허권의 일부 지분에 국한된 처분이 아니라 특허권 자체에 대한 처분행위에 해당하는 것이며, 전용실시권의 성질상 특허권의 일부 지분에 대한 전용실시권의 설정은 상정할 수 없는 것이므로, 특허권의 일부 지분에 대하여만 처분행위를 금하는 가처분등록이 경료된 후 제3자 앞으로 당해 특허권에 대한 전용실시권이 설정된 경우에, 가처분권자가 본안소송에서 승소하여 그 앞으로 위 일부 지분에 관한 이전등록이 이루어졌다면 그 전용실시권의 설정은 그 전부가 위 가처분의 취지에 반하는 것으로서 무효가 된다고 보아야 할 것이고, 이는 전용실시권 설정 당시 가처분권자가 그 설정에 대하여 동의를 할 지위에 있지 아니하였다고 하더라도 마찬가지이다.

 

KASAN_[공유특허분쟁] 특허권 지분의 처분금지가처분 등록 후 특허권 전부 이전등록 및 전용실시권 설정등록 경료

 

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작성일시 : 2018.08.02 09:27
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1. 사안의 개요

(1) GileadTruvadatenofovir disoproxil (“TD”) + emtricitabine 복합제.

(2) Truvada SPC의 대상 특허는 EP 0915894, 청구항 중에서 복합제 청구하는 claim 27: “a pharmaceutical composition comprising a compound according to any one of claims 1-25 together with a pharmaceutically acceptable carrier and optionally other therapeutic ingredients”

(3) 발명의 상세한 설명에 TD와 다른 유효성분 복합제에 관한 실시예 기재는 없었고, 특히 emtricitabine는 언급 없었음.

 

2. CJEU 판결 요지

(1) 결론: CJEU in Gilead Truvada case (C-121/17): no SPC for A+B unless “the claims relate necessarily and specifically to that combination”

(2) A combination product is protected by a basic patent, “where, even if the combination of active ingredients of which that product is composed is not expressly mentioned in the claims of the basic patent, those claims relate necessarily and specifically to that combination”.

(3) 판단기준 criteria: “for that purpose, from the point of view of a person skilled in the art and on the basis of the prior art at the filing date or priority date of the basic patent:

A. the combination of those active ingredients must necessarily, in the light of the description and drawings of that patent, fall under the invention covered by that patent, and

B. each of those active ingredients must be specifically identifiable, in the light of all the information disclosed by that patent.”

 

(4) 구체적 사안에 대한 CJEU 의견 - Truvada SPC 인정 불가. “it does not seem possible that a person skilled in the art would be able to understand how emtricitabine, in combination with TD, necessarily falls under the invention covered by that patent.”

 

KASAN_[특허분쟁] 단일 유효성분에 대한 기본특허에 근거하여 복합제에 대한 추가 SPC 인정 기준 CJEU 20

 

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작성일시 : 2018.07.30 14:25
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1. 정정사항, 명세서 기재 내용 및 정정무효 주장의 요지  

(1) 정정사항: “활성탄à산성 활성탄으로 감축

(2) 명세서 기재내용: ‘10%(w/v)의 수용액에서 pH 3 내지 6을 띠는 산성 활성탄

(3) 정정무효 주장의 요지: 정정발명은산성 활성탄 pH 범위의 한정이 없는산성을 띠는 활성탄을 모두 포함하는데, 명세서 또는 도면에는10%(w/v)의 수용액에서 pH 3 내지 6을 띠는 산성 활성탄으로만 기재되어 있으므로, 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않으므로 정정무효

 

2. 특허법원 판결요지

정정발명의 명세서에는활성탄에 관하여 산성 활성탄, 중성 활성탄, 알칼리성 활성탄으로 구분하여 기재되어 있고, pH 3 내지 6의 산성을 띠는 산성 활성탄을 사용한 경우 중성 또는 알칼리성의 산성도를 가지는 활성탄에 비해 불순물 제거 효과가 우수하다고 기재되어 있으며, pH 5.0의 산성 활성탄을 사용한 경우 pH 7.9의 중성 활성탄 및 pH 9.8의 알칼리성 활성탄을 사용한 경우보다 흡착반응 후의 순도 수치가 높게 나타났음을 보여주는 실시예가 기재되어 있는 한편, 정정발명의 청구범위에서산성 활성탄 pH 농도를 기준으로 통상적으로 산성에 해당하는 pH 7 미만의 활성탄이라고 해석된다.

 

이를 종합하면 통상의 기술자의 입장에서 발명의 설명에 개시된 위 내용을 기초로 청구범위에 기재된 통상적인 산성활성탄의 범위까지 확장하여 그 효과를 충분히 예측할 수 있다고 할 것이므로, 이 사건 제1항 정정발명의 청구범위는 발명의 설명에 의하여 뒷받침되고 있다고 봄이 타당하다.

 

첨부: 특허법원 2018. 7. 12. 선고 20176385 판결

 

KASAN_[특허정정무효심판] 정정사항이 발명의 상세한 설명으로 뒷받침되는지 여부 판단 특허법원 2018. 7. 1

특허법원 2018. 7. 12. 선고 2017허6385 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018.07.24 09:20
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미국특허소송에서 우리나라 기업이 당면하는 가장 큰 어려움은 미국소송 특유의 discovery입니다. 우리나라 민사소송법에는 없는 생소한 내용과 절차도 문제이지만, 그것을 위반하였을 때 당사자에게 내려지는 엄격한 제재조치는 우리나라 민사소송에서는 상상할 수 없을 정도로 가혹합니다. 법원이 discovery 위반시 어떤 제재조치를 할 수 있는지는 미연방증거법 규칙에 규정되어 있습니다. 상세한 내용보다 실제 사례를 살펴보면 그 전체적 구도와 정도를 이해할 수 있을 것입니다.

 

1. Victor Stanley, Inc. v. Creative Pipe, Inc. (2010년 판결)

Victor Stanley사는 저작권 침해혐의로 Creative Pipe사와 그 CEO를 대상으로 소를 제기하였습니다. 재판과정 중 법원이 디스커버리 절차에서 피고 Creative Pipe사와 그 CEO에게 증거보전 명령을 하였으나, 피고들은 자신들에게 불리하다고 생각하는 전자보전정보(ESI, Electronically Stored Information) 파일을 임의로 삭제하였고, 그와 같은 사실이 나중에 밝혀졌습니다. 법원은 피고들의 이와 같은 증거삭제행위는 고의 또는 불성실한 행위로 인한 의도적인 spoliation of evidence를 범한 것으로 판단하였습니다.

 

그 결과, 법원은 이에 대한 제재조치(sanction)로서 추가 재판 없이 원고의 저작권 침해에 관한 청구를 그대로 인용하는 판결(default judgment)을 하였습니다. 이 사건에서는 저작권 침해 인정 및 침해금지명령이었습니다. , discovery 위반행위만으로 더 이상의 심리 없이 피고 패소판결을 한 것입니다. 또한, 피고들에게 원고의 변호사 비용을 포함한 소송비용 전액을 부담하도록 판결하였습니다. 미국소송비용은 통상 수백만 달러에 달하는 거액입니다. 나아가, 피고 CEO에게는 법정모욕죄(contempt of court)를 적용하여 상기 소송비용을 모두 완납할 때까지 최장 2년의 기간 내에 당사자를 수감하는 감치명령을 내렸습니다.

 

2. GTFM v. Wal-Mart Stores (2000년 판결)

GTFM사는 Wal-Mart에 대해 소송을 제기하였고, 디스커버리에서 월마트의 ESI 자료공개를 요청하였습니다. 그러나, 월마트사는 자사 컴퓨터시스템의 용량제한으로 해당 자료가 없다는 이유를 들어 discovery에서 상대방이 요청한 자료를 제출하지 않았습니다. 그러나, 그 후 월마트의 IT 부서 직원에 대한 deposition에서 월마트 전산시스템에는 이와 같은 용량제한도 없을 뿐만 아니라 요청한 해당 자료 또한 존재한다는 사실이 밝혀졌습니다. , 앞선 월마트의 디스커버리 응답은 사실과 다른 거짓말로 밝혀진 것입니다.

 

그 결과, 법원은 디스커버리 위반에 대한 제재조치로서, GTFM의 전산 전문가가 월마트 시스템에 직접 접근하여, 관련 자료를 모두 직접 조사할 수 있도록 명령하였습니다. 또한, 그 조사비용뿐만 아니라 이와 관련된 변호사 비용까지 모두 월마트가 부담해야 한다고 결정하였습니다.

 

3. Coleman Holdings, Inc. v. Morgan Stanley & Co. (2005년 판결)

Coleman Holdings사는 주식매매 관련 사기혐의로 Morgan Stanley사를 제소하였습니다. E-discovery 과정에서 피고 Morgan Stanley사가 없다고 답변한 email 파일들이 실제로는 backup tape에서 발견되었습니다. Morgan Stanley에서는 해당 이메일 파일들이 현재 운영중인 시스템에서는 없지만 백업파일에는 있다는 사실을 인지한 후에도, 즉시 그와 같은 사실을 재판부에 알리지 않았습니다. 법정에서 이와 같은 사실이 문제되자 Morgan Stanley 소송대리인 변호사는 위와 같은 사실을 알게 된 시점에 대해 실제 알게 된 시점보다 늦게 알게 되었다는 등 허위로 변명하였습니다. 그러나 그 후 조사를 통해 이와 같은 허위사실이 모두 드러났습니다.

 

그 결과, 법원은 이에 대한 제재조치로서 Morgan Stanley에 대해 상대방 원고의 주장이 옳고 자신들의 반박 주장은 맞지 않다는 내용으로 불리한 추인(adverse inference)을 하는 jury instruction(배심원 판단기준설시)을 결정하였습니다. 다시 말하면, 실제 사실과 상관 없이 그 재판에서 해당 쟁점에 관한 상대방 주장을 그대로 인정한다는 것과 같은 법원 결정으로 볼 수 있습니다. 이와 같은 배심설시에 따라 배심은 실제 재판에서 피고 Morgan Stanley에 대해 약 15.8억 달러에 달하는 거액의 손해배상을 원고 Coleman Holdings에게 지불하라는 피고 패소평결을 하였습니다.

 

4. z4 Technologies v. Microsoft Corp. (2007년 판결)

z4 Technologies MS에 대해 특허침해소송을 제기하였습니다. 디스커버리 과정에서 마이크로소프트에서는 원고 특허권자가 제출하라고 요청한 특정 email 파일들이 존재하지 않는다는 이유로 제출하지 않았습니다. 그러나, 실제로는 그와 같은 email 파일들이 MS에 있었다는 사실이 그 후 관련자들에 대한 deposition 과정에서 밝혀졌습니다.

 

그 결과, 법원은 MS의 디스커버리 위반에 대한 제재조치로서, MS는 징벌금(penalty)으로 25백만 달러와 상대방 변호사 비용으로 약 2백만 달러, 합계 27백만 달러를 지불하라는 명령을 하였습니다.

 

5. US 정부 v. Philip Morris

미국정부가 필립모리스를 대상으로 제기한 담배소송에서, 법원은 디스커버리 절차에서 필립모리스에게 관련된 모든 자료의 보전을 명령하였습니다. 당시 필립모리스에는 문서보전 기간이 경과한 이메일을 자동 삭제하는 문서관리 프로그램을 시행하고 있었는데, 법원의 증거보전명령을 받고서도 이와 같은 문서자동삭제 프로그램의 시행을 중지하지 않았습니다. 특히, 필립모리스는 이와 같은 자동삭제프로그램의 시행사실을 알면서도 약 4개월 동안 그 사실을 법원에 보고하지 않았고, 법원에 보고한 후에도 약 2개월 동안은 실제 자동삭제 프로그램의 적용을 중지하지 않고 이메일이 자동 삭제되는 것을 방치하였습니다.

 

그 결과 법원은 제제조치로서, 필립모리스에 대해 징벌금으로 2.75백만 달러를 지불하라고 명령하고, 필립모리스측에서 신청한 주요 증인 11인을 자신들의 이익을 위해 trial에서 심문하는 것을 금지하는 명령을 하였습니다.

 

6. Kucala Enterprises, Ltd. v. Auto Wax Co. Inc. (2003년 판결)

Kucala Enterprises는 특허권자 Auto Wax의 특정 특허에 대한 무효확인을 구하는 DJ (Declaratory Judgment) 소송을 제기하였습니다. 디스커버리 과정에서 원고 Kucala의 컴퓨터 시스템에서 evidence eliminator라는 프로그램을 사용하여 약 15,000건의 파일들이 삭제되었다는 사실이 밝혀졌습니다.

 

그 결과 법원은 원고의 디스커버리 위반에 대한 제재조치로서, 추가 심리 없이 원고의 청구를 기각하는 것으로 재판을 종료하고, 원고가 피고의 변호사 비용 전부를 부담하라는 명령을 하였습니다.

 

KASAN_[미국소송실무] 미국소송에서 디스커버리 위반행위에 대한 제재조치(sanction).pdf

 

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작성일시 : 2018.07.19 11:30
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1. 미국소송과 디스커버리  

미국소송과 우리나라 소송이 가장 큰 차이는 discovery입니다. 소제기부터 discovery를 완료한 후 실제 재판이 시작될 때까지는 일반적으로 2, 3년이 걸리는 경우가 많습니다. Discovery는 본안에 대한 심리가 진행되기 전에 각자 상대방 당사자에게 필요한 증거를 제공하는 제도입니다. 우리나라에는 없는 것으로 익숙하지 않은 한국 기업들이 미국 소송에서 불이익을 당하는 경우도 종종 발생합니다.

 

미국법상 discovery가 제대로 기능하려면 관련 증거보전이 중요합니다. 소송을 당했거나 또는 소송을 당할 것으로 합리적으로 예측 가능한 경우 당사자는 discovery 절차에서 증거로 쓰일 수 있는 모든 자료가 변경 또는 파기되지 않도록 즉시 관련 조치를 취하여야 하는바이러한 조치가 바로 litigation hold입니다.

 

문제는이러한 조치를 취하지 않아 소송절차개시 이후 관련 문서가 변경파기된 정황이 드러나는 경우에는 소송상 불이익(sanction)을 입을 수 있다는 점입니다심한 경우에는 바로 패소판결이 나올 수도 있으므로한국 기업 입장에서는 litigation hold의 시행에 각별히 유의해야 합니다.

 

2.  발생시기 및 필요한 조치 

Litigation hold 의무는 회사가 소송에 대해 알게 된 순간또는 소송에 연관될 것이 합리적으로 예상 가능해진 순간부터 존재합니다소장이 한국회사의 미국 법인에 송달되기 전이라 하더라도모든 정황에 비추어 제소가 임박한 것으로 예상된다면 litigation hold 조치를 시행할 필요가 있습니다.

 

이렇게 litigation hold 의무가 발생되면 회사는 즉시 증거보존을 위한 선의의 노력(good faith effort)을 다하여야 합니다당사자가 선의의 노력을 다했다고 인정되기 위해서는일반적으로 다음과 같은 조치를 취할 필요가 있습니다.

 

당사자는 사건과 관련될 수 있는 자료를 보유하고 있거나 또는 그러한 자료에 접근할 수 있는 구성원들에게, (1) 미국에서 어떤 사항에 관하여 소송이 발생하였거나 또는 발생할 가능성이 있다는 점, (2) 소송과 관련된 자료의 보존이 필요하다는 점, (3) 보존이 필요한 대상 자료의 범위, (4) 관련 자료의 변경 또는 파기가 중단되어야 한다는 점을 즉시 공지하여야만 합니다.

 

이때 위 ‘구성원들’은사건과 관련 있는 자료를 보유하고 있거나 또는 그러한 자료에 접근 가능할 것으로 예상되는 임직원뿐만 아니라 그 보조자를 포함하며자료가 외부 업체에 의하여 관리되고 있는 경우(기업용 클라우드 서비스를 사용하는 경우 등)에는 그러한 외부 업체의 관리자까지도 포함할 수 있습니다.

 

또한 위 ‘자료’는종이문서뿐만 아니라 회사의 이메일 서버 및 파일 서버 내의 관련 전자문서임직원의 사무용 PC나 모바일기기의 전자문서 등을 모두 포함합니다.

 

3.  위반한 경우 소송상 효과 - sanction 

Litigation hold의 요구에 따르지 않은 당사자에 대하여 미국 법원은 벌금을 부과할 수 있을 뿐만 아니라해당 당사자에게 유리한 증거를 채택하지 않을 수 있고사실관계를 해당 당사자에게 불리하게 인정할 수도 있으며심한 경우(고의로 증거를 인멸한다거나 또는 discovery 요구에 지속적으로 응하지 않는 경우 등)에는 바로 default 패소판결을 내릴 수도 있습니다.

 

4. 실무적 대응방안 

제소된 경우 또는 소송과 연관될 것이 합리적으로 예상 가능해진 경우에는사건과 관련된 자료를 보유하고 있거나 또는 그러한 자료에 접근 가능한 모든 구성원들에게 즉시 위와 같은 증거보존 공지를 해야만 합니다이때 합리적 이유 없이 공지가 지연되는 경우 선의의 노력을 다하지 않은 것으로 판단되어 소송상 불이익을 받게 될 수도 있으므로가능한 한 빨리 공지를 하는 것이 바람직합니다.

 

일반적으로 회사의 문서관리정책 및 IT 시스템에 의해 오래된 문서들은 자동적으로 폐기되는데미국소송의 경우 보존대상 자료에의 자동폐기 protocol을 중단해야 합니다.

 

때로는 증거보존을 위한 회사 내 공지(notice)로 미국으로부터 수신한 영문메일을 그대로 포워딩하는 경우도 있는데이는 반드시 피해야 할 practice입니다실제로 미국법원이 위와 유사한 경우에 대하여 한국기업이 ‘선의의 노력’을 다하지 않았다고 인정, sanction을 가한 사례도 있습니다결국 필요한 경우에는 영문 메일을 번역하여 첨부하거나 또는 그 내용의 요지를 한글로 적시하는 것이 바람직합니다.

 

자료를 고의적으로 변경파기하는 것은 매우 큰 위험을 초래할 수 있다는 것을 인식하여야만 합니다특히 전자기적 자료 파기는 반드시 흔적을 남긴다는 점을 명심할 필요가 있습니다자료의 고의적인 변경파기가 있었음이 입증되는 경우 큰 소송상 불이익이 가해질 수 있습니다.

 

소송이 제기되었거나 또는 소송이 임박한 상황이라고 생각되는 경우에는 곧바로 사내 대응팀을 구성함과 동시에 법률전문가와 상담하여 필요한 조치를 취하고 소송수행전략을 모색하는 것이 바람직합니다대리인의 선임도 한국 로펌의 법률전문가를 통하여 진행하는 것이 비용을 절감하고 대리인의 컨트롤 가능성을 높인다는 측면에서 더 유리합니다.

 

미국에서 소송이 발생할 가능성에 대비하여 회사의 문서관리정책을 미리 정비해 두는 것이 바람직합니다또한 회사의 업무에 지장을 초래하지 않는 한도 내에서 일부 문서의 자동 폐기를 곧바로 중단할 수 있도록 IT 시스템을 갖출 필요가 있습니다.  

 

KASAN_[미국영업비밀소송] 미국소송과 Litigation Hold 관련.pdf

 

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작성일시 : 2018.07.19 10:24
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1. 선행발명과 수치한정에 차이가 있는 출원발명의 진보성 판단기준

출원 전에 공지된 발명이 가지는 구성요소의 범위를 수치로써 한정한 특허발명은 그 과제 및 효과가 공지된 발명의 연장선상에 있고 수치한정의 유무에서만 차이가 있을 뿐 그 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생기지 않는다면, 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하여 진보성이 부정된다(대법원 2007. 11. 16. 선고 20071299 판결 등 참조).

 

2. 구체적 사안의 판단

광학재료용 수지의 제조방법이라는 명칭의 제1항 발명은 폴리티올 화합물과 폴리이소시아네이트 화합물을 혼합한중합성 조성물의 수분 함유량을 ‘10~300ppm’으로 수치한정하고 있다는 점에서 선행발명과 다름.

 

출원발명 명세서에중합성 조성물이나폴리티올 화합물의 수분 함유량이 그 수치범위 내외에서 렌즈의 맥리(脈理: 광학 유리 등의 내부에 있는 굴절률이 불균일한 부분)나 백탁(白濁: 뿌옇게 흐려짐) 발생 억제와 관련하여 현저한 효과를 갖는다고 인정할 만한 기재가 없고,

 

1항 발명에서 중합성 조성물의 수분 함유량의 수치를 조절하여 달성하고자 하는 렌즈의 맥리나 백탁 발생 억제 효과는 선행발명에 동일한 내용이 기재되어 있거나, 선행발명의 기술사상에 내재되어 있던 효과를 확인한 것에 불과하여 선행발명에 의해 제1항 발명의 진보성이 부정된다.

 

첨부: 대법원 2018. 7. 12. 선고 2016380 판결

 

KASAN_[수치한정발명] 선행발명과 특정한 수치한정에만 차이가 있는 출원발명의 진보성 판단 대법원 2018. 7.

대법원 2018. 7. 12. 선고 2016후380 판결.pdf

 

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작성일시 : 2018.07.17 09:20
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1. 대법원 2014. 8. 20. 선고 201341578 판결 요지

특허권이 공유인 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 지분을 양도하거나 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고 또한 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없는 등[특허법(2014. 6. 11. 법률 12753호로 개정되기 전의 것) 99조 제2, 4항 참조] 권리의 행사에 일정한 제약을 받아 그 범위에서는 합유와 유사한 성질을 가진다.

 

그러나 일반적으로는 특허권의 공유자들이 반드시 공동 목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 특허권을 보유한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 특허법에 특허권의 공유를 합유관계로 본다는 등의 명문의 규정도 없는 이상, 특허법의 다른 규정이나 특허의 본질에 반하는 등의 특별한 사정이 없는 한 공유에 관한 민법의 일반규정이 특허권의 공유에도 적용된다.

 

특허법(2014. 6. 11. 법률 12753호로 개정되기 전의 것) 99조 제2항 및 제4항의 규정 취지는, 공유자 외의 제3자가 특허권 지분을 양도받거나 그에 관한 실시권을 설정받을 경우 제3자가 투입하는 자본의 규모·기술 및 능력 등에 따라 경제적 효과가 현저하게 달라지게 되어 다른 공유자 지분의 경제적 가치에도 상당한 변동을 가져올 수 있는 특허권의 공유관계의 특수성을 고려하여, 다른 공유자의 동의 없는 지분의 양도 및 실시권 설정 등을 금지한다는 데에 있다.

 

그렇다면 특허권의 공유자 상호 간에 이해관계가 대립되는 경우 등에 공유관계를 해소하기 위한 수단으로서 각 공유자에게 민법상의 공유물분할청구권을 인정하더라도 공유자 이외의 제3자에 의하여 다른 공유자 지분의 경제적 가치에 위와 같은 변동이 발생한다고 보기 어려워서 특허법 제99조 제2항 및 제4항에 반하지 아니하고, 달리 분할청구를 금지하는 특허법 규정도 없으므로, 특허권의 공유관계에 민법상 공유물분할청구에 관한 규정이 적용될 수 있다.

 

다만 특허권은 발명실시에 대한 독점권으로서 그 대상은 형체가 없을 뿐만 아니라 각 공유자에게 특허권을 부여하는 방식의 현물분할을 인정하면 하나의 특허권이 사실상 내용이 동일한 복수의 특허권으로 증가하는 부당한 결과를 초래하게 되므로, 특허권의 성질상 그러한 현물분할은 허용되지 아니한다.

 

2. 민법상 공유물분할금지 약정

민법 268(공유물의 분할청구)공유자는 공유물의 분할을 청구할 수 있다. 그러나 5년 내의 기간으로 분할하지 아니할 것을 약정할 수 있다. ② 전항의 계약을 갱신한 때에는 그 기간은 갱신한 날로부터 5년을 넘지 못한다."

 

대법원은 민법상 공유물분할청구권 행사는 특허법의 공유특허에 관한 특별규정에 위반되지 않는다고 명확하게 판결하였습니다. 따라서, 공유자는 계약상 제한이 없는 한 언제든지 공유특허의 분할을 청구할 수 있습니다.

 

한편 민법에서 공유자들은 공유물 분할을 제한하는 계약을 할 수 있으나, 그 기간을 5년을 넘기면 안된다고 규정하고 있습니다. 따라서, 특허공유자 사이의 공유특허 분할금지특약이 매우 중요한 의미를 갖게 되었습니다. 약정에 의한 공유물 분할제한은 5년이라는 기간 제한이 있으나, 위 계약은 갱신할 수 있습니다.

 

3. 시사점

위 대법원 판결에 따라 공유특허에 관한 매우 중대한 실무적 변화가 예상됩니다. 기업과 대학이 특허권을 공유하는 경우 기업이 공유자로서 자유롭게 실시하지만 그 수익을 다른 공유자 대학에 분배할 의무는 없으므로 실제 대학에서 별다른 수익을 얻지 못하는 경우가 많습니다. 대법원 판결에서 공유자(대학)는 공유특허권을 매각하여 그 매각대금을 분할하는 방식으로 지분권에 따른 이익을 실현할 수 있다고 말합니다. 대학, 공공연구기관 등 NPE 입장에서는 공유 특허권의 수익방안으로 적극적으로 활용할 가능성이 있습니다. 물론, 특허권 거래 시장이 활성화되어 공유 특허권 매매가 가능해야만 공유 특허권의 분할 문제가 현실로 닥칠 것입니다.

 

대법원 판결에 따르면 특허법 특칙에도 불구하고, 공유자는 계약 등 특별한 사정이 없는 한 언제라도 공유 특허권에 대한 공유물분할청구를 할 수 있고 그 분할방법으로 공유특허권을 경매 등을 통해 매각하여 그 대금을 지분에 따라 분할할 수 있습니다.

 

문제는 경쟁회사에서 경매를 통해 해당 특허를 양수하는 경우입니다. 예를 들면, 산학협력연구를 통해 개발한 기술을 상용화하여 제품을 발매하는 중, 공유자 대학에서 충분한 대가를 받지 못한 상황이라면, 대학에서 특허로 얻은 수익의 배분을 요구하면서 공유특허의 분할을 청구할 수 있습니다.

 

만약, 그 분야 기술후발 주자인 경쟁회사(중국기업 등 해외 경쟁업체까지 포함)에서 해당 특허를 매입하기를 희망한다면 공유특허 분할청구권의 행사방법인 경매에 참여하여 특허를 양수할 수 있습니다. 공유자 기업으로서는 특허를 상실할 위기에 처하므로 대학의 수익배분 요구에 따라 적절한 대가를 지급하거나 아니면 경매에 참여하여 공유특허를 낙찰받는 방법으로 단독 양수해야 합니다. 어떤 방식으로든 공유지분을 대가를 지불하고 매수해야 하는 상황을 맞게 됩니다. 반대로, 대학 등 NPE 공유자는 종국적으로 특허지분 매각을 통한 수익창출이 가능합니다.

 

KASAN_[공유특허분쟁] 공유특허권 분할청구권 인정 대법원 2014. 8. 20. 선고 2013다41578 판결

 

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작성일시 : 2018.07.16 15:21
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1. 사안의 개요

당사자: 피고 회사법인 vs 원고 회사의 고문, 발명자

(1) 1 특허 - 원고는 자신의 발명을 특허출원 후 전부양도를 원인으로 출원인 명의를 피고 회사법인으로 변경함.  피고 회사 명의로 특허등록

(2) 2 특허 - 그 후 제2의 발명에 대해 원고와 피고 공동명의 특허출원 및 등록

(3) 3 특허 - 그 후 제3의 발명에 대해 원고 명의 특허출원 및 등록한 후 피고 회사로 지분 일부 양도하여 공유 등록함

(4) 원고는 채무초과 상태, 피고 회사법인의 대표이사 및 사내이사가 연대보증함

(5) 원고는 채무강제집행을 회피하기 위해 피고에게 위 특허권들을 명의신탁한 것이므로, 자신이 특허권 전체의 진정한 권리자라고 주장하면서, 피고 회사에 대해 명의신탁해지를 이유로 하는 진정명의회복청구의 소를 제기함.

(6) 1특허에 대한 이전등록절차 이행청구, 2특허에 대한 지분이전등록절차 이행청구, 3특허에 대해서는 이전등록 말소등록절차 이행청구를 함.

 

2. 쟁점

특허권의 공유자 중 1인에 대하여 명의신탁해지를 원인으로 지분이전등록 또는 지분말소등록을 구하는 소송은 공유자 전원을 상대로 제기하여야 하는 고유필수적 공동소송인지 여부

 

3. 특허법원 판결요지

특허권의 공유자 중 1인에 대하여 명의신탁해지를 원인으로 지분이전등록 또는 지분말소등록을 구하는 소송은 공유자 전원을 상대로 제기하여야 하는 고유필수적 공동소송이라고 할 수 없다.

 

일반적으로 특허권의 공유자들이 반드시 공동 목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 특허권을 보유한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 특허법에 특허권의 공유를 합유관계로 본다는 등의 명문의 규정도 없는 이상, 특허법의 다른 규정이나 특허의 본질에 반하는 등의 특별한 사정이 없는 한 공유에 관한 민법의 일반규정이 특허권이 공유인 경우에도 적용된다(대법원 2014. 8. 20. 선고 201341578 판결 참조).

 

특허법 제99조 제2항은 특허권이 공유인 경우 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아 그 지분을 양도할 수 있다고 하고 있을 뿐이고, 특허권 공유자 중 1인에 대해 제기한 명의신탁 해지를 원인으로 한 지분이전등록 또는 말소등록청구소송에서 청구가 받아들여지더라도 그 지분의 이전등록 또는 말소등록을 위해서는 여전히 나머지 공유자들의 동의가 필요하므로, 공유지분의 처분에 제한을 둔 특허법 제99조 제2항의 취지가 몰각되지 않는다.

 

또한 이러한 경우 나머지 공유자들이 그 지분 이전이나 말소에 대해 동의해야 할 의무도 없으므로, 공유자 중 1인에 대한 지분이전등록 또는 말소등록청구와 나머지 공유자들에 대한 동의의 의사표시의 청구가 반드시 합일 확정되어야 할 필요가 있는 것도 아니다.

 

오히려 공유자 전원을 상대로 소송을 제기해야 한다면 지분 이전에 이해관계가 없거나 동의하는 공유자도 피고로 소송에 참여할 수밖에 없어 불합리하다.

 

4. 결론: 1심 법원 명의신탁인정 및 명의신탁 해지를 이유로 한 이전등록청구인정 BUT 특허법원 항소심 판결 명의신탁계약의 존재 자체를 인정하지 않음, 원고의 청구기각 판결 

 

첨부: 특허법원 2017. 2. 7. 선고 20161486 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 특허권 명의신탁해지를 원인으로 하는 이전등록청구 또는 말소등록청구 - 고유필수적 공동소송 아

특허법원 2017. 2. 7. 선고 2016나1486 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018.07.16 12:30
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(1) 확정된 종전 심결: 원고(무효심판 청구인) 2012년경 피고들의 특허가 선행발명 3, 4에 의해 진보성이 부정된다는 이유로 등록무효심판을 청구하였으나, 특허심판원은 이를 기각하고 그 심결은 확정되었다.

 

(2) 새로운 심판청구: 원고는 2016년에 이르러 다시 피고들을 상대로 선행발명 1내지 5에 의하여 진보성이 부정된다는 이유로 등록무효심판을 청구하였다.

 

(3) 특허심판원 2016854 심결: 선행발명 1, 2, 5는 새로운 증거이므로 심판청구가 일사부재리의 원칙에 저촉되는 것은 아니지만, 선행발명 1내지 5에 의하더라도 진보성이 부정된다고 기각하는 심결을 하였다.

 

(4) 특허법원 판결: 일사부재리 해당함. 특허법 163조의 일사부재리 원칙 위배 여부를 본다.  동일 사실이라 함은 당해 특허권과의 관계에서 확정이 요구되는 구체적 사실이 동일함을 말하고, '동일 증거'라 함은 그 사실과 관련성을 가진 증거로서 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거뿐만 아니라 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거까지 포함한다. 이 사건 심판청구 및 종전 심결의 심판청구는 모두 이 사건 특허발명에 대한 등록무효심판청구로서, 그 주장되는 사유도 모두 이 사건 특허발명의 진보성이 부정됨을 원인으로 한 것으로서 특허법 제29조 제2항에 기한 것이므로, 이 사건 심판청구는 확정된 종전 심결과 동일한 사실에 의한 심판청구에 해당한다.

 

(5) 그런데 원고가 제출한 위 증거들 중 선행발명 3, 4는 확정된 종전 심결의 심판과정에서 제출되어 이미 판단되었던 것으로서 동일 증거에 해당한다. 나아가 선행발명 1, 2, 5 내지 8도 확정된 종전 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력한 증거라고 할 수 없으므로 확정된 종전 심결에서의 증거와 실질적으로 동일한 증거에 해당한다.

 

(6) 결국 이 사건 심판청구는 확정된 종전 심결과 동일 사실 및 동일 증거에 의한 심판청구에 해당하므로 특허법 제163조의 일사부재리 원칙에 위배되어 허용될 수 없는 것이다. 따라서 이 사건 심판청구가 일사부재리의 원칙에 위배되지 않은 것으로 보아 이를 각하하지 않고 본안으로 나아가 판단한 나머지 이를 기각한 이 사건 심결은 위법하다.

 

첨부: 특허법원 2018. 7. 5. 선고 20175207 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 특허무효심판 일사부재리 판단 – 동일증거 해당 여부 특허법원 2018. 7. 5. 선고 20

특허법원 2018. 7. 5. 선고 2017허5207 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018.07.16 11:30
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2. 선행발명과 출원발명의 구성 차이점    

선행발명1에 유기접합 계면층의 재료를 CBTA라는 상위개념적 구성만 기재함. 이는 4CBTA, 또는 5CBTA, 또는 4CBTA 5CBTA의 혼합물이 있을 수 있음.

 

출원발명의 제1항 발명의 구성요소1이 캐리어 부착 동박의 박리층을 형성하는 유기제의 재료를 CBTA하위개념인 5CBTA로 특정하고 있음

 

3. 선택발명의 진보성 판단기준 법리

선행 또는 공지의 발명에 구성요소가 상위개념으로 기재되어 있고, 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소 중의 전부 또는 일부로 하는 선택발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는, 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 한다(대법원 2017. 8. 29. 선고 20142696 판결 등 참조).

 

4. 구체적 사안의 판단 진보성 흠결

통상의 기술자가 출원발명과 같이 고온 또한 장시간의 열이력을 부여해도 캐리어박의 박리 강도가 안정화한 캐리어 부착 동박을 제공한다는 목적을 가지고 선행발명 1을 실시하여 그 목적 달성의 가능성을 검토하기 위해서는 구체적으로 4CBTA, 5CBTA 각 단일 상태 또는 4CBTA 5CBTA의 혼합 상태에 해당하는 물질 중 하나를 선택하여 사용할 것이 이미 내재적으로 전제되어 있다. , 이 사건 제1항 출원발명은 선행발명 1에 대하여 선택발명의 관계에 있다고 할 수 있다.

 

한편, 4CBTA의 융점(녹는점) 261~263℃이고 5CBTA의 융점이 300~305℃임을 알 수 있는바, 이는 통상의 기술자라면 당연히 알고 있는 기술상식이며, 나아가 통상의 기술자에게는 유기 화합물의 융점이 높을 경우 고온의 열이력 하에서 그 물리화학적 성질이 좀 더 안정적이라는 점도 또한 자명하다고 봄이 상당하다. 그리고 최근 프레스 가공 환경을 고려할 때, 통상의 기술자로서는 선행발명 1을 실시함에 있어 300℃ 전후의 고온 프레스 가공의 열이력을 받아도 캐리어박의 전해 동박층으로부터의 박리 강도를 포함한 유기 접합 계면층의 물리화학적 물성이 안정화될 수 있는 점을 고려하여 융점이 261~263℃ 4CBTA 보다는 융점이 300~305℃ 5CBTA CBTA의 구체적 물질로 우선적으로 단순히 선택함으로써 구성요소 1의 구성을 쉽게 착상하고 실현할 수 있는 것으로 보인다.

 

1항 출원발명의 230℃에서 1시간의 프레싱을 2회 실시한 후의 박리강도는 구성요소 1에 해당하는 예 6의 경우 17gf/㎝이다. 한편, 선행발명 1에서 위 실시례보다 고온인 300℃에서 1시간 프레싱 후의 박리강도가 21gf/cm이다. 결국 출원발명의 명세서에서 안정한 박리강도의 바람직한 범위로 10~20 gf/㎝를 예시하고 있는 점에 비추어 보면, 양 발명의 박리강도의 최종 크기에 있어서 현저한 차이가 있다고 보기에는 어렵다.

 

1항 출원발명은 그 구성에 있어서 선행발명 1로부터 쉽게 착상이 가능하고, 효과에 있어서도 선행발명 1이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있다고 보기도 어려우므로, 선행발명 1에 의하여 그 진보성이 부정된다.

 

첨부: 특허법원 2018. 7. 5. 선고 20174327 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 선택발명의 진보성 판단 특허법원 2018. 7. 5. 선고 2017허4327 판결.pdf

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작성일시 : 2018.07.16 10:36
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1. 특허발명과 선행발명의 비교차이점

선행발명과 구성요소를 대비하면 이 발명은 마그네슘, 아연 금속의 산화물 또는 수산화물과 알루미늄의 산화물 또는 수산화물에 있어서, 결정성을 가지는 것으로 명시되어 있는 점(차이점1) 하이드로탈사이트 입자의 평균 2차 입경을 레이저 회절산란법으로측정시 0.5∼2㎛인 것으로 명시하고 있는 점(차이점2), 하이드로탈사이트 입자 중의 나트륨 성분을 80중량ppm 이하인 것으로 명시하고 있는 점(차이점3), 하이드로탈사이트 입자가 철 화합물 및 망간 화합물을 금속(Fe+Mn)으로 환산하여 0.005중량% 이하의 총량으로 함유하는 것으로 명시하고 있는 점(차이점4), 하이드로탈사이트 입자의 비표면적이 BET법으로 측정시 5∼40/g인 것으로 명시하고 있는 점(차이점5)에서 그와 같은 기재가 없는 선행발명과 차이가 있다.

 

2. 선행발명의 기술내용 및 결합발명 

‘하이드로탈사이트 입자의 평균 2차 입경’, ‘하이드로탈사이트 입자 중의 나트륨 성분의 함량’, ‘하이드로탈사이트 입자에서 철과 망간의 함량’, 그리고하이드로탈사이트 입자의 비표면적에 관한 기재가 결여된데 관하여, 구성요소들은 선행발명 2, 4에 의하여 개시되어 있어 선행발명1에 선행발명2를 결합하거나, 선행발명1에 선행발명4를 결합하면 쉽게 극복할 수 있다.

 

3. 선행발명 결합의 용이성 여부 판단

결합의 용이성에 관하여도 선행발명 1, 2, 4는 모두 하이드로탈사이트에 관한 것으로 기술분야가 공통되고, 선행발명 2, 4는 기술적 과제가 명시적으로 공통된다.

 

다만 선행발명1은 환경적으로 해가 없는 출발원료를 사용하여 높은 품질의 하이드로탈사이트를 제조하는 것을 그 기술적 과제가 명시적으로 같지는 않지만,

 

선행발명1의 경제성과 친환경성은 당해 업계에서 기본적으로 추구하는 목적에 불과하여 그 기술적 과제 내지 목적의 특이성이 있는 것은 아니고, 선행발명 2, 4의 각 기술적 과제들도 모두 당해 업계에서 이미 알려져 있거나 기본적으로 추구하는 목적으로서 이를 해결하기 위한 기술적 수단이 각 발명들 간에 충돌되는 것도 아니므로, 단지 선행발명 1에 선행발명 2, 4와 공통된 기술적 과제가 명시적으로 기재되어 있지 않다는 이유만으로는 위 선행발명들을 결합하는 것이 어렵다고 볼 수는 없다.

 

4. 선행발명의 용이한 결합발명 진보성 흠결

결국 이 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 2, 4의 결합에 의하여 쉽게 도출할 수 있는 것으로서 그 작용효과도 위 선행발명들로부터 쉽게 예측할 수 있으므로, 그 진보성이 부정된다.

 

첨부: 특허법원 2018. 6. 21. 선고 20174259 판결

 

KASAN_[특허무효분쟁] 선행발명에서 공통된 기술적 과제의 명시적 기재가 없는 경우 결합의 용이성 여부 특허발

특허법원 2018. 6. 21. 선고 2017허4259 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018.07.03 16:09
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흥미로운 NPE 뉴스를 전해드립니다. iPEL라는 NPE가 지난 20175월에 초기자본 $100 million (11백억원) 규모로 출범하여, 현재 1000여건의 특허를 확보하였다고 합니다. 주된 특허 포트폴리오 기술분야는 다음과 같다고 합니다.

 

home and business electronic devices, in all categories, from the hand-held to the conference room; networking technologies, ranging from provider to in-home and every tier in between; and digital rights management technologies, in all categories, from streaming to physical products.

 

iPEL에서 출범 1년 후 공표한 라이선스 프로그램이 매우 흥미로운 내용입니다. 2018년말까지 연매출 $5 million(외국기업은 달러 환산한 액수) 미만의 소기업, 벤처, startup에 대해서는 보유한 모든 특허에 관한 기간 1년의 royalty free 조건으로 라이선스를 offer한다는 것입니다.

 

그보다 규모가 더 큰 기업에 대해서는 보유한 모든 특허를 대상으로 하는 정액제 라이선스 프로그램을 offer 하고 있습니다. 정액제 라이선스 프로그램은 3가지 카테고리(Silver, Gold, Platinum)로 나누어 로열티 금액 산정조건 등을 미리 정해서 공지하여 추가 협상 없이 적용하는 Haggle-Free, No-Fault License 프로그램입니다.

 

전통적 특허라이선스 실무와는 다른 새로운 유형의 NPE business model인데, 계약법상 약관과 유사해 보입니다. 새로운 모델이 업계에서 성공할지 그 귀추가 주목됩니다.

 

한편 iPEL에서는 올해 $100 million (11백억원) 규모의 특허를 추가 매입할 계획이라고 합니다. 자세한 내용은 웹사이트 ipel.com을 참조하시기 바랍니다.

 

KASAN_[특허분쟁] 새로운 미국 NPE에서 Startup에게 보유한 1000여개 특허의 free license

 

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작성일시 : 2018.06.27 09:27
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강제집행면탈죄 혐의상황은 특허침해, 상표침해, 저작권침해 등 지재권 침해분쟁에서 자주 발생하지만, 실제 이에 대한 형사책임을 끝까지 추궁한 사례는 거의 없습니다. 참고로 강제집행면탈죄 관련 사항을 살펴보면 다음과 같습니다.

 

채권자가 채무자에 대한 강제집행을 할 때, 채무자는 가능하면 자신의 재산을 미리 처분하거나 은닉하여 채권자의 강제집행을 방해하려고 합니다. 채무자가 강제집행을 회피하여 채권자에게 손해를 입히는 것으로 개인적 문제처럼 보이지만, 실질적으로 국가공권력 행사를 방해하는 것입니다.

 

, 원칙적으로 "강제집행면탈죄는 국가의 강제집행권이 발동될 단계에 있는 채권자의 권리를 보호하기 위한 범죄"로서, 단순히 개인 차원의 범죄가 아니라 국가 공권력에 의한 강제집행을 회피하여 결과적으로 채권자를 해하게 되어 성립하는 재산죄입니다.

 

법규정 : 형법 제327(강제집행면탈) "강제집행을 면할 목적으로 재산을 은닉, 손괴, 허위양도 또는 허위의 채무를 부담하여 채권자를 해한 자는 3년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다."

 

특허침해를 주장하여 해당 제품의 판매금지가처분 소송을 하는데, 특허침해 혐의자가 패소를 우려하여 해당 제품을 도매상 등에 유통시키면, 최종 특허침해로 확정되었다는 전제로, 강제집행면탈죄 책임이 문제됩니다. 몇 년 전 대기업 식품관련 특허분쟁에서 특허침해소송을 하면서 강제집행혐의로 형사 고소하였다는 기사는 보이지만, 판결은 없습니다.

 

여기서 핵심 쟁점은 특허침해 혐의자가 제품을 반출한 행위가 "은닉 또는 허위양도"에 해당하는지 여부입니다. 시장에서 소비자에게 판매하거나 다른 제3의 회사에 진정한 의사로 판매하였다면 문제되지 않습니다. 그렇지 않고, 일시적 상황을 회피하기 위해 제품제고를 자회사 또는 관계사인 도매회사에 억지로 넘기는 것이 문제입니다.

 

형식적으로 서류상 매출은 맞지만, 진정한 양도가 아닌 단지 보관 위치만 바꾼 것에 불과하다면 "허위양도"로 볼 소지가 있습니다. 물론 제3자에게 양도한 경우에도 소위 서로 짜고 잠시만 보관했다 반품한다는 정도, '허위표시에 의한 판매'도 허위양도에 해당할 것입니다.

 

특허침해 제품의 진정한 판매가 아닌 것으로 판단되면, 특허침해금지가처분 등 강제집행을 회피하려는 "은닉 또는 허위양도"에 해당하고, 따라서 특허침해자는 강제집행면탈죄의 책임을 부담할 수도 있습니다.

 

또한, 판례는 "채권자를 해할 위험이 있으면 강제집행면탈죄가 성립하고 반드시 현실적으로 채권자를 해하는 결과가 야기되어야만 강제집행면탈죄가 성립하는 것은 아니다"는 입장이므로, 특허침해제품이 도매회사 물류창고에 있을 뿐 최종 소비자에게 판매된 것은 아니어서 특허권자에게 어떤 손해도 발생하지 않았다는 방어주장은 가능하지 않습니다.

 

KASAN_[강제집행회피] 특허침해금지 가처분 결정의 강제집행 전 특허침해품의 출하행위 - 강제집행면탈죄 성립여부.

 

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작성일시 : 2018.06.25 17:09
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1. 사실관계의 개요

(1) 특허권자 WesternGeco – 선발회사, 미국특허 6건 보유, technology for surveying the ocean floor

(2) 침해혐의자 ION – 후발회사, 특허제품의 경쟁품 미국내 부품제조 및 수출, 해외고객사에서 부품을 조립하여 완성품 사용, 특허제품과 구별되지 않는 경쟁제품, 특허권자 시장 잠식

(3) 1심 법원 : ION의 특허침해 인정 + royalty 상실 근거 손해 $12.5 million lost profit 근거 손해 $93.4 million 배상책임 인정

(4) 2 CAFC : 특허침해 인정 + 손해배상 범위에서 royalty 손해만 인정 but 해외 lost profit 근거 손해배상 불인정

(5) 쟁점: Whether a patent owner may recover lost foreign profits for infringement under 35 U. S. C. 271(f)(2)

 

2. 미국 특허법 규정

Section 271(f)(1) addresses the act of exporting a substantial portion of an invention’s components:

Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States all or a substantial portion of the components of a patented invention, where such components are uncombined in whole or in part, in such manner as to actively induce the combination of such components outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.”

 

Section 271(f)(2), the provision at issue, addresses the act of exporting components that are specially adapted for an invention:

Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States any component of a patented invention that is especially made or especially adapted for use in the invention and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, where such component is uncombined in whole or in part, knowing that such component is so made or adapted and intending that such component will be combined outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.”

 

3. 미국연방대법원 판결요지 미국내 부품제조 및 수출의 경우 해외 Lost Profit 근거 손해배상 인정함

“Section 271(f)(2) focuses on domestic conduct. It provides that a company “shall be liable as an infringer” if it “supplies” certain components of a patented invention “in or from the United States” with the intent that they “will be combined outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States.” The conduct that §271(f)(2) regulates—i.e., its focus—is the domestic act of “suppl[ying] in or from the United States.” As this Court has acknowledged, §271(f) vindicates domestic interests: It “was a direct response to a gap in our patent law,” Microsoft Corp., 550 U. S., at 457, and “reach[es] components that are manufactured in the United States but assembled overseas,” Life Technologies, 580 U. S., at ___ (slip op., at 11). As the Federal Circuit explained, §271(f)(2) protects against “domestic entities who export components . . . from the United States.” 791 F. 3d, at 1351.”

 

4. 참고자료 – ION 입장에서 작성된 자료

 

첨부: 미국연방대법원 WesternGeco v. ION Geophysical 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 미국내 부품 제조 및 수출 국외 완성품 조립 및 사용 국외행위로 인한 Lost Pro

WesternGeco vs Ion Geo_미연방대법원_16-1011_6j37.pdf

 

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작성일시 : 2018.06.25 09:22
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1. 특허청구범위

 

2. 확인대상발명 설명 및 특정 여부

 

판결요지: “확인대상발명의 설명서에 특허발명의 구성요소와 대응하는 구체적인 구성이 일부 기재되어 있지 않거나 불명확한 부분이 있다고 하더라도 나머지 구성만으로 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있는 경우에는 확인대상발명은 특정된 것으로 봄이 상당하다(대법원 2010. 5. 27. 선고 2010296 판결 등 참조).

 

원고가 지적하는 것처럼 확인대상발명의 설명서에 특허발명의 제2 시트지에 대비되는 겉지·내지라는 박리필름의 상세한 층간구조에 관하여 기재되어 있지 않다고 하더라도, 앞서 본 바와 같이 나머지 구성만으로도 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 판단할 수 있는 이상, 확인대상발명은 특허발명과 대비할 수 있을 정도로 특정되어 있다고 봄이 상당하다.”

 

3. 구체적 권리범위 판단

특허발명의 제1 시트지는1 PP필름층과내측으로 전체 두께의 반만 타공하여 형성한반칼 타공부를 형성하되, 일측으로는 자기점착강도를 형성하고 있는 제2 PP필름층과자기점착강도를 형성하고 있는 제1 PE필름층을 동시에 공압출 성형하여 형성되는 것이다. 그런데 1항 발명의1 시트지에 대응하는 확인대상발명의내지에는 무엇보다도 위와 같이 내측으로 전체 두께의 반만 타공하여 형성한반칼 타공부를 형성하되 일측으로는 자기점착강도를 형성하고 있는 “PP(Polypropylene)” 필름층을 포함하는 구성이 결여된 채, 반투과성 재질로서어떠한 형태의 타공도 형성되어 있지 않고” “PE(Polyethylene)” 재질로 이루어진 내지로 변경되어 있다. 따라서 1항 발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소가 확인대상발명에 그대로 포함되어 있다고 볼 수 없다.

 

나아가 확인대상발명의 위와 같은 변경구성은 제1항 발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것이라고 볼 수도 없다. 1항 발명에 있어서 위와 같이 반칼 타공부를 형성하되 일측에 자기점착강도를 형성하고 있는 제2 PP필름층을 포함하는 제1 시트지 구성이 기초하고 있는 기술사상의 핵심은, 종래 고가의 나일론층 형성이나 점착제 도포를 대체하여반칼 타공부가 형성된 제2 “PP(Polypropylene)”필름층과 제1 PE필름층에자기점착강도를 부여함으로써 제조원가를 절감하고 가공시간을 단축하는 데에 있다고 파악된다. 그런데 확인대상발명의 내지는 그 외측으로 겉지만 박리되도록 겉지와 함께 적층되는 반투과성 “PE(Polyethylene)” 재질로서어떠한 형태의 타공도 형성되어 있지 않은것이다. 그렇다면 확인대상발명의 위와 같은 변경된내지의 구성은 제1항 발명의1 시트지구성과 동일한 과제해결원리에 기초한 것이라고 볼 수 없고, 그러한 변경에 의하더라도 제1항 발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타낸다고 볼 수도 없다. 따라서, 확인대상발명은 제1항 발명의 구성과 동일하거나 균등한 것으로 볼 수 없다.

 

첨부: 특허법원 2018. 6. 8. 선고 20178503 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 권리범위확인심판에서 확인대상발명의 특정 특허법원 2018. 6. 8. 선고 2017허8503

특허법원 2018. 6. 8. 선고 2017허8503 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018.06.19 09:22
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언론에 여러 차례 보도된 적이 있는 특허침해소송에 관한 최근 뉴스입니다. KAIST의 라이선스 미국법인 KASIT IP US LLC에서 2016. 11. 26 삼성전자를 상대로 미국 ED Texas Marshall division에 제기한 특허침해소송에서 지난 금요일 2018. 6. 15 나온 배심평결 (jury verdict) 소식입니다. 삼성전자에서 제조 판매한 반도체칩이 서울대학교 이종호 교수님이 발명한 KAIST의 미국특허 US Patent No. 6,885,055를 침해한 것으로 인정되었고, 배심은 그 손해액으로 $400 million (44백억원)을 인정했다는 내용입니다.

 

미국법원은 소송자료를 PACER (Public Access to Electronic Court Record) 시스템을 통해 공개합니다. 참고로 공개된 KAIST 특허공보, 미국법원에 제출한 소장, 삼성에서 해당 미국특허의 무효를 주장하는 IPR petition을 기각한 PTAB decision을 첨부합니다.

 

첨부: 1. KAIST 미국특허공보, 2. 미국소장, 3. IPR 기각결정

 

1_KAIST 미국특허공보_ US No. 6,885,055.pdf

2_KAIST vs Samsung complaint.pdf

3_KAIST 특허 IPR 특허유효결정_ptab-filings_IPR2017-01046_12.pdf

KASAN_[특허분쟁] 미국특허소송 KAIST IP vs Samsung Electronics 특허침해인정 $40

 

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작성일시 : 2018.06.18 09:24
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