특허침해__글81건

  1. 2018.02.22 특허침해 손해배상액 계산시의 기여도 산정
  2. 2017.10.26 [지식재산권 형사소송] 법률신문 기사 - 사건 당사자, 직접 기술시연 후 검사가 바로 신문
  3. 2017.10.23 [권리범위확인심판 – 5] 소라페닙 결정형 특허 소극적 권리범위확인심판: 특허법원 2017. 5. 26. 선고 2016허4818 판결
  4. 2017.10.23 [권리범위확인심판 – 4] 소극적 권리범위확인심판의 심판청구 요건 "확인의 이익" 쟁점
  5. 2017.10.23 [권리범위확인심판 – 3] 권리범위확인심판에서 자유실시기술 주장이 특허발명의 진보성 흠결 특허무효 주장과 실질적으로 동일한 경우 불허 : 특허법원 2016. 1. 15. 선고 2015허4019 판결
  6. 2017.10.23 [권리범위확인심판 – 2] 소극적 권리범위확인심판의 확인대상발명 특정 : 특허법원 2017. 2. 7. 선고 2016허3372 판결
  7. 2017.10.23 [권리범위확인심판 – 1] 권리범위확인심판 관련 법리: 특허법원 2016. 1. 14. 선고 2015허6824 판결
  8. 2017.09.19 특허침해소송 전단계인 증거보전신청 절차
  9. 2017.09.07 특허기술 실시료 Royalty 산정기준
  10. 2017.09.05 경쟁력 확보를 위한 특허전략의 개요
  11. 2017.08.13 특허분야 형사처벌 조항 및 기본적 사항
  12. 2017.08.08 BMS 스프라이셀 (dasatinib) 물질특허 무효 심결 EPO Opposition Appeal Board Decision 공개
  13. 2017.08.08 미국대학 vs Apple 특허소송 1심 판결: 애플의 특허침해인정 + 특허권자 Wisconsin 대학에 손해배상 $506 million (약 5천7백억원) 지급명령
  14. 2017.08.07 후발주자 입장에서 본 특허전략 포인트
  15. 2017.08.06 특허침해 판단 법리 개요
  16. 2017.08.05 특허침해금지가처분 소송 승소 + 가처분집행 후 본안소송 패소 + 부당 가처분 집행으로 인한 손해배상 책임여부
  17. 2017.08.04 특허침해 금지명령 요건상 인과관계 기준
  18. 2017.08.04 특허침해소송 + 제조판매금지가처분 신청의 개요
  19. 2017.08.04 대전지방검찰청 ‘특허범죄 중점검찰청’ 지정 및 특허침해 형사 사건 관할
  20. 2017.08.03 공동발명 분쟁 중요판결 사례
  21. 2017.08.02 공동발명자 + 공유특허 관련 분쟁사례
  22. 2017.08.02 Aripiprazole의 다양한 정신병 적응증 중 양극성 장애 치료용도발명 – 명세서 기재요건 위반 특허무효 판결: 특허법원 2017. 7. 21. 선고 2016허8414 판결
  23. 2017.08.01 공유특허 법리 비교
  24. 2017.07.31 공동발명 관련 특허법리 비교
  25. 2017.07.30 미국 특허분쟁 – 공동발명자 판단
  26. 2017.07.29 미국 특허분쟁 사례 - 공동발명자 판단기준과 위반 효과
  27. 2017.07.28 공동연구개발분쟁 + 공동발명자 확정 + 특허무효 여부
  28. 2017.07.27 직무발명자 배임행위 + 타인명의등록 모인특허 + 사용자의 권리회복 방안
  29. 2017.07.25 미국법원이 재판의 쟁점에 관한 정부부처 입장, 전문가 의견, 업계의 여론을 청취하는 방법: Amicus Curiae Brief 제도
  30. 2017.07.21 미국연방대법원 상고심 절차

 

 

 

특허침해소송에서 손해배상을 산정하는 방법은 특허권자의 일실이익액, 침해자가 얻은 이익액, 실시료 상당액 등이 사용됩니다. 이를 위해서는 통상 특허발명에 관련된 제품의 매출액을 먼저 산정해야 합니다. 이후 관련 제품에서 특허발명이 기여하는 정도인 기여도를 특정해서 관련 매출액에 곱하여 손해배상액을 계산합니다. 이때에 특허발명의 기여도를 산정하는 것이 어려운 문제가 됩니다.

 

관련 최종 제품이 자동차인 경우에 먼저 자동차 전체의 가격을 기준으로 매출액을 산정하는 전체시장가치원칙 (entire market value rule) 적용할 있습니다. 미국 연방대법원이 1884 Garretson v. Clark 사건에서 전체제품이 특허발명의 특징에서 기인한 것이라면 전체제품을 기준을 손해배상액을 산정할 있다고 판단하였습니다.

 

그리고 자동차 중에서 특허발명이 적용된 최소 판매 가능 부품을 기준으로 매출액을 산정할 있는데, 이를 최소판매가능부품원칙 (smallest salable patent-practicing unit)이라 합니다. 미국에서 Cornell v. Hewlett-Packard 사건에서 특허발명이 컴퓨터 프로세서의 성능을 향상시키는 기술인데, 특허권자가 전체시장가치원칙에 따라 PC 전체 가격을 기준으로 손해배상액을 산정해야 한다고 주장하였으나 법원이 CPU 부품인 프로세서 제품이 판매가능한 최소부품이라고 보아 이를 기준으로 손해배상액을 산정한 바가 있습니다.

 

판매가 되는 하나의 제품 속에 특허기술이 적용된 부품이 별도로 판매되지 않거나 따로 확정할 없는 경우에 해당 제품에서 특허 기술이 차지하는 비중인 기여도를 결정하여 최소 제품의 판매가를 산정할 있습니다.

 

미국의 Lucent v. Gateway 사건에서 침해제품은 MS Outlook 제품인데, 특허발명은 달력에서 특정일자를 선택하는 방법에 대한 것이었습니다. 경우에 전체제품인 MS Outlook에서 부분이 기여하는 정도를 판단하여 Outlook 제품의 판매가에서 손해액을 산정할 있습니다. 미국 AVM Tech v. Intel 사건에서 특허발명은 프로세서 처리속도를 높이면서 사용전력은 절감하는 회로에 관한 것인데 최소판매가능부품은 마이크로프로세서로 결정되었고 법원은 마이크로프로세서 매출액에 특허발명 부분의 기여도를 산정하였습니다.

 

서울중앙지방법원도 2011가합1339 판결에서 침해제품이 ①온로더 장치, 임시탑재장치, 이송장치, 절단장치, 세정장치, 건조반전 장치, 적재장치, 검사장치, 피크 플레이스(Pick & Place) 장치, 오프로더 장치 10 부분으로 나뉘고, 특허권자의 1,2특허가 이송장치에 사용되고, 4특허가 건조반전장치에 해당한 사실을 인정하면서, 피고 제품의 매출액 중에서 1,2,4특허의 기여도를 10% 판단한 바가 있습니다.

 

따라서 전체시장가치를 이용하거나 최소판매가능부품을 이용하여 제품 매출액을 산정하더라도 해당 제품에서 특허발명만으로 이루어져 있지 않은 경우에는 해당 제품에서 특허발명의 기여도를 산정하여야 합니다. 기여도 산정에는 Georgia-Pacific 15 항목과 함께 침해제품의 복잡도, 특허발명의 전체제품에서의 중요도, 특허발명의 부가가치, 관련 산업의 성격 등이 고려되고 있습니다.

 

정회목 변호사

 

 

KASAN_특허침해 손해배상액 계산시의 기여도 산정.pdf

 

 

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작성일시 : 2018.02.22 17:54
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링크 https://www.lawtimes.co.kr/Legal-News/Legal-News-View?serial=122223&kind=AD 기사원문은 아래와 같습니다.

 

특허범죄중점검찰청인 대전지검(검사장 이상호)이 고도의 전문성을 요하는 지식재산권 침해 사건에서 사건 당사자가 직접 기술을 시연하고 그 자리에서 검사가 신문할 수 있는 새로운 변론절차를 도입했다.

 

대전지검 인권·특허범죄전담부(부장검사 김욱준) 24일 특허범죄 사건에서 당사자와 변호인이 직접 쟁점 기술을 시연·설명하고 검사가 기술적 쟁점 등을 신문하는 '원스톱(One-Stop) 특허기술 변론절차'를 도입했다고 밝혔다.

 

대상 사건은 특허범죄 사건 중 기술적 쟁점에 대한 별도의 변론절차 및 신문이 필요하다고 인정되는 사건이다. 당사자나 변호인 등 사건 관계인이 직접 검찰에 신청을 하거나 직권으로 담당검사가 선정할 수 있다.

 

대전지검 관계자는 "최근 5세대 이동통신(5G) 전송 기술, 나노기술과 바이오기술이 융합된 신약개발, 인공지능 등 최첨단 기술이 비약적으로 발전해 기술적 쟁점에 대한 별도의 변론절차가 필요하다는 판단에 따라 새로운 절차를 마련했다"고 설명했다.

 

특허기술 변론절차에 참가하는 당사자들은 사건에 대해 자유롭게 프리젠테이션을 할 수 있으며, 기자재를 이용해 별도의 기술시연도 할 수 있다. 담당검사의 진행발언, 사건관계인의 기술설명 및 변론, 담당검사의 질문과 사건관계인의 답변 순으로 변론절차가 진행된다. 특히기술적 쟁점 정리당사자들의 기술설명 및 변론전문가 자문피의자신문대질조사 등 모든 수사과정을 한 기일에 진행해 수사의 신속성과 정확성도 담보했다.

 

새 변론절차에 참여한 한 변호사는 "충분한 시간과 공간이 확보된 상태에서 사실관계를 설명하고 피해자의 입장과 의견을 개진할 수 있는 기회가 생겨 좋았다" "제조기술의 경우 공간적·시간적 제약 때문에 변론에 현실적인 제약이 많았는데, 새 절차로 직접 기술을 시연하고, 기술이 어떻게 이뤄지는지 구체적으로 설명할 수 있어 변론권 향상에 많은 도움이 될 것으로 보인다"고 말했다.

 

권정훈(48·사법연수원 24) 대전지검 차장은 "특허권 침해 여부에 대한 신속하고 전문적인 수사를 통해 기업의 특허권을 보호하고 전문적이고 정확한 특허 범위 판단을 통해 기업의 자유로운 기술적 창작 활동을 도모하겠다" "새 변론절차가 원활히 시행될 수 있도록 수시로 이행 상황을 점검해 사건 관계인과 변호사 등의 애로사항이 반영되도록 정비하고, 주기적으로 진행 상황과 성과를 분석해 제도 확대 시행 여부를 검토할 예정"이라고 했다


2015
11월 검찰은 지식재산권 침해 사건에 대한 신속한 권리구제와 분쟁해결을 도모하고 관련 수사역량을 강화하기 위해 대전지검을 특허범죄중점검찰청으로 지정했다. 이에 따라 2015 62건에 불과하던 대전지검의 특허법 위반, 영업비밀유출 등 특허범죄 사건이 1년 만인 2016 253건으로 늘어나 4배 이상 증가했다.”

 

작성일시 : 2017.10.26 15:00
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1. 소극적 권리범위확인심판의 확인대상발명

 

소극적 권리범위확인심판에 대해서는 단정적으로 언급하기 어려운 난제가 많습니다. 확인대상발명도 풀기 어려운 난제입니다. 확인대상발명이란 용어 자체가 다른 나라 어디에서도 그 사례를 찾아볼 수 없는 개념입니다. 우리나라의 심결, 판결, 자료를 제외하고는 참고할 만한 판결이나 연구논문을 보지 못했습니다.

 

위 특허법원 판결은 소극적 권리범위확인심판 관련 쟁점을 상세하게 설시한 중요한 판결로 보입니다. 판결문을 꼼꼼하게 읽어 보시기 바랍니다. 현행법령과 판례에 따른 판결이지만, 소극적 권리범위확인심판의 확인대상발명을 심판청구서에 기재된 추상적 발명을 대상으로 한정한 점에서 구체적 분쟁의 해결과는 일정한 거리가 발생하는 결과는 피할 수 없었습니다. 제도의 본질적 한계로서 해결하기 어려운 난제입니다. 지식이 아니라 지혜, 형식적 논리보다 사회적 합의가 필요한 쟁점이 아닌가 생각합니다.

 

2. 객관적 기술내용

 

특허발명의 명세서에는 소라페닙 토실레이트의 다형체 I은 그 융점이 223-231°C로서 다형체 III에 비해 훨씬 융점이 높고, 다형체 III은 약 187-190°C 사이에서 용융되어 재결정화되고, 이렇게 재결정화로 형성된 결정은 223-231°C에서 다시 용융되는 것으로 기재되어 있는 사실, 이와 같이 소라페닙 토실레이트 다형체 III은 열을 가하면 다형체 I로 변환을 일으키는 반면, 다형체 I은 그러한 변화가 없는 것으로 알려진 사실, 다형체 I, III을 슬러리 실험으로 0°C, 25°C (RT: 실온), 80°C에서 1주일간 방치한 후 X선 회절로 분석한 결과, 모두 다형체 I로 전환된 것으로 확인된 사실, 다형체 III 시료로 슬러리 실험을 추가로 실시하여 라만 분광법으로 분석한 결과, 모든 시료에서 소라페닙 토실레이트 다형체 I의 특징적인 피크들이 나타나 다형체 I로 모두 전환된 것으로 확인된 사실을 인정할 수 있다.

 

정제의 연속 생산을 위한 제조경로는 공급, 블렌딩 및 정제화를 공통적으로 포함하고 밀링과정과 정제화 과정에 각각 분쇄압과 압축력이 가해지는 사실, 고형제제의 제조 과정에서 약물이 열, 압력, 수분, 건조에 노출되면 약물의 결정형 변환이 촉진될 수 있는 사실, 고형제제의 제조 과정 중 밀링 과정에서 라미티딘 염산염, 파모티딘 및 인도메타신과 같은 소분자 약물의 다형체 변환을 일으키는 것으로 알려져 있는 사실, 파모티딘 결정형 B를 분쇄하면 그 결정성이 감소될 뿐만 아니라 입자의 크기도 줄어들어서 결정형 A로의 변환이 일어나기 쉬운 사실, 라니티딘 염산염의 결정형 1 2를 다양한 온도 및 다양한 시간 동안 각각 밀링한 결과, 180분 및 120분 동안 12℃ 및 35℃에서 밀링한 경우 결정형 1이 결정형 2로 변환되는 것이 관찰된 사실을 인정할 수 있다.

 

3. 당사자 주장의 요지  

 

특허권자의 주장: 확인대상발명의 소라페닙 토실레이트 다형체 III은 확인대상발명을 실시하는 과정 중에 약물이 받는 열, 압력, 건조 및 수분 등의 노출로 인하여 다형체 중에서 열역학적으로 가장 안정한 다형체 I로 변환될 가능성이 높아서 확인대상발명은 다형체 I을 포함하고 있거나 포함할 가능성이 매우 높고, 소라페닙 토실레이트 다형체 III이 다형체 I로 변환될 수 있음은 실험으로도 확인되었으므로, 확인대상발명의 다형체 III은 정제로 제조하여 실시하는 과정 중에 일부가 다형체 Ⅰ로 전환될 것이 명백하다. 따라서 확인대상발명이 소라페닙 토실레이트 다형체 Ⅰ을 조금이라도 포함하는 이상 이 사건 제1, 5항 내지 제8항 발명의 권리범위에 속한다.

 

소극적 권리범위확인심판 청구인의 주장: 심판청구서에서 확인대상발명으로 특정한 결정형에 한정하여 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단해야 한다. 특허권자가 주장하는 발생가능한 다른 결정형은 더 이상 확인대상발명이라 할 수 없다.

 

4. 특허법원 판결요지

 

권리범위확인심판은 권리의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것이어서 특허권 권리범위확인심판 청구의 심판대상은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명이라고 할 것이고(대법원 1991. 3. 27. 선고 90373 판결 등 참조), 소극적 권리범위확인심판에서는 심판청구인이 현실적으로 실시하는 기술이 심판청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명과 다르다고 하더라도 심판청구인이 특정한 발명이 실시가능성이 없을 경우 그 청구의 적법 여부가 문제로 될 수 있을 뿐이고, 여전히 심판의 대상은 심판청구인이 특정한 확인대상발명을 기준으로 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 한다(대법원 2010. 8. 19. 선고 20072735 판결 등 참조).

 

위 법리에 비추어 이 사건에 관하여 보건대, 이 사건 심판청구에서 피고가 특정한 확인대상발명은 소라페닙 토실레이트의 결정다형 및 이를 포함한 약제학적 조성물이고, 그 결정다형은 다형체 Ⅲ이므로, 특허심판원으로서는 피고가 특정한 확인대상발명의 설명서 및 도면에 특정된 확인대상발명인 다형체 Ⅲ을 대상으로 삼아 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있을 뿐이고, 확인대상발명을 실시하는 동안에 결정형이 전환될 경우 이는 더 이상 심판청구인이 특정한 확인대상발명이라고 할 수 없다.

 

특허권자 원고는, 이 사건 심판청구인인 피고가 확인대상발명이 어떠한 경우에도 소라페닙 토실레이트 다형체 Ⅰ을 전혀 포함하지 않는다는 사실을 입증하여야 함에도 피고는 이에 관한 입증을 다하지 않았다고 주장한다.

 

살피건대, 이 사건 심판청구에서 피고가 특정한 확인대상발명은 소라페닙 토실레이트의 결정다형 및 이를 포함한 약제학적 조성물이고, 그 결정다형은 다형체 Ⅲ이므로, 이 사건 심판청구인 피고는 확인대상발명의 결정다형이 이 사건 특허발명의 결정다형과 동일하지 않은 사실을 입증할 책임이 있을 뿐이지, 피고가 확인대상발명의 설명서 및 도면에서 확인대상발명의 결정다형으로 특정하지 않은 다형체 Ⅰ과 관련하여 확인대상발명이 소라페닙 토실레이트 다형체 Ⅰ을 전혀 포함하지 않는다는 사실을 입증할 책임이 있다고 보기는 어렵다.”

 

KASAN_소라페닙 결정형 특허 소극적 권리범위확인심판.pdf

 

 

작성일시 : 2017.10.23 11:00
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과거에 특허법의 권리범위확인심판에 대해 치열한 논쟁이 있었습니다. 특히 소극적 권리범위확인심판에 본질적으로 해결하기 어려운 문제점이 있습니다. 대표적 예를 들면, 특허권자가 침해소송을 할 생각도 없는 상황 또는 실시기술이 특허권리범위에 속하지 않는다는 점이 명백하기 때문에 특허권자가 특허침해소송을 제기할 가능성이 없는 상황에서 제기되는 소극적 권리범위확인심판이 적법한 심판청구인지 문제됩니다.

 

상식적으로 "확인의 이익"이 없으므로 부적법한 심판청구로 각하될 것으로 생각할 수 있지만, 현재 특허심판원 심결이나 법원 판결은 다릅니다. 다양한 이유를 들어 확인의 이익을 폭 넓게 인정합니다. 대부분 본안을 심리하는 태도를 취합니다.

 

의약품의 허가특허연계제도에서 문제점이 더욱 선명하게 부각됩니다. 특허권자가 특허권리 행사나 특허침해금지소송을 제기할 것으로 예상할 수 없는 상황에서, 또는 더 심한 경우로는 특허비침해가 명백하여 특허침해소송을 제기할 가능성이 전혀 없는 상황에서도 수많은 소극적 권리범위확인심판이 제기되고 있고, 특허심판원은 그것을 적법한 심판청구로 인정한 후 확인을 구하는 대상이 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 본안심결을 합니다.

 

여기서 소극적 권리범위확인심판은 특허권행사와 무관하게 허가특허연계제도의 우선판매품목허가를 신청하기 위한 심결을 확보하는 수단입니다. 특허권 보호와 상관 없이 특허권자가 아닌 일반 청구인에게 특정 권리를 부여하는 효과를 갖는다면 특허법상 제도의 본래 취지를 벗어난 것입니다.

 

소극적 권리범위확인심판의 피심판청구인 특허권자의 입장에서 보면, 특허비침해가 분명한 경우라면 굳이 "확인의 이익" 흠결을 주장해야 할 이유가 없습니다. 승소한다고 해도 어차피 특허권 행사가 가능하지 않는데, 굳이 적극적으로 대응할 이유가 없기 때문입니다.

 

이와 같은 심결로 심판청구인이 우선판매품목허가 권리를 획득하면 반사적으로 제3자는 그 기간 동안 경쟁품을 판매할 수 없는 불이익을 받습니다. 그런데 제3자는 그와 같은 심결에 대해 다툴 수 없습니다. 심지어 특허권자와 심판청구인이 짜고 심결을 받더라도 마찬가지입니다.

 

권리범위확인심판은 심판청구요건으로서 확인의 이익을 필요로 한다는 점에서 확인의 소와 같습니다. “확인의 소는 원고의 법적 지위가 불안·위험할 때에 그 불안·위험을 제거함에는 확인판결을 받는 것이 가장 유효·적절한 수단인 경우에 인정되고, 이행을 청구하는 소를 제기할 수 있는데도 불구하고 확인의 소를 제기하는 것은 분쟁의 종국적인 해결 방법이 아니어서 확인의 이익이 없다(대법원 2008. 7. 10. 선고 200541153 판결, 대법원 1995. 12. 22. 선고 955622 판결, 대법원 2006. 3. 9. 선고 200560239 판결 등 참조)”는 확립된 법리가 있습니다.

 

앞에서 설명한 사안에서는 심판청구인에게 특허권자와 관계에서 법적 지위가 불안, 위험할 때라는 요건을 충족된다고 할 수 있을지 심히 의심스럽습니다. 심결을 이용하여 우선판매품목허가를 획득하는 것이 특허권자와 사이에 존재하는 법적 불안, 위험을 제거하는 유효 적절한 수단으로 보기도 어려울 것입니다. 누구도 쉽게 풀기 어려운 난제에 대해 대법원의 지혜로운 판결을 기대합니다.

 

KASAN_소극적 권리범위확인심판의 심판청구 요건 확인의 이익 쟁점.pdf

 

 

작성일시 : 2017.10.23 10:00
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권리범위확인심판은 법리적으로 다양한 난제가 있습니다. 그 중 하나는 확인대상발명이 공지기술과 동일하거나 유사하여 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 자유실시기술 주장입니다.

 

확인대상발명이 특허발명과 실질적으로 동일한 경우라면, 자유실시기술 주장은 곧 특허발명의 신규성 또는 진보성 흠결을 주장하는 것과 같습니다. 대법원 판례는 권리범위확인심판에서 특허발명의 진보성 흠결 주장은 허용되지 않는다는 입장입니다. 따라서, 권리범위확인심판에서 자유실시기술 주장이 허용될 수 있는지 문제되는 것입니다.

 

최근 특허법원은 확인대상발명이 대상 특허의 문언침해를 구성하는 경우 자유실시기술 주장은 허용되지 않는다고 판결하였습니다. 현행 심판실무에 큰 변화를 초래할 중요한 판결로 생각합니다. 특허심판원에서 즉각 위 판결내용을 심판실무에 도입할 수도 있다 생각합니다.

 

위 특허법원 판결 중 관련 법리설시 부분을 인용하면 다음과 같습니다.

 

"확인대상발명이 이 사건 제1항 발명에 대응되는 구성만으로나 구성 전체로나 자유실시기술에 해당하여 이 사건 제1항 발명과 대비할 필요 없이 그 권리범위에 속하지 않는다고 주장한다.

 

살피건대, 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 공지의 기술만으로 이루어지거나 통상의 기술자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있으면 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 자유실시기술의 법리는 특허발명이 애당초 특허를 받을 수 없었던 부분까지 균등론을 적용하여 권리범위를 확장하는 것을 제한하기 위한 것이므로, 확인대상발명이 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 전부를 그대로 포함하고 있어 특허발명의 권리범위를 문언 침해하는 경우에는 적용되지 않는다.

 

또한, 이러한 자유실시기술의 법리는 위에서 본 것처럼 대비되는 특허발명의 관계에서 자유롭게 실시될 수 있다는 것이므로, 확인대상발명의 자유실시기술 해당 여부는 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 대응되어 균등론으로 확장된 권리범위의 속부 여부에 영향을 미치는 구성을 기준으로 판단하면 되고, 특히 권리범위확인심판절차에서 확인대상발명이 특허발명의 권리범위를 문언 침해하는 경우에 확인대상발명이 공지의 기술로부터 쉽게 실시할 수 있다며 자유실시기술의 법리를 적용하는 것은 실질적으로 권리범위확인심판절차에서 허용되지 않는 특허발명의 진보성 여부를 판단하는 것과 다름없다는 점에서도 부당하다.

 

이 사건에서는 앞서 본 바와 같이 이 사건 확인대상발명이 이 사건 제1항 발명의 구성을 모두 그대로 포함하여 그 권리범위를 문언 침해하고 있어서 자유실시기술의 법리가 적용될 수 없다."

 

KASAN_권리범위확인심판에서 자유실시기술 주장이 특허발명의 진보성 흠결 특허무효 주장과 실질적으로 동일한 경우 불

 

 

작성일시 : 2017.10.23 09:00
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카스포펀진 아세테이트 주사제 조성물 특허발명을 “~ 약제학적으로 허용되는 pH를 제공하는 데 유효한 아세테이트 완충액의 약제학적으로 허용되는 양(c)포함하는으로 기재되어 있는 특허에 대한 소극적 권리범위확인심판에서,

 

그 확인대상발명을 “~ 약제학적으로 허용되는 pH를 제공하는 데 유효한 시트레이트 완충액의 약제학적으로 허용되는 양(c)포함하는 것”으로 기재한 특정한 사안입니다.

 

특허법원은 위와 같은 확인대상발명을 아세테이트 완충액을 포함하는지는 명시적으로 기재하고 있지 않고, “어떤 구성요소들을 포함하는”이라는 개방형 형식으로 기재되어 아세테이트와 같은 다른 완충액이 포함되는 것을 배제하지 않는 것으로 특정되어 있어서 약제학적으로 허용되는 pH를 제공하는 데 유효하고 약제학적으로 허용되는 양의 아세테이트 완충액을 포함하거나 포함하지 않을 수 있고,

 

그에 따라 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하거나 속하지 않을 수 있으므로, 이 사건 제1항 발명과 대비하여 차이점을 파악할 수 있을 정도로 구체적으로 특정되었다고 할 수 없다고 판결하였습니다.

 

, “어떤 구성요소들을 포함하는”이라는 개방형 형식으로 기재된 경우에는 명시적으로 기재된 구성요소 전부에 명시적으로 기재되지 아니한 다른 구성요소를 추가하더라도 그 기재된 “어떤 구성요소를 포함하는“이라는 사정에 변함이 없어서 명시적으로 기재된 구성요소 이외에 다른 구성요소를 추가하는 경우까지도 이 사건 확인대상발명의 기술적 범위로 하는 것이므로(대법원 2012. 3. 29. 선고 20102605 판결 참조), 이 사건 확인대상발명은 아세테이트와 같은 다른 완충액이 포함되는 것을 배제하지 않는 것으로 특정되어 있다고 판단하였습니다.

 

KASAN_소극적 권리범위확인심판의 확인대상발명 특정.pdf

 

 

작성일시 : 2017.10.23 08:00
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특허실무자라면 반드시 한번 꼼꼼하게 읽어보기를 권하는 판결입니다. 과거 치열한 논쟁의 대상이었던 권리범위확인심판 제도에 관한 일반적 법리를 잘 설명하고 있는 판결입니다. 섣부른 언급을 자제하고 판결문에서 중요부분을 그대로 인용하면 다음과 같습니다.

 

1. 특허심판 및 심결취소를 구하는 행정소송

 

"특허거절결정에 대한 불복심판은 ‘특허거절결정’이라는 행정처분에 대한, 특허무효심판은 ‘특허결정’이라는 행정처분에 대한 불복의 성격을 갖는다는 점에서 행정심판제도의 본래의 취지, 즉 특허행정의 통일을 기하고, 소송절차에 이르기 전에 권리의 조기 구제를 추구하고 있다.

 

그러나 권리범위확인심판은 심판의 대상이 되는 별도의 행정처분이 존재한다고 볼 수 없어 ‘행정청의 처분과 관련된’ 권리구제와 무관하고, ‘특허발명의 보호범위’를 확인하는 작용이 특허행정의 통일을 기하는 데 직접적인 도움이 된다고 보기 어렵다.

 

특허법은 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 특허권을 처음부터 없었던 것으로 보고(133조 제3), 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정되었을 때에는 그 정정 후의 명세서 또는 도면에 따라 특허출원, 출원공개, 특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 보며(136조 제8), 특허거절결정에 대한 불복심판이 이유 있다고 인정될 때에는 특허거절결정을 취소하는 것으로 규정하고 있다(176조 제1).

 

그러나, 권리범위확인심판은 그 심결이 확정되어도 특허법 제163조의 일사부재리의 효력이 인정될 뿐 별도로 위와 같은 특허무효심판, 정정심판 및 거절결정에 대한 불복심판과 같은 효력을 인정할 근거가 없다. 권리범위확인심결이 확정되어 일사부재리의 효력이 미치는 경우라도 동일사실 및 동일증거에 의해 다시 ‘심판’을 청구할 수 없을 뿐이고, 심판의 당사자 또는 제3자가 특허권 침해에 관한 소를 제기하는 데 장애가 될 수는 없으므로, 특허권 침해에 관한 소에 별다른 영향을 미치기 어렵다.

 

특허법은 권리범위확인심판제도를 별도로 두고 있기는 하지만 이는 특허발명의 보호범위를 확인해주는 한정적 기능을 수행할 뿐이고, 특허권 침해를 둘러싼 개별 당사자 사이의 권리관계에 관한 최종적인 판단은 특허권 침해에 관한 소에서 다루어지도록 하는 것이 특허법의 기본 구도라고 할 수 있다."

 

2. 확인의 이익

 

"권리범위확인심판청구는 다툼이 있는 권리관계에 대한 확인의 이익이 필요하고, 확인의 이익이 없으면 심판청구를 각하하는 심결을 해야 한다. 확인의 이익은 권리범위확인심판의 적법요건으로 심결시를 기준으로 판단해야 하는데, 위와 같은 권리범위확인심판제도의 특성과 역할에 부합되지 않거나, 당사자들에게 과도하고 불필요한 부담을 주는 경우에는 확인의 이익을 제한적으로 해석할 필요가 있다.

 

권리범위확인심판은 심판청구요건으로서 확인의 이익을 필요로 한다는 점에서 확인의 소와 공통점을 갖고 있다. 확인의 소는 원고의 법적 지위가 불안·위험할 때에 그 불안·위험을 제거함에는 확인판결을 받는 것이 가장 유효·적절한 수단인 경우에 인정되고, 이행을 청구하는 소를 제기할 수 있는 데도 불구하고 확인의 소를 제기하는 것은 분쟁의 종국적인 해결 방법이 아니어서 확인의 이익이 없다(대법원 2008. 7. 10. 선고 200541153 판결, 대법원 1995. 12. 22. 선고 955622 판결, 대법원 2006. 3. 9. 선고 200560239 판결 등 참조).

 

또한 반소청구에 본소청구의 기각을 구하는 것 이상의 적극적 내용이 포함되어 있지 않다면 반소청구로서의 이익이 없고, 어떤 채권에 기한 이행의 소에 대하여 동일 채권에 관한 채무부존재확인의 반소를 제기하는 것은 그 청구의 내용이 실질적으로 본소청구의 기각을 구하는 데 그치는 것이므로 부적법하다(대법원 2007. 4. 13. 선고 200540709 판결 등 참조). 확인의 소에 관한 위와 같은 법리는 권리범위확인심판의 확인의 이익을 판단할 때 참고할 수 있다.

 

3. 특허침해금지청구의 소 피고가 방어수단으로 제기한 소극적 권리범위확인심판

 

 

  관련 침해소송

일자

소극적 권리범위확인심판

특허침해금지청구의 소 제기

2014. 2. 27.

 

1심 변론 종결

2015. 3. 3.

 

 

2015. 3. 6.

소극적 권리범위확인심판 청구

1심 판결 선고 (원고 승소)

2015. 4. 7.

 

 

피고 항소 제기

2015. 4. 21.

 

 

2015. 9. 30.

심결(피고의 심판청구 인용 - 비침해)

 

2015. 10. 22.

원고 이 사건 심결취소의 소 제기

서울고등법원 2심 판결 선고(특허권자 원고 패소)

2015. 12. 3.

 

 

 

4. 특허법원 심결취소의 소 판결

 

결론: 침해소송의 피고가 침해소송의 변론종결 당시 재판부의 심증이 자신에게 불리한 것으로 판단하고변론종결 직후에 실시제품과 동일한 확인대상발명을 대상으로 소극적 권리범위확인심판을 청구한 사안에서 이러한 소극적 권리범위확인심판은 아래와 같은 이유로 "확인의 이익이 없다"고 봄. 심결취소 판결

 

판결이유:

 침해소송에 대한 중간확인적 판단을 별도의 절차에서 구하는 것에 불과하여 분쟁의 종국적 해결을 추구할 수 없고, 소송경제에 비추어 유효적절한 수단이라고 할 수 없다.

② 이 사건 소극적 권리범위확인심판을 통해 추가적으로 제거할 법적 지위의 불안, 위험이 남아 있다고 보기 어렵다.

③ 특허법상 허용된 권리실현수단을 정당하게 행사하고 있는 특허권자에게 비용과 시간적으로 과도하고 불필요한 대응의무를 부담시키는 것으로, 발명을 보호장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지하고자 하는 특허법의 목적에 부합된다고 볼 수 없다.

④ 특허권 침해에 관한 소에서 불리한 판결을 받을 것이 예상되거나, 불리한 판결을 받은 당사자가 제기한 소극적 권리범위확인심판을 허용하게 되면, 특허권 침해에 관한 소의 재판결과에 대한 사실상의 회피수단을 묵인, 용인하는 결과가 된다.

⑤ 궁극적으로 특허권 침해금지청구권의 유무에 대한 판단은 법원의 권한이라는 점에서 특허권 침해금지에 관한 소를 통해 권한행사가 이루어지고 있는 중에 행정심판인 소극적 권리범위확인심판을 허용하는 것은 사법부와 행정부의 권한배분의 원칙에 반하고, 그 입법례를 찾아보기 어렵다.

⑥ 주장, 증명책임에 따라 특허권 침해에 관한 소와 심판의 결과에 모순, 저촉의 위험이 있는바, 이를 방치하게 되면 특허제도와 특허소송절차에 대한 신뢰를 해할 수 있다.

 

KASAN_권리범위확인심판 관련 법리.pdf

 

 

작성일시 : 2017.10.23 07:00
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특허 침해 소송에서는 증거 확보가 우선되어야 합니다. 그 이유는 특허 침해 소송을 제기하려는 자가 상대방의 특허 침해 행위를 입증하여야 할 책임이 있기 때문입니다. 다만 침해 사실을 입증할 자료가 상대방에게 존재하는 경우에는 이를 수집하여 침해 행위를 입증하기가 어렵습니다. 따라서 금번 포스팅에서는 이와 같은 경우에 이용할 수 있는 제도 중 하나인 증거 보전 신청 제도를 설명 드리겠습니다.

 

증거 보전 신청은 특허 침해 소송 제기 전단계에서 증거를 미리 수집할 수 있는 절차입니다. 증거 보전이란 소송 전 또는 소송 중에 특정의 증거를 미리 조사해 두었다가 본안소송에서 사실을 인정하는 데 사용하기 위한 증거조사방법 입니다. 소송 절차 내에서 정상적인 증거조사를 할 때까지 기다려서는 증거를 본래의 사용가치대로 사용하는 것이 불가능하게 되거나 곤란하게 될 염려가 있는 증거를 미리 조사하여 그 결과를 보전하여 두려는 판결절차의 부수절차 입니다(민사소송법 제375).

 

증거보전은 미국식 공판전의 증거개시제도(Pretrial Discovery)가 없는 우리나라 법제 하에서 소송 전 증거수집 제도로 이용될 수 있고, 당사자 한 쪽의 지배영역 내에 있는 증거의 내용을 상대방 당사자에게 알리는 증거 공개 기능도 가집니다.

 

요건에 있어서 증거보전의 대상이 되는 것은 모든 증거방법 입니다. 따라서, 증인신문, 감정, 서증조사, 문서제출명령, 검증은 물론 당사자신문도 가능합니다. 특허침해소송의 경우에는 제품에 대한 검증, 제품의 설계도 및 사양서에 대한 서증 조사 등이 가능합니다.

 

다만 미리 증거조사를 하지 아니하면 그 증거를 사용하기 곤란할 사정이 있어야 합니다(민사소송법 제375). 따라서 증거가 소멸되고 있어 조사가 불가능하게 될 경우는 물론이고, 시간의 경과에 따라 조사가 더 어렵게 되는 현상이 변경될 염려가 있는 경우도 포함됩니다. 이러한 증거보전을 필요로 하는 사유는 신청인이 이를 소명하여야 합니다(민사소송법 제377조 제2).

 

특허침해소송에 있어서는 상대방의 증거 훼손의 용이성 및 개연성에 대한 입증이 필요합니다. 예를 들어 침해 장치의 설계 변경이 용이하여 침해 증거 훼손이 가능하거나, 다른 심판절차에서 심판이 진행 중이거나 해외에서의 특허 분쟁이 개시되어 설계 변경의 개연성이 높다는 점 등으로 입증할 수 있습니다.

 

이와 같은 보전의 사유가 소명되어야 증거보전신청이 받아들여질 수 있습니다. 다만, 그 증거에 의하여 증명할 사실이 소송에서 중요한 사실인지의 여부는 신청의 허부와는 관계가 없습니다. 그리고 신청 절차에 있어서는, 소제기 전에는 신문을 받을 사람이나 문서를 가진 사람의 거소 또는 검증하고자 하는 목적물이 있는 곳을 관할하는 지방법원에 신청하여야 하고, 그 증거조사비용은 예납해야 합니다.

 

아래는 증거보전신청서의 예시 입니다.

 

 

 

특허 침해 소송의 시작은 증거의 수집입니다. 이때 물품에 따라 회피 설계가 용이하고 단시간 내에 증거 훼손이 가능한 경우가 있습니다. 이러한 케이스에서는 설명 드린 소송 전 증거 보전 신청이 효율적입니다. 즉 지식재산권 소송에서는 침해의 형태에 맞추어 증거를 수집하는 방법을 강구하는 법률 자문을 받는 것이 필수적입니다.

 

김동섭 변호사/변리사(dskim@kasanlaw.com)

 

KASAN_특허침해소송 전단계인 증거보전신청 절차.pdf

 

 

작성일시 : 2017.09.19 17:00
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작성일시 : 2017.09.07 12:30
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KASAN_경쟁력 확보를 위한 특허전략의 개요.pdf

 

 

작성일시 : 2017.09.05 07:00
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KASAN_특허분야 형사처벌 조항 및 기본적 사항.pdf

 

 

 

작성일시 : 2017.08.13 12:30
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지난 328일 블로그에 스프라이셀 신규화합물 특허등록을 취소한다는 EPO opposition 결정과 Appeal Board 결정을 소개하였습니다. 신규 화합물 자체만 청구한 원천특허 + 후속 의약용도 특허 상황 신규 화합물 특허발명의 진보성 불인정 EPO Opposition + Appeal Board Decision 이번에 Appeal Board 결정문(Decision T 488/16)이 공개되었습니다. 참고자료로 첨부해 드립니다.

 

특허등록취소 여부가 다투어진 등록특허 EP 1 169 038의 특허발명은 다음과 같은 신규화합물 자체입니다.

 

 

특허취소의 주된 이유로 신규화합물의 의약용도를 확인하기 전에, 또는 의약용도에 관한 충분한 기재없이 화합물 자체만 기재한 특허출원 명세서는 “Plausibility Requirement” 위반이라는 것입니다. 다소 생소한 용어인 plausible credible과 같은 의미입니다. 우리 특허법리로 보면 발명의 미완성 또는 광의 기재불비에 대응된다고 볼 수 있습니다.

 

EPO 심판부는 신규화합물 특허명세서의 기재가 plausible 하지 않다면 그것은 곧 신규화합물의 효과를 평가할 수 없는 것으로 귀결되어, 결국 신규화합물의 진보성 inventive step 흠결이라는 판단입니다.

 

우리나라에도 대응특허가 등록되어 있습니다. 공부삼아 사실관계와 판단이유를 한번 읽어 보시기 바랍니다.

 

첨부: EPO Appeal Board Decision

EPO T 16 488 Appeal Decision_Sprycel case .pdf

 

 

 

작성일시 : 2017.08.08 17:00
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Wisconsin Alumni Research Foundation v. Apple, Inc., No. 14-CV-062-WMC (W.D. Wisc.) 사건의 2017. 7. 25. 선고 판결문(judgment)을 첨부해 드립니다. 1심 법원이 최종 판결한 손해배상금액이 $506,084,992.66(대략 57백억원)입니다. 우리나라에서는 상상할 수 없는 진짜로 딴 나라 소식입니다. 특히 대학보유 특허로 그 같은 거액의 손해배상 판결을 받았다는데, 이것이 더 우리나라와는 무관한 딴 나라 얘기처럼 들립니다.

 

Wisconsin Alumni Research Foundation (WARF)는 미국 특허판결에 자주 등장합니다. 특허소송을 통한 특허권 행사에 적극적이라는 표시일 것입니다. 미국대학 중 기술이전 로열티 수입이 많은 대학으로 자주 기사에서 나오기도 합니다.

 

판결이유에 해당하는 2017. 6. 6. Opinion도 첨부합니다. 흥미로운 점은 특허침해를 인정하면서도 현재 및 장래의 특허침해행위의 금지명령(permanent injunction) 청구를 기각했습니다. 대학과 같은 NPE 특허침해금지청구라는 점을 고려한 것으로 보입니다.

 

반면, 장래 계속적 침해행위에 로열티율을 과거 침해부분보다 상향 조정했습니다. 즉 배심이 과거 침해분에 대한 로열티율을 $1.61 per unit로 인정하였고, 특허권자 WARF에서는 그 3배를 주장하였지만, 1심 법원은 배심 평결일 이후 계속 침해행위 부분에 대해서는 과거분에 비해 약 2배에 가까운 $2.74 per unit로 판결하였습니다. 애플은 위 판결에 대해 CAFC에 항소했다고 합니다.

 

첨부: 

 1. Judgment

1_WARF-judgment-7-25-17.pdf

 

2. Opinion

2_opinion_WARFvApple-3-14-cv-00062-wmc-6June2017.pdf

 

 

 

작성일시 : 2017.08.08 15:00
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작성일시 : 2017.08.07 13:00
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작성일시 : 2017.08.06 13:00
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작성일시 : 2017.08.05 13:00
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최근 미국 연방항소법원은 Genband v. Metaswitch (No.2017-1148; Fed Cir. July 10,2017)에서 특허침해 에 따른 금지명령 요건중,  irreparable harm관련 인과관계(Causal Nexus) 기준에 대한 종전 판례의 입장을  명확히 재해석하였다.

 

특허권자인 Genban사는 후발 경쟁업체인 Metaswitch사의 통신관련 제품에 대해 특허침해소송을 제기하였고, 배심원들로부터 특허침해에 따른 손해배상 판정을 받은 후, 법원에 영구금지명령을 신청하 였으나, 1심법원은 원고가 침해행위에 따른 irreparable harm을 입증하지 못했다는 이유로 거절하자, 원고는 항소를 제기하였고, 아래와 같은 사유로 항소법원은 1심 법원에 재심을 명령하였다.

 

미국 연방대법원 판례[eBay Inc. v. MercExchange LLC, 547 U.S. 388, 391 (2006))에 따르면 특허침해소송에서도 일반 금지명령에서 같이 아래 4대요건을 충족시켜야 하는 데,.

(1) 특허권자가 치유불가한 피해를 입었는가? (irreparable harm),

(2) 금전적 손해배상으로는 피해보상이 충분치 않은가?

(3) 특허권자와 침해자간 이해 형평성

(4) 공공의 이익에 반하는가?

 

Irreparable harm 존재여부를 평가함에 있어, 특히, 여러 기능과 부품으로 구성된 복합제품의 경우, 특허 받은 기능과 소비자의 구매 동기간에 인과관계(causal nexus)가 입증되어야 하는 바, 이때 인과관계는 해당 기능이 구매의 유일한 동기 (the exclusive driver for demand)라야만 하는 것은 아니고, 여러 동기중 하나(one of several features for consumer demand) 이면 충족된다고 판시하면서, 1심법원은exclusive driver for demand기준으로 판단한 오류를 범했으므로 파기 환송하고 재심을 명령하였다. , 침해된 특허 기능이 없었다면 구매 선호도가 상당히 감소될 것이라는 정도의 인과관계만 입증되면 irreparable harm요건은 충족된다는 것이 판례상 해석이다.  

 

한편, 특허권자가 침해소송 제기를 상당기간 지연한 사실과, 제소시 임시금지 가처분을 신청하지 않았 다는 사실만으로 금지명령 허가를 거부할 수는 없으나, 제소시기/가처분 신청하지 않은 사유 등은 irreparable harm존재여부를 판단함에 있어 여러 증거들과 함께 종합적으로 고려될 수 있다고 판시 하였다.  

 

*별첨: 판례원문 참조

Genband US LLC v. Metaswitch Networks Corp., No. 2017-1148 (Fed.

금지명령 인과관계기준 판례.pdf

 

이용태 미국변호사

 

 

작성일시 : 2017.08.04 15:00
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작성일시 : 2017.08.04 13:00
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대전지방검찰청2015 11특허범죄 중점검찰청으로 지정되었습니다. 2014년 서울서부지검이 '식품·의약품 안전 중점검찰청'으로, 2015년 서울남부지검이 금융·증권범죄 수사를 전담하는 '금융범죄 중점검찰청'으로 지정된 것과 같습니다.

 

이에 대전지방검찰청은 2016 1월부터 형사 1부에 지식재산권 수사 전담팀을 구성하여 운용 중입니다. 이 전담팀에는 변리사 자격과 지식재산권법 석사 학위가 있고, 관련 분야를 전공한 검사 3명 및 특허심판원 소속 특허수사 자문위원(서기관급) 4, 수사관 등 모두 13명이 배치되었습니다. 그 성과로 2016년 대전지방검찰청에 접수된 특허수사 사건 수가 그 이전해 같은 기간보다 85%가량 증가하여, 특허 검찰청으로 자리를 잡아가고 있습니다. 아울러 적극적인 수사로 동 전담팀은 특허청과 합동으로 3200억원 상당의 위조상품 유통업자를 적발해 2명을 구속하고 20명을 불구속하였습니다. 또한 변리사 자격 없이 특목고 진학용 스펙으로 특허출원을 대리한 발명원장도 적발하였습니다.

 

또한 대전지방검찰청은 특허 관련 노하우 등을 쌓기 위해 특허청·중소기업청 등과 협력을 강화하는 한편, '지식재산연구회를 구성해 격주로 운용하고 있으며, ‘특허소송실무연구회'를 구성하여 전문성 제고를 위한 노력을 기울이고 있습니다.

 

다만, 관할문제가 해결되지 않고 있습니다. 즉 검찰에서 조사받는 피의자는 주거지와 범죄지에서만 기소하도록 규정되어 있습니다. 예를 들어 부산 지역에서 특허 범죄로 기소된 피의자를 대전지검에서 조사하려고 할 때, 피의자가 이를 거부할 경우 강제할 권한이 없습니다. 또한 검찰청 내부에서도 관할권이 집중되는 것에 저항감이 있는 것은 사실입니다. 하지만, 전문성 제고와 효율성 증대를 위해 특허검찰청 관할 집중이 요구되어, 관련법 개정안이 이상민 의원의 발의로 상정되어 있습니다.

 

또한, 2016 6시한부 기소중지 제도가 폐지되었습니다. 이 제도는 관련 특허심판이나 특허소송 등이 확정될 때까지 형사사건을 기소중지하는 제도입니다. 즉 특허에 대한 형사사건이 개시되어도, 관련 특허심판 및 민사 특허 소송이 종결된 이후 수사를 재개시하는 제도입니다. 하지만 이 제도가 폐지됨으로써, 특허소송이 종결되지 않은 상태에서도 형사사건의 수사가 개시될 수 있습니다. 이에 대하여 대검찰청은 지식재산권 침해를 신속하고도 강력하게 수사하여 피해를 보상한다는 강력한 의지를 표시한 것이라고 밝혔습니다.

 

그러므로, 특허침해 형사사건의 경우 먼저 대전지방검찰청 내지 경찰청에 고소장을 접수할 수 있습니다. 다만 피의자가 자신의 주거지에서 수사를 받기 원하여 이송 신청을 하는 경우 이를 강제할 방법은 없습니다. 따라서 일단 피의자 주거지와 범죄지에 고소장을 접수한 뒤에 특허범죄 중점검찰청으로 지정된 대전지방검찰청에 송치를 위한 신청을 하는 방안도 고려해볼 수 있습니다.

 

김동섭 변호사, 변리사

 

첨부 : 151116_보도자료(특허범죄_중점_검찰청_지정)-대전지검

151116_보도자료(특허범죄_중점_검찰청_지정)-대전지검.pdf

대전지방검찰청 ‘특허범죄 중점검찰청’ 지정 및 특허침해 형사 사건 관할.pdf

 

 

 

작성일시 : 2017.08.04 09:00
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작성일시 : 2017.08.03 13:00
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작성일시 : 2017.08.02 13:00
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의약용도발명의 명세서 기재요건에 관한 법리는 명확합니다. 그러나 구체적 사례에서 명세서 기재요건 위반여부를 판단하는 것은 쉽지 않습니다. 특히 정신병 영역에서는 더욱 쉽지 않다고 봅니다.

 

아리피프라졸 화합물 자체와 그 정신병 치료효능은 오래전부터 잘 알려진 공지기술입니다. 그 상황에서 여러 정신병 중 조증과 우울증의 양쪽을 오가는 양극성 장애(bipolar)에도 아리피프라졸이 치료 효능이 있다는 것을 새로 발견하여 별개의 특허로 출원, 등록한 것입니다.

 

그런데 위와 같은 공지물질 아리피프러졸의 새로운 치료용도에 대한 명세서 기재가 특허법상 요구되는 명세서 기재요건을 충족하는 못하였다는 특허무효심판이 청구된 사안입니다.

 

무효주장의 핵심 포인트는 공지물질 아리피프라졸이 양극성 장애와 관련된 D2 수용체에 작용하는 길항물질인 점은 알려져 있으나 수용체 수준은 넘어서 양극성 치료효과를 직접적으로 확인하는 구체적 데이터도 기재되어 있지 않고, 양극성 장애 치료에 관한 약리기전도 명확하게 밝혀지지 않았다는 것입니다. 반면, 특허권자는 그 약리기전이 이미 밝혀진 경우라서 수용체 레벨의 데이터만으로도 충분하다고 주장하였습니다. 

 

특허심판원은 위 사안에서 의약용도발명의 명세서 기재요건을 충족한 것으로 판단하여 특허무효 주장을 받아들이지 않았습니다. 그러나 특허법원은 견해를 달리하여 의약용도발명에 대한 명세서 기재요건을 위반하여 특허무효라고 판결하였습니다. 동일한 명세서 기재내용을 두고 특허심판원과 특허법원이 달리 판단한 것입니다. 정신병 영역에서 의약용도발명을 기재하는 정도를 판단하는 것이 쉽지 않다는 점을 보여주는 것입니다.

 

첨부한 특허법원 판결문을 꼼꼼하게 읽어 보시기 바랍니다. 의약용도발명의 약리효과 기재요건, 특히 정신병 영역에서의 약리효과 기재 정도를 상세하게 설시하고 있습니다. 그런데 판결문을 읽고 나서도 여전히 기재요건 판단이 쉽지 않다고 생각하더라도 별로 이상하지 않습니다.

 

-      특허법원 판결요지

이 사건 특허발명이 구 특허법 제42조 제3항에서 정한 명세서 기재요건을 충족하기 위해서는 양극성 장애 환자에 대하여 아리피프라졸이 D2 수용체 길항제이면서 동시에 5-HT1A 수용체 작용제로서 이를 투여하는 경우 조증 삽화/우울 삽화/혼재 삽화에 대한 치료효과가 있다는 점 및 위 각 삽화의 치료와 동시에 다른 증상으로의 전환 또는 다른 증상의 발현을 억제하기 위한 효과가 있다는 것이 그 명세서에 약리데이터 등이 나타난 시험예로 기재되거나 이를 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재되어야 할 것이나,

 

이 사건 특허발명의 상세한 설명 기재만으로는 투여량의 범위, 구체적인 투여방법, 투여대상이 된 환자의 전체 수, 투여 전과 투여 후의 상태를 비교하여 양극성 장애의 치료효과를 얻었다고 판단한 근거 등을 알 수 없어, 약리데이터 등이 나타난 시험례 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적인 기재가 있다고 볼 수 없다

 

다만 이 사건 특허발명의 우선일 전에 위 각각의 경우 위와 같은 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 있다면, 위와 같은 약리 효과가 있다는 것이 구체적으로 기재되어 있지 않다 하더라도 명세서 기재요건을 충족하지 못한 것이라고 할 수는 없으므로 이를 살피건대,

 

이 사건 특허발명의 우선일 이전에 5-HT1A 수용체 작용제의 우울증 치료효과에 대한 약리기전 및 D2 수용체 길항제의 조증(단극성) 치료효과에 대한 약리기전은 각각 명확하게 밝혀져 있었다고 볼 수 있으나, 약물의 ‘양극성 장애 치료효과’에 대한 약리기전이 명확하게 밝혀져 있었다고 보기는 어렵다.

 

나아가 약리기전이란 약물이 생체 내에서 어떠한 효소 또는 수용체와 결합하여 어떠한 생화학 작용을 일으키는지에 관한 생리활성작용을 나타내는 것이므로 약리기전은 질병의 진단이나 처방 또는 치료효과의 달성과 구분되는 개념이어서 설령 단극성 우울증과 양극성 우울증에 대하여 공통적인 치료수단을 적용하여 치료효과를 얻었다고 하더라도 ‘단극성(주요) 우울증 치료효과에 대한 약리기전’이 ‘양극성 우울증 치료효과에 대한 약리기전’ 동일하여 명확히 밝혀진 것이라고 보기에는 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다.

 

뿐만 아니라 아리피프라졸의 양극성 장애의 치료 또는 유지라는 약리효과가 명확히 밝혀져 있었다고 보기도 어려우므로, 이 사건 특허발명은 의약의 용도발명으로서 구 특허법 제42조 제3항에 정한 명세서 기재요건을 충족하지 못하였다고 할 것이다.” 

 

첨부: 특허법원 2017. 7. 21. 선고 20168414 판결

특허법원 2016허8414 판결.pdf

Aripiprazole의 다양한 정신병 적응증 중 양극성 장애 치료용도발명 .pdf

 

 

작성일시 : 2017.08.02 09:25
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작성일시 : 2017.08.01 13:00
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작성일시 : 2017.07.31 13:00
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작성일시 : 2017.07.30 13:00
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작성일시 : 2017.07.29 13:00
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작성일시 : 2017.07.28 13:00
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작성일시 : 2017.07.27 13:00
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미국에서 특정소송사건 당사자가 아닌 제3자가 그 사건에 대해 법원에 제출하는 의견서를 amicus curiae brief라고 합니다. 우리나라 소송제도에는 없는 특이한 절차입니다. 라틴어인 amicus curiae "friend of the court"라는 의미입니다. 사건의 당사자가 아니고 법원을 돕기 위해 필요한 정보를 제공하거나 조언을 한다는 의미입니다.

 

특정사건에서 변호사협회, 해당분야의 학회, 특정 대학교수 또는 교수모임 등 중립적 전문가들 뿐만 아니라 동종업계 회사 등 이해관계자들도 의견서를 제출할 수 있습니다. 법무부나 정부 해당부서 등에서도 의견서를 제출하는 경우도 있습니다.

 

amicus curiae brief 내용은 정책방향에 관한 의견, 특정 쟁점에 관한 법리에 관한 의견도 있지만, 해당 사건의 사실관계 또는 배경기술을 설명하는 의견서도 있습니다. 물론, 한쪽 당사자의 주장을 지지하고 승소판결을 해달라고 요청하거나 판결이 잘못되었으니 파기해 달라는 의견도 있습니다.

 

미국법원은 원칙적으로 amicus curiae brief를 반드시 읽고 사건 심리에 반영해야 할 법적 의무는 없습니다. 정부에서 제출한 amicus curiae brief를 제외하고는 아예 읽어보지도 않고 무시해도 위법하지 않습니다. 말 그대로 참고자료에 불과합니다.

 

그럼에도 불구하고, 사회적으로 민감한 사안, 어려운 법리가 개입된 쟁점, 기술내용이 어려운 사건, 정책적 판단이 중요한 사안 등에서는 관련 분야의 전문가들의 의견, 단체나 협회에서 수렴한 여론이 사건의 심리에 상당한 영향을 미친다고 생각합니다. 적어도 판사가 이를 완전히 무시하는 것은 어려울 것입니다.

 

물론 여론재판이 옳다는 것은 아니지만 사회적으로 중요하고 어려운 쟁점일수록 폭넓은 의견을 듣고 참고한다면 보다 타당하고 정확한 판결에 이를 수 있을 것입니다. 그와 같은 과정을 통해 최선의 판결을 하려고 노력하는 것 자체는 바람직하다 싶습니다.

 

참고로 중요사건의 경우 미국 CAFC에서는 구성원 재판관 전원이 심리와 결정에 참여하는 en banc 재심리제도를 두고 있습니다. 이것도 중요한 쟁점에 대해 조금이라도 나은 판결을 도출하려는 노력입니다.

 

우리나라 특허심판원에서 운영하는 5인 심판관 구성의 확대심판부, 특허법원의 특별재판부도 미국 en banc와 동일한 취지의 제도일 것입니다. 여기서 한걸음 더 나아가서, 관련 정부부처, 협회 등 단체, 대학교수 등 학술 연구자, 동종업계 회사 등 산업계 의견까지 공식적으로 청취할 수 있는 여론수렴 수단인 amicus brief 제도의 도입까지도 고려해볼만 하지 않을까 생각합니다.

 

KASAN_미국법원이 재판의 쟁점에 관한 정부부처 입장, 전문가 의견, 업계의 여론을 청취하는 방법.pdf

 

 

 

작성일시 : 2017.07.25 09:07
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미국연방대법원의 상고심 소송절차는 우리나라와는 상당히 다릅니다. 미국연방대법원 상고심 소송절차를 거치는지 등을 관련 사항을 간략하게 정리합니다.

 

1. 상고허가신청 - Petition for a writ of certiorari

 

항소심 판결에 불복하는 자는 최종 판결일로부터 90일 이내에 상고허가신청서 petition for certiorari를 제출해야 합니다.

 

2. 상고허가신청 심리 및 결정

 

미연방대법원 9명의 대법관 전원이 심리 및 결정에 참여하고, 9명 중 4명이 찬성하면 상고를 허가합니다. (소위 Rule of 4라고 합니다) 다만, 수천건에 이르는 상고허가신청을 대법관 9명 전원이 모두 검토하기 어렵기 때문에, 우리나라 재판연구관에 해당하는 대법관 로클럭으로써트 풀(Cert pool)’을 구성하여 기록검토 및 보고서를 작성하여 대법관들에게 제출하면, 이를 우선 검토한 후 필요한 경우 관련 기록을 보는 방식으로 심리하여 표결한다고 합니다. 통상 상고허가신청 중에서 대략 1~2% 정도만이 상고허가를 받는다고 합니다.

 

상고허가신청이 기각되면, 하급심 판결은 확정됩니다. 상고허가를 받은 경우에는 하급심 법원에 소송기록을 모두 대법원에 보내라는 a writ of certiorari를 내립니다. 그 후 상고심 재판절차가 진행됩니다.

 

3. 상고심 절차 및 판결

 

미연방대법원 9명의 대법관 전원이 사건 심리와 판결에 참여합니다. 당사자의 준비서면 제출 후, 각 당사자가 9명의 대법관 앞에서 30분씩 구술변론을 합니다. 당사자가 제출한 서면뿐만 아니라 구술변론 음성녹음 파일과 녹취록도 웹사이트에 공개하므로 누구든지 볼 수 있습니다. 미연방대법원 대법관 9명 전원의 심리 및 투표를 통해 판결하고, 다수 의견뿐만 아니라 소수 의견도 상세하게 판결문에 기재합니다.

 

KASAN_미국연방대법원 상고심 절차.pdf

 

 

작성일시 : 2017.07.21 11:00
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