특허침해__글62건

  1. 2024.03.08 반도체, 디스플레이 제조장비의 소모부품의 간접침해 판단, 정품 장비의 특허소진 확장 적용 불인정: 특허법원 2024. 2. 15. 선고 2023나10204 판결
  2. 2024.03.08 반도체, 디스플레이 평판 프로세스 장비 부품의 특허침해소송 - 간접침해 인정, 완제품, 반제품, 금형의 폐기 명령, 생산장비 폐기 불인정: 특허법원 2024. 2. 15. 선고 2023나10204 판결
  3. 2024.03.08 반도체, 디스플레이 평판 프로세스 장비 부품의 특허침해소송 - 간접침해 손해배상액 34억 산정방법: 특허법원 2024. 2. 15. 선고 2023나10204 판결 1
  4. 2024.02.13 특허침해소송 입증방법 – 민소법 문서제출명령, 특허법 제132조 자료제출명령, 불응 시 제재조치 조항 - 특허법원의 판단 및 실무적 포인트: 특허법원 2024. 1. 25. 선고 2022나1449 판결
  5. 2024.02.07 특허침해소송애서 특허법 제132조 침해자에게 자료제출명령, 불응 시 제재조치 조항 - 특허법원의 판단 및 실무적 포인트: 특허법원 2024. 1. 25. 선고 2022나1449 판결
  6. 2024.02.01 특허침해 소송에서 손해액 산정 – 침해자 이익산정의 획기적 변화, 국세청 자료 아닌 한국은행 기업경영분석 데이터 근거 한계이익, 공헌이익 산정: 특허법원 2024. 1. 28. 선고 2021나1787 판결 1
  7. 2024.02.01 10년 넘은 엑세론 패치, 리바스티그민 rivastigmine 특허권 존속기간연장 분쟁, 특허침해 손해배상책임 121억원 판결까지 다양한 쟁점: 특허법원 2024. 1. 28. 선고 2021나1787 판결
  8. 2023.12.18 특허권, 상표권, 지식재산권, 라이선스, 권리소진, 최초판매원칙, first sale doctrine 관련 판결
  9. 2023.11.15 특허권 vs 선사용권 항변 – 특허법 규정 및 성립요건 관련 일본 특허청 설명자료, 실무적 포인트
  10. 2023.11.15 선사용권 – 특허권 행사에 대한 항변권, 특허법 규정 및 성립요건 관련 일본 특허청 설명자료, 실무적 포인트 1
  11. 2023.09.11 영업비밀 침해사안의 형사고소, 기소, 형사판결과 민사소송의 불법행위 손해배상청구권 단기 소멸시효 기산점: 서울중앙지방법원 2020. 1. 10. 선고 2017가합544148 판결
  12. 2023.08.22 특허침해 아닌 공지기술의 자유실시 판단기준 – 공지기술은 아니지만 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있다면 자유실시기술: 특허법원 2020. 4. 9. 선고 2019허6624 판결
  13. 2023.08.22 특허권 vs 선사용권 항변 – 특허법 규정 및 성립요건 관련 일본 특허청 설명자료, 실무적 포인트
  14. 2023.05.16 소극적 권리범위확인심판 확인대상발명의 특정 기준: 대법원 2023. 1. 12. 선고 2020후11813 판결
  15. 2023.05.16 소극적 권리범위확인심판에서 확인대상발명 특정과 확인의 이익 쟁점: 특허법원 2021. 11. 19. 선고 2021허2953 판결 1
  16. 2022.10.13 형식적 차이 실질적 동일, 균등 여부 - 균등침해 판단기준, 균등론 적용기준: 특허법원 2022. 8. 18. 선고 2021허4652 판결
  17. 2022.09.28 권리범위확인심판의 확인대상발명 특정여부 – 종속항에 대한 판단: 특허법원 2022. 7. 21. 선고 2021허2984 판결
  18. 2022.09.19 오기, 오류 포함 특허기술 제휴계약, 라이선스 계약의 해석: 특허법원 2018. 12. 14. 선고 2018나1664 판결
  19. 2022.09.16 특허권 균등침해, 청구범위 해석, 권리범위 판단, 균등론 적용 법리, 판단기준, 판단방법 및 순서 구체적 판단의 좋은 사례: 특허법원 2021. 8. 26. 선고 2020허6545 판결
  20. 2022.09.16 특허발명의 권리범위해석 방법 균등론 적용 판단기준 – 특허발명의 특유한 해결수단 중시: 대법원 2022. 1. 14. 선고 2021후10589 판결
  21. 2022.09.16 균등침해 판단기준 – 과제해결원리 공지 시 작용효과의 실질적 동일성 판단기준: 대법원 2022. 9. 7. 선고 2021다280835 판결
  22. 2022.03.11 특허권 전용실시권 설정계약 해지 BUT 전용실시권 말소등록 이전 실시행위 - 특허침해 부정: 수원지방법원 2020. 11. 12. 선고 2020고정414 판결
  23. 2022.02.15 특허청구범위 기재요건 – “평균 막 두께” 측정방법 및 측정장치 특정하지 않아도 판단 가능하면 명확: 대법원 2022. 1. 27. 선고 2019다277751 판결
  24. 2022.01.24 권리범위확인심판 - 확대된 선원주의 위반의 특허무효 사유 등록무효 전 권리범위 불인정: 특허법원 2021. 11. 19. 선고 2021허1752 판결
  25. 2022.01.21 물건발명 특허청구항에 포함된 제조방법 용어 해석 + 확인대상발명 설명에 제품의 제조방법 포함된 경우 권리범위해석 방법 – 물건발명 자체로 해석: 대법원 2022. 1. 14. 선고 2019후11541 판결
  26. 2022.01.19 권리범위확인심판 확인대상발명의 자유실시기술 – 선행발명의 결합 용이성 판단: 특허법원 2021. 10. 28. 선고 2021허1134 판결
  27. 2022.01.19 특허침해소송과 권리범위확인심판 및 심결취소 소송의 구별 – 진보성 흠결 특허무효 및 권리남용 주장 불허: 특허법원 2021. 10. 29. 선고 2020허6996 판결
  28. 2022.01.18 권리범위확인심판 확인대상발명의 특정 기준 – 불명확한 기재 포함 BUT 구성대비 및 판단 가능한 경우 특정 인정: 특허법원 2021. 8. 13. 선고 2020허7456 판결
  29. 2021.12.16 특허요건 신규성 판단 – 공지, 공연실시의 의미: 대법원 2021. 4. 29. 선고 2017후2963 판결
  30. 2021.07.05 스크린 골프 관련 특허침해소송 – 청구범위의 해석: 대법원 2021. 6. 30. 선고 2021다217011 판결

 

1.    구체적 사안의 판단

 

(1)   피고 제품은 특허 제1항 발명의 구성요소 4를 제외한 모든 구성요소를 포함하고 있는 제1항 발명의 물건인 캠 고정 클램프를 구성하는 핵심적이고 본질적인 구성요소이고, 그 생산에만 사용되는 물건으로서 간접침해 제품에 해당한다고 보아야 한다.

 

(2)   피고 제품이 그 자체로 범용성이 있는 물건이라고 보기는 어렵고, 사정이 이러함에도 피고는 피고 제품이 객관적으로 제1항 발명의 실시 이외에 사용될 수 있는 가능성에 관하여 어떠한 합리적인 주장을 하고 있지 않으며, 다만 피고 제품은 통상의 기술자가 선행기술에 의하여 쉽게 실시할 수 있는 이른바 자유실시기술에 해당한다고만 주장하고 있다(만약 피고 제품이 자유실시기술에 해당한다면 이는 다용도의 제품으로서 전용성을 결여한 것으로 볼 여지가 크기는 하나, 이하에서 살펴보는 것처럼 피고의 위 자유실시기술 주장은 받아들이기 어려운 것이다). 그 밖에 달리 피고 제품이 사회통념상 통용되고 승인할 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 다른 용도를 가진다고도 볼 만한 자료가 없다.

 

(3)   피고 제품은 마모되거나 소진되어 자주 교체해 주어야 하는 소모부품으로 보이기는 한다. 그러나 제1항 발명의 어셈블리는 제1항 발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서, 1항 발명의 캠 고정 클램프의 구입 시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고, 실제로 원고는 원고의 제품군을 구매하여 사용하고 있는 고객들의 편의를 위해 스터드/소켓 어셈블리만을 따로 제조판매하고 있었다.

 

 

(4)   피고 제품은 제 항 발명의 물건인 1 캠 고정 클램프의 생산에만 사용되는 물건으로서 간접침해 제품에 속하는 이상, 피고는 피고 제품을 제조(생산)판매(양도)함으로써 제1항 발명에 관한 특허권에 대한 간접침해행위를 하였다고 보아야 한다.

 

2.    법리 - 간접침해 기준

 

(1)   특허법 제127조 제1호는, 업으로서 특허가 물건의 발명인 경우 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산양도대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 하는 경우에 특허권을 침해한 것으로 본다고 규정하고 있다. 이는 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시한 것이 아니고 그 전 단계에 있는 행위를 하였더라도 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시하게 될 개연성이 큰 경우에는 장래의 특허권 침해에 대한 권리 구제의 실효성을 높이기 위하여 일정한 요건 아래 이를 특허권의 침해로 간주하려는 취지이다(대법원 2015. 7. 23. 선고 201442110 판결 등 참조).

 

(2)   특허법 제127조 제1호의 문언과 그 취지에 비추어 볼 때, 여기서 말하는생산”이란 발명의 구성요소 일부를 결여한 물건을 사용하여 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 새로 만들어내는 모든 행위를 의미하므로, 공업적 생산에 한하지 않고 가공, 조립 등의 행위도 포함된다고 할 것이다(대법원 2015. 7. 23. 선고 201442110 판결 등 참조).

 

(3)   그리고 특허 물건의 생산에만사용하는 물건에 해당되기 위해서는 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 다른 용도가 없어야 할 것이고, 이와 달리 단순히 특허 물건 이외의 물건에 사용될 이론적, 실험적 또는 일시적인 사용가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는 간접침해의 성립을 부정할 만한 다른 용도가 있다고 할 수 없다(대법원 2009. 9. 10. 선고 20073356 판결 등 참조).

 

(4)   특허발명의 대상이거나 그와 관련된 물건을 사용함에 따라 마모되거나 소진되어 자주 교체해 주어야 하는 소모부품일지라도, 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서 당해 발명에 관한 물건의 구입 시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고 특허권자 측에 의하여 그러한 부품이 따로 제조판매되고 있다면, 그러한 물건은 특허권에 대한 이른바 간접침해에서 말하는특허 물건의 생산에만 사용하는 물건에 해당한다(대법원 2002. 11. 8. 선고 200027602 판결 등 참조).

 

(5)   이와 같이특허 물건의 생산에만 사용하는 물건에 해당한다는 점은 특허권자가 주장증명하여야 한다(대법원 2002. 11. 8. 선고 200027602 판결 등 참조).

 

(6)   다만 위와 같이 특허 물건의 생산에만사용하는 물건에 해당한다는 요건은 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 다른 용도가 없어야 한다는 소극적 사실에 관한 것이라는 점에서 볼 때, 특허권침해소송의 상대방이 제조하는 제품(이하침해의심제품이라 한다)이 그 자체로 범용성이 있는 물건임이 명백하지 않는 한, 특허권자의 간접침해 주장에 대하여 침해자가 자신이 공급한 침해의심제품이 객관적으로 특허발명의 실시 이외에 사용될 수 있는 가능성에 관하여 어떠한 합리적인 주장을 하는 경우에 특허권자가 그 사용이 경제적, 상업적 내지 실용적인 것이 아니라는 것을 증명하는 방식으로 하는 것이 합리적이다(특허법원 2017. 5. 25. 선고 20167305 판결 참조).

 

3.    소모부품 관련된 본 장비의 특허권 소진 여부

 

(1)   물건의 발명에 대한 특허권자가 우리나라에서 그 특허발명이 구현된 물건을 적법하게 양도하면, 양도된 당해 물건에 대해서는 특허권이 이미 목적을 달성하여 소진된다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2017289903 판결 참조).

 

(2)   이에 특허발명이 구현된 장비를 구매한 다음 그 장비를 위한 단순부품을 피고 제품으로 교체하는 행위는 특허권 소진의 법리에 따라 특허권을 침해하지 않는다고 주장한다. 위와 같은 단순부품에 해당하는 피고 제품을 제조하여 위 반도체 생산업체들에 판매한 행위가 위 각 특허권에 대한 간접침해행위에 해당한다고 볼 수 없다는 취지로 주장한다.

 

(3)   그러나 특허발명의 대상이거나 그와 관련된 물건을 사용함에 따라 마모되거나 소진되어 자주 교체해 주어야 하는 소모부품일지라도, 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서 당해 발명에 관한 물건의 구입 시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고 특허권자 측에 의하여 그러한 부품이 따로 제조판매되고 있다면, 그러한 물건은 특허권에 대한 간접침해에서 말하는특허 물건의 생산에만 사용하는 물건에 해당한다.

 

(4)    원고의 제품군을 구입한 소비자가 피고 제품 어셈블리로 교체하는 경우 그 교체 후의 제품이 동일성을 유지한다고 보기 어렵고, 교체행위는 사용의 일환으로서 허용되는 수리의 범주를 벗어나 실질적으로 새로운 생산행위에 해당한다고 할 것이다.

 

(5)   특허권 소진론 적용 불가

 

첨부: 특허법원 2024. 2. 15. 선고 202310204 판결

 

KASAN_반도체, 디스플레이 제조장비의 소모부품의 간접침해 판단, 정품 장비의 특허소진 확장 적용 불인정 특허법원 2024. 2. 15. 선고 2023나10204 판결.pdf
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작성일시 : 2024. 3. 8. 12:00
:

 

(1)   피고 제품을 생산양도함으로써 원고의 특허권을 침해하였다. 따라서 특허권자인 원고가 구하는 바에 따라 피고는 피고 제품을 생산, 사용, 양도, 대여 또는 수입하거나 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시 포함)을 하지 아니할 의무가 있다.

 

(2)   폐기 청구 중 부적법한 부분 - ‘피고 제품의 생산에 사용하는 기타 기계 설비에 관한 폐기 청구 부분의 적법 여부에 관하여 직권으로 살펴본다. 민사소송에 있어서 청구의 취지는 그 내용 및 범위를 명확히 알아볼 수 있도록 구체적으로 특정되어야 하는 것인바, 특허권에 대한 침해의 금지를 청구함에 있어 청구의 대상이 되는 제품이나 방법은 사회통념상 침해의 금지를 구하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어야 한다(대법원 2011. 9. 8. 선고 201117090 판결 등 참조).

 

(3)   피고 제품의 생산에 사용하는 기타 기계 설비에 관한 폐기를 구하는 부분은 그 청구취지 기재만으로는 폐기를 구하는 대상을 구체적으로 특정할 수 없어, 원고가 구하는 그 청구취지와 같은 판결이 선고되더라도 그 판결의 주문 자체로 폐기를 명하는 내용과 범위를 명확하게 알기 어렵다. 따라서 이 사건 소 중피고 제품의 생산에 사용하는 기타 기계 설비에 관한 폐기청구 부분은 그 청구취지가 특정되지 아니하여 결국 부적법하다.

 

(4)   폐기 청구 중 받아들이는 부분 - 피고 제품을 생산양도함으로써 제1항 발명 및 제8항 발명에 관한 원고의 각 특허권을 침해하고 있는 사정 등에 비추어 볼 때, 피고가 장래 원고의 위 특허권을 침해할 우려가 여전히 존재한다고 판단된다. 따라서 특허권자인 원고가 구하는 바에 따라 피고는 피고의 본점, 지점, 사업소, 영업소, 공장 및 창고에 보관 중인 피고 제품의 완제품 및 반제품(위의 완성품의 구조를 구비하고 있는 것으로 아직 완성에 이르지 아니한 물건)과 위 제품의 생산에 사용하는 금형을 모두 폐기할 의무가 있다.

 

첨부: 특허법원 2024. 2. 15. 선고 202310204 판결

 

KASAN_반도체, 디스플레이 평판 프로세스 장비 부품의 특허침해소송 - 간접침해 인정, 완제품, 반제품, 금형의 폐기 명령, 생산장비 폐기 불인정 특허법원 2024. 2. 15. 선고 2023나10204 판결.pdf
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작성일시 : 2024. 3. 8. 11:00
:

 

1.    세무서의 과세정보 제출명령결과 피고회사 신고내역

 

 

2.     한국은행의 기업경영분석 발간자료

 

(1)  반도체, 전자부품분야에서의변동비 대 매출액과 전체 매출액에서 위변동비 대 매출액을 제외한 한계이익률

 

 

(2)  피고의 제품생산 공장 업종기타 특수목적용 기계 제조업으로 등록, 한국은행이 발간한 기업경영분석에 따른특수 목적용 기계’ 분야에서의변동비 대 매출액과 전체 매출액에서 위변동비 대 매출액을 제외한 한계이익률

 

 

3.    특허법원 판결요지

 

(1)   특허법 제128조 제7항에 의한 손해액 산정 - 피고가 원고의 특허권을 침해함으로써 원고에게 손해가 발생한 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에 해당함. 이에 특허법 제128조 제7항에 따라 그 손해액을 산정하기로 한다.

 

(2)   피고 제품의 총 매출액 중 적어도 약 30%에 해당하는 금액인 34억원의 이익을 얻었고, 위 각 특허권의 침해에 따라 원고에게 같은 금액의 손해가 발생하였다고 봄이 변론전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초한 것으로서 상당하다고 인정된다

 

첨부: 특허법원 2024. 2. 15. 선고 202310204 판결

 

KASAN_반도체, 디스플레이 평판 프로세스 장비 부품의 특허침해소송 - 간접침해 손해배상액 34억 산정방법 특허법원 2024. 2. 15. 선고 2023나10204 판결.pdf
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작성일시 : 2024. 3. 8. 10:31
:

1.    문서제출명령 관련 민소법 및 특허법 규정

 

민사소송법 제344(문서의 제출의무) ① 다음 각호의 경우에 문서를 가지고 있는 사람은 그 제출을 거부하지 못한다.

1. 당사자가 소송에서 인용한 문서를 가지고 있는 때

2. 신청자가 문서를 가지고 있는 사람에게 그것을 넘겨 달라고 하거나 보겠다고 요구할 수 있는 사법상의 권리를 가지고 있는 때

3. 문서가 신청자의 이익을 위하여 작성되었거나, 신청자와 문서를 가지고 있는 사람 사이의 법률관계에 관하여 작성된 것인 때. 다만, 다음 각목의 사유 가운데 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

. 304조 내지 제306조에 규정된 사항이 적혀있는 문서로서 같은 조문들에 규정된 동의를 받지 아니한 문서

. 문서를 가진 사람 또는 그와 제314조 각호 가운데 어느 하나의 관계에 있는 사람에 관하여 같은 조에서 규정된 사항이 적혀 있는 문서

. 315조제1항 각호에 규정된 사항 중 어느 하나에 규정된 사항이 적혀 있고 비밀을 지킬 의무가 면제되지 아니한 문서

 

민사소송법 제349(당사자가 문서를 제출하지 아니한 때의 효과) 당사자가 제347조제1항ㆍ제2항 및 제4항의 규정에 의한 명령에 따르지 아니한 때에는 법원은 문서의 기재에 대한 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다.

 

특허법 제132(자료의 제출①법원은 특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 당사자의 신청에 의하여 상대방 당사자에게 해당 침해의 증명 또는 침해로 인한 손해액의 산정에 필요한 자료의 제출을 명할 수 있다. 다만, 그 자료의 소지자가 그 자료의 제출을 거절할 정당한 이유가 있으면 그러하지 아니하다당사자가 정당한 이유 없이 자료제출명령에 따르지 아니한 때에는 법원은 자료의 기재에 대한 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다⑤ 제4항에 해당하는 경우 자료의 제출을 신청한 당사자가 자료의 기재에 관하여 구체적으로 주장하기에 현저히 곤란한 사정이 있고 자료로 증명할 사실을 다른 증거로 증명하는 것을 기대하기도 어려운 때에는 법원은 그 당사자가 자료의 기재에 의하여 증명하고자 하는 사실에 관한 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다.

 

2.    사안의 개요 침해자 피고는 법원의 문서제출명령에 대해 일부만 제출, 일부 자료 제출 거부

 

(1)   1심 재판에서 특허권자 원고 문서제출명령 신청 재판부에서 침해자 피고에게 침해혐의 제품의 생산량, 판매량 및 매출액, 영업이익률 등을 알 수 있는 문서에 관한 문서제출명령을 내렸다.

 

(2)   피고들은 제품을 납품하면서 작성한 견적서와 세금계산서를 제출하였으나, 피고들이 제출한 견적서와 세금계산서에는 양도수량, 단위, 단가 등 세부항목이 모두 가림 처리되어 있었고, 이로 인하여 해당 자료만으로는 피고가 납품한 F22 제품의 양도수량조차 파악이 불가능하다. 더욱이 피고들은 피고 F F22 제품 판매와 관련한 문서는 전혀 제출하지 않았고, 이로 인하여 피고 F F22 제품군 매출액은 납품한 F22 제품 매출액에 피고 F의 전체 매출이익률을 적용하여 역으로 추산할 수밖에 없었다.

 

(3)   특허권자 원고 2차 문서제출명령 신청 및 재판부 2차 문세제출명령 - 피고들은 제1심법원의 문서제출명령에도 같은 방식으로 응하였다.

 

(4)   2심 특허법원의 판단 - 원고들이 특허법원에 제품군의 납품 수량, 단위, 단가 등을 확인하기 위한 문서제출명령을 신청하지는 않았으나, 피고들이 제1심법원의 문서제출명령에 대응한 방식, 피고들이 이 법원에도 제품군의 양도수량, 단위, 단가 등의 항목을 모두 가린 견적서(을 제37호증)를 제출한 점, 피고들이 제출한 문서제출명령에 대한 의견의 내용 등을 고려하면, 설령 원고들이 이 법원에 F22 제품군의 2016년부터 2019년까지 납품 수량, 단위, 단가 등과 관련한 문서제출명령을 재차 신청하였더라도 피고들이 이에 성실하게 이행하였으리라고 보이지 않는다.

 

3.    특허권자 원고의 주장 및 특허법원 판결 요지

 

(1)   피고들은 이 사건에서 자료제출명령을 불이행하거나 불성실하게 자료를 제출하였으므로 특허법 제132조 제4항 및 제5항에 따라 특허권자가 주장하는 침해자 피고들의 매출액과 한계이익률은 진실한 것으로 인정되어야 한다.

 

(2)   특허법원 판결 직접 판단 없음. 다만, 변론의 전취지 및 재량으로 손해배상액을 산정할 때 중요한 요소로 고려할 수 있음

 

4.    특허법원 판결 요지

 

(1)   침해자 피고가 구체적으로 밝히지 않고, 제출한 문서도 없으므로 침해제품의 양도수량을 증명하는 것이 극히 곤란하다. 침해제품군의 양도수량이 특정되지 않는 이상, 특허권 침해행위로 인하여 원고들이 입은 손해액을 특허법 제128조 제2항에 따라 추정할 수 없다.

 

(2)   특허법 제128조 제7항에 의한 손해액 산정 - 특허권 침해행위로 인하여 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에 해당한다고 판단되므로, 특허법 제128조 제7항에 따라 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.

 

(3)   이처럼 침해자가 문서제출명령을 성실하게 이행하지 않아 손해액 산정에 필요한 기초사실을 제대로 파악할 수 없게 하였다는 점은 특허법 제128조 제7항에 따른 손해액 산정에 서 중요한 고려요소이다.

KASAN_특허침해소송 입증방법 – 민소법 문서제출명령, 특허법 제132조 자료제출명령, 불응 시 제재조치 조항 - 특허법원의 판단 및 실무적 포인트 특허법원 2024. 1. 25. 선고 2022나1449 판결.pdf
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작성일시 : 2024. 2. 13. 09:00
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1.    특허법 규정

 

특허법 제132(자료의 제출①법원은 특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 당사자의 신청에 의하여 상대방 당사자에게 해당 침해의 증명 또는 침해로 인한 손해액의 산정에 필요한 자료의 제출을 명할 수 있다. 다만, 그 자료의 소지자가 그 자료의 제출을 거절할 정당한 이유가 있으면 그러하지 아니하다당사자가 정당한 이유 없이 자료제출명령에 따르지 아니한 때에는 법원은 자료의 기재에 대한 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다⑤ 제4항에 해당하는 경우 자료의 제출을 신청한 당사자가 자료의 기재에 관하여 구체적으로 주장하기에 현저히 곤란한 사정이 있고 자료로 증명할 사실을 다른 증거로 증명하는 것을 기대하기도 어려운 때에는 법원은 그 당사자가 자료의 기재에 의하여 증명하고자 하는 사실에 관한 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다.

 

2.    사안의 개요 침해자 피고는 법원의 문제제출명령에 대해 일부만 제출

 

(1)   1심 재판에서 특허권자 원고 문서제출명멸 신청 재판부에서 침해자 피고에게 침해혐의 제품의 생산량, 판매량 및 매출액, 영업이익률 등을 알 수 있는 문서에 관한 문서제출명령을 내렸다.

 

(2)   피고들은 제품을 납품하면서 작성한 견적서와 세금계산서를 제출하였으나, 피고들이 제출한 견적서와 세금계산서에는 양도수량, 단위, 단가 등 세부항목이 모두 가림 처리되어 있었고, 이로 인하여 해당 자료만으로는 피고가 납품한 F22 제품의 양도수량조차 파악이 불가능하다. 더욱이 피고들은 피고 F F22 제품 판매와 관련한 문서는 전혀 제출하지 않았고, 이로 인하여 피고 F F22 제품군 매출액은 납품한 F22 제품 매출액에 피고 F의 전체 매출이익률을 적용하여 역으로 추산할 수밖에 없었다.

 

(3)   특허권자 원고 2차 문서제출명령 신청 및 재판부 2차 문세제출명령 - 피고들은 제1심법원의 문서제출명령에도 같은 방식으로 응하였다.

 

(4)   2심 특허법원의 판단 - 원고들이 특허법원에 제품군의 납품 수량, 단위, 단가 등을 확인하기 위한 문서제출명령을 신청하지는 않았으나, 피고들이 제1심법원의 문서제출명령에 대응한 방식, 피고들이 이 법원에도 제품군의 양도수량, 단위, 단가 등의 항목을 모두 가린 견적서(을 제37호증)를 제출한 점, 피고들이 제출한 문서제출명령에 대한 의견의 내용 등을 고려하면, 설령 원고들이 이 법원에 F22 제품군의 2016년부터 2019년까지 납품 수량, 단위, 단가 등과 관련한 문서제출명령을 재차 신청하였더라도 피고들이 이에 성실하게 이행하였으리라고 보이지 않는다.

 

3.    특허권자 원고의 주장 및 특허법원 판결 요지

 

(1)   피고들은 이 사건에서 자료제출명령을 불이행하거나 불성실하게 자료를 제출하였으므로 특허법 제 132 조 제 4 항 및 제 5 항에 따라 특허권자가 주장하는 침해자 피고들의 매출액과 한계이익률은 진실한 것으로 인정되어야 한다.

 

(2)   특허법원 판결 직접 판단 없음. 다만, 변론의 전취지 및 재량으로 손해배상액을 산정할 때 중요한 요소로 고려할 수 있음

 

4.    특허법원 판결 요지

 

(1)   침해자 피고가 구체적으로 밝히지 않고, 제출한 문서도 없으므로 침해제품의 양도수량을 증명하는 것이 극히 곤란하다. 침해제품군의 양도수량이 특정되지 않는 이상, 특허권 침해행위로 인하여 원고들이 입은 손해액을 특허법 제128조 제2항에 따라 추정할 수 없다.

 

(2)   특허법 제128조 제7항에 의한 손해액 산정 - 특허권 침해행위로 인하여 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에 해당한다고 판단되므로, 특허법 제128조 제7항에 따라 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.

 

(3)   이처럼 침해자가 문서제출명령을 성실하게 이행하지 않아 손해액 산정에 필요한 기초사실을 제대로 파악할 수 없게 하였다는 점은 특허법 제128조 제7항에 따른 손해액 산정에 서 중요한 고려요소이다.

 

첨부: 특허법원 2024. 1. 25. 선고 20221449 판결

 

KASAN_특허침해소송애서 특허법 제132조 침해자에게 자료제출명령, 불응 시 제재조치 조항 - 특허법원의 판단 및 실무적 포인트 특허법원 2024. 1. 25. 선고 2022나1449 판결.pdf
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작성일시 : 2024. 2. 7. 11:00
:

1.    종래 실무적 경향   

 

(1)   국세청 경비율 고시 기준 완제품 의약품 이익율 14% 내외

(2)   한국보건산업진흥원 발간 자료 - 상장 제약기업의 영업이익률 10% 내외

 

2.    한국은행 한국은행 기업경영자료 (www.data.go.kr) 기반 이익율

 

(1)   수출의약품 이익율 40% 내외, 국세청 자료 대비 약 3배 많은 값

(2)   한국은행이 발간한 기업경영 분석자료, 492,288개의 법인의 국세청 법인세 신고자료에 기초하여 분석, 분석 주체 및 분석 방법 등에 비추어 어느 정도 신뢰성이 있는 자료

(3)

(4)   종래에 침해자의 이익을 한계이익(marginal profit)'으로 보는 경우가 많았고(특허법원 2019. 8. 29. 선고 20181893 판결 등). 매출액에서 변동비를 공제하여 산정한다는 점에서 대부분의 경우 한계이익과 공헌이익이 일치하게 된다. 그러나 한계이익은 직접 변동비만 비용으로 공제하여 산정하는 반면, 공헌이익의 경우 간접 변동비도 비용으로 공제한다는 점에서 차이가 있는바, 제품의 매출이 실제 기업의 이익에 얼마만큼 공헌했는지를 알 수 있는 지표라는 점에서 특허법 제128조 제4항의 침해자의 이익은 공헌이익에 따라 산정함이 타당하다. 다만, 이 사건에서는 침해자의 이익을한계이익으로 보든공헌이익으로 보든 결과에 있어 차이가 없다.

 

3.    특허법원 판결 요지

 

(1)   피고는, 국세청 고시 경비율 85.8%, 완성 의약품 제조업의 일반적인 이익률은 14.2%(=1-85.8%)인 점, 한국보건산업진흥원에서 2013. 4. 발간한 보건산업브리프에 따르면 상장 제약기업의 영업이익률은 10% 내외에 불과하다는 점을 들어 한국은행 자료(갑 제28호증)는 통계상 공헌이익률이 과장된 것이라는 취지로 주장한다.

 

(2)   그러나 영업이익은 매출총이익에서 매출원가와 판매비와 관리비를 차감한 금액을 의미하는바, 특허법 제128조 제4항의 침해자의 이익에서 의미하는 공헌이익과 차이가 있다. , 피고 주장 통계의 영업이익률이 10% 내외에 불과하다는 점이 갑 제28호증 통 계상의 변동비 대 매출액 비율에 관한 통계의 신뢰성을 탄핵하는 것이라고 볼 수 없다.

 

(3)   실제로 원고가 제출한 한국은행 자료(갑 제28호증)에 의한 의료용 물질 및 의약품대기업의 영업이익률은 8% 정도에 불과하다는 점에 비추어 보더라도, 갑 제28호증의 통계에 기초한 공헌이익률이 과장되었다고 볼 수 없다.

 

(4)   무엇보다 만일 갑 제28호증의 통계에 기초한 공헌이익률이 실제 피고 제품 판매와 관련된 공헌이익률보다 높다고 본다면 자신이 보유하고 있는 피고 제품의 비용 관련 자료를 제출함으로써 손쉽게 갑 제28호증의 통계수치를 탄핵할 수 있을 것인데, 법원의 석명 요청에도 불구하고 이에 관한 자료를 제출하지 아니한 점 등 변론 전체의 취지를 종합해 보면, 갑 제28호증의 통계에 기초한 공헌이익률이 피고 제품의 실제 공헌이익률보다 과다하다고 단정하기 어렵다.

 

(5)   특허법 제128조 제4항은 제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 특허권 또는 전용 실시권을 침해한 자가 그 침해행위로 인하여 얻은 이익액을 특허권자 등이 입은 손해액으로 추정한다고 규정하고 있고, 여기서 말하는 이익이란 침해자가 침해행위에 따라 얻게 된 것으로서 그 내용에 특별한 제한은 없다(대법원 2006. 10. 12. 선고 20061831 판결 등 참조).

 

(6)   침해자가 침해 제품을 생산한 후 이를 판매하여 이익을 얻게 된 경우침해자가 그 침해행위로 얻은 이익액은 특별한 사정이 없는 이상 침해제품의 총 판매수익에서 침해제품의 제조·판매를 위하여 추가로 투입된 비용을 공제한 공헌이익(contribution margin)에 의해 산정할 수 있다. 공헌이익을 산정하기 위해서는침해제품의 총 판매수익침해제품의 제조·판매를 위하여 추가로 투입된 비용(변동비)’을 증거에 의해 인정한 다음 침해제품의 총 판매수익에서 침해제품의 제조·판매를 위하여 추가로 투입된 비용을 공제하는 방법으로 산정함이 원칙이나, ‘침해제품의 제조·판매를 위하여 추가로 투입된 비용을 직접적인 증거에 의해 산정하기 어렵다는 이유로 곧바로 특허법 제128조 제4항의 적용이 불가능하다고 속단하여서는 안 되고, 다른 증거와 변론 전체의 취지를 종합하여 침해자가 실제로 얻은 한계이익이 동종 업계의 신뢰성 있는 통계에 의한 공헌이익률을 적용하여 산출되는 것과 유사하거나 이를 초과할 여지가 있다는 점이 인정되는 경우에는, 침해 제품의 판매 수익에 통계에 의한 공헌이익률을 곱하는 방법에 의해서도 침해자가 얻은 한계이익을 산정할 수 있다.

 

(7)   한편 특허권자 등이 실제로 입은 손해가 위 규정에 따른 추정액에 미치지 못하는 경우에는 추정의 전부 또는 일부가 뒤집어질 수 있으나, 추정을 뒤집기 위한 사유와 그 범위에 관해서는 침해자가 주장·증명을 해야 한다(대법원 2008. 3. 27. 선고 200575002 판결, 대법원 2022. 4. 28. 선고 2021310873 판결 참조).

 

첨부: 특허법원 2024. 1. 28. 선고 20211787 판결

특허법원 2024. 1. 28. 선고 2021나1787 판결.pdf
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KASAN_특허침해 소송에서 손해액 산정 – 침해자 이익산정의 획기적 변화, 국세청 자료 아닌 한국은행 기업경영분석 데이터 근거 한계이익, 공헌이익 산정 특허법원 2024. 1. 28. 선고 2021나1787 판결.pdf
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작성일시 : 2024. 2. 1. 13:07
:

1.    제네릭사 주장요지

 

(1)   제네릭사 피고가 이 사건 특허를 실시한 행위 당시를 기준으로 보면 이 사건 특허권은 2012. 4. 21. 원 존속기간이 만료된 이래 2013. 4. 28. 특허청장의 이 사건 불승인처분을 거쳐 2014. 9. 25. 특허등록원부가 폐쇄되기까지 하여 소멸된 외관을 갖추고 있었고 피고는 이를 신뢰하여 이 사건 특허를 실시한 것이다.

 

(2)   특허법 제130조의 과실 추정 규정이 적용되려면 특허권의 존재 및 효력 유무가 특허등록원부에 의하여 공시되어 있어야 한다. 이 사건의 경우 이 사건 특허권의 원 존속기간 만료로 이 사건 특허의 특허등록원부가 폐쇄된 상태였고, 이러한 상태는 2018. 12. 18. 이 사건 승인공고 및 2019. 2. 15. 이 사건 연장승인처분이 있은 뒤 그와 같은 내용이 2019. 8. 5. 이 사건 특허등록원부에 게재되기까지 유지되었다. 따라서 이 사건에 대하여 특허법 제130조의 과실 추정 규정이 적용될 수 없다.

 

(3)   피고는 이 사건 특허의 원 존속기간이 만료되었다는 등록원부 기재, 특허청장의 연장승인 불승인처분 등을 통해 존속기간 만료되었다는 점에 관한 정당한 신뢰를 가지게 되었으므로, 설령 특허법 제130조가 적용되는 경우에도 과실 추정이 복멸되었다.

 

2.    특허법원 판결 요지

 

(1)   특허법 제130조의 취지는 특허발명의 내용은 특허공보 또는 특허등록원부 등에 의해 공시되어 일반 공중에게 널리 알려져 있을 수 있고, 또 업으로서 기술을 실시하는 사업자에게 당해 기술분야에서 특허권의 침해에 대한 주의의무를 부과하는 것이 정당하다는 데 있다. 위 규정에도 불구하고 타인의 특허발명을 허락 없이 실시한 자에게 과실이 없다고 하기 위해서는 특허권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다거나 자신이 실시하는 기술이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다는 것을 주장·증명하여야 한다(대법원 2006. 4. 27. 선고 200315006 판결, 대법원 2019. 10. 17. 선고 2019222782, 222799 판결 등 참조).

 

(2)   특허권의 존재 및 효력 유무가 특허등록원부에 의하여 공시되어 있지 않았다는 사정은 타인의 특허권을 침해한 자가 특허법 제130조에 의한 추정 복멸을 위해 주장·증명할 수 있는 하나의 사정에 불과할 뿐, 특허법 제130조의 규정이 적용되기 위한 전제 요건이라고 보기는 어렵다. 따라서 이 사건 특허권의 존속기간 연장에 대한 내용이 등록원부에 공시되어 있지 않은 이상 특허법 제130조가 적용되지 않는다는 취지의 피고 주장은 받아들이기 어렵다.

 

(3)   그러나 피고가 이 사건 특허권의 원 존속기간 만료일 다음날인 2012. 4. 22.부터 2013. 5. 20. 원고의 이 사건 내용증명을 송달받기 전까지 한 이 사건 특허 실시행위에 대하여는 피고가 이 사건 특허권이 소멸되었다고 믿은 데에 대한 정당한 사유가 있다고 인정되므로, 특허법 제130조의 과실추정이 복멸되었고, 위 기간 동안의 피고의 이 사건 특허권 침해행위에는 과실이 없다고 봄이 타당하다.

 

(4)   이 사건 특허에 대한 특허공보 또는 특허등록원부 등에는 원고가 존속기간 연장승인신청을 하였다는 사실이 공시되어 있지 않았으므로 특허공보 또는 특허등록원부 등의 기재만으로는 원 존속기간이 종료되었다는 사실만 알 수 있을 뿐 존속기간 연장승인신청이 있었다는 사실을 파악할 수 없다. , 특허공보 등의 기재에 의하면 이 사건 특허권은 2012. 4. 21.까지 존속하였다가 2012. 4. 22.부터는 그 효력이 소멸되어 이 사건 특허는 공공의 영역에 있다는 내용이 공시되고 있었다고 봄이 타당하다.

 

(5)   그러나, 피고가 이 사건 내용증명을 송달받은 다음날인 2013. 5. 21.후부터 이 사건 특허권의 연장된 존속기간 만료일인 2014. 9. 11.까지 한 이 사건 특허권 침해행위에 대하여는 특허법 제130조에 의한 과실의 추정이 복멸되었다고 인정하기 어렵다.

 

첨부: 특허법원 2024. 1. 28. 선고 20211787 판결

특허법원_2021나1787_판결서.pdf
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KASAN_10년 넘은 엑세론 패치, 리바스티그민 rivastigmine 특허권 존속기간연장 분쟁, 특허침해 손해배상책임 121억원 판결까지 다양한 쟁점 특허법원 2024. 1. 28. 선고 2021나1787 판결.pdf
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작성일시 : 2024. 2. 1. 10:03
:

 

1.     권리소진 개요

 

특허권자, 상표권자, 권리자 또는 적법한 실시권자에 의해 적법하게 양도되면 특허건, 상표권, 지식재산권이 소진되고, 양수인은 소유권자로서 권리제한을 받지 않기 때문에 양수인, 그 이후 거래자, 취득자는 모두 특허권, 상표권, 지식재산권의 침해하지 않는다는 것이 권리소진의 이론입니다. 적법하게 양도된 물건에 대해서도 실시할 때마다 특허권자의 허락을 받아야 한다면 유통 및 거래안전을 저해하고, 특허권자, 권리자에게 반복적인 권리행사를 허용한다면 특허발명의 실시 대가를 중복하여 확보할 수 있는 기회가 부여되여 부당하기 때문입니다.

 

2.    미국연방대법원 Impression v. Lexmark (May 30, 2017) 판결

 

미국연방대법원은 특허 제품의 판매 조건이나 국내외 판매 지역을 불문하고 최초판매로 특허권이 소진된다고 판결하였습니다. , 특허권자가 정한 판매조건을 위반하여 특허 제품을 구매한 자에게도 최초 판매 원칙이 적용된다는 것입니다. 특허권자가 구매자에게 특허 제품을 정당하게 사용하거나 재판매할 수 있는 권리를 제품의 판매와 동시에 부여하였다고 판단하였습니다. , 최초 판매 원칙은 특허권자의 특허 제품 판매 시에는 예외 없이 자동적으로 적용된다는 취지입니다.

 

또한, 미국 Impression 판결은 특허권자의 판매 뿐만 아니라 라이선스 실시권자의 판매에도 그 즉시 특허소진 법리를 적용된다는 내용입니다. 라이센시 실시권자의 판매도 특허권자의 판매와 동일하게 취급하여 실시권자가 판매하는 즉시 특허권 효력은 소멸된 것으로 해석하였습니다. 조건부 실시권에 의해 특허 소진이 배제될 여지를 완전하게 차단한 것입니다.

 

3.    방법발명 특허권리 소진 범위 - 대법원 2019. 1. 31. 선고 2017289903 판결

 

(1)   특허법 제2조 제3호는 발명을물건의 발명’, ‘방법의 발명’, ‘물건을 생산하는 방법의 발명으로 구분하고 있다. ‘물건의 발명’(이하물건발명이라고 한다)에 대한 특허권자 또는 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자(이하특허권자 등이라고 한다)가 우리나라에서 그 특허발명이 구현된 물건을 적법하게 양도하면, 양도된 당해 물건에 대해서는 특허권이 이미 목적을 달성하여 소진된다. 따라서 양수인이나 전득자(이하양수인 등이라고 한다)가 그 물건을 사용, 양도하는 등의 행위에 대하여 특허권의 효력이 미치지 않는다.

 

(2)   물건을 생산하는 방법의 발명에 대한 특허권자 등이 우리나라에서 그 특허방법에 의하여 생산한 물건을 적법하게 양도한 경우에도 마찬가지이다. ‘물건을 생산하는 방법의 발명을 포함한방법의 발명’(이하 통틀어방법발명이라고 한다)에 대한 특허권자 등이 우리나라에서 그 특허방법의 사용에 쓰이는 물건을 적법하게 양도한 경우로서 그 물건이 방법발명을 실질적으로 구현한 것이라면, 방법발명의 특허권은 이미 목적을 달성하여 소진되었으므로, 양수인 등이 그 물건을 이용하여 방법발명을 실시하는 행위에 대하여 특허권의 효력이 미치지 않는다.

 

(3)   방법발명도 그러한 방법을 실시할 수 있는 장치를 통하여 물건에 특허발명을 실질적으로 구현하는 것이 가능한데, 방법발명이 실질적으로 구현된 물건을 특허권자 등으로부터 적법하게 양수한 양수인 등이 그 물건을 이용하여 방법발명을 실시할 때마다 특허권자 등의 허락을 받아야 한다면, 그 물건의 자유로운 유통 및 거래안전을 저해할 수 있다. 그리고 특허권자는 특허법 제127조 제2호에 의하여 방법발명의 실시에만 사용되는 물건을 양도할 권리를 사실상 독점하고 있는 이상 양수인 등이 그 물건으로 방법발명을 사용할 것을 예상하여 그 물건의 양도가액 또는 실시권자에 대한 실시료를 결정할 수 있으므로, 특허발명의 실시 대가를 확보할 수 있는 기회도 주어져 있다. 또한, 물건발명과 방법발명은 실질적으로 동일한 발명일 경우가 적지 않고, 그러한 경우 특허권자는 필요에 따라 특허청구항을 물건발명 또는 방법발명으로 작성할 수 있으므로, 방법발명을 특허권 소진 대상에서 제외할 합리적인 이유가 없다. 오히려 방법발명을 일률적으로 특허권 소진 대상에서 제외한다면 특허권자는 특허청구항에 방법발명을 삽입함으로써 특허권 소진을 손쉽게 회피할 수 있게 된다.

 

4.    상표라이선스 계약조건 위반 판매제품과 권리소진: 대법원 2020. 1. 30. 선고 201814446 판결

 

(1)   상표권자 또는 그의 동의를 얻은 자가 국내에서 등록상표가 표시된 상품을 양도한 경우에는 해당 상품에 대한 상표권은 그 목적을 달성한 것으로서 소진되고, 그로써 상표권의 효력은 해당 상품을 사용, 양도 또는 대여한 행위 등에는 미치지 않는다(대법원 2003. 4. 11. 선고 20023445 판결 참조).

 

(2)   한편, 지정상품, 존속기간, 지역 등 통상사용권의 범위는 통상사용권계약에 따라 부여되는 것이므로 이를 넘는 통상사용권자의 상표 사용행위는 상표권자의 동의를 받지 않은 것으로 볼 수 있다.

 

(3)   하지만 통상사용권자가 계약상 부수적인 조건을 위반하여 상품을 양도한 경우까지 일률적으로 상표권자의 동의를 받지 않은 양도행위로서 권리소진의 원칙이 배제된다고 볼 수는 없고, 계약의 구체적인 내용, 상표의 주된 기능인 상표의 상품출처표시 및 품질보증 기능의 훼손 여부, 상표권자가 상품 판매로 보상을 받았음에도 추가적인 유통을 금지할 이익과 상품을 구입한 수요자 보호의 필요성 등을 종합하여 상표권의 소진 여부 및 상표권이 침해되었는지 여부를 판단하여야 한다.

 

(4)   상표권의 통상사용권자가 인터넷쇼핑몰에서의 판매를 일부 제한하는 계약조건을 위반하여 피고인에게 상표가 부착된 제품을 공급하고 피고인이 인터넷으로 이를 판매하였는데, 피고인이 상표권자의 동의를 받지 않고 인터넷쇼핑몰에서 상품을 판매한 것은 상표권 침해죄에 해당한다고 기소된 사안에서, 대법원 판결은, 계약상 부수적인 조건을 위반하여 상품이 유통된 경우 일률적으로 권리소진의 원칙이 배제된다고 볼 수 없고 제반사정을 고려하여 상표권의 소진 여부를 판단해야 한다는 원칙을 최초로 판시하였고, 이 사건에서는 통상사용권자가 피고인에게 상품을 양도함으로써 해당 상품에 대한 상표권은 소진되어 상표권자가 상표권을 행사할 수 없고, 또한 피고인에게 상표권침해의 고의도 인정되지 않는다고 판결함. 권리소진 인정 사례

 

KASAN_특허권, 상표권, 지식재산권, 라이선스, 권리소진, 최초판매원칙, first sale doctrine 관련 판결.pdf
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작성일시 : 2023. 12. 18. 12:00
:

(1)   특허법 제103(선사용에 의한 통상실시권) 특허출원 시에 그 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나 그 발명을 한 사람으로부터 알게 되어 국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 자는 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허출원된 발명의 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.

 

(2)   실시사업의 준비 판단기준

 

A. 주관적 요건즉시 실시의 의도로 준비해야 함

B. 객관적 요건즉시 실시의 의도를 객관적으로 인식할 수 있는 정도로 표명된 사실

C. 구체적 사건의 판결 사안견적서, 설계도 제출일로부터 약 5년 경과 후 제품 제작한 사례에서 비록 5년의 시차는 있지만 최초 견적서, 설계도면 제출 당시 사업준비에 관한 즉시 실시의도를 객관적으로 표명한 것으로 인정 + 최초 견적서, 설계도면 제출 근거로 선사용권 인정한 판결

D. 참고: 앞 블로그 글에서 소개한 독일 연방대법원 판결의 실시발명의 보유(possession) 요건은 우리나라 특허법과 일본 특허법 조문에는 없음.

 

(3) 실시사업의 준비 인정에 관한 일본 판결 사례

 

A. 기본설계 및 견적의 수정, 금형 제작의 착수, 시제품 제작은 준비로 인정

B. 개략도에 불과한 경우 실시사업의 준비로 인정하지 않음

C. 개량제품을 실제 판매한 경우인데 그 개량 제품 전 단계의 시제품 제작은 준비로 인정하지 않음

D. 연구보고서에 기재된 다수의 예 중의 하나에 해당하는 것 준비로 인정하지 않음

E. 전시회 출품제품을 최종 상품화하지 않는 경우, 즉 최종적으로 실제 판매한 제품과 다른 제품을 전시회에 출품한 경우, 그 전시회 출품한 제품을 준비행위로 인정하지 않음

 

(3)   선사용권을 주장하는 자는 실시발명의 완성, 실시사업의 준비, 실제 사업의 실시까지 일련의 경과를 설명할 수 있어야 함. 각 단계를 객관적 증거로 구체적으로 입증할 수 있어야만 선사용권 인정 용이함.

 

(4)  선사용권 항변의 적용범위실시사업의 목적범위 이내

 

A. 학설: 실시형태한정성 vs 발명사상설

B. 일본 working beam 사건 최고재판소 판결실시형태성 배척 + 발명사상설 입장

C. 일본 최고재 판결요지: 선사용권의 효력은 특허출원 당시 선사용권자가 실제 실시 또는 준비를 하고 있던 실시형태 뿐만 아니라 그것에 구현된 발명과 동일성을 잃지 않는 범위에서 변경된 실시형태애도 미친다.

D. 특허청구범위와 무관한 부분에서 변경이 있는 경우 동일성 인정 판결

E. 변경전후의 제품이 동일한 기술사상에 관한 경우 동일성 인정 판결

F. 변경점에 현저한 효과 차이가 있는 경우 동일성 불인정 판결

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작성일시 : 2023. 11. 15. 12:00
:

(1)   특허법 제103(선사용에 의한 통상실시권) 특허출원 시에 그 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나 그 발명을 한 사람으로부터 알게 되어 국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 자는 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허출원된 발명의 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.

 

(2)   실시사업의 준비 판단기준

 

A. 주관적 요건즉시 실시의 의도로 준비해야 함

B. 객관적 요건즉시 실시의 의도를 객관적으로 인식할 수 있는 정도로 표명된 사실

C. 구체적 사건의 판결 사안견적서, 설계도 제출일로부터 약 5년 경과 후 제품 제작한 사례에서 비록 5년의 시차는 있지만 최초 견적서, 설계도면 제출 당시 사업준비에 관한 즉시 실시의도를 객관적으로 표명한 것으로 인정 + 최초 견적서, 설계도면 제출 근거로 선사용권 인정한 판결

D. 참고: 앞 블로그 글에서 소개한 독일 연방대법원 판결의 실시발명의 보유(possession) 요건은 우리나라 특허법과 일본 특허법 조문에는 없음.

 

(3) 실시사업의 준비 인정에 관한 일본 판결 사례

 

A. 기본설계 및 견적의 수정, 금형 제작의 착수, 시제품 제작은 준비로 인정

B. 개략도에 불과한 경우 실시사업의 준비로 인정하지 않음

C. 개량제품을 실제 판매한 경우인데 그 개량 제품 전 단계의 시제품 제작은 준비로 인정하지 않음

D. 연구보고서에 기재된 다수의 예 중의 하나에 해당하는 것 준비로 인정하지 않음

E. 전시회 출품제품을 최종 상품화하지 않는 경우, 즉 최종적으로 실제 판매한 제품과 다른 제품을 전시회에 출품한 경우, 그 전시회 출품한 제품을 준비행위로 인정하지 않음

 

(3)   선사용권을 주장하는 자는 실시발명의 완성, 실시사업의 준비, 실제 사업의 실시까지 일련의 경과를 설명할 수 있어야 함. 각 단계를 객관적 증거로 구체적으로 입증할 수 있어야만 선사용권 인정 용이함.

 

(4)  선사용권 항변의 적용범위실시사업의 목적범위 이내

 

A. 학설: 실시형태한정성 vs 발명사상설

B. 일본 working beam 사건 최고재판소 판결실시형태성 배척 + 발명사상설 입장

C. 일본 최고재 판결요지: 선사용권의 효력은 특허출원 당시 선사용권자가 실제 실시 또는 준비를 하고 있던 실시형태 뿐만 아니라 그것에 구현된 발명과 동일성을 잃지 않는 범위에서 변경된 실시형태애도 미친다.

D. 특허청구범위와 무관한 부분에서 변경이 있는 경우 동일성 인정 판결

E. 변경전후의 제품이 동일한 기술사상에 관한 경우 동일성 인정 판결

F. 변경점에 현저한 효과 차이가 있는 경우 동일성 불인정 판결

 

(5)  참고 선사용 근거 유사한 통상실시권 조항

 

 

103조의2(특허권의 이전청구에 따른 이전등록 전의 실시에 의한 통상실시권① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 제99조의2제2에 따른 특허권의 이전등록이 있기 전에 해당 특허가 제133제1제2 본문에 해당하는 것을 알지 못하고 국내에서 해당 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 경우에는 그 실시하거나 준비를 하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.

1. 이전등록된 특허의 원()특허권자

2. 이전등록된 특허권에 대하여 이전등록 당시에 이미 전용실시권이나 통상실시권 또는 그 전용실시권에 대한 통상실시권을 취득하고 등록을 받은 자. 다만제118제2에 따른 통상실시권을 취득한 자는 등록을 필요로 하지 아니한다.

② 제1항에 따라 통상실시권을 가진 자는 이전등록된 특허권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.

 

 104(무효심판청구 등록 전의 실시에 의한 통상실시권① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 특허 또는 실용신안등록에 대한 무효심판청구의 등록 전에 자기의 특허발명 또는 등록실용신안이 무효사유에 해당하는 것을 알지 못하고 국내에서 그 발명 또는 고안의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 경우에는 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 또는 고안 및 사업목적의 범위에서 그 특허권에 대하여 통상실시권을 가지거나 특허나 실용신안등록이 무효로 된 당시에 존재하는 특허권의 전용실시권에 대하여 통상실시권을 가진다

1. 동일한 발명에 대한 둘 이상의 특허 중 그 하나의 특허를 무효로 한 경우 그 무효로 된 특허의 원특허권자

2. 특허발명과 등록실용신안이 동일하여 그 실용신안등록을 무효로 한 경우 그 무효로 된 실용신안등록의 원()실용신안권자

3. 특허를 무효로 하고 동일한 발명에 관하여 정당한 권리자에게 특허를 한 경우 그 무효로 된 특허의 원특허권자

4. 실용신안등록을 무효로 하고 그 고안과 동일한 발명에 관하여 정당한 권리자에게 특허를 한 경우 그 무효로 된 실용신안의 원실용신안권자

5. 1호부터 제4호까지의 경우에 있어서 그 무효로 된 특허권 또는 실용신안권에 대하여 무효심판청구 등록 당시에 이미 전용실시권이나 통상실시권 또는 그 전용실시권에 대한 통상실시권을 취득하고 등록을 받은 자. 다만제118제2에 따른 통상실시권을 취득한 자는 등록을 필요로 하지 아니한다.

② 제1항에 따라 통상실시권을 가진 자는 특허권자 또는 전용실시권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.

KASAN_선사용권 – 특허권 행사에 대한 항변권, 특허법 규정 및 성립요건 관련 일본 특허청 설명자료, 실무적 포인트.pdf
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작성일시 : 2023. 11. 15. 11:00
:

원칙적 판단기준 법리

 

민법 제766조 제1항에 규정된 손해 및 가해자를 안 날이란 피해자나 그 법정대리인이 손해 및 가해자를 현실적이고도 구체적으로 인식하는 것을 의미하는 것으로서 손해발생의 추정이나 의문만으로는 충분하지 않고, 손해의 발생사실 뿐만 아니라 가해행위가 불법행위를 구성한다는 사실, 즉 불법행위의 요건사실에 대한 인식으로서 위법한 가해행위의 존재, 손해의 발생 및 가해행위와 손해 사이에 인과관계 등이 있다는 사실까지 안 날을 뜻한다(대법원 2011. 3. 10. 선고 201013282 판결 참조).

 

또한 피해자 등이 언제 불법행위의 요건사실을 현실적이고도 구체적으로 인식한 것으로 볼 것인지는 개별 사건의 여러 객관적 사정을 참작하고 손해배상청구가 사실상 가능하게 된 상황을 고려하여 합리적으로 인정하여야 하고(대법원 2002. 6. 28. 선고 200022249 판결 등 참조), 손해를 안 시기에 대한 증명책임은 소멸시효 완성으로 인한 이익을 주장하는 자에게 있다(대법원 2001. 9. 14. 선고 9942797 판결, 대법원 2013. 7. 12. 선고 200617553 판결 등 참조).

 

구체적 사안의 개요

 

(1)   원고 제품과 유사한 제품이 판매행위에 대해 2014. 6. 25. 피고를 영업비밀침해 등의 혐의로 형사고소

(2)   11개월 후 2015. 5. 29. 피고에 대하여 업무상배임, 부경법위반(영업비밀누설등), 저작권법위반죄 혐의로 기소

(3)   1심 형사판결 - 일부 혐의 유죄, 일부 혐의 무죄 판결 선고

(4)   2심 항소심 판결 - 1심의 일부 무죄 부분을 유죄로 변경 판결 선고

(5)   3심 대법원 판결 - 2019. 7. 10. 상고기각 판결,  항소심 판결 확정

 

서울중앙지법의 피고의 소멸시효 완성 주장에 대한 판단

 

원고가 고소장을 제출할 무렵까지 피고의 대상자료 취득 및 누설 경위, 대상자료를 이용한 2차적저작물 작성 여부에 대해 명확히 알기 어려웠다고 보는 것이 합리적이고, 따라서 당시까지는 그로 인한 손해의 발생 및 가해행위와 손해의 인과관계 등까지 알 수 있었다고 보기 어렵다.

 

따라서 원고가 위 고소 당시 또는 그 보다 이전인 2012. 8.경 이미 위와 같은 사정을 모두 알고 있었음을 전제로 한 피고들의 위 소멸시효 완성 주장은 모두 이유 없다

 

첨부: 서울중앙지방법원 2020. 1. 10. 선고 2017가합544148 판결

서울중앙지방법원 2020. 1. 10. 선고 2017가합544148 판결.pdf
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KASAN_영업비밀 침해사안의 형사고소, 기소, 형사판결과 민사소송의 불법행위 손해배상청구권 단기 소멸시효 기산점 서울중앙지방법원 2020. 1. 10. 선고 2017가합544148 판결.pdf
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작성일시 : 2023. 9. 11. 14:40
:

(1)   권리범위 확인심판에서 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 공지의 기술만으로 이루어진 경우 뿐만 아니라 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 경우에는 이른바 자유실시기술로서 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 보아야 한다.

 

(2)   설령 선행발명에 확인대상발명의 제1, 3 수평부에 대응하는 구성요소가 존재하지 않는다 하더라도, 건설 토목 기술분야의 통상의 기술자라면 확인대상발명의 제1, 2 연결부재로 교량 등의 토목 구조물에 널리 사용되는 강재 중 하나인 ‘H형강 또는 I형강을 쉽게 선택할 수 있다 할 것이고, ‘H형강 또는 I형강의 플랜지에 해당하는 부분이 확인대상발명의 제1, 3 수평부와 마찬가지로 웨브의 양단에 위치하여 구조물에 작용하는 수직변형력에 저항하며, 타설된 콘크리트와 플랜지 사이의 결합력이 증가되도록 하여 구조물의 강도를 높여준다는 것은 통상의 기술상식에 해당하므로, ‘H형강 또는 I형강을 채택함에 의하여 수직변형력에 대한 저항능력, 구조 강도 등에 통상의 기술자가 예상할 수 없는 새로운 작용효과가 발생한다고 볼 수도 없다. 따라서 통상의 기술자라면 선행발명으로부터 제1, 3 수평부(외측 플랜지)가 포함된 확인대상발명을 쉽게 실시할 수 있을 것으로 봄이 타당하다.

 

(3)   확인대상발명에 선행발명과 다른 특유한 시공방법에 관한 기술적 특징이 포함되어 있다거나 기술적 특징에 의해 용접 작업의 용이성에 있어 효과상 차이가 발생한다고 볼 수도 없다.

 

(4)   설령 제2, 4 수평부가 하나의 판으로 이루어져 있다는 원고의 주장을 그대로 받아들인다 하더라도, 2, 4 수평부가 처음부터 일체형 구조(하나의 판)인지 아니면 분리형 구조로 형성되었다가 사후 결합되는 형태인지 여부는, 용접 부위의 결합력, 용접 작업의 곤란성 등을 고려하여 통상의 기술자가 부재의 크기나 중량, 작업환경 등에 따라 적절히 선택할 수 있는 단순한 설계 변경사항에 불과하고, 2, 4 수평부(내측 플랜지)가 해당 수직부(웨브)에 결합된 이후에는 그 형성된 방식의 차이에 불구하고 수직변형력(하중)에 대한 저항능력(강성), 구조강도 등에 별다른 차이가 있다고 볼 수도 없는 바, 통상의 기술자는 선행발명으로부터 제2, 4 수평부가 포함된 확인대상발명을 쉽게 실시할 수 있다.

 

(5)   결국 확인대상발명은 공지기술인 선행발명만으로 이루어졌다고 볼 수 있을 뿐만 아니라, 설령 선행발명과 다소간의 구성상 차이가 존재한다 하더라도 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 실시할 수 있다고 봄이 타당하므로, 확인대상발명은 자유실시기술에 해당한다. 그렇다면 이 사건 특허발명과 대비할 필요 없이 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다.

KASAN_특허침해 아닌 공지기술의 자유실시 판단기준 – 공지기술은 아니지만 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있다면 자유실시기술 특허법원 2020. 4. 9. 선고 2019허6624 판결.pdf
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작성일시 : 2023. 8. 22. 11:00
:

(1)   특허법 제103(선사용에 의한 통상실시권) 특허출원 시에 그 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나 그 발명을 한 사람으로부터 알게 되어 국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 자는 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허출원된 발명의 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.

 

(2)   실시사업의 준비 판단기준

 

A. 주관적 요건즉시 실시의 의도로 준비해야 함

B. 객관적 요건즉시 실시의 의도를 객관적으로 인식할 수 있는 정도로 표명된 사실

C. 구체적 사건의 판결 사안견적서, 설계도 제출일로부터 약 5년 경과 후 제품 제작한 사례에서 비록 5년의 시차는 있지만 최초 견적서, 설계도면 제출 당시 사업준비에 관한 즉시 실시의도를 객관적으로 표명한 것으로 인정 + 최초 견적서, 설계도면 제출 근거로 선사용권 인정한 판결

D. 참고: 앞 블로그 글에서 소개한 독일 연방대법원 판결의 실시발명의 보유(possession) 요건은 우리나라 특허법과 일본 특허법 조문에는 없음.

 

(3) 실시사업의 준비 인정에 관한 일본 판결 사례

 

A. 기본설계 및 견적의 수정, 금형 제작의 착수, 시제품 제작은 준비로 인정

B. 개략도에 불과한 경우 실시사업의 준비로 인정하지 않음

C. 개량제품을 실제 판매한 경우인데 그 개량 제품 전 단계의 시제품 제작은 준비로 인정하지 않음

D. 연구보고서에 기재된 다수의 예 중의 하나에 해당하는 것 준비로 인정하지 않음

E. 전시회 출품제품을 최종 상품화하지 않는 경우, 즉 최종적으로 실제 판매한 제품과 다른 제품을 전시회에 출품한 경우, 그 전시회 출품한 제품을 준비행위로 인정하지 않음

 

(3)   선사용권을 주장하는 자는 실시발명의 완성, 실시사업의 준비, 실제 사업의 실시까지 일련의 경과를 설명할 수 있어야 함. 각 단계를 객관적 증거로 구체적으로 입증할 수 있어야만 선사용권 인정 용이함.

 

(4)  선사용권 항변의 적용범위실시사업의 목적범위 이내

 

A. 학설: 실시형태한정성 vs 발명사상설

B. 일본 working beam 사건 최고재판소 판결실시형태성 배척 + 발명사상설 입장

C. 일본 최고재 판결요지: 선사용권의 효력은 특허출원 당시 선사용권자가 실제 실시 또는 준비를 하고 있던 실시형태 뿐만 아니라 그것에 구현된 발명과 동일성을 잃지 않는 범위에서 변경된 실시형태애도 미친다.

D. 특허청구범위와 무관한 부분에서 변경이 있는 경우 동일성 인정 판결

E. 변경전후의 제품이 동일한 기술사상에 관한 경우 동일성 인정 판결

F. 변경점에 현저한 효과 차이가 있는 경우 동일성 불인정 판결

KASAN_특허권 vs 선사용권 항변 – 특허법 규정 및 성립요건 관련 일본 특허청 설명자료, 실무적 포인트.pdf
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작성일시 : 2023. 8. 22. 09:00
:

 

(1)   권리범위확인심판은 권리의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것이어서 특허권 권리범위확인심판 청구의 심판대상은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명이다.

 

(2)   소극적 권리범위확인심판에서는 심판청구인이 현실적으로 실시하는 기술이 심판청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명과 다르다고 하더라도 심판청구인이 특정한 발명이 실시가능성이 없을 경우 그 청구의 적법 여부가 문제로 될 수 있을 뿐이고, 여전히 심판의 대상은 심판청구인이 특정한 확인대상 발명으로, 이를 기준으로 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 한다(대법원 2010. 8. 19. 선고 20072735 판결, 대법원 2019. 9. 9. 선고 201910081 판결 등 참조).

 

첨부: 대법원 2023. 1. 12. 선고 202011813 판결

 

KASAN_소극적 권리범위확인심판 확인대상발명의 특정 기준 대법원 2023. 1. 12. 선고 2020후11813 판결.pdf
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대법원 2023. 1. 12. 선고 2020후11813 판결.pdf
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작성일시 : 2023. 5. 16. 10:27
:

 

1. 사안의 개요 및 쟁점

 

(1) 실시자의 소극적 권리범위확인심판 청구

 

(2) 특허심판원 청구인용, 특허권자 패소 심결

 

(3) 특허권자 심결취소 소송 제기, 주장 요지: 침해혐의 실시자가 특정한 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 점에 대한 다툼 없음, 확인의 이익 없음.

 

(4) 적극적 권리범위확인심판에서 특허권자 주장요지 - 적극적 권리범위확인심판에서 특허권자가 특정한 확인대상발명이 상대방 실시자가 실시한 발명이고, 소극적 권리범위확인심판에서 실시자가 특정한 확인대상발명은 실제로 실시하지 않거나 실시할 가능성이 없는 발명이다. 상대방이 특정한 확인대상발명의 실시 여부에 대하여서만 다투었을 뿐, 그 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 점에 대하여서는 다투지 않았다.

 

(5) 실무적 쟁점 포인트 심판청구인이 소극적 권리범위확인심판에서 확인대상발명을 특허발명의 권리범위에 속하지 않는 발명으로 구상하여 특정하고 실제로 실시하지 않는 발명도 가능함. 실시하지 않는 기술내용으로 특허발명과 명확하게 구별되어 권리범위에 속하지 않는 경우 특허권자는 소극적 권리범위확인심판에서 권리범위에 속하지 않는다는 청구인용 심결(특허권자 패소)이 아니라 확인의 이익 부존재, 부적법 심판청구로서 각하 심결(특허권자 승소)이 유리함.

 

2. 기본 법리

 

권리범위확인심판은 권리의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것이어서 특허권 권리범위확인심판 청구의 심판대상은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명이다.

 

그리고 소극적 권리범위확인심판에서는 심판청구인이 현실적으로 실시하는 기술이 심판청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명과 다르다고 하더라도 심판청구인이 특정한 발명이 실시가능성이 없을 경우 그 청구의 적법 여부가 문제로 될 수 있을 뿐이고, 여전히 심판의 대상은 심판청구인이 특정한 확인대상발명으로, 이를 기준으로 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 한다(대법원 2019. 9. 9. 선고 201910081 판결 등 참조).

 

3. 특허법원 판결 요지

 

(1) 소극적 권리범위확인심판에서는 현재 실시하는 것만이 아니라 장래 실시 예정인 것도 심판대상으로 삼을 수 있고,

 

(2) 심판청구인이 특정한 확인대상발명이 실시 기술과 다른 경우에도 여전히 심판의 대상은 심판청구인이 특정한 확인대상발명으로 확인대상발명과 실시 기술의 동일성이 요구되지 않고,

 

(3) 특정한 확인대상발명을 기준으로 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 한다.

 

(4) 특정한 확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 점에 관하여 당사자 사이에 다툼이 없는 경우면, 그러한 확인대상발명을 심판대상으로 하는 소극적 권리범위확인심판은 심판청구의 이익이 없어 허용되지 않는다(대법원 1991. 3. 27. 선고 90373 판결, 대법원 2016. 9. 30. 선고 20142849 판결 등 참조).

 

(5) 특허권자는 상대방이 특정한 확인대상발명에 대하여 특허권 침해를 주장한 바는 없고, 변론기일에피고가 특정한 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 점에서는 다툼이 없고, 위 확인대상발명에 대해 특허권 침해를 주장하는 것도 아니고 향후에 이를 주장할 의사도 없다.’라고 진술하였음.

 

(6) 따라서 심판청구의 이익이 없는 심판청구로서 부적법하므로 각하되어야 함. 심결 취소 판결

 

(7) 반면, 적극적 권리범위확인심판에서는 소극적 권리범위확인심판과 달리 특정한 확인대상발명은 상대방이 현재 실시하거나 과거에 실시한 발명과 동일하여야 하므로, 이 사건 특허발명을 실시하거나 실시하였는지 여부에 대한 판단이 있게 된다.

 

참고: 특허법원 2021. 11. 19. 선고 20212953 판결

 

KASAN_소극적 권리범위확인심판에서 확인대상발명 특정과 확인의 이익 쟁점 특허법원 2021. 11. 19. 선고 2021허2953 판결.pdf
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작성일시 : 2023. 5. 16. 10:25
:

 

(1)   특허발명과 대비되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 하기 위해서는 특허발명의 특허청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 확인대상발명에 그대로 포함되어 있어야 한다. 한편 확인대상발명에 특허 발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도 특허발명과 과제해결원리가 동일하고, 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 확인대상발명은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다.

 

(2)   그리고 여기서양 발명의 과제 해결원리가 동일한지를 가릴 때에는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2014. 7. 24. 선고 20121132 판결 참조).

 

(3)   특허법이 보호하려는 특허발명의 실질적 가치는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데에 있으므로, 확인대상발명의 변경된 구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등한지를 판단할 때에도 특허발명에 특유한 과제 해결원리를 고려하여야 한다.

 

(4)   그리고 특허발명의 과제 해결원리를 파악할 때 발명의 상세한 설명의 기재뿐만 아니라 출원 당시의 공지기술 등까지 참작하는 것은 전체 선행기술과의 관계에서 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 실질적 가치를 객관적으로 파악하여 그에 합당한 보호를 하기 위한 것이다. 따라서 이러한 선행기술을 참작하여 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 과제 해결원리를 얼마나 넓게 또는 좁게 파악할지 결정하여야 한다.

 

(5)   다만 발명의 상세한 설명에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 제외한 채 다른 기술사상을 기술사상의 핵심으로 대체하 여서는 안 된다. 발명의 상세한 설명을 신뢰한 제3자가 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 이용하지 않았음에도 위와 같이 대체된 기술사상의 핵심을 이용하였다는 이유로 과제 해결원리가 같다고 판단하게 되면 제3자에게 예측할 수 없는 손해를 끼칠 수 있기 때문이다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2017424 판결 참조).

 

(6)   작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 확인대상발명도 해결하는지를 중심으로 판단하여야 한다. 따라서 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 확인대상발명에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이다.

 

(7)   그러나 위와 같은 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우에는 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없다. 이러한 때에는 특허발명의 기술사상의 핵심이 확인대상발명에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2018267252 판결 참조).

 

(8)   이 사건 특허발명의 출원일 당시 선행발명들 내지 을 제2호증에 의하여 이 사건 제1항 발명의 특유한 해결 수단이 기초하고 있는 위와 같은 기술사상의 핵심이 공지되어 있었다고 봄이 타당하므로, 이 사건 제1항 발명의 위와 같은 기술사상의 핵심은 특유하다고 볼 수 없고, 이 사건 제1항 발명이 선행기술에서 해결되지 아니하였던 기술과제를 해결하였다고 볼 수도 없다. 따라서 앞서 본 법리에 따라이 사건 제1항 발명의 기술사상의 핵심이 확인대상발명에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다.

 

(9)   이 사건 제1항 발명과 확인대상발명은 차이점 1, 2와 관련하여 그 구성에 있어서 차이가 있을 뿐만 아니라 이로 인해서 개별적 기능이나 역할, 작용효과에 있어서도 동일하지 아니하다고 봄이 타당하다.

 

첨부: 특허법원 2022. 8. 18. 선고 20214652 판결

 

KASAN_형식적 차이 실질적 동일, 균등 여부 - 균등침해 판단기준, 균등론 적용기준 특허법원 2022. 8. 18. 선고 2021허4652 판결.pdf
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작성일시 : 2022. 10. 13. 13:19
:

 

1. 사안의 개요

(1) 특허청구범위: 청구항 4독립항, 5항 내지 제10종속항

(2) 소극적 권리범위확인심판의 확인대상발명 설명서 청구항 4항 독립항의 구성요소와 대비하는 방식 BUT 종속항의 구성요소와 대비하는 설명 없음

 

2. 쟁점 종속항 제5항 내지 제10항에 대한 확인대상발명의 특정 여부 판단

 

3. 특허심판원 심결 확인대상발명은 제5항 내지 제10항 발명과 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되지 않았음, 심판청구 중 청구범위 제5항 내지 제10항에 관한 부분 각하

 

4. 특허법원 판결요지 심결취소

(1) 확인대상발명 특정여부 판단기준 법리

특허권의 권리범위확인심판을 청구할 때 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은 당해 특허발명과 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는데, 그 특정을 위해서 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없지만, 적어도 특허발명의 구성요건과 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요할 정도로 특허발명의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하여야 한다(대법원 2005. 4. 29. 선고 2003656 판결, 대법원 2005. 9. 29. 선고 2004486 판결 등 참조).

 

다만 확인대상발명의 설명서에 특허발명의 구성요소와 대응하는 구체적인 구성이 일부 기재되지 않거나 불명확한 부분이 있더라도 나머지 구성만으로 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단할 수 있는 경우에는 확인대상발명은 특정된 것으로 봄이 타당하다(대법원 2010. 5. 27. 선고 2010296 판결 등 참조).

 

(2) 구체적 사안의 판단

이 사건 제5항 내지 제10항 발명의 일부 구성요소에 대비되는 확인대상발명의 구성요소가 확인대상발명의 설명서에 기재되어 있지 않다고 하더라도, 아래에서 보는 바와 같이 나머지 구성만으로도 확인대상발명이 이 사건 제5항 내지 제10항 발명의 권리범위에 속하지 않는다고 판단할 수 있는 이상, 확인대상발명은 이 사건 제5항 내지 제10항 발명과 대비할 수 있을 정도로 특정되어 있다고 보는 것이 타당하다.

 

확인대상발명이 이 사건 제5항 내지 제10항 발명의 권리범위에 속하는지 여부

이 사건 제5항 내지 제10항 발명은 이 사건 제4항 발명을 직접 또는 간접적으로 인용하는 종속항이므로, 확인대상발명은 이 사건 제4항 발명의 권리범위에 속하지 않고, 따라서 이 사건 제5항 내지 제10항 발명의 권리범위에도 속하지 않는다. 따라서 확인대상발명은 이 사건 제5항 내지 제10항 발명과 대비할 수 있을 정도로 특정되었다.

 

첨부: 특허법원 2022. 7. 21. 선고 20212984 판결

 

KASAN_권리범위확인심판의 확인대상발명 특정여부 – 종속항에 대한 판단 특허법원 2022. 7. 21. 선고 2021허2984 판결.pdf
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작성일시 : 2022. 9. 28. 13:55
:

 

1. 특허기술 제휴협약 계약조항 및 오기 사항  

 

(피고)과 을(원고)은 각사가 보유하고 있는 역량과 자원을 최대한 활용하여 상호 이익이 될 수 있도록 다음 사항에 대하여 상호 협력한다.

1. 경영정보, 기술 및 노하우의 상호 교환

2. 아래 특허를 이용한 와우캡의 공급권은 을(원고)을 통하여서만 한다.

 

- 아래 -

 

     국제특허분류 B65D 51/28, B65D 51/08, B65D 81/32

     출원번호 10-2013-0113613

     특허권자 피고

 

3. , (원고)의 생산 수량이 갑(청아람피고)이 요구하는 발주수량에 못 미쳐 납품이 어려울 시 갑은 을과 협의하여 제2의 공급업체를 선정할 수 있으며, 을은 어떠한 이의제기를 할 수 없다.

 

- 계약당사자 피고는 2건의 등록 특허 보유자, 그런데도 특허등록번호가 아닌 출원번호를 기재함

- 기재한 특허출원번호는 오기 – 2건 중 대상특허가 아닌 다른 특허의 출원번호를기재한 것임

- 국제특허분류 오류 계약상 의미 없음 및 실무와 동떨어진 내용

 

2. 쟁점 계약서 오기에도 계약대상 특허를 특정할 있는지 여부

 

3. 계약해석의 기준 법리    

 

계약당사자 간에 어떠한 계약 내용을 처분문서인 서면으로 작성한 경우, 문언의 객관적인 의미가 명확하다면 특별한 사정이 없는 한 문언대로의 의사표시의 존재와 내용을 인정하여야 하지만, 문언의 객관적인 의미가 명확하게 드러나지 않는 경우에는 당사자의 내심의 의사 여하에 관계없이 문언의 내용과 계약이 이루어지게 된 동기 및 경위, 당사자가 계약에 의하여 달성하려고 하는 목적과 진정한 의사, 거래의 관행 등을 종합적으로 고찰하여 사회정의와 형평의 이념에 맞도록 논리와 경험의 법칙, 그리고 사회일반의 상식과 거래의 통념에 따라 당사자 사이의 계약의 내용을 합리적으로 해석하여야 하고(대법원 2014. 6. 26. 선고 201414115 판결 등 참조),

 

또한 당사자 사이에 계약의 해석을 둘러싸고 다툼이 있어 처분문서에 나타난 당사자의 의사해석이 문제 되는 경우에는 문언의 내용, 약정이 이루어진 동기와 경위, 약정으로 달성하려는 목적, 당사자의 진정한 의사 등을 종합적으로 고찰하여 논리와 경험칙에 따라 합리적으로 해석하여야 한다(대법원 2017. 2. 15. 선고 201419776, 19783 판결 등 참조).

 

4. 1원고 패소, 계약서 문언의 기재내용 중시

 

5. 2특허법원 원고 승소, 계약체결 동기 및 경위, 당사자의 진정한 의사 등을 종합적으로 고려하여 판단, 1심 판결 취소

 

6. 특허법원의 구체적 계약의 해석 및 판단 이유 판결문 참고    

 

결론 협약서에 기재된 특허출원번호는 오기, 당사자들은 오기에도 불구하고 기재와 다른 ‘356특허를 이용한 제품(3피스 와우캡)을 의미. 결국 이 사건 협약의 체결 당시피고가 원고를 통해서만 356특허를 실시한 3피스 와우캡을 공급받기로 한다.’라는 내용으로 의사의 합치가 있었다고 봄이 타당하다.

 

이 사건 협약 체결에 이르게 된 당시 별도의 금형과 생산설비를 위한 비용이 요구되는 301특허를 실시한 2피스 제품의 공급권에 관한 계약을 체결하거나 2피스 제품의 상용화를 시도하기 어렵다는 사정을 충분히 알 수 있었던 점에 비추어 보면, 당시 피고가 원고에게 왜 2피스 내부캡에 관한 301특허의 상용화를 위한 양해각서를 체결하려는 지에 대한 아무런 의사 확인도 하지 아니한 채 이 사건 협약서의 출원번호 기재부분만을 보고서 이 사건 협약이 301특허에 관한 것으로 이해하였다는 취지의 피고 주장부분도 쉽게 받아들이기 어려운 것이다.

 

첨부: 특허법원 2018. 12. 14. 선고 20181664 판결

특허법원 2018. 12. 14. 선고 2018나1664 판결.pdf
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KASAN_오기, 오류 포함 특허기술 제휴계약, 라이선스 계약의 해석 특허법원 2018. 12. 14. 선고 2018나1664 판결.pdf
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작성일시 : 2022. 9. 19. 10:00
:

 

(1) 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 하기 위해서는 특허발명의 특허청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 확인대상발명에 그대로 포함되어 있어야 한다.

 

(2) 한편 확인대상발명에 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 확인대상발명은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다.

 

(3) 그리고 여기서양 발명의 과제 해결원리가 동일한지를 가릴 때에는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2014. 7. 24. 선고 20121132 판결 등 참조).

 

(4) 특허법이 보호하려는 특허발명의 실질적 가치는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데에 있으므로, 확인대상발명의 변경된 구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등한지를 판단할 때에도 특허발명에 특유한 과제 해결원리를 고려하여야 한다.

 

(5) 그리고 특허발명의 과제 해결원리를 파악할 때 발명의 상세한 설명의 기재뿐만 아니라 출원 당시의 공지기술 등까지 참작하는 것은 전체 선행기술과의 관계에서 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 실질적 가치를 객관적으로 파악하여 그에 합당한 보호를 하기 위한 것이다.

 

(6) 따라서 이러한 선행기술을 참작하여 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 과제 해결원리를 얼마나 넓게 또는 좁게 파악할지 결정하여야 한다. 다만 발명의 상세한 설명에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 제외한 채 다른 기술사상을 기술사상의 핵심으로 대체하여서는 안 된다.

 

(7) 발명의 상세한 설명을 신뢰한 제3자가 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 이용하지 않았음에도 위와 같이 대체된 기술사상의 핵심을 이용하였다는 이유로 과제 해결원리가 같다고 판단하게 되면 제3자에게 예측할 수 없는 손해를 끼칠 수 있기 때문이다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2017424 판결 등 참조).

 

(8) 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 확인대상발명도 해결하는지를 중심으로 판단하여야 한다.

 

(9) 따라서 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 확인대상발명에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이다.

 

(10) 그러나 위와 같은 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우에는 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없다.

 

(11) 이러한 때에는 특허발명의 기술사상의 핵심이 확인대상발명에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2018267252 판결 등 참조).

 

(12) 구체적 사안의 판단방법 및 순서

 

A. 과제해결원리의 동일 여부

. 1항 발명의 기술사상의 핵심 파악

. 1항 발명의 기술사상의 핵심이 공지되었는지 여부 판단 - 기술사상의 핵심이 공지되어 있었다고 보아야 한다. 이 사건 제1항 발명의 기술사상의 핵심은 이 사건 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 이 사건 제1항 발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 볼 수도 없다.

. 이러한 때에는 앞서 본 법리에 따라 이 사건 특허발명의 기술사상의 핵심이 확인대상발명에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다. 균등 여부가 문제되는 구성요소, 즉 차이점 1에서 3과 관련된 구성의 개별적인 기능이나 역할 등을 비교한다.

 

B. 구성요소의 개별적 기능이나 역할 비교

1항 발명과 확인대상발명은 차이점 2, 3과 관련하여 수평절취선과 수직절취선의 구조에서 차이가 있고, 해당 구성요소의 역할도 동일하지 않다. 따라서 나머지 차이점들에 대하여 더 살펴볼 필요도 없이 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명과 균등관계에 있다고 볼 수 없다.

 

첨부: 특허법원 2021. 8. 26. 선고 20206545 판결

 

KASAN_특허권 균등침해, 청구범위 해석, 권리범위 판단, 균등론 적용 법리, 판단기준, 판단방법 및 순서 구체적 판단의 좋은 사례 특허법원 2021. 8. 26. 선고 2020허6545 판결.pdf
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작성일시 : 2022. 9. 16. 14:00
:

 

(1) 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 있기 위해서는 특허발명의 청구범위에 기재된 구성요소들과 구성요소들 사이의 유기적결합관계가 확인대상발명에 그대로 포함되어 있어야 한다.

 

(2) 그리고 확인대상발명에서 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하고, 그러한 변경에 의하더라도 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같은 변경이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하통상의 기술자라고 한다)이라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도인 경우에는, 특별한 사정이 없는 한 확인대상발명은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다.

 

(3) 여기서양 발명에서 과제의 해결원리가 동일한지 여부를 가릴 때에는 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서 중 발명의 설명 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2014. 7. 24. 선고 20121132 판결 참조).

 

(4) 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 확인대상발명도 해결하는지를 중심으로 판단하여야 한다.

 

(5) 따라서 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 확인대상발명에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이다.

 

(6) 그러나 위와 같은 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우에는 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없다.

 

(7) 이러한 때에는 특허발명의 기술사상의 핵심이 확인대상발명에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2018267252 판결 참조).

 

첨부: 대법원 2022. 1. 14. 선고 202110589 판결

 

KASAN_특허발명의 권리범위해석 방법 균등론 적용 판단기준 – 특허발명의 특유한 해결수단 중시 대법원 2022. 1. 14. 선고 2021후10589 판결.pdf
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대법원 2022. 1. 14. 선고 2021후10589 판결.pdf
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작성일시 : 2022. 9. 16. 13:15
:

 

1.    균등침해 판단기준 법리

 

(1)   특허권침해소송의 상대방이 제조하는 제품 또는 사용하는 방법 등(이하침해제품 등이라고 한다)이 특허권을 침해한다고 하기 위해서는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 침해제품 등에 그대로 포함되어 있어야 한다.

 

(2)   침해제품 등에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 특허발명과 과제해결원리가 동일하고, 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 침해제품 등은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허권을 침해한다고 보아야 한다.

 

(3)   여기에서 침해제품 등과 특허발명의 과제해결원리가 동일한지 여부를 가릴 때에는 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명의 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2017424 판결, 대법원 2020. 4. 29. 선고 20162546 판결 등 참조).

 

(4)   작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 침해제품 등도 해결하는지를 중심으로 판단하여야 한다. 따라서 발명의 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이다.

 

(5)   그러나 위와 같은 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우에는 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없다.

 

(6)   이러한 때에는 특허발명의 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2018267252 판결, 대법원 2019. 2. 14. 선고 20152327 판결 등 참조).

 

2.    구체적 사안의 판단

 

(1)   이 사건 제1항 발명의 과제해결원리는다수의 돌출 마이크로 커터를 이용하여 안전하고 효율적으로 각질을 절삭할 수 있는 각질제거기를 제공하는 것으로 파악되고, 이는 피고 제품에도 그대로 나타나 있다.

 

(2)   한편 위와 같은 이 사건 제1발명의 과제해결원리는 이미 선행발명들에 공지되어 있으므로, 이 사건 제1항 발명과 피고 제품의 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 차이나는 구성인 이 사건 제1항 발명의원형 또는 다각형인 평면 돌출판과 피고 제품의두 개의 원형 일부가 겹쳐지면서 가운데가 오목한 표주박 형상의 평면 돌출판의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단해야 한다.

 

(3)   그런데, 피고 제품은 표주박 형상으로 인하여 이 사건 제1항 발명과 달리 각질이 넓은 면적으로 절삭될 수 있고, 곡선의 절삭날을 통해 절삭된 각질이 측면날 사이로 모아지면 중앙의 오목한 부분에서 추가로 절삭되어 그 작용효과에 차이가 있고, 이 사건 제1항 발명으로부터 이와 같은 형상으로 변경하는 것이 용이하다고 볼 수도 없으므로 이 사건 제1항 발명에 대한 균등침해가 성립하지 않는다.

 

(4)   이 사건 제1항 발명의 과제해결원리는다수의 돌출 마이크로 커터를 이용할 뿐 아니라 다양한 방향에서의 절삭을 통해 안전하고 효율적인 각질제거를 할 수 있도록 하는 것으로 파악하여야 한다는 점에서 원심이 이 사건 제1항 특허발명의 과제해결원리를 다소 넓게 파악한 점은 있다. 그러나 위와 같은 과제해결원리가 선행발명들에 공지되어 있고, 평면 돌출판의 형상 차이로 인하여 작용효과에 차이가 있으며, 변경이 용이하지 않아 균등침해가 성립하지 않는다는 결론은 정당하다.

 

첨부: 대법원 2022. 9. 7. 선고 2021280835 판결

 

KASAN_균등침해 판단기준 – 과제해결원리 공지 시 작용효과의 실질적 동일성 판단기준 대법원 2022. 9. 7. 선고 2021다280835 판결.pdf
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대법원 2022. 9. 7. 선고 2021다280835 판결.pdf
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작성일시 : 2022. 9. 16. 10:00
:

 

1.    사안의 개요

 

(1)   특허권자와 실시자 사이 특허발명 실시 총판 계약 및 전용실시권 설정계약 체결

(2)   특허등록원부에 전용실시권 설정 등록 기간 설정 등록

(3)   총판계약상 계약기간 - ‘체결일로부터 12개월일정한 요건이 충족되는 경우 같은 조건으로 계약을 갱신 가능 BUT 갈등 발생, 총판계약 갱신 없이 파기

(4)   그 후 특허권자는 전용실시권자에게 수차례 전용실시권 계약 해지 통보

(5)   그러나 특허등록원부상 전용실시권 말소등록 없음, 전용실시권 등록 유지

(6)   특허권자가 실시자 상대로 특허법위반 혐의로 고소, 검찰 기소 BUT 법원 무죄 판결

 

2.    판결요지 무죄

 

(1)   특허권자는 총판계약이 파기되면서 전용실시권 역시 소멸한다고 주장하나, 전용실시권의 설정, 이전, 변경, 소멸 또는 처분의 제한은 등록을 하지 않으면 효력이 발생하지 아니하므로(특허법 제101조 제1항 제2),

 

(2)   전용실시권의 소멸에 관하여 등록하지 않은 이상 등록된 기간 동안 이 사건 특허에 관한 전용실시권이 소멸되었다고 볼 수 없고, 결국 당시 실시자는 여전히 이 사건 특허의 전용실시권자였던 것으로 보이는 점,

 

(3)   따라서 이 사건 특허 기술을 이용하여 제품을 생산하였고 그 용기와 포장지에 이 사건 특허번호를 표시하였다고 하더라도, 특허의 전용실시권자로서 그 특허 기술이 사용된 물건에 특허번호를 표시한 것이어서 이를 두고 특허법 제224조 제1호의허위표시에 해당한다고 보기 어려운 점 등에 비추어 보면,

 

(4)   민사상의 책임을 부담함은 별론으로 하고, 용기와 포장지에 이 사건 특허를 허위표시 하였다는 점이 합리적 의심의 여지 없이 증명되었다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

 

첨부: 수원지방법원 2020. 11. 12. 선고 2020고정414 판결

수원지방법원 2020. 11. 12. 선고 2020고정414 판결.pdf
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KASAN_특허권 전용실시권 설정계약 해지 BUT 전용실시권 말소등록 이전 실시행위 - 특허침해 부정 수원지방법원 2020. 11. 12. 선고 2020고정414 판결.pdf
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작성일시 : 2022. 3. 11. 09:39
:

 

(1) 특허법 제42조 제4항 제2호는 청구범위에는 발명이 명확하고 간결하게 적혀야 한다고 규정하고 있다. 그리고 특허법 제97조는 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다고 규정하고 있다. 이는 발명의 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다는 점에서(특허법 제97) 청구항에는 명확한 기재만이 허용되는 것으로, 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 않는다는 취지이다(대법원 2006. 11. 24. 선고 20032072 판결, 대법원 2014. 7. 24. 선고 20121613 판결 등 참조).

 

(2) 또한 발명이 명확하게 적혀 있는지 여부는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 발명의 설명이나 도면 등의 기재와 출원 당시의 기술상식을 고려하여 청구범위에 기재된 사항으로부터 특허를 받고자 하는 발명을 명확하게 파악할 수 있는지에 따라 개별적으로 판단하여야 한다(대법원 2017. 4. 7. 선고 20141563 판결 등 참조).

 

(3) 486 특허 제1항 발명의 명세서에 의하면평균 막 두께기재가 접합해서 이루어지는 막 형상 구조물의 두께의 평균 값을 의미하고, ‘최외부막 형상 구조물의 막 두께가 평균 막 두께와 같아지는 부분 중에서 단부에 가장 가까운 부분을 의미하므로, 결국 평균 막 두께에 따라 최외부가 결정되고, 이를 기준으로 단부와 최외부 사이의 거리 역시 결정되어 그 보호범위가 확정된다.

 

(4) 위 명세서에는 그 측정 방법에 관하여막 형상 구조물의 두께에 불균일이 있을 경우에는 복수의 계측을 행한 평균에 의해 평균 막 두께를 구한다.”라고 하며 막 형상 구조물의 형상 중 최장 라인 상의 100점을 계측하여 구하는 방법이나 기재의 형상에 따른 몇몇 측정 방법, 막 형상 구조물의 비중을 아는 경우 비중을 이용한 측정 방법 등을 예로 들고 있을 뿐, 측정장치나 방법을 한정하고 있지는 않다.

 

(5) 그런데 486 특허 제1항 발명의평균 막 두께는 말 그대로 막 형상 구조물 전체의 두께 평균값을 의미함이 명확하고, 이와 같이 그 의미가 명확한 이상 이에 따라 보호범위 역시 명확히 확정된다.

 

(6) 또한, 출원 당시 기술 수준에 비추어 통상의 기술자는 위의 예시들을 참고하여 적절한 측정방법으로 평균 막 두께를 산정할 수 있다.

 

(7) 이때 어떤 측정장치나 방법을 사용하는지에 따라 평균 막 두께의 결과 값에 차이가 생겨 그에 따라 확정된 보호범위에도 오차가 존재할 수 있으나, 이는 평균값의 측정을 수반하는 대부분의 경우에 발생하는 문제로, 침해대상제품이 위와 같이 산정된 결과에 따라 확정된 특허발명의 보호범위에 속하는지에 관한 증명의 문제로 연결될 뿐이다.

 

(8) 또한 486 특허 제1항 발명의최외부는 하나의 단부가 무수히 많은 단면을 가진다고 하더라도그중 막 형상 구조물의 막 두께가 평균 막 두께와 같아지는 부분 중에서 단부에 가장 가까운 부분이 최외부임이 명확하다. 어느 단부를 기준으로 하는지에 따라 단부와 최외부 사이의 거리 차이, 즉 단부와 최외부 거리의 평균 막 두께에 대한 배율도 달라질 수는 있으나, 이와 같은 결과 값들이 모두평균 막 두께의 10배 이상 10,000배 이하의 범위에 들어오는지에 따라 특허발명의 보호범위에 속하는지 여부가 확정될 수 있다.

 

(9) 결국, 486 특허 제1항 발명의평균 막 두께최외부는 그 의미가 명확하고 출원 당시 기술 수준에 비추어 통상의 기술자가 충분히 측정할 수 있는 것이다. 위 발명의 청구범위가 명확하지 않은 등으로 명세서 기재요건을 갖추지 못하였다고는 보기 어렵다.

 

첨부: 대법원 2022. 1. 27. 선고 2019277751 판결

 

KASAN_특허청구범위 기재요건 – “평균 막 두께” 측정방법 및 측정장치 특정하지 않아도 판단 가능하면 명확 대법원 2022. 1. 27. 선고 2019다277751 판결.pdf
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대법원 2022. 1. 27. 선고 2019다277751 판결.pdf
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작성일시 : 2022. 2. 15. 16:52
:

 

(1) 등록된 특허발명이 그 출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명으로서 신규성이 없는 경우에는 그에 대한 등록무효심판이 없어도 그 권리범위를 인정할 수 없다(대법원 1983. 7. 26. 선고 8156 전원합의체 판결, 대법원 2003. 1. 10. 선고 20025514 판결 등 참조).

 

(2) 특허무효사유에 있어서 신규성 결여와 선원주의 위반은 특허발명 내지 후출원발명과 선행발명 내지 선출원발명의 동일성 여부가 문제된다는 점에서 다르지 않으므로, 위 법리는 후출원발명에 선원주의 위반의 무효사유가 있는 경우에도 그대로 적용된다(대법원 2009. 9. 24. 선고 20072827 판결 참조).

 

(3) 특허법 제29조 제3항에서 규정하는 발명의 동일성은 발명의 진보성과는 구별되는 것으로서 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하되 발명의 효과도 참작하여 판단할 것이다.

 

(4) 그런데 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지 관용기술의 부가, 삭제, 변경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 발명은 서로 실질적으로 동일하다고 할 것이다(대법원 2001. 6. 1. 선고 981013 판결, 대법원 2008. 3. 13. 선고 20061452 판결 등 참조).

 

첨부: 특허법원 2021. 11. 19. 선고 20211752 판결

 

KASAN_권리범위확인심판 - 확대된 선원주의 위반의 특허무효 사유 등록무효 전 권리범위 불인정 특허법원 2021. 11. 19. 선고 2021허1752 판결.pdf
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작성일시 : 2022. 1. 24. 09:20
:

 

1. 특허발명 및 청구항 기재 내용 

 

(1) 특허발명 명칭: 3차원 입체형상 직물 및 이의 제조방법

 

(2) 특허청구범위 제1항 기재 내용 - 3차원 입체형상 직물, 물건발명

【청구항 1】 다층직물에 있어서, 상기 직물은 표면층, 이면층, 상기 표면층과 이면층을 연결하는 중간층으로 형성되되, 상기 중간층은 제1중간층과 제2중간층으로 형성되며, 기본적으로 표면경사만으로 이루어진 표면부와, 표면경사 및 상기 중간층을 구성하는 경사로 직조된 표면접결부가 순차 반복적으로 형성된 표면층과; 기본적으로 이면경사만으로 이루어진 이면부와, 이면경사 및 상기 중간층을 구성하는 경사로 형성된 이면접결부가 순차 반복적으로 직조된 이면층과; 중간층을 구성하는 경사만으로 직조되어 상기 표면접결부 및 이면접결부에 순차 반복적으로 연결된 중간층을 포함하며 상기 이면부의 표면에는 상기 중간층을 구성하는 경사가 위사와의 교차없이 제직되어 외부로 노출되고, 제직 후 상기 노출된 경사를 전모시킴으로서 형성되는 3차원 입체형상 직물

 

(3) 특허발명의 실시 도면

(4) 대법원 판결요지 - “1항 발명의 청구범위에는직조’, ‘제직’, ‘전모등 제직 공정과 관련된 기재가 있으나, 이는 물건발명인 3차원 입체형상 직물의 구조나 형상, 상태를 구체 적으로 표현한 것일 뿐 그 물건을 제조하기 위한 일련의 과정이나 단계를 나타냈다고 할 수 없어 이를 제조방법의 기재로 보기는 어렵다.”

 

2. 적극적 권리범위확인심판 확인대상발명 설명 제조방법 관련

 

(1) 확인대상발명의 설명서와 도면 - 기재한 3차원 입체형상 직물

(2) 확인대상발명 설명서에 포함된 제조방법 - 확인대상발명의 3차원 입체형상 직물을 제직하는 방법을 설명하는 내용

(3) 대법원 판결 - 이 부분은 이 사건 제1항 발명의 구성요소에 대응하는 부분이 아니라 확인대상 발명의 이해를 돕기 위해 추가한 부연 설명에 불과하고, 확인대상발명이 그러한 부연 설명에 따른 제조방법으로 제조한 물건인지에 따라 물건발명인 이 사건 제1항 발명의 특허권 효력이 미치는지 여부가 달라지지도 않는다. 따라서 위와 같이 부가적으로 기재한 제조방법으로 제조한 물건만이 심판의 대상인 확인대상 발명이 된다고 할 수는 없다.

 

3. 특허법원 판결 요지

 

확인대상발명이 비록발명이라는 표현을 사용하고 있지만 그 실질은 특허발명과 같은기술적 사상이 아니라 기술적 사상의 범주 내에 포함되는 구체적인 실시 형태를 말하고 이는 심판청구서에 첨부된 설명서 및 도면에 의하여 특정되는 실시형태 그 자체를 말한다고 할 것이다(대법원 2002. 10. 22. 선고 20011549 판결 참조).

 

따라서 적극적 권리범위확인심판에서 청구인이 특정한 확인대상발명의 설명서에 확인대상발명의 구조뿐만 아니라 이를 제조하는 방법에 관한 구체적인 기재가 있다면 피청구인이 위 설명서 및 도면에 의하여 특정한 방법대로 제조(실시)하는 물건이 확인대상발 명으로 확정된다고 할 것이지 그러한 방법과 다른 방법으로 제조(실시)된 물건은 비록 그 물성이 실질적으로 확인대상발명에 기재된 물건과 동일하다고 하더라도 심판대상으로 특정한 확인대상발명에 포함되지 않는다고 할 것이다.

 

4. 대법원 판결 요지 특허법원 판결 파기 환송

 

특허법 제135조가 규정하고 있는 권리범위 확인심판은 특허권의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것으로, 그 대상물은 심판청구인이 심판의 대상으로 삼은 구체적인 실시 형태인 확인대상 발명이다(대법원 1991. 3. 27. 선고 90373 판결 등 참조).

 

특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점하고(특허법 제94조 제1), 특허발명이 물건발명인 경우에는 그 물건을 생산사용양도대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위가 물건발명의 실시이므로[특허법 제2조 제3 ()], 물건발명의 특허권은 물건발명과 동일한 구성을 가진 물건이 실시되었다면 제조방법과 관계없이 그 물건에 효력이 미친다.

 

따라서 물건발명의 특허권자는 피심판청구인이 실시한 물건을 그 제조방법과 관계없이 확인대상발명으로 특정하여 특허권의 권리범위에 속하는지 확인을 구할 수 있고, 이때 확인대상발명의 설명서나 도면에 확인대상 발명의 이해를 돕기 위한 부연 설명으로 그 제조방법을 부가적으로 기재하였다고 하여 그러한 제조방법으로 제조한 물건만이 심판의 대상인 확인대상 발명이 된다고 할 수는 없다.

 

첨부: 대법원 2022. 1. 14. 선고 201911541 판결

 

KASAN_물건발명 특허청구항에 포함된 제조방법 용어 해석 + 확인대상발명 설명에 제품의 제조방법 포함된 경우 권리범위해석 방법 – 물건발명 자체로 해석 대법원 2022. 1. 14. 선고 2019후11541 판결.pdf
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대법원 2022. 1. 14. 선고 2019후11541 판결.pdf
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작성일시 : 2022. 1. 21. 14:38
:

 

1. 사안의 개요 및 경과

 

(1) 특허권자의 적극적 권리범위확인심판 청구, 피청구인 실시자의 자유실시기술 주장

(2) 특허심판원 청구인용, 자유실시기술 부정, 특허권자 승소 심결

(3) 실시자의 심결취소 소송 제기, 새로운 선행기술 증거자료 제출, 심판단계의 선행발명의 결합 관계가 아니라 새로운 선행발명의 결합관계 주장  

(4) 특허법원 청구인용, 자유실시기술 인정, 심결취소, 특허권자 패소 판결

 

2. 기본 법리 자유실시기술 판단기준

 

권리범위확인심판에서 확인대상발명이 공지의 기술만으로 이루어진 경우뿐만 아니라 통상의 기술자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 경우에는 이른바 자유실시기술로서 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 보아야 한다(대법원 2001. 10. 30. 선고 99710 판결 참조).

 

3. 구체적 사안의 판단 새로운 선행발명들의 결합 용이성 판단

 

(1) 확인대상발명과 선행발명의 차이점 1은 선행발명 1에 확인구성요소 4 내지 6과 동일한 구성이 개시되어 있지 않다는 것인데, 이와 같은 차이점은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2의 대응 구성을 결합하는 방법에 의하여 쉽게 도출할 수 있다.

(2) 선행발명 1에 선행발명 2의 위 대응구성을 결합하는 것이 용이한지 여부에 관하여 보건대, 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2의 위 대응구성을 적용하여 위 차이점 1을 용이하게 극복할 수 있다고 보인다.

(3) 결합하는 방식은 관련 분야에서 가장 일반적으로 사용되는 기술에 해당하고, 선행발명 1의 나사결합 방식을 선행발명 2의 조임구 채움방식으로 변경하기 위하여는 단순히 물공급관이 연결되는 부위의 형상만을 선행발명 2의 대응구성과 같이 변경하면 되는 것으로 특별한 기술적 곤란성이 있다고 보기 어려우며, 이는 다른 구성의 변경을 수반하지도 않고, 달리 선행발명 1에 선행발명 2의 대응구성을 적용하는 것에 대한 부정적 교시를 찾아볼 수도 없다.

(4) 따라서 확인대상발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 쉽게 실시할 수 있는 자유실시기술에 해당한다.

 

첨부: 특허법원 2021. 10. 28. 선고 20211134 판결

 

KASAN_권리범위확인심판 확인대상발명의 자유실시기술 – 선행발명의 결합 용이성 판단 특허법원 2021. 10. 28. 선고 2021허1134 판결.pdf
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특허법원 2021. 10. 28. 선고 2021허1134 판결.pdf
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작성일시 : 2022. 1. 19. 10:00
:

 

1. 사안의 개요 및 경과

 

(1) 특허권자의 적극적 권리범위확인심판 청구

(2) 특허심판원 청구기각 특허권자 패소 심결

(3) 특허권자의 심결취소 소송 제기

(4) 특허법원 청구인용, 심결취소, 특허권자 승소 판결

 

2. 피고 실시자의 주장 요지 

 

(1) 확인대상발명은 선행발명들에 의하여 쉽게 실시할 수 있는 자유실시기술에 해당한다.

(2) 1항 및 제8항 발명은 그 기술구성이 선행발명 1 또는 선행발명 2 또는 선행발명 3에 동일하게 개시되어 신규성이 부정되므로 그 권리범위를 인정할 수 없다.

(3) 1항 및 제8항 발명은 그 기술구성이 선행발명 1 또는 선행발명 2 또는 선행발명3으므로부터 진보성이 부정되므로 그 권리범위를 인정할 수 없다.

(4) 특허발명이 신규성 또는 진보성의 결여로 무효로 될 것임이 명백하므로, 이 사건 특허발명의 특허권 행사는 권리남용에 해당한다.

 

3. 특허법원 판결 요지

 

(1) 권리범위확인 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명이 공지의 기술만으로 이루어지거나 통상의 기술자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는지 여부를 판단할 때에는, 확인대상발명을 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 대응되는 구성으로 한정하여 파악할 것은 아니고, 심판청구인이 특정한 확인대상발명의 구성 전체를 가지고 그 해당 여부를 판단하여야 한다(대법원 2008. 7. 10. 선고 200864 판결 등 참조).

(2) 그런데 피고의 위 주장은 위 법리와 다른 전제에 서 있는 것으로 받아들일 수 없다. 즉 피고는 확인대상발명을 그 구성 전체가 아니라 이 사건 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 대응되는 구성으로 한정하면서 자유실시기술에 해당한다고 주장하고 있다.

(3) 권리범위확인심판에서는 특허발명의 진보성이 부정된다는 이유로 그 권리범위를 부정하여서는 안 된다(대법원 2014. 3. 20. 선고 20124162 전원합의체 판결 참조). 피고의 주장은 위 법리와 다른 전제에 선 것으로서 더 나아가 살필 필요 없이 받아들일 수 없다.

(4) 피고는 이 사건 특허발명이 신규성 또는 진보성의 결여로 무효로 될 것임이 명백하므로, 이 사건 특허발명의 특허권 행사는 권리남용에 해당한다고 주장한다. 그러나 특허법이 규정하고 있는 권리범위확인심판은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 객관적인 범위에 속하는지 여부를 확인하는 목적을 가진 절차라는 점(위 전원합의체 판결 등 참조)에서 볼 때, 이 사건 특허발명의 특허권 행사가 권리남용에 해당한다는 피고의 위 주장사유는 원고들의 적극적 권리범위확인심판 청구를 받아들이지 아니한 이 사건 심결이 정당하다고 내세울 사유가 될 수 없다.

 

첨부: 특허법원 2021. 10. 29. 선고 20206996 판결

 

 

KASAN_특허침해소송과 권리범위확인심판 및 심결취소 소송의 구별 – 진보성 흠결 특허무효 및 권리남용 주장 불허 특허법원 2021. 10. 29. 선고 2020허6996 판결.pdf
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작성일시 : 2022. 1. 19. 09:18
:

1.    사안의 쟁점 확인대상발명 기재 불명확한 내용 포함됨

 

확인대상발명의 설명서 및 도면에 불명확한 부분 포함됨 - 확인대상발명은 가이드본체의가이드홈의 형상에 관하여 도면에는 인접하는 파일들이 겹침부(w)를 갖도록반원의 일부로 도시되어 있는데 그 설명서에는 반원으로 기재되어 있으므로, 확인대상발명의 설명서에는 불명확한 부분이 존재한다.

 

2.    기본 법리 확인대상발명 특정 기준

 

특허권의 권리범위확인심판을 청구함에 있어 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는바, 그 특정을 위해서 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없지만, 적어도 특허발명의 구성요건과 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요할 정도로 특허발명의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하여야 함이 원칙이다.

 

다만, 확인대상발명의 설명서에 특허발명의 구성요소와 대응하는 구체적인 구성이 일부 기재되어 있지 않거나 불명확한 부분이 있다고 하더라도 나머지 구성만으로 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있는 경우에는 확인대상발명은 특정된 것으로 봄이 상당하다(대법원 2010. 5. 27. 선고 2010296 판결 등 참조).

 

3.    구체적 사안의 판단 요지 - 확인대상발명 특정 인정

 

(1)   1항 발명의 청구범위에는 안내 라인의 홀형상에 관하여반원인지 아니면반원의 일부인지에 대해 아무런 기재가 없으므로 확인대상발명의 가이드홈의 형상은 확인대상발명이 제1항 발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하는데 아무런 영향을 미치지 아니하는 점

 

(2)   특허발명이나 확인대상발명과 같이 다수개의 파일로 이루어진 연속벽을 시공함에 있어 파일들의 배치방식은 서로 겹침부가 형성되도록 배치할 수도 있고 겹침부가 없이 서로 독립적으로 배치할 수도 있는데, 두 배치방식 모두 당해 기술분야에서 널리 사용되는 일반적인 배치방식에 불과하므로, 확인대상발명은 가이드홈의 형상을 그 설명서의 기재와 같이반원이라고 특정하더라도 기술적으로 특별한 문제가 없는 것으로 보이는 점

 

(3)   확인대상발명은 제1항 발명의 구성요소 1, 3, 4가 결여되어 있어 제1항 발명의 권리범위에 속하지 아니하고, 2, 3항 발명은 모두 제1항 발명의 구성요소 1, 3, 4를 포함하고 있어 피고가 특정한 확인대상발명에 일부 구성이 명확하지 아니한 부분이 포함되어 있다고 하더라도 나머지 구성만으로도 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 충분히 판단할 수 있다는 점까지 함께 고려하면, 확인대상발명은 특정된 것으로 판단된다

 

첨부: 특허법원 2021. 8. 13. 선고 20207456 판결

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KASAN_권리범위확인심판 확인대상발명의 특정 기준 – 불명확한 기재 포함 BUT 구성대비 및 판단 가능한 경우 특정 인정 특허법원 2021. 8. 13. 선고 2020허7456 판결.pdf
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작성일시 : 2022. 1. 18. 09:04
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특허법 제29조 제1항 제1호는 산업상 이용할 수 있는 발명이라고 하더라도 그 발명이 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 또는 공연히 실시된 발명에 해당하는 경우에는 특허를 받을 수 없도록 규정하고 있다.

 

여기에서공지되었다고 함은 반드시 불특정 다수인에게 인식되었을 필요는 없다 하더라도 적어도 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미하고(대법원 2002. 6. 14. 선고 20001238 판결 등 참조),

 

공연히 실시되었다고 함은 발명의 내용이 비밀유지약정 등의 제한이 없는 상태에서 양도 등의 방법으로 사용되어 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미한다(대법원 2012. 4. 26. 선고 20114011 판결 등 참조).

 

KASAN_특허요건 신규성 판단 – 공지, 공연실시의 의미 대법원 2021. 4. 29. 선고 2017후2963 판결.pdf
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작성일시 : 2021. 12. 16. 09:18
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1. 특허발명의 보호범위를 정하기 위한 청구범위의 해석 방법

 

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다(특허법 제97). 다만 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작해야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 적혀 있는 사항은 그 문언의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 발명의 설명과 도면 등을 참작하여 그 문언으로 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적, 합리적으로 해석하여야 한다.

 

그러나 발명의 설명과 도면 등을 참작하더라도 발명의 설명이나 도면 등 다른 기재에 따라 청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않는다(대법원 2012. 12. 27. 선고 20113230 판결, 대법원 2019. 10. 17. 선고 2019222782, 222799 판결 등 참조).

 

한편 특허권침해소송의 상대방이 제조하는 제품 또는 사용하는 방법(이하침해대상제품 등이라 한다)이 특허발명의 특허권을 침해한다고 하기 위하여는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 침해대상제품 등에 그대로 포함되어 있어야 한다(대법원 2011. 9. 29. 선고 201065818 판결 등 참조).

 

2. 구체적 사안의 판단

 

발명의 명칭을비거리 감소율에 대한 보정을 제공하는 가상 골프 시뮬레이션 장치 및 방법으로 하는 이 사건 특허발명의 청구범위 제1(이하이 사건 제1항 발명이라고 한다)은 페어웨이 영역과 트러블 영역으로 나누어진 타격 매트에서의 플레이를 전제로 하는 가상 골프 시뮬레이션 장치에 관한 발명으로가상의 골프코스 상에 볼이 놓인 위치의 지형(이하지형조건이라고 한다)과 센싱장치에 의해 감지된 타격 매트 상에 볼이 놓인 영역(이하매트조건’이라고 한다)에 따라 시뮬레이션 되는 볼 궤적에 따른 비거리를 조정하는 제어부를 구성요소로 포함하고 있다(구성요소 4).

 

이 사건 특허발명에 관한 발명의 설명에 의하면, 페어웨이 영역과 트러블 영역으로 나누어진 타격 매트에서의 플레이를 전제로 하는 가상 골프 시뮬레이션 장치에서 매트조건을 고려하지 않고 지형조건만 고려하여 비거리 조정이 이루어질 경우 시뮬레이션 결과가 실제와 큰 차이를 이루게 되는 문제점이 발생하게 되는데, 이 사건 특허발명은 이와 같은 문제점을 해결하기 위해 타격 매트상의 볼이 놓인 영역을 센싱장치에 의해 감지한 다음, 지형조건과 매트조건을 함께 고려해서 비거리를 조정하는 구성을 채택한 발명임을 알 수 있다. , 이 사건 제1항 발명의 구성요소 4는 시뮬레이션 결과의 정확성을 향상시키기 위한 비거리 조정에 있어서, 지형조건만 고려하는 것이 아니라 지형조건과 매트조건이라는 두 가지 요소를 함께 고려하도록 하였다는 점에 기술적 의의가 있다.

 

한편 이 사건 제1항 발명은 그 문언상 지형조건과 매트조건에 따라 비거리를 조정하는 구체적인 방법을 한정하고 있지 않고, 이 사건 특허발명의 발명의 설명에서도지형조건과 매트조건에 따라 비거리를 조정한다는 의미를 특정한 비거리 조정 방법으로 정의하거나 한정하고 있지 않다. 따라서 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하통상의 기술자라고 한다)이 발명의 기술적 의의를 벗어나지 않는 범위 내에서 상정할 수 있는 비거리 조정 방식이라면 그것이 지형조건과 매트조건을 함께 고려하는 것인 이상 이 사건 제1항 발명의 비거리 조정 방식에 포함될 수 있다. 특히 이 사건 특허발명의 발명의 설명에서는 비거리 조정과 관련하여페어웨이 매트 영역에서 볼을 타격하는 경우 지형조건에 따른 비거리 감소율을 그대로 적용하고, 지형조건과 동일한 조건의 매트영역에서 볼을 타격하는 경우 비거리 감소율을 0%로 적용하거나 비거리 감소율을 더 감소시켜 시뮬레이션 결과상의 비거리가 조금 덜 감소되도록 하는 방법을 예시하고 있다. 통상의 기술자라면 위 예시 설명을 보고 지형조건과 매트조건의 조합에 따라 적절한 비거리 감소율을 대응시키거나 또는 비거리 감소율을 적용하지 않는 등의 방법으로 실제 골프코스에서의 플레이 상황에 가까운 적절한 비거리 조정 결과가 나오도록 하는 비거리 조정 방식, 즉 매트조건에 따라 미리 설정된 보정치를 산출하는 단계, 지형조건에 따른 비거리감소율과 보정치를 미리 설정된 조건에 따라 연산하는 단계를 반드시 포함하지 않는 비거리 조정 방식도 이 사건 제1항 발명의 비거리 조정 방식에 포함될 수 있음을 알 수 있다.

 

또한 이 사건 제1항 발명은 모든 매트조건에서 타격이 가능하다는 점을 한정하고 있지 않고, 이 사건 특허발명의 발명의 설명에도 지형조건과 동일한 매트영역에서 플레이를 하는 경우가 아니라면 대개는 페어웨이 매트 영역에서 플레이를 하게 될 것임을 언급하고 있는 점 등에 비추어 볼 때, 지형조건에 따라 타격 가능한 매트 영역에 일정한 제한이 있는 경우라고 하더라도, 타격 가능한 매트 영역 내에서 지형조건과 매트조건을 함께 고려하여 비거리를 조정하는 방식이 포함되어 있다면 이 사건 제1항 발명의 비거리 조정 방식에 해당하는 것으로 볼 수 있다.

 

원심 판시 피고 실시제품 역시 가상 골프 시뮬레이션 장치로, 가상의 골프코스 상에 볼이 놓인 지형조건을 감지하고, 센싱장치에 의해 매트조건을 감지한 다음, 페어웨이 매트 영역에서 타격을 할 경우 감지된 지형조건에 따른 비거리 감소율을 적용하고, 트러블 매트 영역에서 타격을 할 경우(다만 지형조건보다 불리한 매트 영역이나 이종의 트러블 매트 영역에서는 타격이 불가능하다) 지형에 따른 비거리 감소율을 적용하지 않는 방식으로 비거리를 조정하는 구성을 포함하고 있고, 그 외의 구성도 이 사건 제1항 발명과 동일하다.

 

결국 원심 판시 피고 실시제품은 지형조건과 매트조건을 함께 고려하여 비거리를 조정하는 것으로 이 사건 제1항 발명의 각 구성요소와 각 구성요소 간의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 있으므로, 이 사건 제1항 발명을 침해한다고 봄이 타당하다.

 

그럼에도 원심은, 구성요소 4지형조건에 따라 설정된 비거리 감소율에 매트조건에 따라 정해진 보정치를 연산하는 방식에 의하여 비거리를 조정하는 구성으로 해석한 다음, 피고 실시제품에는 지형조건에 따라 미리 설정된 비거리 감소율을 매트조건에 따라 미리 설정된 보정치로 보정하여 비거리 감소율을 연산한 결과에 따라 미리 산출된 볼의 비거리를 조정하는 구성이 구비되어 있지 않다고 보았고, 그 결과 피고 실시제품이 이 사건 제1항 발명을 침해하지 않는다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 청구범위 해석에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있고, 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

 

첨부: 대법원 2021. 6. 30. 선고 2021217011 판결

 

KASAN_스크린 골프 관련 특허침해소송 – 청구범위의 해석 대법원 2021. 6. 30. 선고 2021다217011 판결.pdf
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작성일시 : 2021. 7. 5. 11:00
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