특허분쟁__글393건

  1. 2018.09.19 [조성물쟁점] 공지물질들의 조성물 – 함량 수치한정 표현방식이 다른 조성물 발명의 진보성 불인정: 특허법원 2018. 9. 7. 선고 2018허1578 판결
  2. 2018.09.19 [방법발명쟁점] 방법발명과 제조방법발명의 구별 + 방법발명의 실시 입증의 정도 및 실무적 어려움: 특허법원 2018. 9. 7. 선고 2016나1738 판결
  3. 2018.09.07 [특허분쟁] 소극적 권리범위확인심판 – 확인의 이익 요건: 특허법원 2018. 8. 24. 선고 2018허1301 판결
  4. 2018.09.07 [특허분쟁] 특허발명의 구성요소 중 필수적이지 않은 요소 생략한 실시 제품 – 균등침해 불인정 + 간접침해 불인정: 특허법원 2018. 8. 24. 선고 2017허6736 판결
  5. 2018.08.28 [특허분쟁] 레일라 조성물 특허분쟁 - 천연물신약 특허발명의 진보성 판단 + 지표성분 선정 및 함량 한정의 의미: 특허법원 2018. 8. 17. 선고 2018허1332 판결
  6. 2018.08.21 [직무발명승계] 직무발명 사전승계 규정에도 사용자의 자동승계 불인정 BUT 사용자의 일방적 승계 통지 – 특허를 받을 권리의 승계 효력 인정: 대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313 판결
  7. 2018.08.15 [의료기기특허분쟁] 특허심판의 일사부재리 법리 + 심판청구 당시 기준 판단 – 심판청구당시 주장 무효사유와 심결취소소송에서 추가한 무효사유가 다른 경우 – 일사부재리 원칙과 무관: ..
  8. 2018.08.15 [특허분쟁] 적시제출주의 및 시기에 늦은 증거 제출 및 주장 – 실권효 적용 및 각하 결정: 특허법원 2018. 7. 20. 선고 2018나12 판결
  9. 2018.08.10 [공동발명] 공동연구개발 및 공동발명 관련 실무적 포인트
  10. 2018.08.09 [특허침해판단] 간접침해의 성립 요건 “~에만” 전용성 – 소극적 요소에 관한 특허권자의 주장 및 입증책임 + 실시자의 타용도 존재에 관한 주장 및 입증책임: 특허법원 2017. 5. 25. 선고 2016허..
  11. 2018.08.09 [출원경과금반언] 청구범위의 감축 보정이 없는 경우에도 출원경과 금반언 원칙상 의식적 제외 인정 가능: 대법원 2017. 4. 26. 선고 2014후638 판결
  12. 2018.08.08 [이용발명범위] 특허발명의 이용발명 – 특허권 침해 + 특허발명 자체는 아니고 그와 균등한 발명을 이용한 발명의 실시행위 – 특허권 침해: 대법원 2015. 5. 14. 선고 2014후2788 판결 요지
  13. 2018.08.07 [자유실시기술] 특허침해소송에서 자유실시기술 항변의 판단: 특허법원 2017. 12. 1. 선고 2017나1339 판결
  14. 2018.08.07 [특허분쟁] 권리범위확인심판에서 자유실시기술 항변 - 균등침해뿐만 아니라 문언침해에도 유효함: 대법원 2017. 11. 14. 선고 2016후366 판결
  15. 2018.08.02 [공유특허분쟁] 특허권 지분의 처분금지가처분 등록 후 특허권 전부 이전등록 및 전용실시권 설정등록 경료 + 지분 양수인의 본안소송 승소판결확정 + 지분범위의 이전등록 무효 및 전용실시..
  16. 2018.07.30 [특허분쟁] 단일 유효성분에 대한 기본특허에 근거하여 복합제에 대한 추가 SPC 인정 기준: CJEU 2018. 7. 25. 선고 Truvada (C-121/17) 판결
  17. 2018.07.24 [특허정정무효심판] 정정사항이 발명의 상세한 설명으로 뒷받침되는지 여부 판단: 특허법원 2018. 7. 12. 선고 2017허6385 판결
  18. 2018.07.23 [특허분쟁] 3M의 운점 저항성 접착제 특허발명의 무효 개연성 및 특허침해 불인정: 특허법원 2018. 7. 12. 선고 2017나1957 판결
  19. 2018.07.23 [상표분쟁] 상표등록 무효심판 - 부정한 목적의 상표 등록 인정 + 등록무효: 특허법원 2018. 7. 12. 선고 2017허6880 판결
  20. 2018.07.19 [미국소송실무] 미국소송에서 디스커버리 위반행위에 대한 제재조치(sanction)
  21. 2018.07.19 [미국영업비밀소송] 미국소송과 Litigation Hold 관련
  22. 2018.07.17 [수치한정발명] 선행발명과 특정한 수치한정에만 차이가 있는 출원발명의 진보성 판단: 대법원 2018. 7. 12. 선고 2016후380 판결
  23. 2018.07.16 [공유특허분쟁] 공유특허권 분할청구권 인정 대법원 2014. 8. 20. 선고 2013다41578 판결+ 5년 이내 분할금지특약 민법규정 + 실무적 포인트
  24. 2018.07.16 [특허분쟁] 특허권 명의신탁해지를 원인으로 하는 이전등록청구 또는 말소등록청구 - 고유필수적 공동소송 아님: 특허법원 2017. 2. 7. 선고 2016나1486 판결
  25. 2018.07.16 [특허분쟁] 특허무효심판 일사부재리 판단 – 동일증거 해당 여부: 특허법원 2018. 7. 5. 선고 2017허5207 판결
  26. 2018.07.16 [특허분쟁] 선택발명의 진보성 판단: 특허법원 2018. 7. 5. 선고 2017허4327 판결
  27. 2018.07.10 [특허분쟁] 다수의 선행발명 결합과 진보성 판단: 특허법원 2018. 6. 29. 선고 2017허6668 판결
  28. 2018.07.10 [특허분쟁] 선행발명의 진보성 부정근거 자료 적격성 부정 – 근거 제시 없는 추상적, 포괄적 기재의 기술적 의미 불인정: 특허법원 2018. 6. 29. 선고 2017허7937 판결
  29. 2018.07.10 [특허분쟁] 확정된 선행심결 진보성 흠결 특허무효 vs 후행심판 신규성 흠결 특허무효주장 – 동일사실 해당 없음 + 일사부재리 적용 부정: 특허법원 2018. 6. 29. 선고 2017허7005 판결
  30. 2018.07.10 [특허분쟁] 권리범위확인심판 – 균등여부 판단 + 거절이유에 대한 보정서 및 의견서 제출 + 권리범위에서 의식적 제외 판단: 특허법원 2018. 6. 28. 선고 2017허7432 판결

 

1항 발명의 구성요소 1 (0.01원자% ~ 0.04원자%Ni) 및 구성요소 2 (0.03원자% ~ 0.06원자%La)는 알루미늄 스퍼터링 타겟의 조성물로 일정 조성비를 가지는 Ni, La를 포함하는 것이다.

 

이에 대응되는 구성요소로, 선행발명 1의 명세서에는 “Y, La, Ce, Nd, Sm, Gd, Tb, Dy, Er, Sc, Cu, Si, Pt, Ir, Ru, Pd, Ti, Zr, V, Nb, Ta, Fe, Ni, Cr, Mo, W, Mn, Tc, Re B로 이루어지는 군으로부터 선택되는 적어도 1종의 원소를 0.0120질량%의 범위에서 포함하고, 잔부가 실질적으로 Al로 이루어지는 잉곳 또는 소결체라고 기재하고 있어, 알루미늄 스퍼터링 타겟의 조성물로 NiLa를 선택하여 사용할 수 있는 구성이 나타나 있다.

 

양 발명의 조성비를 대비하여 보면, 구성요소 1 및 구성요소 2에서 Ni 0.01~0.04원자%0.022~0.087질량%, La 0.03~0.06원자%0.154~0.308질량%에 각 대응한다. 그렇다면, NiLa가 동시에 선택된 경우 Ni La의 총조성비는 0.176~0.395질량%에 해당하므로, 구성요소 1 및 구성요소 2의 조성비는 선행발명 10.1~20질량%와 그 수치범위가 중복된다.

 

따라서 구성요소 1 및 구성요소 2는 알루미늄 스퍼터링 타겟의 조성물로서 Li La를 포함하고, 상기 두 금속원소의 질량비가 중복되는 점에서 선행발명 1과 실질적으로 동일하다.

 

그런데 선행발명 1의 명세서에는 금속원소 총합의 조성비만을 기재하고 있을 뿐, 각 금속원소별로 그 구체적인 조성비를 명시하고 있지 않은 점에서 차이가 있다. 그러나 아래와 같은 이유로 통상의 기술자는 이 사건 차이점을 극복하고 이 사건 제1항 발명을 쉽게 도출할 수 있다.

 

출원발명의 명세서는 종래 알루미늄 스퍼터링 타겟에 다량의 Ni, La 금속원소가 포함될 경우 전도성이 저하되는 문제점을 해결하기 위한 과제해결수단으로‘0.005원자%~0.04원자%Ni0.005원자%~0.06원자%La'의 조성비를 제시하면서, 종전에는 위 조성범위에서는 충분한 양의 Al-Ni계 금속간 화합물 및 Al-La계 금속간 화합물이 얻어지지 않기 때문에 알루미늄 스퍼터링 타겟의 조성비를 고려 시 그 대상에서 제외되어 왔다고 기재하고 있다. 1항 발명은 종래 고려 대상에서 제외되었던 수치범위의 극소량 Ni La를 첨가하여 알루미늄 스퍼터링 타겟의 강도를 향상시키되 도전성을 저하시키지 않는 점에서 기술적 의의가 있는 것으로 해석할 수 있다.

 

그런데, Ni, La는 알루미늄과 금속간 화합물 형성을 위하여 통상적으로 사용되어 온 원소들로서, 앞서 살펴 본 바와 같이 구성요소 1 및 구성요소 2Ni, La 조성비는 선행발명 1과 중복되는 점, 금속간 화합물 등 불순물을 줄일수록 도전성이 좋아지는 것은 통상의 기술자에게 자명한 사항으로, 전극으로 사용되는 알루미늄 막의 도전성 향상을 위해 불순물을 최소화하는 것은 일반적으로 추구되는 기술적 과제인 점, 금속간 화합물은 알루미늄 스퍼터링 타겟의 강도를 향상시키기는 하나, 반대로 불순물로 작용하여 도전성을 저하시키므로, 첨가되는 금속원소의 조성비는 사용환경에 따라 적절히 선택될 수 있는 사항인 점 등을 고려할 때, 차이점으로 인하여 이 사건 제1항 발명이 선행발명들에서 찾아볼 수 없는 기술적 의의를 가진다고 보기는 어렵다.

 

첨부: 특허법원 2018. 9. 7. 선고 20181578 판결

 

KASAN_[조성물쟁점] 공지물질들의 조성물 – 함량 수치한정 표현방식이 다른 조성물 발명의 진보성 불인정 특허법원

특허법원 2018. 9. 7. 선고 2018허1578 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018.09.19 12:30
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1. 특허발명의 개요

 

2. 방법발명의 실시 여부 판단

마찰교반용접(Friction Stir Welding, FSW)은 모재보다 경도가 높은 프로브의 회전작용과 용접재와의 상대이동에 의해 용접재에 마찰열을 발생시키고 교반작용에 의한 소성유동현상을 일으켜서 교반과 혼합작용으로 두 부재를 용접하는 방법을 의미하는데, 원고가 1991년 발명하여 1993. 6. 10. 공개된 PTC 국제특허 공개공보 제WO93/10935호에 게재된 향상된 마찰용접' 발명(선행 마찰교반용접발명)이 다수의 문헌에서 마찰교반용접의 원천특허 내지 원천기술로 소개되어 있는 점, 특허발명의 명세서에서도 선행 마찰교반용접발명이 배경기술로 기재되어 있는 점, 원고는 ‘FSW’은 특허발명을 지칭하는 것으로 업계에서 통용되고 있다는 취지로도 주장하나, 이를 인정할 만한 객관적인 자료도 없는 점 등을 종합하면,

 

‘FSW’ 자체가 특허발명만을 의미하는 것으로 단정하기 어렵고, 오히려 특허발명은 마찰교반용접의 원천특허라기보다는 개량특허라고 할 것이다.

 

그리고 특허발명과 선행 마찰교반용접발명을 대비하면, 특허발명은 종래의 선행 마찰교반용접발명과 달리 프로브 핀의 이동에 따라 가소화된 재질을 수직압력과 동시에 측면으로 수직한 방향으로 흐르게 함으로써(구성요소 3-3), 인접하여 조립된 부재의 길이방향에 대해 측면으로 수직한 방향 및 수직면에서 수직한 방향으로 가소화된 부재를 확장해서 흘려 확보한 용접선을 균일화시키는 단계(구성요소 3-4)’를 포함하고 있는 점에서 그 기술적 특징이 있다고 할 것인데, 특허발명의 명세서의 기재 및 특허발명의 출원 당시의 통상의 기술자의 기술상식을 참작하면, 특허발명의 가소화된 부재를 프로브 뒤에서 경화되도록 하면서 가소화된 재질을 프로브 핀의 측면으로 수직한 방향으로 흐르게 하는 것은 외부 표면의 형상이 스크류 나사선이나 블레이드인 새로운 형태의 프로브 핀의 회전 및 이동이라는 구성에 의해 이루어지는 것임을 알 수 있다.

 

따라서 용접 방법의 명칭이 마찰교반용접이라고 하여 곧바로 그 용접 방법을 특허발명에 따른 마찰교반용접이라고 단정할 수 없고, 앞서 본 바와 같이 외부 표면의 형상이 스크류 나사선이나 블레이드인 새로운 형태의 프로브 핀의 회전 및 이동에 해당하는 구성이 포함됨으로써 특허발명의 구성요소 3-3, 구성요소 3-4를 포함하는 마찰교반용접 방법을 사용한 경우라야 제1항 특허발명을 실시하였다고 볼 수 있다.

 

그러나 피고의 회사소개 자료나 홈페이지에는 마찰교반용접 방법을 사용하여 백킹플레이트를 생산한다는 취지로 소개되어 있을뿐이고, 더 나아가 피고들이 생산한 백킹 플레이트나 이를 생산하는데 사용한 마찰교반용접장치 및 마찰교반용접장치에 사용되는 프로브의 형상 등이 제출된 적이 없는 이상, 위 인정사실만으로 원고가 피고들이 사용하였다고 주장하는 마찰교반용접 방법이 특허발명의 각 구성요소 중 구성요소 3-3, 구성요소 3-4를 포함한다고 단정할 수 없다.

 

첨부: 특허법원 2018. 9. 7. 선고 20161738 판결

 

KASAN_[방법발명쟁점] 방법발명과 제조방법발명의 구별 방법발명의 실시 입증의 정도 및 실무적 어려움 특허법원

특허법원 2018. 9. 7. 선고 2016나1738 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018.09.19 11:30
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특허법원의 심결취소소송은 심결이라는 행정처분의 당부에 관한 행정소송의 성격을 지닌 것으로서 심결의 위법성 여부가 소송물로 되고 그 판단의 기준시점은 심결시가 되는 것이 원칙이므로, 심결의 심판대상인 확인대상발명도 심결시에 확정된다. 따라서 권리범위확인심결에 대한 취소소송 절차에서 확인대상발명의 동일성이 인정되는 범위 내에서 확인대상발명의 명백한 오기를 정정한다거나 불명확한 부분을 구체화하는 것은 허용되나 나아가 그러한 범위를 넘어 동일성이 없는 다른 발명으로 소송물을 변경하는 것은 특허심판원의 심판절차를 경유하지 아니하고 심리하는 결과가 초래되어 필요적 전치주의에 위배되므로 허용되지 아니한다.

 

나아가 소극적 권리범위확인 심판의 대상이 되는 확인대상발명에는 현재 실시하고 있는 발명뿐만 아니라 장래 실시 예정인 발명도 포함되나(대법원 2000. 4. 11. 선고 73241 판결 참조), 그러한 경우에도 확인대상발명의 적법한 특정 여부, 심결절차의 안정성 및 효율성, 심결의 효력 범위를 명확히 하기 위하여 권리범위의 확인을 구하는 심판을 청구한 자는 확인대상발명을 현재 실시하고 있는지 또는 장래 실시할 예정인지 여부를 적어도 심결시까지 명확히 밝혀야 하고, 심판청구인이 심결시까지 자신이 현재 실시하고 있는 제품이 확인대상발명이라고 밝혔다면 특별한 사정이 없는 한 확인대상발명은 심판청구인의 의사대로 실제 실시하고 있는 제품으로 확정되었다고 할 것이다.

 

또한 확인대상발명이 위와 같이 확정되었다면 그것이 적법하게 특정되었는지는 특허심판의 적법요건으로서 당사자의 명확한 주장이 없더라도 의심이 있을 때에는 특허심판원이나 법원이 이를 직권으로 조사하여 밝혀보아야 할 사항이다(대법원 2005. 4. 29. 선고 2003656 판결 참조).

 

따라서 특허심판원으로서는 위와 같이 확정된 확인대상발명에 관하여 심판청구인이 적법하게 확인대상발명을 특정하였는지 여부를 직권으로 살펴 그 특정이 잘못되었다면 보정을 권고하는 등의 조치를 취하여야 하고, 만일 그러한 조치 없이 실제 실시하고 있는 제품과 다른 확인대상발명을 심판의 대상으로 삼아 권리의 속부에 관한 판단을 하였다면 이는 심판대상을 제대로 확정하거나 특정하지 아니한 채 심리한 위법이 있다고 할 것이다.

 

그런데 확인대상발명이 피고가 실시하고 있는 제품과 사실적 관점에서 동일하다고 볼 수 없는 이상 피고가 심결절차에서 한 확인대상발명의 특정은 위법하고, 특허심판원이 이를 간과하고 잘못 특정된 확인대상발명에 관하여 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 본안 판단을 한 이상 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

 

첨부: 특허법원 2018. 8. 24. 선고 20181301 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 소극적 권리범위확인심판 – 확인의 이익 요건 특허법원 2018. 8. 24. 선고 2018허

특허법원 2018. 8. 24. 선고 2018허1301 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018.09.07 12:30
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1. 특허발명

 

2. 특허발명과 실시기술의 구성요소 대비

 

3. 특허법원 판결요지

1항 발명과 확인대상발명이 균등한 구성요소를 갖는다고 하기 위하여는 1항 발명에 대응되는 구성요소의 치환 내지 변경이 있어야 하는데, 확인대상발명에는 1항 발명의 구성요소 5PVC 엣지에 대응하는 구성이 결여되어 있어 확인대상발명이 1항 발명과 균등관계에 있다고 볼 수 없다.

 

이에 대하여 원고는 확인대상발명의 방수재 저면이 1항 발명의 PVC 엣지에 대응되는 구성이라는 취지로 주장하나, 확인대상발명의 방수재 저면은 1항 발명의 방수재 저면과 동일한 구성일 뿐이고, 1항 발명의 PVC 엣지에 대응되는 구성이라 할 수 없다.

 

또한 원고는 확인대상발명은 1항 발명의 물건에 생산에만 사용되는 것이므로 1항 발명에 대한 간접침해에 해당한다고 주장하나, 피고가 확인대상발명의 물건을 생산·판매하고 있는 사실은 인정되나, 더 나아가 위 증거들만으로는 확인대상발명에 의한 화장실 칸막이 판재가 부품으로 사용되어 최종적으로 생산된 화장실 칸막이 판재의 방수재 하부 표면에 PVC 엣지가 부착되어 있다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 오히려 원고의 웹사이트에는 방수재 하부 표면에 PVC 엣지가 부착되지 않는 것으로 보이는 하부 방수용 화장실 칸막이 판재가 시공된 도면 내지 사진이 게시되어 있는 사실을 인정할 수 있다. 따라서 확인대상발명의 물건이 1항 발명의 물건의 생산에 사용된다고 단정하기 어렵다.

 

설령 확인대상발명의 물건이 1항 발명의 물건의 생산에 사용된다고 하더라도, 원고는 단순히 경험칙상 확인대상발명의 물건은 화장실 이외의 물기가 없는 환경의 칸막이로 사용될 수 없고, 조립식 화장실에 있어서 모든 칸막이 판재의 하단부에는 PVC 엣지와 같은 마감재가 설치되어 있다고 주장하고 있을 뿐 이를 인정할 만한 객관적인 자료를 제출하지 못하고 있는 점, 오히려 확인대상발명의 화장실 칸막이 판재는 화장실 시공에 사용되는 물건으로서 앞서 본 바와 같이 원고 스스로도 자신의 웹사이트에서 방수재 하부 표면에 PVC 엣지가 부착되지 않는 것으로 보이는 하부 방수용 화장실 칸막이 판재를 소개하고 있는 점 등에 비추어 보면, 방수재 하부 표면에 PVC 엣지가 부착되지 않은 확인대상발명의 화장실 칸막이 판재는 그 물건 자체로 독자적인 용도를 가지는 것으로 보이므로, 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 다른 용도를 가진다고 봄이 상당하고, 달리 1항 발명의 화장실 칸막이 판재의 생산에만 사용되는 물건에 해당한다거나 단순히 위 특허 물건 이외의 물건에 사용될 이론적, 실험적 또는 일시적인 사용가능성이 있는 정도에 불과하다고 볼 만한 증거도 없다. 따라서 확인대상발명의 물건이 1항 발명의 물건의 생산에만 사용되는 물건이라고 볼 수도 없다.

 

첨부: 특허법원 2018. 8. 24. 선고 20176736 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 특허발명의 구성요소 중 필수적이지 않은 요소 생략한 실시 제품 – 균등침해 불인정 간접침

특허법원 2018. 8. 24. 선고 2017허6736 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018.09.07 11:30
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1. 특허청구항

 

2. 선행발명과 비교 공통점과 차이점

1항 발명의 추출물 총 중량 대비 아칸토사이드 D0.01 중량% 이상 포함하는 25% 에탄올 추출물이라는 구성요소와 선행발명의 대응구성은 위 12종 생약재를 25% 알코올로 추출한 생약재 추출물이라는 점에서 동일하다.

 

그러나 제1항 발명은 아칸토사이드 D”추출물 총 중량 대비 0.01 중량% 이상포함하는 추출물로 한정하고 있는 반면에, 선행발명의 대응구성은 이러한 한정구성이 명시되어 있지 아니한 점에서 차이가 있다.

 

3. 특허법원 판결요지 진보성 흠결 + 특허무효

천연물 의약품을 개발하고자 하는 통상의 기술자가 아칸토사이드 D”생약 재 추출물의 약리 효과를 연구를 위한 지표성분으로 선택하는 데에 특별한 기술적 어려움이 있다고 볼 수 없다.

 

천연물 의약품에 관한 생약학의 분야에서 개별 생약재에 포함되는 생리활성을 나타내는 주요 물질 중에서 원하는 생리활성을 나타내는 유효성분을 선별하고 약리효과를 검토하는 작업이 통상적으로 수행되어왔다. 오가피는 한방에서 습을 제거하고 통증을 멈추는 약효가 알려져 있었고 관절염 등에 사용되어 왔고, 오가피의 생리 활성을 나타내는 중요한 유효성분 중의 하나로 아칸토사이드 D가 널리 알려져 있었다. 그리고 오가피에서 개별적으로 추출분리된 아칸토사이드 D의 약리 활성이 다양하게 연구되는 등 아칸토사이드 D를 오가피의 지표성분으로 활용하고자 하는 시도가 계속되었다. 특허발명의 우선권 주장일 당시 오가피 추출물이 높은 NO 생성 억제 활성을 보이는 것이 통상의 기술자에게 널리 알려져 있었다. 따라서 선행발명의 명세서를 접하는 통상의 기술자로서는, 추출물의 활성 마커를 찾고자 할 충분한 동기가 있고, 우선적으로 이미 알려진 개별 생약재의 유효성분 가운데서 12종 생약재 추출물의 활성 마커를 후보 성분으로 검토하는 것은 통상의 창작범주에 속하는 것으로 보아야 한다.

 

그리고 제1항 발명이 아칸토사이드 D”추출물 총 중량 대비 0.01 중량% 이상포함하는 추출물로 한정함으로써, 선행발명과 대비되는 이질적인 효과나 현저한 효과가 발생한다고 보기도 어렵다.

 

특허발명의 명세서의 수치범위는 그 편차가 상당한 정도에 이르는데, 달리 아칸토사이드 D의 함량을 조절할 수 있는 기술적 수단은 개시되어 있지 아니하다. 관절염의 통증, 부종의 감소라는 병리기전은 복잡하고 다양한 생체 물질이 관여되어 있으므로, NO 생성 억제 활성의 차이로 인해 통증 및 부종 억제 효과의 차이가 어느 정도 나타날 것인지 예측하기 어려운 것이어서, 아칸토사이드 D의 함량이 0.01 중량% 이상인 경우 그렇지 않은 추출물에 비하여 통증 및 부종 억제 효과가 일정하다거나 우수하게 나타날 것이라고 단정하기가 어렵다.

 

위 차이점은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 도출할 수 있는 것이어서, 결국 제1항 발명과 선행발명 간의 위 차이점은 통상의 기술자가 쉽게 극복할 수 있다고 보아야 한다.

 

첨부: 특허법원 2018. 8. 17. 선고 20181332 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 레일라 조성물 특허분쟁 - 천연물신약 특허발명의 진보성 판단 지표성분 선정 및 함량 한정

특허법원 2018. 8. 17. 선고 2018허1332 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018.08.28 09:00
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1. 사안의 개요 및 쟁점

연구개발 담당 직원이 직무발명을 완성하였으나 회사에 통지하지 않고, 몰래 외부로 빼돌려 제3자 명의로 출원, 등록한 사안. 사용자 회사에서 직무발명 사실을 알고 일방적으로 직무발명자에게 그 직무발명에 관한 권리를 승계한다고 통지함. 사용자 회사에는 직무발명에 관한 권리는 회사에 귀속된다는 내용의 사규를 적용하고 있었음 사전 승계규정 존재.

 

쟁점: 직무발명을 완성한 종업원이 자진하여 사용자에게 직무발명 완성 사실을 통지하지 않았음에도 다른 경로로 직무발명 사실을 알게 된 사용자가 직무발명자의 의사와 달리 해당 직무발명을 승계한다고 일방적으로 통지한 경우에도 해당 직무발명에 관한 권리를 사용자가 승계하는지 여부

 

2. 발명진흥법 관련 규정 및 기본 법리

발명진흥법 제12조 전문, 13조 제1, 3항 전문, 발명진흥법 시행령 제7조가 종업원 등으로 하여금 사용자 등에게 직무발명 완성사실을 문서로 통지하도록 하고, 사용자 등이 위 통지를 받은 날부터 4개월 이내에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원 등에게 알리지 아니한 경우 그 승계를 포기한 것으로 간주되는 효과가 부여되는 점 등에 비추어 보면, 사용자 등이 종업원 등의 위 통지가 없음에도 다른 경위로 직무발명 완성사실을 알게 되어 직무발명 사전승계 약정 등에 따라 그 발명에 대한 권리를 승계한다는 취지를 종업원 등에게 문서로 알린 경우에는 종업원 등의 직무발명 완성사실 통지 없이도 같은 법 제13조 제2항에 따른 권리 승계의 효과가 발생한다고 보아야 한다.

 

3. 직무발명자의 배임행위

직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 등을 사용자 등에게 승계시킨다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정의 적용을 받는 종업원 등은 사용자 등이 이를 승계하지 아니하기로 확정되기 전까지 임의로 위 약정 등의 구속에서 벗어날 수 없는 상태에 있는 것이고, 위 종업원 등은 사용자 등이 승계하지 아니하는 것으로 확정되기까지는 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지한 채 사용자 등의 특허권 등 권리의 취득에 협력하여야 할 신임관계에 있다고 봄이 상당하다. 따라서 종업원 등이 이러한 신임관계에 의한 협력의무에 위배하여 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 아니한 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마치도록 하였다면, 이는 사용자 등에 대한 배임행위로서 불법행위가 된다고 할 것이다.

 

4. 사용자의 일방적 통지 및 권리승계 인정

발명진흥법 제12조 전문, 13조 제1, 3항 전문, 발명진흥법 시행령 제7조가 종업원 등으로 하여금 사용자 등에게 직무발명 완성사실을 문서로 통지하도록 하고, 사용자 등이 위 통지를 받은 날부터 4개월 이내에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원 등에게 알리지 아니한 경우 그 승계를 포기한 것으로 간주되는 효과가 부여되는 점 등에 비추어 보면,

 

사용자 등이 종업원 등의 위 통지가 없음에도 다른 경위로 직무발명 완성사실을 알게 되어 직무발명 사전승계 약정 등에 따라 그 발명에 대한 권리를 승계한다는 취지를 종업원 등에게 문서로 알린 경우에는 종업원 등의 직무발명 완성사실 통지 없이도 같은 법 제13조 제2항에 따른 권리 승계의 효과가 발생한다고 보아야 한다.

 

5. 대위행사 가능

직무발명 사전승계 약정 등의 적용을 받는 종업원 등이 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 아니한 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자의 적극 가담 아래 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마친 경우에, 위 직무발명 완성사실을 알게 된 사용자 등으로서는 위 종업원 등에게 직무발명 사전승계 약정 등에 따라 권리 승계의 의사를 문서로 알림으로써 위 종업원 등에 대하여 특허권이전등록청구권을 가지게 된다고 봄이 상당하다. 그리고 위 이중양도는 민법 제103조에서 정한 반사회질서의 법률행위로서 무효라고 할 것이므로, 사용자 등은 위 특허권이전등록청구권을 피보전채권으로 하여 종업원 등의 그 제3자에 대한 특허권이전등록청구권을 대위행사할 수 있다고 할 것이다.

 

6. 대법원 판단의 결론

그렇다면 직무발명 사전승계 약정 등의 적용을 받는 종업원 등이 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 아니한 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자의 적극 가담 아래 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마친 경우에,

 

위 직무발명 완성사실을 알게 된 사용자로서는 위 종업원 등에게 직무발명 사전승계 약정 등에 따라 권리 승계의 의사를 문서로 알림으로써 위 종업원 등에 대하여 특허권이전등록청구권을 가지게 된다고 봄이 상당하다.

 

그리고 위 이중양도는 민법 제103조에서 정한 반사회질서의 법률행위로서 무효라고 할 것이므로, 사용자 등은 위 특허권이전등록청구권을 피보전채권으로 하여 종업원 등의 그 제3자에 대한 특허권이전등록청구권을 대위행사할 수 있다고 할 것이다.

 

KASAN_[직무발명승계] 직무발명 사전승계 규정에도 사용자의 자동승계 불인정 BUT 사용자의 일방적 승계 통지 –

 

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작성일시 : 2018.08.21 13:30
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특허법 제163조 본문은 이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다고 규정하고 있다.

 

여기에서 동일 사실이라 함은 당해 특허권과의 관계에서 확정이 요구되는 구체적 사실이 동일함을 말하고, 동일 증거라 함은 그 사실과 관련성을 가진 증거로서 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거뿐만 아니라 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거까지 포함하며, 모순·저촉되는 복수의 심결이 발생하는 것을 방지하고자 하는 일사부재리 제도의 취지를 고려하면 종전에 확정된 심결에서 판단이 이루어진 청구원인과 공통되는 부분에 대해서는 일사부재리의 원칙 위배 여부의 관점에서 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력한 증거가 새로이 제출되었는지를 따져 종전 심결에서와 다른 결론을 내릴 것인지를 판단하여야 한다(대법원 2005. 3. 11. 선고 200442 판결, 대법원 2017. 1. 19. 선고 201337 전원합의체 판결 등 참조).

 

이 사건에서 종전 심결은 이 사건 특허발명이 선행발명 3 등에 의하여 그 진보성이 부정되지 아니한다고 판단하였는데, 이 사건 심판청구는 이 사건 특허발명이 선행발명 1 등에 의하여 진보성이 부정된다는 주장을 청구원인으로 하는 것이어서, 종전 심결과 이 사건 심판청구는 모두 이 사건 특허발명이 부정된다는 사실에 기한 것으로서 청구원인이 공통되므로, 이 사건 심판청구는 종전 심결과 동일한 사실에 기한 심판청구에 해당한다. 결국 이 사건 심판청구는 확정된 종전 심결과 동일 사실 및 동일 증거에 의한 심판청구에 해당하므로 특허법 제163조에 위배되어 부적법하다.

 

원고는 이 법원에 이르러 신규성이 부정되거나 기재불비의 무효사유가 있다는 주장을 추가로 하므로 살피건대, 일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지 여부를 판단하는 기준시점은 심판청구를 제기하던 당시로 보아야 할 것인바(대법원 2012. 1. 19. 선고 20092234 전원합의체 판결),

 

이 사건 심결은 이 사건 심판청구 당시를 기준으로 이 사건 심판청구가 종전 심결과 동일사실 및 동일증거에 기한 것이어서 부적법하다고 판단한 것이므로,

 

결국 이 사건 심결이 위법한지 여부는 이 사건 심판청구 당시를 기준으로 이 사건 심판청구가 일사부재리의 원칙에 위배되어 부적법한지 여부에 달려있다고 할 것이다.

 

그런데, 원고는 이 사건 심판청구 당시 이 사건 특허발명이 진보성이 부정된다는 주장과 증거만 제출하였을 뿐 다른 무효 사유를 주장하지 아니하다가

 

법원에 이르러 신규성이 부정되거나 기재불비의 무효사유가 있다는 주장을 추가로 하고 있는바,

 

원고의 위 새로운 주장은 이 사건 심판청구 당시를 기준으로 하여 이 사건 심판청구가 일사부재리의 원칙에 위배되는지 여부를 판단한 이 사건 심결의 위법 사유 즉, 심판청구 당시를 기준으로 판단할 때 이 사건 심판청구가 동일사실 및 동일증거에 기한 심판청구가 아니라는 사유가 될 수 없다.

 

따라서 이 사건 특허발명이 신규성이 부정되거나 기재불비의 무효사유가 있기 때문에 이 사건 심결이 위법하다는 원고의 주장은 주장 자체로 이유 없다.

 

첨부: 특허법원 2018. 7. 26. 선고 20181523 판결

 

KASAN_[의료기기특허분쟁] 특허심판의 일사부재리 법리 심판청구 당시 기준 판단 – 심판청구당시 주장 무효사유

특허법원 2018. 7. 26. 선고 2018허1523 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018.08.15 10:00
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1. 사건의 경과

 

 

2. 시기에 늦은 증거 제출 및 주장 내용 

피고(실시자)는 당초 제4항 발명은 선행발명 1에 선행발명 2, 3을 결합하여 이를 쉽게 발명할 수 있으므로 그 진보성이 부정되어 원고 특허권자의 청구는 권리남용에 해당한다고 주장하였으나,

 

재환송후 당심에 이르러 을 제13 내지 16호증을 각 선행발명 4 내지 7이라고 주장하며 이를 제출하면서 이 사건 제4항 발명은 선행발명 1에다가 선행발명 4를 결합하거나, 선행발명 1에다가 선행발명 5를 결합하여 이를 쉽게 발명할 수 있고, 예비적으로 선행발명 1에다가 선행발명 3을 결합하여 이를 쉽게 발명할 수 있으므로 그 진보성이 부정되어 원고의 청구는 권리남용에 해당한다고 주장함.

 

3. 특허법원 판단 - 시기에 늦은 증거제출 각하

재환송후 당심에서 제출한 위 증거들 및 그에 기한 주장은 재환송전 당심에서 진행된 변론준비기일에 전혀 제출되지 아니한 공격방어방법(법 제285)에 해당하는 것일 뿐만 아니라 변론의 경과로 보아 피고가 고의 또는 중대한 과실로 인하여 시기에 늦게 제출한 것으로서 소송의 완결을 지연시킬 것으로 인정되는 경우(법 제149)에 해당하므로 각하를 면할 수 없다.

 

구체적 판단이유:

 

첨부: 특허법원 2018. 7. 20. 선고 201812 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 적시제출주의 및 시기에 늦은 증거 제출 및 주장 – 실권효 적용 및 각하 결정 특허법원 20

특허법원 2018. 7. 20. 선고 2018나12 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018.08.15 09:00
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1. 공동발명자 중 일부를 제외하고 특허 출원하면 특허무효, 권리행사불가 등 치명적 결과를 초래합니다. 국가마다 특허법이 조금씩 다르지만 진정한 발명자를 제외하면 특허권자에게 불이익을 준다는 점은 같습니다.

 

2. 문제된 공동발명자가 전체 특허청구항 중 일부에만 공동발명자의 자격이 인정되더라도 해당 청구항뿐만 아니라 나머지 청구항을 포함하여 특허 전체의 효력에 영향을 미칩니다. 특허자체가 무효 또는 권리행사불가라는 결과를 낳습니다.

 

3. 원칙적으로 제외한 공동발명자는 나중에 추가하거나 해당 청구항을 삭제 또는 포기하는 등 그 잘못을 바로잡을 수 있습니다. 그러나, 우리 특허법에서는 공동발명자 몰래 단독 출원한 경우 그 특허무효 사유로 규율하므로, 무효사유를 사후적으로 바로잡을 수 있는 방법은 없습니다.

 

4. 특허권을 행사하는 소송제기 후 사후적으로 공동발명자 일부를 제외한 것이 밝혀지는 경우 그와 같은 오류를 바로잡을 수 있는 기회가 없습니다. 그와 같은 하자를 사전에 치유하는 것이 가능한 국가조차도 사후적 해결은 허용되지 않습니다. , 특허소송 중 발명자의 정정이 허용되지 않는 것은 물론 해당 청구항을 포기하더라도 그 하자 치유를 인정하지 않습니다.

 

5. 진정한 공동발명자라는 사실은 주장만이 아닌 증거자료를 갖고 구체적으로 입증해야만 합니다. , 영어단어 corroboration에 해당하는 입증책임이 있습니다. 따라서 Lab Note 등 관련 기록을 잘 작성하여 보존하는 것이 매우 중요합니다. 특허법리에 따라 공동발명 여부를 판단하는 것은 그 다음 문제입니다.

 

6. 직무발명을 회사 외부에서 제3자 명의로 출원하는 것은 배임행위입니다. 그런데, 배임행위로 빼돌린 특허를 찾아오는 것이 쉽지 않습니다. 특허법은 출원하지 않는 자에게는 특허권 자체를 부여하지 않을 뿐만 아니라, 또한 모인출원, 모인특허라는 특별규정을 따로 두고 있기 때문에 그 요건과 절차에 적합한 경우만 보호받습니다.

 

7. 공동발명자 사안을 잘못 처리하면, 기술 라이선스, 특허소송 등에서 치명상을 입을 수 있습니다. 기술개발 기록을 검토하여 진정한 발명자를 확인하는 작업은 Due Diligence 필수항목 중 하나입니다.

 

8. 대학, 연구소와 공동연구개발, 공동발명의 결과 특허권을 공유한 경우, 공유자 일방의 공유물 분할청구권 행사로 공유특허권을 제3자에게 매각할 수 있다는 것이 최근 대법원 판결입니다. 경쟁회사로 특허권이 매각될 수도 있고, 그와 같은 사태를 방지하려면 공유자에게 거액을 지불하고 그 지분을 인수해야만 하는 상황을 맞을 수 있습니다. 공유특허의 분할청구 문제는 관련 시장이 성숙하여 지분가치가 상승되기 전에 미리 정리하는 것이 바람직합니다.

 

9. 공동연구개발 관련 Risk Management 목적으로 Option Contract 활용이 증가하는 추세입니다. 공유지분을 일시에 인수하는 것보다 단계적으로 처리하는 방안을 고려해 볼 수 있습니다. 보유중인 공유특허뿐만 아니라 진행 중인 공동연구개발 계약까지 이와 같은 시각에서 다시 검토해 보는 것이 필요할 것입니다.

 

10. 공동연구개발과 공동발명에 관한 issue는 매우 다양하고 복잡합니다. 특히 미국의 법제도와 실무가 우리와는 상이하는 등 각국의 법제도와 실무적 포인트까지 신중하게 고려해야만 합니다. 모든 쟁점을 단번에 해결하기는 어렵다 하더라도 사전에 미리 검토하여 기회가 닿을 때마다 순차적으로 해결해 나가는 것이 바람직할 것입니다.

 

KASAN_[공동발명] 공동연구개발 및 공동발명 관련 실무적 포인트.pdf

 

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작성일시 : 2018.08.10 09:00
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1. 간접침해 구성요건 판단 법리 입증책임 부담 및 현실적 입증의 순서

'등록고안 물품의 생산에만 사용하는 물건'에 해당한다는 점은 권리자가 주장, 입증하여야 할 것이다(대법원 2001. 1. 30. 선고 982580 판결 참조).

 

그러나 다른 용도가 존재하지 않는다는 사실을 입증하는 것은 사회통념상 불가능하거나 상당히 곤란한 반면, 다른 용도가 존재한다는 사실을 주장, 증명하는 것이 보다 용이한 법이고, 더욱이 확인대상고안 물건을 생산하는 피심판청구인이 그 물건의 용도를 보다 용이하게 파악할 가능성이 높다.

 

따라서 (1) 확인대상고안 물건이 그 자체로 범용성이 있는 물건이 아닌 한, (2) 등록고안 물품의 생산에 사용된다는 점이 증명된 상태에서는, (3) 공평의 원칙상 피심판청구인(실시자)이 등록고안 물품의 생산 이외의 다른 용도를 가진다는 취지의 구체적이고 합리적인 주장을 하는 경우에 비로소 실용신안권자(권리자)의 입증책임이 현실화된다고 보아야 할 것이다.

 

(4) 이러한 경우 실용신안권자는 피심판청구인(실시자)이 주장하는 용도가 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 용도에 해당하지 않는다는 점을 증명하여야 할 것이다.

 

2. 구체적 사안에 적용 실시자(침해혐의자) 주장 용도

확인대상고안은 택시미터기와 결합 가능한 경계 알람 프로토콜 생성장치입니다. 실지자는 해당 확인대상고안 물건은 항로 이탈 등의 경우 경고를 해주는 항행(航行)내비게이션 또는 항행지원시스템과 동일한 기능을 수행할 수 있고, 경계지역을 이탈하는 경우 자동 알람 기능을 수행하는 GPS 마이크와 동일한 기능을 수행할 수 있으므로, 항행지원시스템 등의 다른 용도가 존재하거나, 나아가 등록실용신안의 ‘제2항 한정구성’을 갖추지 않은 택시미터기에도 사용될 수 있으므로, 확인대상고안 물건이 이 사건 제2항 등록고안 물품의 생산에만 사용되는 물건이라고 볼 수 없다고 주장합니다.

 

3. 특허법원 판결요지

확인대상고안 물건은 그 자체로 범용성이 있는 물건은 아니고, 이 사건 제2항 등록고안 물품의 생산에 사용된다는 사실은 인정됩니다. 따라서 실질적 쟁점은 실시자가 주장하는 용도가 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 용도에 해당하지 않는지 여부입니다. 이에 대해 특허법원은 다음과 같이 판단하였습니다.

 

확인대상고안 물건이 연결결합됨으로써 확인대상고안 물건과 함께 항행내비게이션, 항행지원시스템, GPS 마이크와 동일한 기능을 할 수 있는 특정 장치나 부품 등에 관한 증거가 전혀 제출되지 않았는 바,

 

(실용신안권자로서는 위와 같은 특정 장치나 부품 등이 제시된 이후에야 확인대상고안 물건이 그 특정 장치나 부품 등과 연결, 결합되어 사용되는 것이 경제적, 상업적 내지 실용적인 용도가 될 수 있는지 아니면 단순히 이론적, 실험적 또는 일시적인 사용가능성이 있는 정도에 불과한지를 증명할 수 있을 것으로 보인다)

 

이러한 상태에서는 원고가 주장하는 항행내비게이션, 항행지원시스템, GPS 마이크의 용도를 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 용도에 해당한다고 평가하기 어렵다.

 

다음으로, 확인대상고안 물건이 연결, 사용될 수 있으면서도 ‘제2항 한정구성’을 포함하지 않는 택시미터기는 존재하지 않는 것으로 보이므로, 확인대상고안 물건이 제2항 한정구성을 포함하지 않는 택시미터기에 연결되어 사용되는 용도 역시 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 용도에 해당한다고 평가하기 어렵다.

 

따라서 확인대상고안 물건은 이 사건 제2항 등록고안 물품의 생산 이외의 다른 경제적, 상업적 내지 실용적인 용도를 발견하기 어려운 이상 이 사건 제2항 등록고안물품의 생산에만 사용된다고 할 것이다.”

 

결론: 간접침해 구성요건 충족 + 권리범위에 속함

 

KASAN_[특허침해판단] 간접침해의 성립 요건 “~에만” 전용성 – 소극적 요소에 관한 특허권자의 주장 및 입증책

 

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작성일시 : 2018.08.09 10:30
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1. 법리 - 특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외된 것인지 여부 판단기준

특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외된 것인지 여부는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해 및 출원인이 출원과정에서 제출한 보정서의견서 등에 나타난 출원인의 의도, 보정이유 등을 참작하여 판단하여야 한다(대법원 2002. 9. 6. 선고 2001171 판결 참조).

 

따라서 출원과정에서 청구범위의 감축이 이루어졌다는 사정만으로 감축 전의 구성과 감축 후의 구성을 비교하여 그 사이에 존재하는 모든 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외되었다고 단정할 것은 아니고, 거절이유통지에 제시된 선행기술을 회피하기 위한 의도로 그 선행기술에 나타난 구성을 배제하는 감축을 한 경우 등과 같이 보정이유를 포함하여 출원과정에 드러난 여러 사정을 종합하여 볼 때 출원인이 어떤 구성을 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있을 때에 이를 인정할 수 있다.

 

그리고 이러한 법리는 청구범위의 감축 없이 의견서 제출 등을 통한 의견진술이 있었던 경우에도 마찬가지로 적용된다.”

 

2. 대법원 판결요지  

. 심사경과

발명의 명칭: 강판 포장용 받침대 + 최초 출원 청구범위 기재: 하부 받침대의 단면모양이 속이 빈 사다리꼴’ + 심사관 거절이유: 비교대상발명에 위와 같은 단면모양 개시되어 있음 + 출원인 의견서: 청구범위의 하부받침대와 상부받침대의 단면 모양을 하부면이 상부면보다 넓은 속이 빈 사다리꼴의 단면모양으로 한정 보정 + ‘비교대상발명 1의 설치프레임(상부받침대)은 홈부가 형성된 부분이 아래로 향하면서 베이스 프레임(하부받침대)과 결합되어 있는 반면에 이 사건 제1항 발명의 상부받침대는 홈부가 형성된 부분이 상부에 형성되어 있어 하부받침대에 용접될 때 그 접촉면을 넓혀 결합력을 강화시킴으로써 구조적인 안정감을 향상시키고 있다는 취지의 의견서를 제출한 사안

 

. 판단요지

확인대상발명상부면이 하부면보다 넓은 사다리꼴하부받침대 단면모양은 비교대상발명들을 회피하기 위한 의도로 위 구성을 배제하는 감축이 이루어졌다고 볼 수는 없으나,

 

이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에 하부면이 상부면보다 넓은 사다리꼴의 단면모양은 하부받침대의 지면과의 지지면적을 넓게 하여 구조적인 안정성을 얻을 수 있다고 기재되어 있어 애초에 하부면이 상부면보다 넓은 사다리꼴의 단면모양을 전제로 하고 있었던 점, 이 사건 보정은 청구범위를 이러한 발명의 상세한 설명에 부합하도록 한정한 것인 점 등을 종합하면,

 

이 사건 특허발명의 출원인에게 이 사건 보정에 의하여 확인대상발명과 같은 상부면이 하부면보다 넓은 사다리꼴단면모양의 구성을 이 사건 제1항 발명의 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있고,

 

② 이 사건 특허발명의 출원인은 의견서 제출을 통하여 상부 받침대의 홈이 상부에 형성되어 하부받침대와의 결합면적을 넓혀 결합력을 강화시킨다는 취지로 주장함으로써 상부받침대의 홈이 하부에 형성되어 있는 비교대상발명 1차별화하여, 확인대상발명과 같은 홈이 하부에 형성되어 있는상부받침대 구성 역시 이 사건 제1항 발명의 권리범위에서 제외하였다고 평가할 수 있음

 

3. 실무적 시사점: 선행발명을 회피하기 위한 보정은 아니더라도 의견서 등에서 특허청구범위에서 제외하는 의사를 확인할 수 있다면 의식적으로 제외한 것으로 해석한다는 의미

 

KASAN_[출원경과금반언] 청구범위의 감축 보정이 없는 경우에도 출원경과 금반언 원칙상 의식적 제외 인정 가능 대

 

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작성일시 : 2018.08.09 09:32
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(1) 확인대상발명이 특허발명을 이용하는 관계에 있는 경우에는 특허발명의 권리범위에 속하는 것인데,

(2) 이러한 이용관계는 확인대상발명이 특허발명의 구성에 새로운 기술적 요소를 부가하는 것으로서 확인대상발명이 특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하면서 확인대상발명 내에 특허발명이 발명으로서의 일체성을 유지하는 경우에 성립하며,

(3) 이는 특허발명과 동일한 발명뿐만 아니라 균등한 발명을 이용하는 경우에도 마찬가지이다.

 

(4) 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여지고 발명의 설명이나 도면 등에 의하여 보호범위를 제한하거나 확장하는 것은 원칙적으로 허용되지 않지만, 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여야 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 적혀 있는 사항의 해석은 문언의 일반적인 의미 내용을 기초로 하면서도 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 하여야 한다.

 

(5) 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 있기 위하여는 특허발명의 청구범위에 기재된 구성요소들과 구성요소들 사이의 유기적 결합관계가 확인대상발명에 그대로 포함되어 있어야 한다.

 

(6) 그리고 확인대상발명에서 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하고, 그러한 변경에 의하더라도 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같은 변경이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도인 경우에는, 특별한 사정이 없는 한 확인대상발명은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다.

 

(7) 여기서양 발명에서 과제의 해결원리가 동일한지를 가릴 때에는 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서 중 발명의 설명 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다.

 

KASAN_[이용발명범위] 특허발명의 이용발명 – 특허권 침해 특허발명 자체는 아니고 그와 균등한 발명을 이용한

 

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작성일시 : 2018.08.08 11:30
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1. 특허발명의 개요

 

2. 피고 실시발명의 개요

 

3. 특허법원의 판단  

피고실시발명이 자유실시기술에 해당하는지 대비하면 피고 실시발명은 광고정보를 전송함에 있어서 MMS를 사용하는 것도 포함하는 특징이 있으나 MMS를 이용하여 전송하는 정보를 MMS를 이용하여 전송하는 것으로 변경하는 것은 통상의 기술자라면 통상의 창작 범위 내에서 적절히 변경할 수 있는 사항에 불과하다.

 

또한 문자통화 요청에 상응하여 데이터베이스(정보 제공자 서버에 기저장된 여러 광고 정보)로부터 부가 정보(광고 정보) 및 그 부가 정보로의 연결 정보(콜백 전화번호 또는 인터넷 사이트 주소)를 추출(전송을 제어)한다는 점, 데이터베이스로부터 부가 정보를 지시하는 아이디를 추출하여 전송하는 구성, (광고 정보)로서 부가 정보 제공 장치(정보 제공자 서버)로부터 수신되어 수신자의 단말기(이동통신기기)에 발신자의 전화번호와 함께 표시(수신된 광고 정보 데이터를 디스플레이)되는 구성요소들은 각 국제공보에 개시되어 있거나 용이하게 도출할 수 있는 것이다.

 

다만 피고 실시발명은 전화 복권 당첨 결과가 부가정보에 포함되는 것인 반면, 선행발명에는 전화 복권 당첨 결과가 광고 정보에 포함되는지 여부가 명시적으로 나타나 있지 않다는 점에서 차이가 있지만, 이 또한 각 증거에 변론전체의 취지를 종합하면 정보통신정책연구원의 정기간행물에 거래기반 광고의 예로는 할인쿠폰 등이 제시되어 있고, 이 특허발명의 출원일 이전에 '전자 복권 유통 시스템 및 방법에 관한 발명에는 이동통신 단말기 문자메시지로 복권 당첨 사실을 제공하여 표시하고, 사용자의 통화 버튼 입력에 따라 그 복권 당첨에 관한 구체적인 음성 안내 정보로 연결되도록 하는 구성이 이미 개시되어 있는 사실을 인정할 수 있다.   

 

결국 피고 실시발명은 그 구성요소가 모두 선행발명에 개시되어 있거나 통상의 기술자가 선행발명에 이 사건 특허발명의 출원일 이전에 공지된 기술을 결합하여 쉽게 도출할 수 있는 것이므로, 이는 자유실시기술에 해당한다고 할 것이다.

 

4. 결론 

피고 실시발명은 자유실시기술에 해당하므로 특허발명과 대비할 필요도 없이 그 권리범위에 속하지 아니한다.”

 

첨부: 특허법원 2017. 12. 1. 선고 20171339 판결

 

KASAN_[자유실시기술] 특허침해소송에서 자유실시기술 항변의 판단 특허법원 2017. 12. 1. 선고 2017나

특허법원 2017. 12. 1. 선고 2017나1339 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018.08.07 14:30
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1. 권리범위확인심판에서 특허의 진보성 여부를 판단하는 것은 권리범위확인심판의 판단범위를 벗어날 뿐만 아니라, 본래 특허 무효심판의 기능에 속하는 것을 권리범위확인심판에 부여하는 것이 되어 위 두 심판 사이의 기능 배분에 부합하지 않는다(대법원 2014. 3. 20. 선고 20124162 전원합의체 판결 참조).

 

2. 따라서 특허발명이 공지의 기술인 경우 등을 제외하고는 특허발명의 진보성이 부정되는 경우에도 권리범위확인심판에서 등록되어 있는 특허권의 효력을 당연히 부인할 수는 없다(대법원 1983. 7. 26. 선고 8156 전원합의체 판결, 대법원 2002. 6. 14. 선고 2000235 판결, 대법원 1998. 10. 27. 선고 972095 판결, 위 대법원 2012 4162 전원합의체 판결 등 참조).

 

3. 그러나 권리범위확인심판에서 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 공지의 기 술만으로 이루어진 경우뿐만 아니라 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 경우에는 이른바 자유실시기술로서 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 보아야 한다(대법원 2001. 10. 30. 선고 99710 판결 등 참조).

 

4. 이러한 방법으로 특허발명의 무효 여부를 직접 판단하지 않고 확인대상발명을 공지기술과 대비하는 방법으로 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 결정함으로써 신속하고 합리적인 분쟁해결을 도모할 수 있다.

 

5. 자유실시기술 법리의 본질, 기능, 대비하는 대상 등에 비추어 볼 때, 위 법리는 특허권 침해 여부를 판단할 때 일반적으로 적용되는 것으로, 확인대상발명이 결과적으로 특허발명의 청구범위에 나타난 모든 구성요소와 그 유기적 결합관계를 그대로 가지고 있는 이른바 문언 침해(literal infringement)에 해당하는 경우에도 그대로 적용된다.

 

KASAN_[특허분쟁] 권리범위확인심판에서 자유실시기술 항변 - 균등침해뿐만 아니라 문언침해에도 유효함 대법원 20

 

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작성일시 : 2018.08.07 13:30
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1. 사안의 개요

(1) 회사인 특허권자와 투자자는 특허권자에게 투자한 돈 대신 특허권의 지분 1/2을 받기로 하는 계약체결 특허권지분양도계약

(2) 특허권자가 지분양도채무를 이행하지 않았고, 투자자(지분 양수인)가 특허권지분에 대한 처분금지가처분 신청 + 법원으로부터 특허권 중 2분의 1 지분에 대하여 매매, 증여, 사용권의 설정 기타 일체의 처분을 하여야는 아니된다.” 가처분결정 받음

(3) 양수인은 특허등록원부에 가처분결정에 근거하여 특허권의 1/2 지분의 처분금지가처분 등록

(4) 그런데 양도인 특허권자가 제3자에게 특허권 전부를 양도하고 이전등록까지 경료

(5) 특허등록원부에 특허권이전등록 경료되어 제2의 양수인이 특허권 전부에 대한 특허권자로 등록됨.

(6) 처분금지가처분 등록이 되어 있더라도 특허권이전 등록 가능함. 부동산처분금지가처분 등기가 존재해도 소유권이전등기 가능한 것과 동일함. 처분금지가처분은 임시적 보전처분에 해당하고, 추후 본안소송에서 승소판결이 확정된 경우 앞서 보전처분에 반하는 등기, 등록을 무효로 처리하는 것으로 권리보전 목적 달성함. 

(7) 2의 양수인이 제3자에게 특허권에 대한 전용실시권 허여 + 전용실시권 설정등록 경료

(8) 특허지분 제1의 양수인, 처분금지가처분 채권자가 특허권 1/2 지분이전등록이행청구의 본안소송에서 승소판결 받음 후 확정됨 + 그 후 선등록된 처분금지가처분을 위반한 제2 양수인 명의 이전등록 중 특허권 1/2 지분에 대한 이전등록의 무효를 근거로 그 1/2 지분의 말소등록이행청구 + 특허공유자의 동의 부존재 이유로 전용실시권설정등록 전부 무효 및 전부 말소등록이행청구 소송 제기함   

 

1. 대법원 판결요지

(1) 특허권 지분에 대한 처분금지가처분 등록 후 된 특허권이전등록의 무효 및 범위

특허권의 일부 공유지분의 이전청구권을 보전하기 위한 처분금지가처분결정에 기하여 가처분등록이 경료된 후 특허권이 전부 제3자에게 이전된 상태에서 가처분권자인 그 지분의 양수인이 본안소송에서 승소하여 그 지분에 대한 이전등록이 이루어졌다면, 위 가처분등록 이후의 특허권 이전은 양수인 앞으로 이전등록된 지분의 범위 내에서만 무효가 된다.

 

(2) 특허권 지분 양수인으로 처분금지가처분 등록 경료한 경우에도 지분이전등록 이전에는 특허권지분 소유자, 특허공유자로서 특허권 양도, 전용실시권 허여 관련 동의권을 행사할 수 없음. 지분 양수인의 동의 없는 특허권이전등록 및 전용실시권설정등록을 금지할 가처분 등은 불가함.

 

특허권을 공유하는 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고, 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없는 등 특허권의 공유관계는 합유에 준하는 성질을 가진다.

 

특허권의 일부 지분을 양수하기로 한 자는 그 지분의 이전등록이 있기까지는 특허권의 공유자로서 양수의 목적이 되지 아니한 다른 지분의 양도에 대하여 동의권을 행사할 수 없는 것이므로, 다른 지분의 처분을 저지할 수 있는 특약이 존재하는 등의 특별한 사정이 있는 경우가 아니라면 양수의 목적이 된 지분의 이전등록 이전에 그러한 동의권의 보전을 위한 가처분이나 다른 지분에 대한 처분금지의 가처분을 구하는 것은 허용되지 않는다.

 

(3) 특허권에 대한 전용실시권은 그 성질상 일부 지분에 대해서는 상정할 수 없음. 지분에 대한 처분금지가처분에 반하는 전용실시권등록은 전부 무효로 보아야 함. 전용실시권설정등록 당시 가처분권자가 동의권을 행사할 수 없었다고 하더라도 마찬가지로 전용실시권설정등록은 전부 무효임.

 

특허권의 전용실시권자는 그 설정행위로 정한 범위 안에서 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하고 그 범위 내에서는 특허권자일지라도 그 특허권을 실시할 수 없는 것이므로, 특허권이 공유인 경우 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정할 수 없는 것인바, 공유자의 한 사람이 다른 공유자의 동의를 얻어 전용실시권을 설정하는 경우에도 그 전용실시권의 설정은 특허권의 일부 지분에 국한된 처분이 아니라 특허권 자체에 대한 처분행위에 해당하는 것이며, 전용실시권의 성질상 특허권의 일부 지분에 대한 전용실시권의 설정은 상정할 수 없는 것이므로, 특허권의 일부 지분에 대하여만 처분행위를 금하는 가처분등록이 경료된 후 제3자 앞으로 당해 특허권에 대한 전용실시권이 설정된 경우에, 가처분권자가 본안소송에서 승소하여 그 앞으로 위 일부 지분에 관한 이전등록이 이루어졌다면 그 전용실시권의 설정은 그 전부가 위 가처분의 취지에 반하는 것으로서 무효가 된다고 보아야 할 것이고, 이는 전용실시권 설정 당시 가처분권자가 그 설정에 대하여 동의를 할 지위에 있지 아니하였다고 하더라도 마찬가지이다.

 

KASAN_[공유특허분쟁] 특허권 지분의 처분금지가처분 등록 후 특허권 전부 이전등록 및 전용실시권 설정등록 경료

 

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작성일시 : 2018.08.02 09:27
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1. 사안의 개요

(1) GileadTruvadatenofovir disoproxil (“TD”) + emtricitabine 복합제.

(2) Truvada SPC의 대상 특허는 EP 0915894, 청구항 중에서 복합제 청구하는 claim 27: “a pharmaceutical composition comprising a compound according to any one of claims 1-25 together with a pharmaceutically acceptable carrier and optionally other therapeutic ingredients”

(3) 발명의 상세한 설명에 TD와 다른 유효성분 복합제에 관한 실시예 기재는 없었고, 특히 emtricitabine는 언급 없었음.

 

2. CJEU 판결 요지

(1) 결론: CJEU in Gilead Truvada case (C-121/17): no SPC for A+B unless “the claims relate necessarily and specifically to that combination”

(2) A combination product is protected by a basic patent, “where, even if the combination of active ingredients of which that product is composed is not expressly mentioned in the claims of the basic patent, those claims relate necessarily and specifically to that combination”.

(3) 판단기준 criteria: “for that purpose, from the point of view of a person skilled in the art and on the basis of the prior art at the filing date or priority date of the basic patent:

A. the combination of those active ingredients must necessarily, in the light of the description and drawings of that patent, fall under the invention covered by that patent, and

B. each of those active ingredients must be specifically identifiable, in the light of all the information disclosed by that patent.”

 

(4) 구체적 사안에 대한 CJEU 의견 - Truvada SPC 인정 불가. “it does not seem possible that a person skilled in the art would be able to understand how emtricitabine, in combination with TD, necessarily falls under the invention covered by that patent.”

 

KASAN_[특허분쟁] 단일 유효성분에 대한 기본특허에 근거하여 복합제에 대한 추가 SPC 인정 기준 CJEU 20

 

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작성일시 : 2018.07.30 14:25
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1. 정정사항, 명세서 기재 내용 및 정정무효 주장의 요지  

(1) 정정사항: “활성탄à산성 활성탄으로 감축

(2) 명세서 기재내용: ‘10%(w/v)의 수용액에서 pH 3 내지 6을 띠는 산성 활성탄

(3) 정정무효 주장의 요지: 정정발명은산성 활성탄 pH 범위의 한정이 없는산성을 띠는 활성탄을 모두 포함하는데, 명세서 또는 도면에는10%(w/v)의 수용액에서 pH 3 내지 6을 띠는 산성 활성탄으로만 기재되어 있으므로, 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않으므로 정정무효

 

2. 특허법원 판결요지

정정발명의 명세서에는활성탄에 관하여 산성 활성탄, 중성 활성탄, 알칼리성 활성탄으로 구분하여 기재되어 있고, pH 3 내지 6의 산성을 띠는 산성 활성탄을 사용한 경우 중성 또는 알칼리성의 산성도를 가지는 활성탄에 비해 불순물 제거 효과가 우수하다고 기재되어 있으며, pH 5.0의 산성 활성탄을 사용한 경우 pH 7.9의 중성 활성탄 및 pH 9.8의 알칼리성 활성탄을 사용한 경우보다 흡착반응 후의 순도 수치가 높게 나타났음을 보여주는 실시예가 기재되어 있는 한편, 정정발명의 청구범위에서산성 활성탄 pH 농도를 기준으로 통상적으로 산성에 해당하는 pH 7 미만의 활성탄이라고 해석된다.

 

이를 종합하면 통상의 기술자의 입장에서 발명의 설명에 개시된 위 내용을 기초로 청구범위에 기재된 통상적인 산성활성탄의 범위까지 확장하여 그 효과를 충분히 예측할 수 있다고 할 것이므로, 이 사건 제1항 정정발명의 청구범위는 발명의 설명에 의하여 뒷받침되고 있다고 봄이 타당하다.

 

첨부: 특허법원 2018. 7. 12. 선고 20176385 판결

 

KASAN_[특허정정무효심판] 정정사항이 발명의 상세한 설명으로 뒷받침되는지 여부 판단 특허법원 2018. 7. 1

특허법원 2018. 7. 12. 선고 2017허6385 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018.07.24 09:20
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광학적으로 투명한 접착제(OCA, Optically Clear Adhesive) 스마트폰, 태블릿, 노트북 PC, 모니터, LCD TV 용도의 디스플레이를 만드는 중요한 소재입니다. 운점(cloud point) 냉각 백색으로 혼탁해지는 성질로, 최고의 투명성을 확보하여 밝고 얇고 다채로우며 에너지 효율이 뛰어난 디스플레이를 만들 있는지에 관한 중요한 기술사항입니다.

 

3M 운점 저항성 접착제 라미네이트라는 특허 1,162,463호의 특허권자로서 엘지하우시스의 투명 접착제가 자사의 특허권을 침해했다는 취지의 특허침해소송을 제기한 것입니다.

 

특허법원은 그동안 진행된 무효심판 등에 비추어 , 3M 해당 특허발명은 진보성 흠결로 인해 무효 개연성이 높기 때문에 특허침해 주장은 권리남용으로 허용될 없다고 판결하였습니다. 참고로 특허법원 판결을 첨부합니다.

 

첨부: 특허법원 2018. 7. 12. 선고 20171957 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 3M의 운점 저항성 접착제 특허발명의 무효 개연성 및 특허침해 불인정 특허법원 2018. 7

 

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작성일시 : 2018.07.23 17:59
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2. 판결요지

선등록상표 사용권자(피고) 2002. 5. 7. 무렵부터 선사용상표들이 표시된 모기퇴치기(이하피고 제품이라 한다)를 생산하여 사기업이나 보건복지부 질병관리본부, 보건소 등 국가기관에 판매하여 온 점, 피고 제품의 매출액은 2010년도에 약 10 6천만 원, 2011년도에 약 11 7천만 원, 2012년도에 약 6 9,800만 원, 2013년도에는 7월까지 약 2 2천만 원을 기록한 점, 피고는 2006년경부터 지속적으로 축산신문, 한국경제신문, 방역협회 등 모기퇴치기의 주된 수요자들이 구독하는 매체에 각 100만 원 내지 190만 원 가량의 광고비를 지불하고 피고 제품을 광고한 점, 피고의 홈페이지를 방문하는 접속자 수는 2013 6월에 매일 평균 약 380명 정도에 달하였고, 피고 제품의 판매대행업체인 모기퇴치코리아의 홈페이지에서 선사용상표들이 검색어로 입력된 빈도는 2009 2(1위는모기퇴치’), 2010 3(1위와 2위는 각각모기퇴치’, ‘모기퇴치기’), 2011 2(1위는모기퇴치기’), 2012 4(1~3위는모기퇴치기’, ‘모기퇴치용품’, ‘해충퇴치기’), 2013 6월까지는 4(1~3위는모기퇴치기’, ‘해충퇴치기’, ‘벌레퇴치기’)를 기록한 점 등의 거래실정 또는 사회통념에 비추어 보면, 선사용상표들은 등록상표의 출원일인 2013. 7. 3. 당시 국내 수요자들 사이에서 피고의 모기퇴치기 제품을 표시하는 표장으로 널리 인식되어 있었다고 봄이 상당하다.

 

무효심판 대상 등록상표가 요부인 ”BLACK HALL“ 또는 그 한글 음역에 해당하는블랙홀부분으로 약칭될 경우 등록상표와 선등록상표들은 모두 한글로블랙홀이라고 호칭 및 관념될 수 있으므로, 양자는 그 호칭 및 관념이 동일유사하여 유사한 표장에 해당한다.

 

선사용상표들인블랙홀 “BLACK HOLE”은 우리나라 국민들의 보편적인 교육수준에 비추어 대부분이 알고 있는강한 중력으로 인해 빛을 포함해 어떤 것도 빠져나올 수 없는 시공간 영역을 일컫는 말로, 선사용상표들의 사용상품과 관련하여모기 등 해충을 빨아들여 빠져나올 수 없도록 하는 장치라는 이미지를 연상시킴으로써 우수한 효능을 강조하거나 암시하는 표장이고, 그 사용상품은 위와 같은 이미지가 매출에 중요한 영향을 미치는 제품이고 선사용상표들이 창작성이 낮다고 볼 수 없는 점, 원고는 다양한 생활용품을 개발하여 판매하는 소규모 사업자로, 2009. 8. 13. 주방용품, 보온냉수통 등을 지정상품으로 하여 등록상표와 동일한 표장을 상표출원하여 등록받았는데, 등록상표를 출원하면서 선사용상표들의 사용상품과 동일유사하여 일반 소비자들로 하여금 출처의 오인혼동을 초래할 가능성이 높은 지정상품에 포함한 점, 모기 퇴치기(모기채) 등의 상품에 등록상표를 사용하였음을 증명하는 증거는 제출되지 않은 반면, 오히려 원고가 제작한 카탈로그에는 위 상품에 선사용상표들과 동일ㆍ유사한 표장이 부착된 자료가 게재되어 있는 점 비추어 원고에게 부정한 목적이 있다고 봄이 상당하다.

 

첨부: 특허법원 2018. 7. 12. 선고 20176880 판결

 

KASAN_[상표분쟁] 상표등록 무효심판 - 부정한 목적의 상표 등록 인정 등록무효 특허법원 2018. 7. 1

 

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작성일시 : 2018.07.23 17:02
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미국특허소송에서 우리나라 기업이 당면하는 가장 큰 어려움은 미국소송 특유의 discovery입니다. 우리나라 민사소송법에는 없는 생소한 내용과 절차도 문제이지만, 그것을 위반하였을 때 당사자에게 내려지는 엄격한 제재조치는 우리나라 민사소송에서는 상상할 수 없을 정도로 가혹합니다. 법원이 discovery 위반시 어떤 제재조치를 할 수 있는지는 미연방증거법 규칙에 규정되어 있습니다. 상세한 내용보다 실제 사례를 살펴보면 그 전체적 구도와 정도를 이해할 수 있을 것입니다.

 

1. Victor Stanley, Inc. v. Creative Pipe, Inc. (2010년 판결)

Victor Stanley사는 저작권 침해혐의로 Creative Pipe사와 그 CEO를 대상으로 소를 제기하였습니다. 재판과정 중 법원이 디스커버리 절차에서 피고 Creative Pipe사와 그 CEO에게 증거보전 명령을 하였으나, 피고들은 자신들에게 불리하다고 생각하는 전자보전정보(ESI, Electronically Stored Information) 파일을 임의로 삭제하였고, 그와 같은 사실이 나중에 밝혀졌습니다. 법원은 피고들의 이와 같은 증거삭제행위는 고의 또는 불성실한 행위로 인한 의도적인 spoliation of evidence를 범한 것으로 판단하였습니다.

 

그 결과, 법원은 이에 대한 제재조치(sanction)로서 추가 재판 없이 원고의 저작권 침해에 관한 청구를 그대로 인용하는 판결(default judgment)을 하였습니다. 이 사건에서는 저작권 침해 인정 및 침해금지명령이었습니다. , discovery 위반행위만으로 더 이상의 심리 없이 피고 패소판결을 한 것입니다. 또한, 피고들에게 원고의 변호사 비용을 포함한 소송비용 전액을 부담하도록 판결하였습니다. 미국소송비용은 통상 수백만 달러에 달하는 거액입니다. 나아가, 피고 CEO에게는 법정모욕죄(contempt of court)를 적용하여 상기 소송비용을 모두 완납할 때까지 최장 2년의 기간 내에 당사자를 수감하는 감치명령을 내렸습니다.

 

2. GTFM v. Wal-Mart Stores (2000년 판결)

GTFM사는 Wal-Mart에 대해 소송을 제기하였고, 디스커버리에서 월마트의 ESI 자료공개를 요청하였습니다. 그러나, 월마트사는 자사 컴퓨터시스템의 용량제한으로 해당 자료가 없다는 이유를 들어 discovery에서 상대방이 요청한 자료를 제출하지 않았습니다. 그러나, 그 후 월마트의 IT 부서 직원에 대한 deposition에서 월마트 전산시스템에는 이와 같은 용량제한도 없을 뿐만 아니라 요청한 해당 자료 또한 존재한다는 사실이 밝혀졌습니다. , 앞선 월마트의 디스커버리 응답은 사실과 다른 거짓말로 밝혀진 것입니다.

 

그 결과, 법원은 디스커버리 위반에 대한 제재조치로서, GTFM의 전산 전문가가 월마트 시스템에 직접 접근하여, 관련 자료를 모두 직접 조사할 수 있도록 명령하였습니다. 또한, 그 조사비용뿐만 아니라 이와 관련된 변호사 비용까지 모두 월마트가 부담해야 한다고 결정하였습니다.

 

3. Coleman Holdings, Inc. v. Morgan Stanley & Co. (2005년 판결)

Coleman Holdings사는 주식매매 관련 사기혐의로 Morgan Stanley사를 제소하였습니다. E-discovery 과정에서 피고 Morgan Stanley사가 없다고 답변한 email 파일들이 실제로는 backup tape에서 발견되었습니다. Morgan Stanley에서는 해당 이메일 파일들이 현재 운영중인 시스템에서는 없지만 백업파일에는 있다는 사실을 인지한 후에도, 즉시 그와 같은 사실을 재판부에 알리지 않았습니다. 법정에서 이와 같은 사실이 문제되자 Morgan Stanley 소송대리인 변호사는 위와 같은 사실을 알게 된 시점에 대해 실제 알게 된 시점보다 늦게 알게 되었다는 등 허위로 변명하였습니다. 그러나 그 후 조사를 통해 이와 같은 허위사실이 모두 드러났습니다.

 

그 결과, 법원은 이에 대한 제재조치로서 Morgan Stanley에 대해 상대방 원고의 주장이 옳고 자신들의 반박 주장은 맞지 않다는 내용으로 불리한 추인(adverse inference)을 하는 jury instruction(배심원 판단기준설시)을 결정하였습니다. 다시 말하면, 실제 사실과 상관 없이 그 재판에서 해당 쟁점에 관한 상대방 주장을 그대로 인정한다는 것과 같은 법원 결정으로 볼 수 있습니다. 이와 같은 배심설시에 따라 배심은 실제 재판에서 피고 Morgan Stanley에 대해 약 15.8억 달러에 달하는 거액의 손해배상을 원고 Coleman Holdings에게 지불하라는 피고 패소평결을 하였습니다.

 

4. z4 Technologies v. Microsoft Corp. (2007년 판결)

z4 Technologies MS에 대해 특허침해소송을 제기하였습니다. 디스커버리 과정에서 마이크로소프트에서는 원고 특허권자가 제출하라고 요청한 특정 email 파일들이 존재하지 않는다는 이유로 제출하지 않았습니다. 그러나, 실제로는 그와 같은 email 파일들이 MS에 있었다는 사실이 그 후 관련자들에 대한 deposition 과정에서 밝혀졌습니다.

 

그 결과, 법원은 MS의 디스커버리 위반에 대한 제재조치로서, MS는 징벌금(penalty)으로 25백만 달러와 상대방 변호사 비용으로 약 2백만 달러, 합계 27백만 달러를 지불하라는 명령을 하였습니다.

 

5. US 정부 v. Philip Morris

미국정부가 필립모리스를 대상으로 제기한 담배소송에서, 법원은 디스커버리 절차에서 필립모리스에게 관련된 모든 자료의 보전을 명령하였습니다. 당시 필립모리스에는 문서보전 기간이 경과한 이메일을 자동 삭제하는 문서관리 프로그램을 시행하고 있었는데, 법원의 증거보전명령을 받고서도 이와 같은 문서자동삭제 프로그램의 시행을 중지하지 않았습니다. 특히, 필립모리스는 이와 같은 자동삭제프로그램의 시행사실을 알면서도 약 4개월 동안 그 사실을 법원에 보고하지 않았고, 법원에 보고한 후에도 약 2개월 동안은 실제 자동삭제 프로그램의 적용을 중지하지 않고 이메일이 자동 삭제되는 것을 방치하였습니다.

 

그 결과 법원은 제제조치로서, 필립모리스에 대해 징벌금으로 2.75백만 달러를 지불하라고 명령하고, 필립모리스측에서 신청한 주요 증인 11인을 자신들의 이익을 위해 trial에서 심문하는 것을 금지하는 명령을 하였습니다.

 

6. Kucala Enterprises, Ltd. v. Auto Wax Co. Inc. (2003년 판결)

Kucala Enterprises는 특허권자 Auto Wax의 특정 특허에 대한 무효확인을 구하는 DJ (Declaratory Judgment) 소송을 제기하였습니다. 디스커버리 과정에서 원고 Kucala의 컴퓨터 시스템에서 evidence eliminator라는 프로그램을 사용하여 약 15,000건의 파일들이 삭제되었다는 사실이 밝혀졌습니다.

 

그 결과 법원은 원고의 디스커버리 위반에 대한 제재조치로서, 추가 심리 없이 원고의 청구를 기각하는 것으로 재판을 종료하고, 원고가 피고의 변호사 비용 전부를 부담하라는 명령을 하였습니다.

 

KASAN_[미국소송실무] 미국소송에서 디스커버리 위반행위에 대한 제재조치(sanction).pdf

 

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작성일시 : 2018.07.19 11:30
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1. 미국소송과 디스커버리  

미국소송과 우리나라 소송이 가장 큰 차이는 discovery입니다. 소제기부터 discovery를 완료한 후 실제 재판이 시작될 때까지는 일반적으로 2, 3년이 걸리는 경우가 많습니다. Discovery는 본안에 대한 심리가 진행되기 전에 각자 상대방 당사자에게 필요한 증거를 제공하는 제도입니다. 우리나라에는 없는 것으로 익숙하지 않은 한국 기업들이 미국 소송에서 불이익을 당하는 경우도 종종 발생합니다.

 

미국법상 discovery가 제대로 기능하려면 관련 증거보전이 중요합니다. 소송을 당했거나 또는 소송을 당할 것으로 합리적으로 예측 가능한 경우 당사자는 discovery 절차에서 증거로 쓰일 수 있는 모든 자료가 변경 또는 파기되지 않도록 즉시 관련 조치를 취하여야 하는바이러한 조치가 바로 litigation hold입니다.

 

문제는이러한 조치를 취하지 않아 소송절차개시 이후 관련 문서가 변경파기된 정황이 드러나는 경우에는 소송상 불이익(sanction)을 입을 수 있다는 점입니다심한 경우에는 바로 패소판결이 나올 수도 있으므로한국 기업 입장에서는 litigation hold의 시행에 각별히 유의해야 합니다.

 

2.  발생시기 및 필요한 조치 

Litigation hold 의무는 회사가 소송에 대해 알게 된 순간또는 소송에 연관될 것이 합리적으로 예상 가능해진 순간부터 존재합니다소장이 한국회사의 미국 법인에 송달되기 전이라 하더라도모든 정황에 비추어 제소가 임박한 것으로 예상된다면 litigation hold 조치를 시행할 필요가 있습니다.

 

이렇게 litigation hold 의무가 발생되면 회사는 즉시 증거보존을 위한 선의의 노력(good faith effort)을 다하여야 합니다당사자가 선의의 노력을 다했다고 인정되기 위해서는일반적으로 다음과 같은 조치를 취할 필요가 있습니다.

 

당사자는 사건과 관련될 수 있는 자료를 보유하고 있거나 또는 그러한 자료에 접근할 수 있는 구성원들에게, (1) 미국에서 어떤 사항에 관하여 소송이 발생하였거나 또는 발생할 가능성이 있다는 점, (2) 소송과 관련된 자료의 보존이 필요하다는 점, (3) 보존이 필요한 대상 자료의 범위, (4) 관련 자료의 변경 또는 파기가 중단되어야 한다는 점을 즉시 공지하여야만 합니다.

 

이때 위 ‘구성원들’은사건과 관련 있는 자료를 보유하고 있거나 또는 그러한 자료에 접근 가능할 것으로 예상되는 임직원뿐만 아니라 그 보조자를 포함하며자료가 외부 업체에 의하여 관리되고 있는 경우(기업용 클라우드 서비스를 사용하는 경우 등)에는 그러한 외부 업체의 관리자까지도 포함할 수 있습니다.

 

또한 위 ‘자료’는종이문서뿐만 아니라 회사의 이메일 서버 및 파일 서버 내의 관련 전자문서임직원의 사무용 PC나 모바일기기의 전자문서 등을 모두 포함합니다.

 

3.  위반한 경우 소송상 효과 - sanction 

Litigation hold의 요구에 따르지 않은 당사자에 대하여 미국 법원은 벌금을 부과할 수 있을 뿐만 아니라해당 당사자에게 유리한 증거를 채택하지 않을 수 있고사실관계를 해당 당사자에게 불리하게 인정할 수도 있으며심한 경우(고의로 증거를 인멸한다거나 또는 discovery 요구에 지속적으로 응하지 않는 경우 등)에는 바로 default 패소판결을 내릴 수도 있습니다.

 

4. 실무적 대응방안 

제소된 경우 또는 소송과 연관될 것이 합리적으로 예상 가능해진 경우에는사건과 관련된 자료를 보유하고 있거나 또는 그러한 자료에 접근 가능한 모든 구성원들에게 즉시 위와 같은 증거보존 공지를 해야만 합니다이때 합리적 이유 없이 공지가 지연되는 경우 선의의 노력을 다하지 않은 것으로 판단되어 소송상 불이익을 받게 될 수도 있으므로가능한 한 빨리 공지를 하는 것이 바람직합니다.

 

일반적으로 회사의 문서관리정책 및 IT 시스템에 의해 오래된 문서들은 자동적으로 폐기되는데미국소송의 경우 보존대상 자료에의 자동폐기 protocol을 중단해야 합니다.

 

때로는 증거보존을 위한 회사 내 공지(notice)로 미국으로부터 수신한 영문메일을 그대로 포워딩하는 경우도 있는데이는 반드시 피해야 할 practice입니다실제로 미국법원이 위와 유사한 경우에 대하여 한국기업이 ‘선의의 노력’을 다하지 않았다고 인정, sanction을 가한 사례도 있습니다결국 필요한 경우에는 영문 메일을 번역하여 첨부하거나 또는 그 내용의 요지를 한글로 적시하는 것이 바람직합니다.

 

자료를 고의적으로 변경파기하는 것은 매우 큰 위험을 초래할 수 있다는 것을 인식하여야만 합니다특히 전자기적 자료 파기는 반드시 흔적을 남긴다는 점을 명심할 필요가 있습니다자료의 고의적인 변경파기가 있었음이 입증되는 경우 큰 소송상 불이익이 가해질 수 있습니다.

 

소송이 제기되었거나 또는 소송이 임박한 상황이라고 생각되는 경우에는 곧바로 사내 대응팀을 구성함과 동시에 법률전문가와 상담하여 필요한 조치를 취하고 소송수행전략을 모색하는 것이 바람직합니다대리인의 선임도 한국 로펌의 법률전문가를 통하여 진행하는 것이 비용을 절감하고 대리인의 컨트롤 가능성을 높인다는 측면에서 더 유리합니다.

 

미국에서 소송이 발생할 가능성에 대비하여 회사의 문서관리정책을 미리 정비해 두는 것이 바람직합니다또한 회사의 업무에 지장을 초래하지 않는 한도 내에서 일부 문서의 자동 폐기를 곧바로 중단할 수 있도록 IT 시스템을 갖출 필요가 있습니다.  

 

KASAN_[미국영업비밀소송] 미국소송과 Litigation Hold 관련.pdf

 

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작성일시 : 2018.07.19 10:24
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1. 선행발명과 수치한정에 차이가 있는 출원발명의 진보성 판단기준

출원 전에 공지된 발명이 가지는 구성요소의 범위를 수치로써 한정한 특허발명은 그 과제 및 효과가 공지된 발명의 연장선상에 있고 수치한정의 유무에서만 차이가 있을 뿐 그 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생기지 않는다면, 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하여 진보성이 부정된다(대법원 2007. 11. 16. 선고 20071299 판결 등 참조).

 

2. 구체적 사안의 판단

광학재료용 수지의 제조방법이라는 명칭의 제1항 발명은 폴리티올 화합물과 폴리이소시아네이트 화합물을 혼합한중합성 조성물의 수분 함유량을 ‘10~300ppm’으로 수치한정하고 있다는 점에서 선행발명과 다름.

 

출원발명 명세서에중합성 조성물이나폴리티올 화합물의 수분 함유량이 그 수치범위 내외에서 렌즈의 맥리(脈理: 광학 유리 등의 내부에 있는 굴절률이 불균일한 부분)나 백탁(白濁: 뿌옇게 흐려짐) 발생 억제와 관련하여 현저한 효과를 갖는다고 인정할 만한 기재가 없고,

 

1항 발명에서 중합성 조성물의 수분 함유량의 수치를 조절하여 달성하고자 하는 렌즈의 맥리나 백탁 발생 억제 효과는 선행발명에 동일한 내용이 기재되어 있거나, 선행발명의 기술사상에 내재되어 있던 효과를 확인한 것에 불과하여 선행발명에 의해 제1항 발명의 진보성이 부정된다.

 

첨부: 대법원 2018. 7. 12. 선고 2016380 판결

 

KASAN_[수치한정발명] 선행발명과 특정한 수치한정에만 차이가 있는 출원발명의 진보성 판단 대법원 2018. 7.

대법원 2018. 7. 12. 선고 2016후380 판결.pdf

 

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작성일시 : 2018.07.17 09:20
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1. 대법원 2014. 8. 20. 선고 201341578 판결 요지

특허권이 공유인 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 지분을 양도하거나 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고 또한 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없는 등[특허법(2014. 6. 11. 법률 12753호로 개정되기 전의 것) 99조 제2, 4항 참조] 권리의 행사에 일정한 제약을 받아 그 범위에서는 합유와 유사한 성질을 가진다.

 

그러나 일반적으로는 특허권의 공유자들이 반드시 공동 목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 특허권을 보유한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 특허법에 특허권의 공유를 합유관계로 본다는 등의 명문의 규정도 없는 이상, 특허법의 다른 규정이나 특허의 본질에 반하는 등의 특별한 사정이 없는 한 공유에 관한 민법의 일반규정이 특허권의 공유에도 적용된다.

 

특허법(2014. 6. 11. 법률 12753호로 개정되기 전의 것) 99조 제2항 및 제4항의 규정 취지는, 공유자 외의 제3자가 특허권 지분을 양도받거나 그에 관한 실시권을 설정받을 경우 제3자가 투입하는 자본의 규모·기술 및 능력 등에 따라 경제적 효과가 현저하게 달라지게 되어 다른 공유자 지분의 경제적 가치에도 상당한 변동을 가져올 수 있는 특허권의 공유관계의 특수성을 고려하여, 다른 공유자의 동의 없는 지분의 양도 및 실시권 설정 등을 금지한다는 데에 있다.

 

그렇다면 특허권의 공유자 상호 간에 이해관계가 대립되는 경우 등에 공유관계를 해소하기 위한 수단으로서 각 공유자에게 민법상의 공유물분할청구권을 인정하더라도 공유자 이외의 제3자에 의하여 다른 공유자 지분의 경제적 가치에 위와 같은 변동이 발생한다고 보기 어려워서 특허법 제99조 제2항 및 제4항에 반하지 아니하고, 달리 분할청구를 금지하는 특허법 규정도 없으므로, 특허권의 공유관계에 민법상 공유물분할청구에 관한 규정이 적용될 수 있다.

 

다만 특허권은 발명실시에 대한 독점권으로서 그 대상은 형체가 없을 뿐만 아니라 각 공유자에게 특허권을 부여하는 방식의 현물분할을 인정하면 하나의 특허권이 사실상 내용이 동일한 복수의 특허권으로 증가하는 부당한 결과를 초래하게 되므로, 특허권의 성질상 그러한 현물분할은 허용되지 아니한다.

 

2. 민법상 공유물분할금지 약정

민법 268(공유물의 분할청구)공유자는 공유물의 분할을 청구할 수 있다. 그러나 5년 내의 기간으로 분할하지 아니할 것을 약정할 수 있다. ② 전항의 계약을 갱신한 때에는 그 기간은 갱신한 날로부터 5년을 넘지 못한다."

 

대법원은 민법상 공유물분할청구권 행사는 특허법의 공유특허에 관한 특별규정에 위반되지 않는다고 명확하게 판결하였습니다. 따라서, 공유자는 계약상 제한이 없는 한 언제든지 공유특허의 분할을 청구할 수 있습니다.

 

한편 민법에서 공유자들은 공유물 분할을 제한하는 계약을 할 수 있으나, 그 기간을 5년을 넘기면 안된다고 규정하고 있습니다. 따라서, 특허공유자 사이의 공유특허 분할금지특약이 매우 중요한 의미를 갖게 되었습니다. 약정에 의한 공유물 분할제한은 5년이라는 기간 제한이 있으나, 위 계약은 갱신할 수 있습니다.

 

3. 시사점

위 대법원 판결에 따라 공유특허에 관한 매우 중대한 실무적 변화가 예상됩니다. 기업과 대학이 특허권을 공유하는 경우 기업이 공유자로서 자유롭게 실시하지만 그 수익을 다른 공유자 대학에 분배할 의무는 없으므로 실제 대학에서 별다른 수익을 얻지 못하는 경우가 많습니다. 대법원 판결에서 공유자(대학)는 공유특허권을 매각하여 그 매각대금을 분할하는 방식으로 지분권에 따른 이익을 실현할 수 있다고 말합니다. 대학, 공공연구기관 등 NPE 입장에서는 공유 특허권의 수익방안으로 적극적으로 활용할 가능성이 있습니다. 물론, 특허권 거래 시장이 활성화되어 공유 특허권 매매가 가능해야만 공유 특허권의 분할 문제가 현실로 닥칠 것입니다.

 

대법원 판결에 따르면 특허법 특칙에도 불구하고, 공유자는 계약 등 특별한 사정이 없는 한 언제라도 공유 특허권에 대한 공유물분할청구를 할 수 있고 그 분할방법으로 공유특허권을 경매 등을 통해 매각하여 그 대금을 지분에 따라 분할할 수 있습니다.

 

문제는 경쟁회사에서 경매를 통해 해당 특허를 양수하는 경우입니다. 예를 들면, 산학협력연구를 통해 개발한 기술을 상용화하여 제품을 발매하는 중, 공유자 대학에서 충분한 대가를 받지 못한 상황이라면, 대학에서 특허로 얻은 수익의 배분을 요구하면서 공유특허의 분할을 청구할 수 있습니다.

 

만약, 그 분야 기술후발 주자인 경쟁회사(중국기업 등 해외 경쟁업체까지 포함)에서 해당 특허를 매입하기를 희망한다면 공유특허 분할청구권의 행사방법인 경매에 참여하여 특허를 양수할 수 있습니다. 공유자 기업으로서는 특허를 상실할 위기에 처하므로 대학의 수익배분 요구에 따라 적절한 대가를 지급하거나 아니면 경매에 참여하여 공유특허를 낙찰받는 방법으로 단독 양수해야 합니다. 어떤 방식으로든 공유지분을 대가를 지불하고 매수해야 하는 상황을 맞게 됩니다. 반대로, 대학 등 NPE 공유자는 종국적으로 특허지분 매각을 통한 수익창출이 가능합니다.

 

KASAN_[공유특허분쟁] 공유특허권 분할청구권 인정 대법원 2014. 8. 20. 선고 2013다41578 판결

 

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작성일시 : 2018.07.16 15:21
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1. 사안의 개요

당사자: 피고 회사법인 vs 원고 회사의 고문, 발명자

(1) 1 특허 - 원고는 자신의 발명을 특허출원 후 전부양도를 원인으로 출원인 명의를 피고 회사법인으로 변경함.  피고 회사 명의로 특허등록

(2) 2 특허 - 그 후 제2의 발명에 대해 원고와 피고 공동명의 특허출원 및 등록

(3) 3 특허 - 그 후 제3의 발명에 대해 원고 명의 특허출원 및 등록한 후 피고 회사로 지분 일부 양도하여 공유 등록함

(4) 원고는 채무초과 상태, 피고 회사법인의 대표이사 및 사내이사가 연대보증함

(5) 원고는 채무강제집행을 회피하기 위해 피고에게 위 특허권들을 명의신탁한 것이므로, 자신이 특허권 전체의 진정한 권리자라고 주장하면서, 피고 회사에 대해 명의신탁해지를 이유로 하는 진정명의회복청구의 소를 제기함.

(6) 1특허에 대한 이전등록절차 이행청구, 2특허에 대한 지분이전등록절차 이행청구, 3특허에 대해서는 이전등록 말소등록절차 이행청구를 함.

 

2. 쟁점

특허권의 공유자 중 1인에 대하여 명의신탁해지를 원인으로 지분이전등록 또는 지분말소등록을 구하는 소송은 공유자 전원을 상대로 제기하여야 하는 고유필수적 공동소송인지 여부

 

3. 특허법원 판결요지

특허권의 공유자 중 1인에 대하여 명의신탁해지를 원인으로 지분이전등록 또는 지분말소등록을 구하는 소송은 공유자 전원을 상대로 제기하여야 하는 고유필수적 공동소송이라고 할 수 없다.

 

일반적으로 특허권의 공유자들이 반드시 공동 목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 특허권을 보유한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 특허법에 특허권의 공유를 합유관계로 본다는 등의 명문의 규정도 없는 이상, 특허법의 다른 규정이나 특허의 본질에 반하는 등의 특별한 사정이 없는 한 공유에 관한 민법의 일반규정이 특허권이 공유인 경우에도 적용된다(대법원 2014. 8. 20. 선고 201341578 판결 참조).

 

특허법 제99조 제2항은 특허권이 공유인 경우 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아 그 지분을 양도할 수 있다고 하고 있을 뿐이고, 특허권 공유자 중 1인에 대해 제기한 명의신탁 해지를 원인으로 한 지분이전등록 또는 말소등록청구소송에서 청구가 받아들여지더라도 그 지분의 이전등록 또는 말소등록을 위해서는 여전히 나머지 공유자들의 동의가 필요하므로, 공유지분의 처분에 제한을 둔 특허법 제99조 제2항의 취지가 몰각되지 않는다.

 

또한 이러한 경우 나머지 공유자들이 그 지분 이전이나 말소에 대해 동의해야 할 의무도 없으므로, 공유자 중 1인에 대한 지분이전등록 또는 말소등록청구와 나머지 공유자들에 대한 동의의 의사표시의 청구가 반드시 합일 확정되어야 할 필요가 있는 것도 아니다.

 

오히려 공유자 전원을 상대로 소송을 제기해야 한다면 지분 이전에 이해관계가 없거나 동의하는 공유자도 피고로 소송에 참여할 수밖에 없어 불합리하다.

 

4. 결론: 1심 법원 명의신탁인정 및 명의신탁 해지를 이유로 한 이전등록청구인정 BUT 특허법원 항소심 판결 명의신탁계약의 존재 자체를 인정하지 않음, 원고의 청구기각 판결 

 

첨부: 특허법원 2017. 2. 7. 선고 20161486 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 특허권 명의신탁해지를 원인으로 하는 이전등록청구 또는 말소등록청구 - 고유필수적 공동소송 아

특허법원 2017. 2. 7. 선고 2016나1486 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018.07.16 12:30
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(1) 확정된 종전 심결: 원고(무효심판 청구인) 2012년경 피고들의 특허가 선행발명 3, 4에 의해 진보성이 부정된다는 이유로 등록무효심판을 청구하였으나, 특허심판원은 이를 기각하고 그 심결은 확정되었다.

 

(2) 새로운 심판청구: 원고는 2016년에 이르러 다시 피고들을 상대로 선행발명 1내지 5에 의하여 진보성이 부정된다는 이유로 등록무효심판을 청구하였다.

 

(3) 특허심판원 2016854 심결: 선행발명 1, 2, 5는 새로운 증거이므로 심판청구가 일사부재리의 원칙에 저촉되는 것은 아니지만, 선행발명 1내지 5에 의하더라도 진보성이 부정된다고 기각하는 심결을 하였다.

 

(4) 특허법원 판결: 일사부재리 해당함. 특허법 163조의 일사부재리 원칙 위배 여부를 본다.  동일 사실이라 함은 당해 특허권과의 관계에서 확정이 요구되는 구체적 사실이 동일함을 말하고, '동일 증거'라 함은 그 사실과 관련성을 가진 증거로서 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거뿐만 아니라 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거까지 포함한다. 이 사건 심판청구 및 종전 심결의 심판청구는 모두 이 사건 특허발명에 대한 등록무효심판청구로서, 그 주장되는 사유도 모두 이 사건 특허발명의 진보성이 부정됨을 원인으로 한 것으로서 특허법 제29조 제2항에 기한 것이므로, 이 사건 심판청구는 확정된 종전 심결과 동일한 사실에 의한 심판청구에 해당한다.

 

(5) 그런데 원고가 제출한 위 증거들 중 선행발명 3, 4는 확정된 종전 심결의 심판과정에서 제출되어 이미 판단되었던 것으로서 동일 증거에 해당한다. 나아가 선행발명 1, 2, 5 내지 8도 확정된 종전 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력한 증거라고 할 수 없으므로 확정된 종전 심결에서의 증거와 실질적으로 동일한 증거에 해당한다.

 

(6) 결국 이 사건 심판청구는 확정된 종전 심결과 동일 사실 및 동일 증거에 의한 심판청구에 해당하므로 특허법 제163조의 일사부재리 원칙에 위배되어 허용될 수 없는 것이다. 따라서 이 사건 심판청구가 일사부재리의 원칙에 위배되지 않은 것으로 보아 이를 각하하지 않고 본안으로 나아가 판단한 나머지 이를 기각한 이 사건 심결은 위법하다.

 

첨부: 특허법원 2018. 7. 5. 선고 20175207 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 특허무효심판 일사부재리 판단 – 동일증거 해당 여부 특허법원 2018. 7. 5. 선고 20

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2. 선행발명과 출원발명의 구성 차이점    

선행발명1에 유기접합 계면층의 재료를 CBTA라는 상위개념적 구성만 기재함. 이는 4CBTA, 또는 5CBTA, 또는 4CBTA 5CBTA의 혼합물이 있을 수 있음.

 

출원발명의 제1항 발명의 구성요소1이 캐리어 부착 동박의 박리층을 형성하는 유기제의 재료를 CBTA하위개념인 5CBTA로 특정하고 있음

 

3. 선택발명의 진보성 판단기준 법리

선행 또는 공지의 발명에 구성요소가 상위개념으로 기재되어 있고, 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소 중의 전부 또는 일부로 하는 선택발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는, 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 한다(대법원 2017. 8. 29. 선고 20142696 판결 등 참조).

 

4. 구체적 사안의 판단 진보성 흠결

통상의 기술자가 출원발명과 같이 고온 또한 장시간의 열이력을 부여해도 캐리어박의 박리 강도가 안정화한 캐리어 부착 동박을 제공한다는 목적을 가지고 선행발명 1을 실시하여 그 목적 달성의 가능성을 검토하기 위해서는 구체적으로 4CBTA, 5CBTA 각 단일 상태 또는 4CBTA 5CBTA의 혼합 상태에 해당하는 물질 중 하나를 선택하여 사용할 것이 이미 내재적으로 전제되어 있다. , 이 사건 제1항 출원발명은 선행발명 1에 대하여 선택발명의 관계에 있다고 할 수 있다.

 

한편, 4CBTA의 융점(녹는점) 261~263℃이고 5CBTA의 융점이 300~305℃임을 알 수 있는바, 이는 통상의 기술자라면 당연히 알고 있는 기술상식이며, 나아가 통상의 기술자에게는 유기 화합물의 융점이 높을 경우 고온의 열이력 하에서 그 물리화학적 성질이 좀 더 안정적이라는 점도 또한 자명하다고 봄이 상당하다. 그리고 최근 프레스 가공 환경을 고려할 때, 통상의 기술자로서는 선행발명 1을 실시함에 있어 300℃ 전후의 고온 프레스 가공의 열이력을 받아도 캐리어박의 전해 동박층으로부터의 박리 강도를 포함한 유기 접합 계면층의 물리화학적 물성이 안정화될 수 있는 점을 고려하여 융점이 261~263℃ 4CBTA 보다는 융점이 300~305℃ 5CBTA CBTA의 구체적 물질로 우선적으로 단순히 선택함으로써 구성요소 1의 구성을 쉽게 착상하고 실현할 수 있는 것으로 보인다.

 

1항 출원발명의 230℃에서 1시간의 프레싱을 2회 실시한 후의 박리강도는 구성요소 1에 해당하는 예 6의 경우 17gf/㎝이다. 한편, 선행발명 1에서 위 실시례보다 고온인 300℃에서 1시간 프레싱 후의 박리강도가 21gf/cm이다. 결국 출원발명의 명세서에서 안정한 박리강도의 바람직한 범위로 10~20 gf/㎝를 예시하고 있는 점에 비추어 보면, 양 발명의 박리강도의 최종 크기에 있어서 현저한 차이가 있다고 보기에는 어렵다.

 

1항 출원발명은 그 구성에 있어서 선행발명 1로부터 쉽게 착상이 가능하고, 효과에 있어서도 선행발명 1이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있다고 보기도 어려우므로, 선행발명 1에 의하여 그 진보성이 부정된다.

 

첨부: 특허법원 2018. 7. 5. 선고 20174327 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 선택발명의 진보성 판단 특허법원 2018. 7. 5. 선고 2017허4327 판결.pdf

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작성일시 : 2018.07.16 10:36
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1. 출원발명의 요지

 

 

 

쟁점: 선행발명 1 내지 4에 의한 출원발명의 진보성 여부

 

2. 복수의 선행발명 결합과 진보성 판단기준

발명의 진보성 유무 판단은 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 판단하여서는 안 된다(대법원 2016. 11. 25. 선고 20142184 판결 등 참조).

 

또한 청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 발명의 진보성 여부를 판단함에 있어 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별의 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안되고 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 하며, 이때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다.

 

그리고 여러 선행기술문헌을 인용하여 발명의 진보성이 부정된다고 하기 위해서는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 해당 발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나 그렇지 않더라도 해당 발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전방향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 통상의 기술자가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우이어야 한다(대법원 2007. 9. 6. 선고 20053284 판결 등 참조).”

 

3. 구체적 판단

차이점 (1): 특허발명은 반으로 접히는 직사각형 필터와 그 상하부에 각 위치하는 두 개의 삼각형상의 필터에 의하여 호흡공간을 형성하나 선행발명 1은 상하부 각 한 쌍의 삼각형 패널 즉 총 네 개의 삼각형 패널로 피라미드 형상의 호흡공간을 형상하고 있다. 즉 특허발명은 삼각형상 필터들 사이에직사각형 필터 중앙부가 부가된 것이다. 그런데 이는 선행발명 1에다가 선행발명 2에 나타난 사각형상의 필터인 몸체부와 그 상하면에 일체로 형성된 대략 삼각형상의 상부 및 하부파트의 구성을 결합하여 극복할 수 있다.

 

차이점 (2): 특허발명은 첩부(발라서 붙임) 방식으로 탄성 재료를 고정하나 선행발명 1은 스테이플러로 고정한다. 그런데 특허발명은내측에 스펀지체를 첩부하여라고만 기재하여 구체적 방법을 명시하지 않았고, 선행발명 1은 명세서에서 스테이플러 외의 다양한 고정 수단들이 사용될 수 있음을 시사하고 있다. 따라서 통상의 기술자는 통상적으로 사용될 수 있는 고정 수단을 채용하여 이를 극복할 수 있다.

 

차이점 (3): 특허발명은 상하부 삼각형상 필터에 접이용 초음파 용착에 의해 굳힌 들보를 설치하나 선행발명 1에는 이러한 구성이 없다. 그런데 선행발명 4에는 코 주변의 폴드 라인을 용접에 의하여 형성할 수 있고 용접에 의하여 형성된 모서리부가 강성을 가진다는 기술적 사상을 내포하고 있고, 따라서 선행발명 1을 기초로 선행발명 2 4를 결합함으로써 차이점 (3)도 극복할 수 있을 것이다.

 

 

그렇다면 통상의 기술자는 선행발명 1을 기초로 선행발명 2, 4를 결합하여 용이하게 제1항 발명에 이를 수 있고, 1항 발명은 구성의 곤란성이 있다고 볼 수 없고 현저한 효과도 인정되지 않는다. 따라서 청구항 1은 진보성이 부정되고, 하나의 항에 거절이유가 있는 특허출원은 그 전부가 거절되어야 하므로 출원발명은 그 전부가 특허를 받을 수 없어 등록이 거절되어야 한다.

 

첨부: 특허법원 2018. 6. 29. 선고 20176668 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 다수의 선행발명 결합과 진보성 판단 특허법원 2018. 6. 29. 선고 2017허6668

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작성일시 : 2018.07.10 12:30
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흥미로운 내용이고 매우 중요한 판결로 생각합니다. 특허청 심사관 및 심판원의 입장과 달리 판단한 특허법원 판결을 대법원에서 그대로 유지될지 그 귀추가 주목됩니다. 특허법원 판결문 중 그 해당부분을 인용하면 다음과 같습니다.

 

선행발명 2야생 녹차밭에 자생하는 고욤나무 잎을 채취하여 증차로 만든 감잎차를 판매하는 사람이 자기의 네이버 블로그에 자기가 생산ㆍ판매하는 고욤나무 잎차를 광고하기 위하여 게재한 글로 보인다. 이처럼 개인 인터넷 블로그에 게재된 광고성 글인 선행발명 2에는 고욤나무 잎차의 효능에 관하여 아무런 근거 없이비타민 C 다량함유로 레몬의 20배 이상입니다. 칼슘과 타닌 성분이 함유되어 있습니다. 고혈압, 동맥경화, 치매, 뇌졸중에 좋다고 합니다. 질병의 저항력을 높이고 혈액순환을 원활하게 해줍니다. 어린이, 임산부, 여성의 피부미용에 좋다고 합니다.”라고 하여 막연히 전언(傳言)하는 취지로만 기재하였을 뿐 그러한 효과에 대한 아무런 근거나 전거(典據)를 제시하지 아니하였고, 선행발명 2의 작성자가 직접 그러한 효과를 실험 등을 통하여 확인하였다는 것도 아니며, 그러한 효과를 확인할 수 있는 실험자료 등이 함께 게재된 것도 아니다.

 

또한, 선행발명 2의 작성자가 기술분야의 전문가 내지 통상의 기술자도 아닌 것으로 보이며, 달리 선행발명 2에 통상의 기술자가 선행발명 2의 위와 같은 기재를 신뢰할만한 아무런 근거도 나타나 있지 아니하다.

 

따라서 통상의 기술자가 선행발명 2의 위와 같은 기재를 보고 고욤나무 잎차에 고혈압, 동맥경화, 치매, 뇌졸중 등에 좋은 효과가 있다고 인식하거나 그러한 효과가 있다고 합리적으로 기대하기는 어려울 것으로 보이므로, 선행발명 2는 출원발명의 진보성을 부정할 수 있는 근거자료가 되기에는 부족하다고 봄이 타당하다.

 

명세서 중 발명의 설명에 고욤나무 열매가 전통의료 분야에서진정제, 진해제, 항균제, 항당뇨제, 항암제, 수렴제, 완화제, 영양제 및 해열제로 사용되었다거나설사, 마른기침, 고혈압을 치료하는 데 사용되었다는 취지의 기재가 있으나, 이러한 고욤나무 열매의 약리적 적응증과 선행발명 2에 기재된 고욤나무 잎차의 약리적 적응증이 다른 점을 고려하면, 통상의 기술자로서는 출원발명의 명세서의 위와 같은 기재를 참작하더라도 선행발명 2의 위와 같은 기재로부터 고욤나무 잎차에 고혈압, 동맥경화, 치매, 뇌졸중 등에 좋은 효과가 있다고 인식하거나 그러한 효과가 있음을 합리적으로 기대하기는 어려울 것으로 보인다.”

 

첨부: 특허법원 2018. 6. 29. 선고 20177937 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 선행발명의 진보성 부정근거 자료 적격성 부정 – 근거 제시 없는 추상적, 포괄적 기재의 기술

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작성일시 : 2018.07.10 11:30
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1. 사안의 개요

특허발명에 대해 진보성 흠결로 인한 무효심판 + 청구인용 심결 + 특허법원 심결취소의 소 제기 + 청구기각 및 판결확정 + 무효심결 확정

 

그 후 동일한 특허에 대해 신규성 흠결로 인한 무효심판 청구 + 특허심판원 일사부재리위반 및 청구각하 심결 + 특허법원 심결취소의 소 제기

 

2. 특허법원 판단요지

구 특허법 제163조는이 법에 의한 심판의 심결이 확정된 때에는, 확정된 심결이 각하심결이 아닌 이상, 그 사건에 대하여는 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다.”라고 규정하고 있다. 여기서동일사실이라 함은 당해 특허권과의 관계에서 확정이 요구되는 구체적 사실이 동일함을 말하고, ‘동일증거라 함은 그 사실과 관련성을 가진 증거로서 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거뿐만 아니라 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거가 부가되는 것도 포함한다(대법원 2001. 6. 26. 선고 992402 판결, 2005. 3. 11. 선고 200442 판결 등 참조).

 

그리고 특허나 실용신안의 등록무효심판청구에 관하여 종전에 확정된 심결이 있더라도 종전 심판에서 청구원인이 된 무효사유 외에 다른 무효사유가 추가된 경우에는 새로운 심판청구는 그 자체로 동일사실에 의한 것이 아니어서 일사부재리의 원칙에 위배되지 아니한다(대법원 2017. 1. 19. 선고 201337 전원합의체 판결 참조).

 

종전 확정심결에서 청구원인이 된 무효사유는 진보성 부정이었고, 이 사건 심판청구에서는 진보성 부정 외에 신규성 부정의 무효사유가 추가되었다. 그런데 특허발명에 신규성이 없다는 것과 진보성이 없다는 것은 원칙적으로 특허를 받을 수 없는 사유로서 독립된 특허무효사유이다(대법원 2002. 11. 26. 선고 20001177 판결 등 참조).

 

따라서 앞서 본 법리에 비추어 볼 때 이 사건 심판청구는 동일사실에 의한 것이라고 볼 수 없으므로, 종전 확정심결에 대한 관계에서 일사부재리의 원칙에 위배된다고 볼 수 없다.”

 

첨부: 특허법원 2018. 6. 29. 선고 20177005 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 확정된 선행심결 진보성 흠결 특허무효 vs 후행심판 신규성 흠결 특허무효주장 – 동일사실 해

특허법원 2018. 6. 29. 선고 2017허7005 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018.07.10 10:30
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1. 특허발명과 확인대상발명의 대비

 

2. 출원심사경과 보정 및 의견서 주장 내용

특허발명의 최초 출원 당시의 청구항 1에 의하면, “지지대는 연결바의 회전에 따른 연결바의 하강에 따라 높이가 조절되는 것으로만 기재되어 있을 뿐 지지대의 형상에 대해서는 아무런 한정사항이 기재되어 있지 않았다. 따라서 보정 전 1항 발명의 권리범위에는 양단 하부가 모따기 되지 않은 확인구성요소 6과 같은 사각형 막대 형태의 지지대도 포함되었다고 봄이 상당하다.

 

그 후 특허청 심사관은 특허발명의 출원인이었던 원고 오경근에게, 보정 전 1항 발명과 선행기술에 게재된해체가 용이한 슬라브 거푸집 지지바는 거치대와 연결플레이트, 지지대, 서포터, 장공이 형성되어 연결플레이트와 지지대에 핀 결합되는 연결바를 포함하는 슬레브 거푸집의 지지구조의 구성이라는 점에서 동일하여 선행기술으로부터 쉽게 도출해 낼 수 있는 것에 불과하므로 보정 전 1항 발명의 진보성을 인정할 수 없다는 취지의 의견제출통지를 하였다. 그런데 선행기술의 도면에 의하면, 양단 하부가 모따기 되지 않은 확인대상발명의 지지대와 같은사각형 막대 형태임을 알수 있다.

 

그러자 출원인은, 보정 전 1항 발명에지지대의 양단 하부는 모따기되되를 추가하고, 과제해결수단항목과발명의 실시를 위한 구체적인 내용항목에지지대 양단 하부는 모따기되되를 추가하였으며, 나아가발명의 실시를 위한 구체적인 내용항목 중 지지대에 관하여, “지지대의 양단 하부는 모따기 할 수 있으며지지대의 양단 하부를 모따기하며로 변경하여, 결과적으로 모따기 구성이 선택적으로 기재되어 있는 것을 필수적인 것으로 변경하는 보정서를 제출하였다.

 

또한 출원인은 위 보정서를 제출함과 동시에 지지대 양단 하부가 모따기되어 있는 구성 및 그 효과가 기재되어 있는 의견서를 제출한 결과 특허발명은 특허결정되었다.

 

위와 같은 1항 발명의 출원 경과 등에 비추어 보면, 출원인은 1항 발명의 출원과정에서 심사관이 제시한 양단 하부가 모따기 되지 않은 지지대를 가진 선행기술을 의도적으로 회피하기 위하여 그 형상을 차별화하여지지대 양단 하부를 모따기 한 것으로 한정하여 위 부분이 이 사건 특허발명의 핵심 기술 중 하나임을 강조하여 특허등록을 받았다고 봄이 상당하다.

 

3. 권리범위에서 의식적 제외 균등론 적용 배제

확인구성요소 6양단 하부가 모따기 되지 않은 사각형 막대 형태의 지지대는 특허발명의 최초 출원 당시의 청구범위에 포함되었다가 출원과정에서 특허청 심사관이 의견제출통지에 제시한 선행기술을 회피하기 위하여 출원인이 의도적으로양단 하부가 모따기 된 사각형 막대 형태의 지지대로 변경하여 그 구성을 배제시킴에 따라 청구범위에서 의식적으로 제외된 것으로 봄이 상당하다. 따라서 이처럼 의식적으로 제외된 구성과 같은 확인구성요소 6양단 하부가 모따기 되어 있지 않은 사각형의 막대 형태의 지지대는 구성요소 6과 균등관계에 있다고 할 수 없다.

 

첨부: 특허법원 2018. 6. 28. 선고 20177432 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 권리범위확인심판 – 균등여부 판단 거절이유에 대한 보정서 및 의견서 제출 권리범위에서

특허법원 2018. 6. 28. 선고 2017허7432 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018.07.10 09:23
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