특허분쟁__글411건

  1. 2018.11.17 [특허분쟁] 영국대법원 특허소송판결 – 공지의약물질의 제2 의약용도특허 사안, 제품명Lyrica (성분: pregabalin) 통증치료 적응증 특허요건 판단: Warner-Lambert v. Mylan & Actavis ([2018] UKSC 56) 판결
  2. 2018.11.15 [특허분쟁] 특허무효심판 - 미완성 발명 여부, 실시가능 기재요건 위반 여부 판단: 특허법원 2018. 10. 26. 선고 2018허1653 판결
  3. 2018.11.15 [특허분쟁] 방법발명에서 구성 공정이 동일하더라도 그 배치순서의 기술적 의미 중요: 특허법원 2018. 10. 11. 선고 2018허4874 판결
  4. 2018.11.15 [특허분쟁] 수치한정 조성물발명 – 진보성 판단: 특허법원 2018. 10. 26. 선고 2018허2380 판결
  5. 2018.11.15 [특허분쟁] 금속발명 분야 파라미터발명, 수치한정발명의 진보성 판단: 특허법원 2018. 11. 1. 선고 2018허3512 판결
  6. 2018.11.15 [특허분쟁] 단열성 벽체프레임 발명의 특허무효심판 - 진보성 인정: 특허법원 2018. 11. 1. 선고 2018허4430 판결
  7. 2018.11.15 [특허분쟁] 키즈카페 태마놀이방 – 슈퍼마켓놀이방 특허침해소송 – 균등침해 여부: 특허법원 2018. 10. 26. 선고 2018허3680 판결
  8. 2018.11.15 [특허분쟁] 균등침해 여부 판단: 특허법원 2018. 11. 2. 선고 2018허4577 판결
  9. 2018.11.15 [특허분쟁] 자체 탈수식 판형 대걸레 특허침해 여부: 특허법원 2018. 11. 2. 선고 2018허3758 판결
  10. 2018.11.15 [특허분쟁] 심판청구인 무효심판 승소 심결 + 특허법원 심결취소판결 확정 + 새로운 심판절차에서 심판청구인에게 심결취소판결을 번복할 증거제출기회 부여해야 함: 특허법원 2018. 11. 1. 선고..
  11. 2018.11.15 [특허분쟁] 특허법원 2018. 10. 25. 선고 2018나1527 판결
  12. 2018.11.15 [특허분쟁] 특허권 통상실시권 설정계약에서 라이센시의 특허발명 불실시 및 로열티 지급의무 또는 손해배상 책임여부: 특허법원 2018. 10. 10. 선고 2017나2141 판결
  13. 2018.10.23 [특허분쟁] 적극적 권리범위확인심판 중 확인대상발명 설명서에서 특허발명의 구성요소를 제외하는 내용의 보정 후 균등 주장: 특허법원 2018. 10. 5. 선고 2017허8435 판결
  14. 2018.10.22 [ICT특허분쟁] 모바일 애플리케이션의 자기 방어보안 모듈 관련 특허권 침해소송: 특허법원 2018. 10. 4. 선고 2017나2134 판결
  15. 2018.10.16 [특허분쟁] 균등침해 여부 판단 – 심사과정에서 제출한 의견 및 경과 참작: 특허법원 2018. 9. 11. 선고 2018나1060 판결
  16. 2018.10.15 [특허분쟁] 특허무효심판 – 개별 구성요소 공지된 상황에서 결합발명의 진보성 판단: 특허법원 2018. 9. 14. 선고 2017허8084 판결
  17. 2018.10.15 [특허분쟁] 권리범위확인심판 – 전 요소 구비의 원칙: 특허법원 2018. 9. 21. 선고 2018허3505 판결
  18. 2018.10.15 [의약특허쟁점] 투여용법 및 투여용량 발명의 진보성 판단: 특허법원 2018. 9. 21. 선고 2017허7326 판결
  19. 2018.09.19 [조성물쟁점] 공지물질들의 조성물 – 함량 수치한정 표현방식이 다른 조성물 발명의 진보성 불인정: 특허법원 2018. 9. 7. 선고 2018허1578 판결
  20. 2018.09.19 [방법발명쟁점] 방법발명과 제조방법발명의 구별 + 방법발명의 실시 입증의 정도 및 실무적 어려움: 특허법원 2018. 9. 7. 선고 2016나1738 판결
  21. 2018.09.07 [특허분쟁] 소극적 권리범위확인심판 – 확인의 이익 요건: 특허법원 2018. 8. 24. 선고 2018허1301 판결
  22. 2018.09.07 [특허분쟁] 특허발명의 구성요소 중 필수적이지 않은 요소 생략한 실시 제품 – 균등침해 불인정 + 간접침해 불인정: 특허법원 2018. 8. 24. 선고 2017허6736 판결
  23. 2018.08.28 [특허분쟁] 레일라 조성물 특허분쟁 - 천연물신약 특허발명의 진보성 판단 + 지표성분 선정 및 함량 한정의 의미: 특허법원 2018. 8. 17. 선고 2018허1332 판결
  24. 2018.08.21 [직무발명승계] 직무발명 사전승계 규정에도 사용자의 자동승계 불인정 BUT 사용자의 일방적 승계 통지 – 특허를 받을 권리의 승계 효력 인정: 대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313 판결
  25. 2018.08.15 [의료기기특허분쟁] 특허심판의 일사부재리 법리 + 심판청구 당시 기준 판단 – 심판청구당시 주장 무효사유와 심결취소소송에서 추가한 무효사유가 다른 경우 – 일사부재리 원칙과 무관: ..
  26. 2018.08.15 [특허분쟁] 적시제출주의 및 시기에 늦은 증거 제출 및 주장 – 실권효 적용 및 각하 결정: 특허법원 2018. 7. 20. 선고 2018나12 판결
  27. 2018.08.10 [공동발명] 공동연구개발 및 공동발명 관련 실무적 포인트
  28. 2018.08.09 [특허침해판단] 간접침해의 성립 요건 “~에만” 전용성 – 소극적 요소에 관한 특허권자의 주장 및 입증책임 + 실시자의 타용도 존재에 관한 주장 및 입증책임: 특허법원 2017. 5. 25. 선고 2016허..
  29. 2018.08.09 [출원경과금반언] 청구범위의 감축 보정이 없는 경우에도 출원경과 금반언 원칙상 의식적 제외 인정 가능: 대법원 2017. 4. 26. 선고 2014후638 판결
  30. 2018.08.08 [이용발명범위] 특허발명의 이용발명 – 특허권 침해 + 특허발명 자체는 아니고 그와 균등한 발명을 이용한 발명의 실시행위 – 특허권 침해: 대법원 2015. 5. 14. 선고 2014후2788 판결 요지

 

영국대법원 The United Kingdom Supreme Court (UKSC) 2018. 11. 14. 선고 판결문을 참고자료로 첨부합니다. 필자는 영국대법원의 판결 전문을 처음 보았습니다. 특허사건에서 소송 당사자 뿐만 아니라 영국 약사회, 변리사회, 제네릭협회, 보건당국 등 10개의 관련 단체에서 의견서를 제출하고, 대법원에서 총 4일에 걸쳐 구술변론을 진행한 점, 92 페이지의 장문의 판결문에서 매우 상세하게 판단이유를 기재한 점 등 낯선 사항이 많습니다.

 

오래전부터 잘 알려진 공지물질(pregabalin)을 진경제로 사용하던 중, 새롭게 통증치료효능을 발견한 결과 제2의 의약용도특허를 받고 제약회사 Warner-Lambert Company & Pfizer에서 그것을 진통제(제품명 Lyrica)로 판매하였습니다. Mylan 등 많은 후발회사에서는 제네릭 제품으로 Pregabalin의 통증치료 적응증을 제외하고 공지용도인 진경제로만 품목허가를 받아 발매하면서 특허침해분쟁이 시작되었습니다.

 

특허청구항의 의약용도를 제외하고 공지용도로만 구성한 것을 소위 “carved out" 또는 “skinny label” 제네릭 품목이라 하고, 임상현장에서 그와 같은 제품을 통증치료용도에 사용할 수 있는데 그와 같은 소위 off label 처방 또는 사용을 특허침해로 볼 것인지 여부는 판단이 매우 어려운 쟁점입니다.

 

한편, 영국판결이 주목받는 이유는 “skinny label” 특허침해 판단 뿐만 아니라 공지물질Pregabalin의 통증치료용도에 관한 제2의 의약용도 특허요건 판단, 특히 그와 같은 의약용도발명 청구항을 발명의 상세한 설명이 뒷받침하는지 여부 판단에 관한 것입니다.

 

구체적으로 보면, 병리적으로 통증은 매우 다양한 원인이 있고, 각 통증에 따라 통증억제 기전도 매우 다양한데, 리리카 특허의 명세서에 기재된 통증치료 관련 기재내용 및 데이터가 특허청구범위에 기재된 다양한 특정의 통증에 대한 치료 효능을 뒷받침한다고 볼 수 있는지 여부를 영국소송에서 심각하게 다투었고 영국법원은 그 쟁점을 매우 구체적으로 검토하였습니다. 그 결과 영국대법원은 일부 통증치료용도는 특허유효로 볼 수 있지만, 상업적으로 가장 중요한 의미를 갖는 신경병성 통증 치료용도는 특허무효라고 판결하였습니다. 첨부한 판결문을 공부삼아 한번 읽어 보시기 바랍니다.

 

첨부: 영국대법원 Lyrica 특허소송 판결

uksc-2016-0197-judgment.pdf

KASAN_[특허분쟁] 영국대법원 특허소송판결 – 공지의약물질의 제2 의약용도특허 사안, 제품명Lyrica (성분

 

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작성일시 : 2018.11.17 15:00
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1. 미완성 발명에 해당하거나 실시가능 기재요건을 위배한 것인지 여부

 

1항 발명의 연료첨가제는 에탄올아민, 과산화수소, 수산화나트륨 및 붕사를포함하는것으로서 이른바 개방형 청구항으로 기재되어 있다. 위와 같은 형식으로 기재된 청구항은 명시적으로 기재된 구성요소뿐 아니라 다른 요소를 추가하여 실시하는 경우까지 예상하고 있는 것이라고 볼 것이다.

 

원고들은, 1항 발명에 기재된 중량부로 에탄올아민, 과산화수소, 수산화나트륨 및 붕사만을 혼합하여 연료첨가제를 제조할 경우에 끈끈한 겔의 상태이거나 붕사가 석출되어, 결국 제1항 발명은 그 목적을 달성할 수 없는 미완성발명에 해당된다고 주장하면서, 그러한 혼합, 제조에 따른 실험결과를 제출하였다.

 

그러나 원고들의 위 주장은 앞서 본 제1항 발명의 청구항 형식을 무시한 독자적인 견해에 터 잡은 것에 불과하고, 에탄올아민, 과산화수소, 수산화나트륨 및 붕사의 4가지 성분만으로 실험한 위 실험결과는 제1항 발명의 완성 여부를 판단할 만한 자료가 될 수 없다. 특허발명의 설명에 의하면, 특허발명의 목적 중 하나는 종래의 연료첨가제가 분말 상태로서 연료에 적용하는데 어려워 용해된 상태로 개선하기 위한 것이고, 그러한 과제를 해결하기 위하여 연료첨가제 중 붕사를 용해시키기 위하여 용매 성분으로 수산화나트륨, 글리세린 올레인산, 인산 등을 개시하고 있는 점을 알 수 있다. 위와 같은 사정들을 종합하여 볼 때, 특허발명의 명세서 기재를 접하는 통상의 기술자가 제1항 발명에 개시된 에탄올아민, 과산화수소, 수산화나트륨 및 붕사를 해당 중량부로 혼합하고, 물과 같은 범용성 용매를 사용하면서 붕사의 용해도를 높이기 위해 수산화나트륨 등의 함량을 조절하여 혼합함으로써, 1항 발명의 연료첨가제를 실시하는 데에, 과도한 실험이나 특수한 지식의 부가가 요구된다고 볼 수 없다. 이러한 특허발명의 명세서 기재는, 비록 그 용매의 종류와 함량을 기재한 구체적인 실시예가 기재되어 있지 않다고 하더라도, 출원 당시의 기술수준에 비추어 보아 통상의 기술자가 위와 같이 제1항 발명을 정확히 이해하고 동시에 재현하는 데에 별다른 어려움이 없는 정도라고 봄이 타당하다.

 

2. 청구범위 기재요건 위배여부

 

1항 발명의 청구범위는에탄올아민, 과산화수소, 수산화나트륨 및 붕사를 446-1944 : 406-1710 : 885-2928 : 562-2543 중량부로 포함하는 연료첨가제로 기재되어 있는데, 여기에 발명을 불명료하게 하는 어떠한 표현도 발견되지 아니한다. 청구범위에 용매와 그 함량이 누락되어 있어서 결국 발명이 불명료하게 된다는 원고들의 주장은, 앞서 본 것처럼 제1항 발명의 연료첨가제가 개방형 청구항으로 기재되어 있는 점에 비추어 볼 때 받아들일 수 없다.

 

첨부: 특허법원 2018. 10. 26. 선고 20181653 판결

특허법원 2018. 10. 26. 선고 2018허1653 판결 .pdf

KASAN_[특허분쟁] 특허무효심판 - 미완성 발명 여부, 실시가능 기재요건 위반 여부 판단 특허법원 2018.

 

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작성일시 : 2018.11.15 18:00
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진보성 부정 여부를 본다. 구성요소 5는 압착된 네일 스티커를 건조하는 단계로서, 이 사건 제2항 발명은 구성요소 3 UV코팅액 압착단계를 거친 후 구성요소 5의 건조단계를 거치는 것인 반면, 선행발명 1은 투명잉크층 형성단계에서 이미 건조과정을 수행한 후 압착(가압)하는 것이라는 점에서, 양 발명은압착건조의 순서에 차이가 있다(이하차이점이라 한다).

 

그런데 아래 ()-()와 같은 이유로, 양 발명의압착건조의 순서에 있어서의 차이점은 통상의 기술자가 이를 쉽게 극복하기 어려운 것으로 보인다.

 

() 방법 발명이라 함은 특정한 목적을 달성하기 위한 시간상의 일련의 연속적인 단계들로 이루어진 발명으로서, 방법 발명에서는 개별 구성요소의 배치 순서가 작용효과 등에 중대한 차이를 가져올 수 있으므로, 개별 구성요소의 시계열적인 배치 순서 역시 발명의 중요한 요소로 보아야 한다. 따라서 이 사건 제2항 발명과 선행발명 1은 앞서 본 바와 같이압착건조의 구성요소의 시계열적인 배치 순서에 차이가 있어 그 구성이 다른 것으로 봄이 상당하다. 

 

() 나아가 양 발명의 위와 같은 구성의 차이에 따른 작용효과에 관하여 보건대, 아래와 같은 이 사건 특허발명 명세서의 기재에 의하면 이 사건 제2항 발명은 잉크와 UV코팅액을 순차적으로 도포시킨 후 압착롤러로 압착시켜 줌으로써, 압착에 의해 인쇄층에 포함된 기포를 제거하고 표면을 편평하게 하여 평면광을 발생하도록 하며 잉크 등이 묻어나지 않도록 하는 효과가 있는 것임을 알 수 있다. 

 

() 결국 이 사건 제2항 발명과 선행발명 1은 그 구성에 있어 실질적인 차이가 있고, 이에 따른 작용효과에 있어서도 현저한 차이가 존재하므로, 양 발명의압착건조의 순서에 있어서의 차이점은 통상의 기술자가 이를 쉽게 극복하기 어려운 것으로 봄이 상당하다.

 

첨부: 특허법원 2018. 10. 11. 선고 20184874 판결

특허법원 2018. 10. 11. 선고 2018허4874 판결 .pdf

KASAN_[특허분쟁] 방법발명에서 구성 공정이 동일하더라도 그 배치순서의 기술적 의미 중요 특허법원 2018. 1

 

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작성일시 : 2018.11.15 17:00
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출원발명과 선행발명의 대응구성은 전지 케이스용 알루미늄 합금판재가 규소, 구리, 마그네슘, 알루미늄 및 기타 불순물로 이루어진 것이라는 점에서 공통되나, 구리, 마그네슘의 함량 범위는 겹치는 부분이 있으나 일부 차이가 있고, 규소의 함량 범위는 겹치는 부분이 없다는 차이가 있다(차이점 1).

 

또한 출원발명은 알루미늄 합금판의 매트릭스 중에 2㎛ 이상 5㎛ 이하의 Si 단상 및 금속간 화합물이 100002 40개 이상 존재하고, 15㎛ 이상의 조대 석출상이 존재하지 않는 것을 특징으로 하는데, 선행발명에는 이에 대응되는 구성이 기재되어 있지 않다는 차이가 있다(차이점 2).

 

나아가 인장강도에 있어서도 출원발명은 그 인장강도를 130㎫ 미만으로 한정하고 있는데 반해, 선행발명은 그 인장강도를 200㎫ 이상으로 한정하고 있어 인장강도의 수치범위가 서로 다르다(차이점 3).

 

알루미늄 합금판재 분야에서 함유되는 구리, 마그네슘 성분의 특성은 널리 알려져 있는 것이고 양 발명의 수치범위가 일부 중복되는 것이어서 출원발명의 구리, 마그네슘 성분의 수치범위는 통상의 기술자가 선행발명을 바탕으로 쉽게 도출할 수 있을 것으로 보인다. 그러나 규소는 중복되는 범위가 없고 출원발명은 규소 함량범위를 조절하여 합금판의 용접성 및 성형성을 적극적으로 개선하고자 하는 반면 이러한 인식은 선행발명에는 나타나 있지 않을 뿐 아니라 오히려 의도적으로 배제한 것으로 보인다. 이를 바탕으로 볼 때 통상의 기술자라도 차이점 1을 용이하게 극복할 수는 없을 것으로 보인다.

 

차이점 2도 선행발명에는 대응구성이 전혀 존재하지 않으므로 용이하게 극복할 수 없을 것이다. 피고의 주장과 달리 양 발명은 실질적으로 동일한 성분을 바탕으로 한다고 볼 수 없으며, 출원발명은 이를 통해 레이저 용접성의 향상, 방폭 기능을 부여하는 성형가공부의 가공에 있어 균열 발생 방지의 효과가 발현되는 것이나 선행발명에서는 이와 같은 작용효과를 기대할 수 없다.

 

인장강도에 있어 양 발명은 각각 저강도 합금판과 고강도 합금판 제공이라는 서로 상반된 목적을 지니고 있으며 인장강도의 범위도 상이하다. 따라서 차이점 3도 통상의 기술자가 용이하게 극복할 수 없는 것이다.

 

따라서 출원발명은 선행발명으로부터 통상의 기술자가 용이하게 도출할 수 없어 이를 근거로 그 진보성이 부정될 수 없다.

 

첨부: 특허법원 2018. 10. 26. 선고 20182380 판결

특허법원 2018. 10. 26. 선고 2018허2380 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018.11.15 16:00
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1. 발명의 요지

 

 

2. 기본 법리

 

 

3. 구체적 판단 특허법원 판결요지

 

1항 발명의 구성요소 2 3은 마그네슘 합금판의 조직을 이루는 금속간 화합물의 크기 및 비율을 수치로 명시하고 있고, 표면에 존재하는 균일한 두께의 산화막을 명시하고 있는 반면, 선행발명에는 이에 관한 기재가 없는 점에서 차이가 있으나 다음과 같은 점에서 선행발명으로부터 용이하게 극복할 수 있다.

 

이 사건 명세서에 의하면 1항 발명의 구성요소 2, 3에서 한정하고 있는 합금 조직은 용체화 공정 이후의 제조 공정에서 150℃ 내지 300℃ 이내로 유지하는 총 합계 시간을 1 ~ 12시간으로 제어함으로써 얻어지는 것임을 알 수 있다.

 

선행발명의 명세서에는 열처리 조건을 350℃ 이내로 하고 열처리 시간을 3시간 이내로 한정한 이유에 관하여 “350℃ 초과 또는 3시간 초과에서는 결정립이 지나치게 조대화되어 벤딩 성능을 약화시키기 때문이다.”라고 기재되어 있고, 시험예 1에 제시된 압연 전 판의 온도가 최대 350℃, 시험예 2에 제시된 압연 전 판의 온도 중 가장 높은 것이 300℃로 나타나 있는 등 모두 350℃ 이내의 온도조건에서 실시된 시험예가 제시되어 있으며, 선행발명의 목적이충분한 강도를 가짐과 더불어 우수한 벤딩 가공성을 갖는 마그네슘 합금판을 제공하는 것이므로, 선행발명은 압연 단계에서 압연판의 온도를 350℃ 이내로 제한하는 조건을 적용하고 있다고 봄이 타당하다. 또한, 선행발명에서 압연 전에 판의 온도를 상온으로 유지하되 150℃이상으로 가열된 롤을 통과하는 사례의 경우 압연판이 압연롤을 통과한 때부터 자연 냉각되어 압연판의 온도가 100℃ 이하로 냉각되기까지 압연판의 온도가 100℃ 이상 지속되는 시간은, 열처리 단계의 100~350℃ 유지 시간인 5분 내지 3시간을 합하더라도 12시간을 넘지 않을 것으로 보이고, 압연판을 100℃ 이상으로 가열하는 사례의 경우 100℃ 이상으로 가열된 압연판을 압연하는 열간압연이 마그네슘 합금판의 압연 작업에 일반적으로 사용되고 있기는 하지만 선행발명은 압연판을 100~350℃로 유지하는 열처리 시간이 3시간을 넘지 않도록 할 것이므로 선행발명에서 압연판을 100℃ 이상으로 가열하여 압연을 수행하더라도 압연판이 100℃ 이상으로 유지되는 시간은 12시간을 넘지 않을 것으로 봄이 상당하다.

 

그렇다면, 통상의 기술자라면 선행발명에 개시된 공정이 압연 단계 및 열처리 단계에서 압연판의 온도를 100℃ 이상 350℃ 이하로, 시간을 12시간 이내로 각 제한하는 조건을 포함하고 있다는 점을 충분히 인식할 수 있다고 할 것인바,

 

1항 발명이 한정하고 있는 조건 즉, 소재를 용체화 처리 이후 150℃~300℃의 온도 영역에서 총 1~12시간 동안 유지하도록 제어한다는 조건과 중복되고,

 

통상 합금발명의 경우 그 제조방법에 의존하는 것이어서 합금의 성분과 조성범위가 동일하더라도 그 제조방법에 따라 합금의 조직형태가 달라질 수 있는 반면, 동일한 성분 및 조성범위에다가 동일한 제조방법을 적용한다면 합금의 조직상태 역시 동일하게 나타날 수밖에 없다는 점은 이 분야의 기술상식에 해당하므로, 결국 양 발명의 합금 제조방법이 동일함에 따라 동일한 조직의 마그네슘 합금 조직이 생성될 것임은 통상의 기술자가 충분히 예측할 수 있다고 할 것이다.

 

따라서 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 용이하게 발명할 수 있으므로 그 진보성이 부정된다.

 

첨부: 특허법원 2018. 11. 1. 선고 20183512 판결

특허법원 2018. 11. 1. 선고 2018허3512 판결 .pdf

KASAN_[특허분쟁] 금속발명 분야 파라미터발명, 수치한정발명의 진보성 판단 특허법원 2018. 11. 1. 선고

 

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작성일시 : 2018.11.15 15:00
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이 발명의 내측프레임은 전면에 서로 대향되는 한 쌍의 내벽지지부가 돌출 형성되고, 내벽지지부와 정해진 거리 이격되어 외벽지지부가 평행하게 돌출 형성되는 반면, 선행발명 1은 전면에 서로 대향되게 한 쌍의 역사다리꼴 형상의 슬라이딩 홈이 형성되는 점(차이점 1),

 

이 발명은 외벽지지부와 마주보는 내벽지지부 측면에 길이방향을 따라 복수의 걸림홈이 형성되는 반면, 선행발명 1 별도의 걸림홈이 형성되어 있지 않은 점(차이점 2-1), 단열재는 측벽의 일단 내면에 복수의 걸림돌부가 형성되어 내벽지지부 측면에 형성된 복수의 걸림홈에 걸림 고정되는 반면, 선행발명 1은 별도의 걸림돌부가 형성되어 있지 않은 점(차이점 2-2),

 

구성요소 3의 차단벽은 체결부재의 통과 방향을 따라 정해진 각도 굽어져 있는 반면, 선행발명 1은 서로 맞닿도록 밀착되는 점(차이점 3)에서 차이가 있다.

 

또한 구성요소 4의 체결부재는 그 말단이 내벽지지부 사이로 진입되어 내측프레임에 관통 체결되는 반면, 선행발명 1의 체결부재는 그 말단이 단열재의 제1, 2이음벽 사이에 체결되는 점에서 차이가 있다(차이점 4).

 

선행발명 1에는 차이점 1을 극복할 만한 시사나 동기가 전혀 기재되어 있지 않다. 이 발명은 커튼월에서 단열재를 슬라이딩 방식으로 결합함으로 인해 작업이 어려운 문제점과, 단열재가 체결부재로 고정되지 않아 고정력이 견고하지 못한 문제점을 동시에 해결하고자 하는 발명으로서, 차이점1로써 단열재 일단이 내, 외벽지지부 사이로 삽입 결합할 수 있음과 동시에, 외측프레임을 관통하는 체결부재가 내벽지지부 사이로 진입하여 내측프레임에 관통 체결할 수 있도록 하는 것을 과제 해결수단으로 하고 있다. 선행발명에 제1항 발명과 같은 내, 외벽지지부 사이로 단열재 일단이 삽입 결합되는 방식으로 변경할 만한 시사나 동기가 기재되어 있는 것도 아니다.

 

차이점2에 관하여는 그 구성 자체는 공지된 것으로 볼 수 있으나 선행발명1에 적용할 동기가 없다. 선행발명 1의 내측프레임 전면에 형성된 슬라이딩 홈과 제1, 2 단열재의 결합돌부는 슬라이딩 방식으로 결합되는 것이어서, 선행발명 2의 요철구조와 선행발명 5의 톱니 결합구조를 선행발명 1에 적용할 경우 표면에 요철이 형성되어 슬라이딩을 방해하는 요인으로 작용할 것이므로, 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2, 5를 결합할 아무런 동기가 없다. 더구나 차이점 2가 복수의 걸림홈 및 걸림돌부가 내벽지지부 측면 및 단열재 측벽에 길이방향을 따라 형성되는 구조에 관한 것인 점을 감안하면 슬라이딩 방식으로 결합하기는 더욱 어려울 것이기 때문이다.

 

차이점3의 차단벽의 굽어진 형상 자체도 선행발명에 공지된 것이나 선행발명1에 적용할 동기가 없다. 이음벽을 절곡구조로 변경할 동기가 없고 체결부재를 관통시킬 경우 이음벽이 훼손되어 그 본래의 목적을 달성하지 못하게 되기 때문이다.

 

차이점4에 관하여도 선행발명 1은 서로 분리된 제1, 2 이음벽을 서로 밀착하여 공간부를 형성함으로써 단열 성능을 개선시킨 발명이므로 차이점4를 극복하면 그 본래의 목적을 달성할 수 없으므로 이를 극복할 아무런 동기가 없다.

 

결국 이 발명은 선행발명의 결합에 의하여 그 진보성이 부정되지 않으므로, 이 사건 심결은 적법하다.

 

첨부: 특허법원 2018. 11. 1. 선고 20184430 판결

특허법원 2018. 11. 1. 선고 2018허4430 판결 .pdf

KASAN_[특허분쟁] 단열성 벽체프레임 발명의 특허무효심판 - 진보성 인정 특허법원 2018. 11. 1. 선고

 

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작성일시 : 2018.11.15 14:00
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특허발명은 자녀와 함께하는 키즈카페 테마놀이방에 관한 것으로서, 테마별 놀이시설물들을 설치하되, 시설물들을 설치하는 공간의 형편에 따라 평면상 일직선으로 설치하거나 어떤 경우에는 기억 자형 또는 디귿 자 형으로 설치 구성함으로써, 어린이들이 흥미를 잃지 않고 장시간 안전하고 재미있게 여러 가지 테마놀이에 열중할 수 있도록 돕는 한편, 어린아이 보호자들이 놀이에 몰두해 있는 자녀와 분리된 상태에서 실시간으로 상황을 파악할 수 있도록 하고자 한다.

 

 

 

확인대상발명에는 슈퍼마켓놀이방에서 벽면소파를 연결하는소파연결통로및 장난감놀이방에서 계단통로방을 연결하는1수평이동연결통로대응되는 구성이 나타나 있지 않은 점에서 차이(차이점 1)가 있다.

 

구성요소 1소파연결통로는 슈퍼마켓놀이방에서 벽면소파로 직접 이동하는 것을 가능하게 해 주는 것으로, 슈퍼마켓놀이방에서 놀이를 마친 후에 바로 소파로 이동하여 휴식을 취할 수 있도록 해주는데 반해, 확인대상발명은 휴식공간을 통과하여 그 반대편에 위치한 소파로 이동하여야 하므로 어린이들이 놀이시설 이용 중에 흥미를 잃을 수 있을 뿐만 아니라 보호자들의 휴식공간이 아이들의 이동 동선과 중첩되어, 휴식공간이 아이들의 이동 및 소음에 의하여 방해받게 된다.

 

또한, 구성요소 11수평이동연결통로는 장난감놀이방에서 계단통로방을 직접 연결해 주는 것인데, 확인대상발명에서는 장난감놀이방에서 계단통로방으로 바로 연결되는 통로가 없어, 휴식공간 또는 에어바운스룸에 형성된 연결통로를 통하여 이동하여야 하므로, 마찬가지로 어린이들이 흥미를 잃게 되거나 이동시 휴식공간을 침범하게 된다.

 

결국, 1항 발명은 시설물들간에 형성된 연결통로로 인하여 이용자인 어린이들이 싫증을 내지 않고 흥미 있게 즐길 수 있을 뿐만 아니라 아이들의 이동 동선을 벽면을 따라서 제한할 수 있어 보호자가 아이들과 일정한 거리를 유지한 상태에서 휴식을 취하면서 아이들의 움직임을 실시간으로 관찰할 수 있는데 반해, 확인대상발명은 어린이들의 이동이 벽면을 따라 일어나지 않고 휴식공간을 통과하거나 침범하여 이루어지게 됨으로써 놀이시설 이용 중에 흥미를 잃게 되고, 휴식공간에 위치한 부모들이 한 눈에 아이들의 현재 위치 및 상황을 쉽게 파악하기 힘들며, 또한 휴식공간이 아이들의 이동에 의하여 방해받게 되는 점에서 작용효과상의 차이가 있는 것이다.

 

확인대상발명에는 독서 및 휴식을 위한 오픈된 공간인 휴식공간이 설치되어 있으나, 독서를 위한 독립된 공간으로서 독서방이 설치되어 있지 않은 점에서 차이(‘차이점 2’)가 있다.

 

확인대상발명에는 독서 및 휴식을 할 수 있는휴식공간및 오픈된 공간의 내부벽면을 따라 설치된소파의 구성이 나타나 있기는 하나, 구성요소 7독서방은 출입구를 가진 실내벽면으로 둘러 쌓여져 있는 독립된 공간으로서 오픈된 공간이 아니고, ‘독서방에 설치된소파연결통로’를 통하여슈퍼마켓방으로 연결된벽면소파로 기어서 이동할 수 있어 휴식공간을 통과하지 않고 바로 이동가능한 점에서 통상의 기술자가 용이하게 치환하거나 변경할 수 있는 것이라고 할 수도 없다. 따라서 확인대상발명의 휴식공간이나 소파는 특허발명의 구성요소 7독서방과 대응되는 동일한 수성이라고 할 수 없다.

 

결론: 확인대상발명은 특허발명의 일부 구성이 결여된 것이고, 확인대상발명의 대응 구성과 균등 관계에 있다고 볼 수 없으므로, 확인대상발명은 제1항 발명의 보호범위에 속하지 않는다.

 

첨부: 특허법원 2018. 10. 26. 선고 20183680 판결

특허법원 2018. 10. 26. 선고 2018허3680 판결 .pdf

KASAN_[특허분쟁] 키즈카페 태마놀이방 – 슈퍼마켓놀이방 특허침해소송 – 균등침해 여부 특허법원 2018. 10

 

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작성일시 : 2018.11.15 13:00
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1항 발명의 구성요소 1과 확인대상발명의 대응구성은 모두 두족류를 넣어두기 위하여 해수가 통과하는 구멍이 형성된 통체와 뚜껑으로 구성한 장치라는 점에서는 공통된다.

 

그러나 구성요소 1통체에 먹이를 투입하기 위해 형성되는 뚜껑에 대응하는 확인대상발명의 구성은 그 설명서 문언에 의하면상기 통체의 상측에서 끼움 결합되어 개방된 일면을 폐쇄하도록 양측에 길이방향을 따라 레일이 형성되고, 상기 구획공간과 마주하는 표면에 복수개의 통공이 형성된 뚜껑으로 되어 있는데, 그 기재와 도시를 참조하면 이는통체에 슬라이딩 결합되는 뚜껑으로 해석함이 타당하다. 따라서 구성요소 1의 위 구성은 확인대상발명의 대응 구성과 차이(차이점 1)가 있다.

 

이 사건 제1항 발명의 뚜껑은 두족류의 양식 장치인 통체 내에 먹이를 투입하기 위한 부분이 구비되어 있어 별도로 뚜껑을 열지 않고서도 위 먹이 투입구 부분을 통하여 먹이를 손쉽게 투입할 수 있는 반면, 확인대상발명의 뚜껑은 통체에 레일을 통해 슬라이딩 형식으로 체결되는 것으로 달리 먹이를 줄 수 있도록 형성된 부분이 뚜껑에 구비되어 있지 않고, 굳이 먹이를 주려고 한다면 슬라이딩 형식으로 체결된 뚜껑을 열어서 주어야 하므로 그 과정에서 두족류가 밖으로 이탈해 나올 가능성이 있다. 따라서 양 대응 구성은 그 기술적 과제 및 과제 해결원리를 달리하고, 작용효과에도 분명한 차이가 있다. 따라서 이 사건 제1항 발명의 구성요소 1은 확인대상발명의 대응 구성과 균등관계에 있다고 볼 수 없다.

 

1항 발명의 구성요소 2통체의 상부는 직경이 넓고, 하부 해수배출부는 직경이 좁은 상광하협의 형상인 것인데, 이에 대응하여 확인대상발명에는 통체의 폭이 짧은 쪽의 측면에서 상부 및 하부 간격을 측정해보면 상부 간격이 하부 간격에 비해 큰 것이라고 기재되어 있고, 양 대응구성은 통체의 형상이 상부가 넓고 하부가 좁은 상광하협의 모양을 가진다는 점에서는 공통된다.

 

그러나 이 사건 제1항 발명의 구성요소 2하부에 해수배출부를 가지는 것인 반면, 확인대상발명은폭이 긴 일측면에 형성된 복수개의 1자형 통수공을 통해 배출된다고 기재되어 있어 차이(차이점 2)가 있다.

 

1항 발명은 해수의 순환상태를 양호하게 하고 두족류 배설물의 배출이 잘되게 하기 위한 것을 그 해결하고자 하는 과제로 하고 있다. 이를 위해, 구성요소 2는 상부는상광하협의 형상을 갖춤으로써, 베르누이의 원리에 의하여, 뚜껑에 형성된 넓은 해수 유입부보다 하부에 위치한 좁은 해수 배출부가 유속이 빨라지는 효과가 나타날 수 있도록 형성된 것이다. 반면, 확인대상발명은 통체의 내부 구획공간에 일정 기간 두족류를 보관하기 위한 두족류 보관장치라는 점에 그 발명의 주된 의의가 있는데, 통체의 하부에 해수배출부로 작용할 수 있는 통수공의 구성이 없고, 그 해수의 흐름에 있어서도 이 사건 제1항 발명과 큰 차이가 있으므로 베르누이 원리가 적용될 여지가 없다. 따라서 이 사건 제1항 발명의 구성요소 2는 확인대상발명의 대응 구성과 균등관계에 있다고 볼 수 없다.

 

첨부: 특허법원 2018. 11. 2. 선고 20184577 판결

특허법원 2018. 11. 2. 선고 2018허4577 판결 .pdf

KASAN_[특허분쟁] 균등침해 여부 판단 특허법원 2018. 11. 2. 선고 2018허4577 판결.pdf

 

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작성일시 : 2018.11.15 12:00
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확인대상발명의 가이드 날개부 및 위치결정부가 각각 구성요소 2의 가이드 날개 및 위치결정 스트립과 동일한 구성이라고 볼 수 없다.

 

구성요소 2의 가이드 날개는 가이드 블록의 정상부에 양측으로 연장하여 형성되어 있는 반면, 확인대상발명의 가이드 날개부는 가이드 블록의 정상부가 아닌 가이드 블록의 양측면에 설치되어 있다. ②구성요소 2의 위치결정 스트립은 조정 헤드와 조정 슬리브를 고정되게 연결하는 2개의 연결 스트립의 마주하는 측면에 설치되는 반면, 확인대상발명의 경우 단일의 연결스트립에 의해 조정 헤드와 조정 슬리브가 고정되게 연결되고, 위치결정부는 조정 슬리브 내부에 홈이 형성된 것에 불과하다.

 

아래에서 보는 바와 같이 구성요소 2의 가이드 날개는 위치결정 스트립과 배합됨으로써 가이드 블록이 조정 슬리브와 조정 헤드의 전체적인 슬라이딩에 대하여 가이드 작용을 하게 하는 반면, 확인대상발명의 가이드 블록, 가이드 날개부 및 조정 슬리브 내부에 설치된 위치결정부는 조정 슬리브와 조정 헤드가 슬라이딩을 하는 동안 어떠한 구성요소와도 접촉하지 않을 뿐더러 가이드 날개부가 위치결정부와 배합됨으로써 가이드 블록이 조정 슬리브와 조정 헤드의 전체적인 슬라이딩에 대하여 가이드 작용을 한다고 볼 수 없다.

 

④1항 발명의 종속항 발명인 2항 발명은 1항 발명에 조정 슬리브의 최고 슬라이딩 위치를 한정하는 위치결정 유닛의 구성을 추가한 것이다. 그리고 특허발명의 명세서의 기재에 의하면, 2항 발명의 위치결정 유닛은 대걸레 막대에 위치결정 돌출점을 설치하고, 조정슬리브에 위치결정 홀을 설치하여 조정 슬리브가 높은 위치에 있을 때 위치결정 돌출점을 위치결정 홀에 체결시키는 방식을 사용하여 조정 슬리브와 조정 헤드가 전체적으로 위치결정되고 아래로 내려가지 못하게 하는 기능을 한다.

 

그런데 ㉠확인대상발명의 설명서와 도면에 의하면, 피고가 구성요소 2와 동일한 구성이라고 주장하는 확인대상발명의 구성 중 조정 슬리브에 설치된 위치결정부는 U자 모양의 홈에 가이드 블록이 삽입 결합되어 조정 슬리브가 최상부에서 고정되도록 하는 기능을 하는 것으로 보이는 점, ㉡확인대상발명의 설명서와 도면에 의하면, 확인대상발명에서 가이드 블록 양측에 구비된가이드 날개부라고 명명된 구성도 대걸레 막대에 설치된 돌출된 부분인 가이드 블록을 통해 조정 슬리브 상단부 내측면에 형성된 홈인 위치결정부에 착탈 가능하도록 결합시키는 기능을 하는 것으로서 위치결정부와 체결되어 조정 슬리브의 최고 위치를 한정하는 기능을 하는 것으로 보이는 점 등에 비추어, 원고가 구성요소 2와 동일한 구성이라고 주장하는 확인대상발명의 구성은, 결국 이 사건 특허발명의 명세서에 개시된 이 사건 제2항 발명의 위치결정 유닛의 구성 중 하나인 대걸레 막대에 설치된 위치결정 돌출점조정슬리브에 설치된 위치결정 홀에 대응하는 것으로서 슬라이딩을 정지시키기 위한 구성에 불과하므로, 이 사건 제1항 발명의 가이드 블록, 가이드 날개 및 위치결정 스트립이 조정 슬리브와 조정 헤드의 슬라이딩을 원활하게 안내하는 구성과는 명백히 구별된다.

 

첨부: 특허법원 2018. 11. 2. 선고 20183758 판결

특허법원 2018. 11. 2. 선고 2018허3758 판결 .pdf

KASAN_[특허분쟁] 자체 탈수식 판형 대걸레 특허침해 여부 특허법원 2018. 11. 2. 선고 2018허375

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작성일시 : 2018.11.15 11:00
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원고의 2015. 4. 24. 20152972 심판청구에 대하여 특허심판원은 이 사건 특허발명은 진보성이 부정되어 그 등록이 무효로 되어야 한다는 이유로 원고의 위 심판청구를 인용하는 종전 심결을 하였다. 피고는 특허법원 20169820호로 종전 심결에 대하여 불복하였고, 위 법원은 이 사건 특허발명은 진보성이 부정되지 아니하므로 피고의 청구를 인용하는 판결을 하였다(종전 심결취소판결). 원고는 이에 불복하여 대법원에 20172628호로 상고하였으나 상고기각되었다.

 

종전 심결취소판결의 확정에 따라 특허심판원은 2018. 3. 19. 원고와 피고에게 새로운 심판번호 2018(취소판결)36호 및 새로운 심판관 합의체에 의하여 다시 심판하게 되었음을 통지하였다. 특허심판원은 심판번호 및 심판관 지정통지일 다음날인 2018. 3. 20. 원고와 피고에게 우선심판하기로 결정되었음을 통지하였다. 특허심판원은 우선심판결정일 다음날인 2018. 3. 21. 원고와 피고에게 심리종결통지를 하였고, 위 심리종결통지는 2018. 3. 22. 원고에게 송달되었다. 특허심판원은 위 심리종결통지일이 원고에게 송달된 날인 2018. 3. 22. ‘특허심판원에 당사자로부터 새로운 주장과 증거의 제출이 없으며, 취소판결에서 심결 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속하므로, 특허법원 취소판결의 이유와 같이 이 사건 제14, 15항 및 제16항 특허발명은 비교대상발명 1, 2에 의해 그 진보성이 부정되지 않는다.‘는 이유로 이 사건 제14, 15항 및 제16항에 대한 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

 

원고는 이 사건 심결은 사건번호 부여 및 심판부 구성 후 이틀 만에 심리를 종결한 후 다음날 결정되었으므로 원고로서는 이 사건 심결절차에서 새로운 주장을 하거나 새로운 증거를 제출할 기회를 가지지 못하였으므로, 원고의 방어권 또는 절차적 이익을 침해한 이 사건 심결은 위법하다고 주장한다.

 

특허법 제189조 제3항에서는1항에 따른 판결에서 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속한다.”고 규정하고 있으나, 심결을 취소하는 판결이 확정된 경우, 이 경우의 기속력은 취소의 이유가 된 심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에 있어서 발생하는 것이다. 그리고 같은 조 제2항에서는심판관은 제1항에 따라 심결 또는 결정의 취소판결이 확정되었을 때에는 다시 심리를 하여 심결 또는 결정을 하여야 한다.”고 하여 다시 심리를 하도록 규정하고 있으므로 심판청구인으로서는 심결취소판결의 결론을 번복하기에 족한 증명력을 가지는 증거를 새로 제출할 기회를 부여받아야 한다.

 

따라서 특허심판원이 심결취소판결 확정 이후 심판관지정통지, 우선심판결정통지, 심리종결통지를 하면서 상당한 기간을 부여하지 않아 심판당사자들로 하여금 특허법에서 규정하고 있는 증거제출 기회나 심판절차 진행이나 심리에 관여할 수 있는 권리를 사실상 행사할 수 없도록 하였다면 그 심결은 절차상 위법이 있다 할 것이다.

 

첨부: 특허법원 2018. 11. 1. 선고 20184201 판결

특허법원 2018. 11. 1. 선고 2018허4201 판결 .pdf

KASAN_[특허분쟁] 심판청구인 무효심판 승소 심결 특허법원 심결취소판결 확정 새로운 심판절차에서 심판청구

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작성일시 : 2018.11.15 10:00
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먼저 원고 특허 1항 발명과 피고 실시제품을 구성요소별로 대비하면, 접점단자의 상부에 형성되는 통공과 콘센트커버에 형성되는 플러그 삽입구멍의 사이에 통공을 폐색시키는 개폐구가 설치되고, 개폐구의 작동을 제어하는 시건장치를 포함하며, 개폐구와 시건장치는 플러그의 삽입에 의해 작동되도록 구성된 점에서 동일하다. 그러나, 피고실시제품을 선행발명과 대비하면 구성요소가 동일하고, 작용효과 면에서도 이물질 삽입으로 인한 안전사고를 예방하는 동시에 슬라이딩 부재의 잘못 이동되는 것을 방지하는 점에서 동일하므로 이는 자유실시기술에 해당한다.

 

 

다음으로 3항 발명의 권리범위에 속하는지 여부에 관하여, 3항 발명의 걸림홈과 피고 실시제품의 메인걸림홈부와 보조걸림홈부(차이점1)는 금속막대 등이 임의로 삽입되어 개폐구가 돌아 감전사고가 발생하게 되는 것을 막기 위한걸림작용을 일으키기 위해 형성된 점에서 달성하고자 하는 기술적 과제의 해결원리 및 작용효과가 실질적으로 동일하고, 구성 변경에 기술적 어려움이 없어 균등범위 내에 있다.

 

그런데 피고 실시제품의 지지구에는 압축이완부 내면에 스프링재질의 제2탄성부재가 삽입되어 있고, 2탄성부재를 지지하는 삽입돌기가 형성되어 있어(차이점2) 아래와 같은 이유로 3항 발명과 균등하지 않다. 3항 발명의 지지구는 2개의 플러그가 2개의 제어구에 각각 압력을 가하고, 제어구가 바깥쪽으로 벌어지면서 결합돌기가 해제되는 구조로, 플러그의 삽입에 따른 제어구 외벽에 결합된 탄성판의 확장/복원력을 이용하는 것을 과제해결원리로 삼고 있다. 이에 반하여 피고 실시제품의 지지구는, 3항 발명과 달리 2개의 플러그가 1개의 지지구의 안쪽으로 가하는 압력의 유무에 따라 지지구 내부에 있는 제2탄성부재의 압축/회복에 영향을 주어 개폐를 조절하는 점에서 이 사건 특허발명과는 그 작동원리가 다르다.

 

3항 발명의 제어구는 탄성판의 복원력을 이용하기 때문에 플러그의 잦은 삽입 등으로 탄성판이 변형될 개연성이 있는 반면, 피고 실시제품의 지지구는, 지지구가 아닌 지지구 끝단 사이에 연결된 코일스프링의 탄성력을 이용하여 작동되기 때문에 플러그나 외부 물질이 자주 삽입되더라도 이 사건 제3항 발명에 비해서는 압축이완부나 코일스프링이 변형될 가능성이 적을 것으로 보이므로 작용효과 면에서 차이가 있다. 나아가 이 사건 제3항 발명과 피고 실시제품은 제어구(지지구)의 개수, 이에 따른 걸림돌기와 해제돌기의 개수, 몸체(탄성판/압축이완부)의 형상, 코일스프링 형태의 제2탄성부재의 존부 등에 상당한 차이가 있는바, 원고가 제출한 증거들만으로는 이러한 구성요소의 변경이 통상의 기술자가 쉽게 생각해 낼 수 있을 정도의 것으로 보기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로 구성변경도 용이하지 않다. 따라서 두 발명이 균등관계에 있다고 볼 수 없다.

 

피고 실시제품은 원고 특허 3항 발명의 구성요소를 포함하고 있지 않고, 원고의 1항 발명은 자유실시기술에 해당하므로, 피고 실시제품이 원고의 특허를 침해함을 전제로 한 청구는 모두 기각한다.

 

첨부: 특허법원 2018. 10. 25. 선고 20181527 판결

특허법원 2018. 10. 25. 선고 2018나1527 판결 .pdf

KASAN_[특허분쟁] 특허법원 2018. 10. 25. 선고 2018나1527 판결.pdf

 

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작성일시 : 2018.11.15 09:00
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1. 사안의 개요 및 통상실시권 설정 계약서의 주요 조항

 

특허권자 원고와 피고 한국도로공사는 2010. 3.경 원고의 프리스트레스트 합성트러스 보 및 그의 제조방법에 대한 신기술 사용 협약을 체결하였다. 이후 피고 도로공사는 원도급공사에 관한 도급계약을 체결하였다. 또한 원고는 2013. 1.경 피고 신창이엔씨와 이 사건 공사와 관련하여 특허권에 대한 통상실시권을 부여하는 통상실시권 설정계약을 체결하였다.

 

 

이후 피고 신창은 원도급사 중 주관사와 하도급계약을 체결하였다. 한편 2015. 7. 1. 피고 신창은 피고 보조참가인과 하도급계약을 합의 해지하였고, 이후 그 약정에 따라 손실보상금을 지급받았다. 또한 피고 신창은 2015. 8. 13. 공사의 공법을 변경하기로 하는 원도급사의 결정에 따라 하도급계약이 해지되었음을 원고에게 통보하였고, 2015. 12. 7. 공사의 공법을 이 사건 특허와 관련된 ‘PCT 공법에서 ‘V Steel Box 거더(Girder) 공법으로 변경하는 설계변경을 승인하였다.

 

2. 피고 라이센시의 주장요지

 

 

3. 특허법원 판결요지

 

이 사건 실시계약의 문언만으로는 이 사건 공사금액의 일정 비율을 특허권 사용료와 기술료로 정액지급하기로 한 것으로 해석하기 어렵다. 또한 폐지된 구 건설기술관리법 시행령 제42조 제1항에 따르면 기술사용료의 청구는 원칙적으로 신기술을 사용한 것을 전제로 하고 있는 것으로 보인다. 그런데 실시계약의 체결 시점은 2013. 1.경으로서 그 당시 이 사건 하도급계약이 체결되지 않아 실시료의 산정 기준이 되는 공사금액이 특정되지도 않은 시점으로 보이고, 피고 신창은 특허를 공사에 사용하여 그 공사대금 중 일정 금액을 특허권 사용료와 기술료로 지급하려고 했던 것으로 보이며 특허를 이용하여 공사를 수행할 것이 아니라면 실시계약을 체결할 이유가 없었던 것으로 보인다. 따라서 원고의 주장과 달리 실제 실시 여부와 무관하게 피고 신창이 원고에게 공사대금의 10%를 특허사용료 등으로 지급할 의무를 부담한다고 볼 수 없다.

 

또한 피고 신창은 공법을 원고의 특허 공법이 아닌 다른 공법으로 변경하려는 사정과 이 경우 원고와의 실시계약이 이행될 수 없을 것이라는 사정을 잘 알면서도 피고 보조참가인으로부터 기성금과 손실 보상 명목으로 공사금액의 약 18%에 해당하는 합계 34 8,300만 원(부가가치세 별도)을 지급받고 하도급계약의 합의 해지로 인해 원고로부터 실시계약의 채무불이행에 따른 손해배상 청구를 받는 경우 피고 보조참가인이 그 비용과 책임으로 이를 해결한다는 약속을 받은 후 하도급계약을 합의 해지한 사실이 인정된다. 따라서 피고 신창은 하도급계약을 해지함으로써 실시계약이 이행불능 되도록 한 귀책사유가 있으므로 실시계약의 이행불능에 따른 손해를 배상하여야 할 의무가 있다.

 

피고 도로공사는 사용협약에 따라 특별한 사정이 없는 한 공사에서 원고의 특허 공법의 사용을 유지해야 할 의무를 부담하므로, 임의로 공법을 변경하는 설계변경을 승인한 것은 사용협약의 채무불이행에 해당한다. 따라서 피고 도로공사는 원고에게 공법 변경으로 인하여 입은 손해를 배상할 의무가 있다.

 

첨부: 특허법원 2018. 10. 10. 선고 20172141 판결

특허법원 2018. 10. 10. 선고 2017나2141 판결 .pdf

KASAN_[특허분쟁] 특허권 통상실시권 설정계약에서 라이센시의 특허발명 불실시 및 로열티 지급의무 또는 손해배상

 

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작성일시 : 2018.11.15 08:00
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특허발명

 

확인대상발명 설명서 심판 진행 중 보정사항

 

특허법원 판결요지 균등 불인정 + 권리범위애 속하지 않음

특허발명의 구성요소 6상부틸팅플레이트 양쪽에 가이드장공을 관통 형성하고, 가이드장공을 관통한 상태에서 볼트로 상부틸팅플레이트를 고정플레이트에 체결 고정시키는 틸팅수단이고, 이에 의하면 상부틸팅플레이트는 그 양쪽에 관통하여 형성된 가이드장공을 관통하는 볼트에 의하여 고정플레이트에 체결 고정된다.

 

반면 이에 대응하는 확인대상발명의 대응구성요소는 제1, 2 플레이트가 실린더의 상면에 약 기울어진 상태로 용접 고정된다. 이에 원고는 구성요소 6의 틸팅수단은 확인대상발명에서 도장장치가 상수도관 내부로 진입할 때 전진할 수 있도록 하기 위하여 제1, 2플레이트가 실린더 상면에 약 기울어진 상태로 용접 고정된 구성균등하다고 주장한다.

 

그러나 다음과 같은 이유로 확인대상 발명에는 특허 발명의 구성요소 6의 틸팅수단 내지 이와 균등한 구성요소가 결여된 것 으로 봄이 타당하다.

 

틸팅(tilting)’이라는 용어는 사전적으로 기울이는’, ‘기울어지게 하는의 의미를 가지며, 기술적으로는통상 각도의 범위를 조절하는 기능을 가진다는 의미로 사용된다. 한편 특허발명의 명세서에도, “고정플레이트에는 바퀴의 각도를 한쪽 방향으로 틀어주는 틸팅수단이 더 설치된다. 틸팅수단은 바퀴를 한쪽 방향으로 일정각도 비틀어주도록 하여 바퀴가 노후관로 내경을 타고 회전 이동하는 과정에서 비틀려진 각도만큼 앞쪽으로 전진하며 장치를 전진 이동시킬 수 있도록 한다. 상기한 구성의 틸팅수단은 바퀴의 각도를 비틀어주고자 할 때, 6에서 도시하고 있는 바와 같이 볼트를 풀어 상부틸팅플레이트의 고정을 해지한 다음, 바퀴를 잡고 원하는 각도로 비틀어주면 볼트를 기점으로 해서 상부틸팅플레이의 가이드장공이 이동하게 됨으로써 상부틸팅플레이트에 고정되어 있는 바퀴축을 사용자가 원하는 각도로 비틀어줄 수 있는 것이다.”라고 기재되어 있다. ‘틸팅이라는 용어의 위와 같은 사전적 의미, 기술적 의미 및 특허발명의 명세서 기재내용을 종합하여 보면, 구성요소 6틸팅수단은 도장장치를 전진시키기 위하여 바퀴축의 각도를 일정각도 비틀어줌으로써 바퀴축의 각도 범위를 조절할 수 있도록 하는 수단을 의미한다.

 

그런데 확인대상발명의 1, 2 플레이트가 실린더 상면에 약 기울어진 상태로 용접 고정된 구성, 1, 2 플레이트가 실린더 상면에 용접 고정됨으로써 바퀴축이 장착된 제1, 2 플레이트의 각도 범위를 조절 할 수가 없다.

 

이러한 차이로 인하여 구성요소 6의 틸팅수단은 바퀴축을 원하는 각도로 비틀어줄 수 있어 사용자가 도장장치의 전진속도를 조절할 수 있는 작용효과를 가지나, 확인대상발명은 바퀴축이 장착된 제1, 2 플레이트가 용접 고정되어 있어 바퀴축의 각도 범위를 조절할 수 없으므로 사용자가 도장장치의 전진속도를 조절할 수 없다.

 

이처럼 구성요소 6의 틸팅수단과 그에 대응하는 확인대상발명의 대응구성요소의 작용효과가 다른 이상, 이 사건 특허발명의 구성요소 6에 대응하는 확인대상발명의 대응구성요소가 구성요소 6을 치환한 것으로 보더라도, 위 법리에 비추어 양자는 균등관계에 있다고 볼 수 없다

 

첨부: 특허법원 2018. 10. 5. 선고 20178435 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 적극적 권리범위확인심판 중 확인대상발명 설명서에서 특허발명의 구성요소를 제외하는 내용의 보정

특허법원 2018. 10. 5. 선고 2017허8435 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018.10.23 14:00
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쟁점: 이 사건 제1항 발명의 라이브러리’, ‘패키지 애플리케이션‘API'에 관한 청구범위의 해석, 피고 실시방법이 이 사건 제1, 4, 6항 발명의 보호범위에 속하는지 여부, 피고 실시방법이 자유실시기술에 해당하는지 여부, 이 사건 제1, 4, 6항 발명의 진보성이 부정되어 원고의 청구가 권리남용에 해당하는지 여부

 

특허법원 판결요지

이 사건 제1항 발명의 라이브러리는 이에 해당하는 구성이 전체 프로그램 자체에 텍스트 형태로 삽입되어 있고 전체 프로그램 코드와 일체로 컴파일되어 하나의 실행파일을 생성하는 경우도 포함하는 것으로 해석되고, ‘패키지 애플리케이션은 자기 방어 보안 모듈의 기능을 수행하는 서브루틴이 타겟 애플리케이션 프로그램 코드에 삽입되어 일체로 작성되고 컴파일되는 형태의 것도 포함하는 것으로 해석된다. 그리고 ‘API(Application Programming Interface)’는 응용 프로그램과 운영체제 또는 응용 프로그램 간의 정보 전달방식으로 해석될 뿐으로서, 하나의 응용 프로그램 내부에서 서브루틴과 메인 프로그램 사이의 통신에 사용되는 정보 전달방식은 포함하지 않는 것으로 봄이 상당하다.

 

특허발명과 피고 실시방법을 구성요소별로 대비하면 감지신호는 자기 방어 보안 모듈로부터 ‘API’를 통해 타겟 애플리케이션으로 전송되는 반면, 피고 실시방법의 감지신호는 함수 호출을 통해 전송된다는 점에서 차이가 있다. 피고 실시방법의 해킹 감지신호는 함수 호출을 통해 메인 프로그램으로 전송되는 구성으로서, 구성요소 3의 해킹 감지신호가 'API'를 통해서 타켓 애플리케이션으로 전송되는 것과 구별된다. 앞서 API에 대한 해석을 고려할 때 따라서 하나의 응용 프로그램 내부에서 서브루틴과 메인 프로그램 사이의 통신에 사용되는 정보 전달방식에 해당하는 함수 호출 방식인 피고 실시방법의 대응구성은 이 사건 제1항 발명의 구성요소 3과 동일하다고 할 수 없다.

 

선행발명과 피고 실시방법에서는 보안함수와 금융 애플리케이션이 일체로 삽입되어 하나의 메인 프로그램으로 작성되고 보안함수와 금융 애플리케이션간의 정보 전달 방식이 함수 호출 방식이라고 구체화되어 있는 점에서 차이가 있다지만 이는 선행발명과 주지관용기술의 결합에 의해 쉽게 극복할 수 있으므로 피고 실시방법은 자유실시기술에 해당한다.

 

따라서 피고 실시방법은, 이 사건 제1, 4, 6항 발명의 구성요소를 그대로 포함하고 있지 않을 뿐만 아니라 선행발명 2 등으로부터 용이하게 실시할 수 있는 자유실시기술에도 해당하므로, 이 사건 제1, 4, 6항 발명의 보호범위에 속하지 않는다

 

첨부: 특허법원 2018. 10. 4. 선고 20172134 판결

 

KASAN_[ICT특허분쟁] 모바일 애플리케이션의 자기 방어보안 모듈 관련 특허권 침해소송 특허법원 2018. 10

특허법원 2018. 10. 4. 선고 2017나2134 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018.10.22 15:00
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특허발명의 기술사상의 핵심은 교환기 내부와 외부에 각각 발신톤 발생 장치 및 시스템을 두고 있는 것이다. 그로 인하여 특허발명은 교환기 내부의 상업정보 발신톤 발생 장치와 교환기 외부의 상업정보 발신톤 발생 시스템이 모두 구비된 상태에서 시스템이 실제 동작할 때에는 그 중 어느 하나만 선택적으로 연결되어 구동할 수 있다. , 특허발명은 시스템 운영자의 필요에 따라 상업정보의 제공 방법을 선택하는 구성이 특허발명의 주된 청구범위라고 할 수 있다.

 

또한, 특허발명 출원 전에 공개된 발명들에는 상업정보 발신톤을 제공하는 구성요소가 교환기 내에만 있거나 교환기 외부에만 있도록 개시되어 있었다. 한편, 특허발명의 출원경과를 살펴보면, 출원인들은 의견서를 통해 특허발명의 기술적 특징이 지능망을 응용하여 교환기 외부에 정보제공시스템을 별도로 구비함으로써, 교환기 내부뿐만 아니라 외부에서도 상업정보 발신톤을 제공하는 것을 특히 강조하고 있었음을 알 수 있다.

 

이와 같은 특허발명 명세서 기재, 선행발명을 포함한 출원 당시의 공지기술 및 출원경과를 참작해 보면, 원고의 특허발명은 애초 선행발명에 의해 등록 자체가 거부되었을 가능성이 크고, 그와 같은 점을 회피하기 위해 교환기 내부와 외부에 각각 발신톤 발생장치를 두는 구성을 두고 출원 당시 그와 같은 구성이 특허발명의 주된 구성이라는 점을 강조한 것으로 보이는 이상, 특허발명의 상업정보 발생장치(또는 시스템)의 구성이 교환기 내부 또는 외부 어느 한 곳에만 존재해도 좋다는 의미의 구성(, 선택적 구성)으로 변환(또는 치환) 가능하다고 볼 수는 없다.

 

이와 같은 특허발명의 청구범위에 관한 해석에 기초해서 피고 실시 형태를 대비해 보면, 피고 실시 형태는 교환기 외부에만 부가서비스 제공 장치를 구비하고 있을 뿐 교환기 내부에는 이와 같은 구성을 포함하고 있지 않으므로, 필요에 따라 내부의 장치 또는 외부의 시스템 중에서 선택할 수 있는 구성이 아니라는 점에서 이 사건 특허발명의 특징적 구성요소를 그대로 가지고 있지 않을 뿐만 아니라, 이 사건 특허발명과 과제의 해결원리가 동일하다고 할 수도 없다.

 

특허발명과 피고 실시 형태의 작용효과가 동일한지에 대해 보더라도, 피고 실시 형태는 교환기 내에 상업정보 발신톤 발생장치에 대응되는 구성을 구비하고 있지 않기 때문에 특허발명과 같이 교환기 내부 및 외부의 상업정보 발신톤 제공 장치 및 시스템을 필요에 따라 선택할 수 없으므로, 교환기 내부의 상업정보 발신톤 제공 장치 또는 교환기 외부의 상업정보 발신톤 제공 시스템의 상황(교환기 내부 또는 외부에 과부하가 발생하는 경우, 용량증설을 용이하게 하는 문제, 유지보수의 문제)에 따라 상업정보 제공 주체를 달리함으로써 상업정보를 중단 없이 효율적으로 제공할 수 있는 이 사건 특허발명과 같은 목적을 달성할 수 있다고 볼 수 없고, 달리 이에 관한 증명도 없는 상태다. 따라서 원고의 균등 침해 주장을 받아 들일 수 없다.

 

첨부: 특허법원 2018. 9. 11. 선고 20181060 판결

특허법원 2018. 9. 11. 선고 2018나1060 판결 .pdf

KASAN_[특허분쟁] 균등침해 여부 판단 – 심사과정에서 제출한 의견 및 경과 참작 특허법원 2018. 9. 11

 

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작성일시 : 2018.10.16 08:00
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1. 특허발명의 청구항

 

 

 

 

2. 진보성 판단 법리  

 

 

3. 구체적 사안의 판단

 

구성요소 1압축되지 않은 하나의 함침재를 대상으로 한쪽 면을 압축함으로써 그 압축된 면에는 압축부가 형성되고, 그 아래에는 비압축부가 봉합부 없이 형성된 것으로 한정하고 있어 두 개 이상의 층 구조로서 한 층을 압축하여 이를 다른 층과 서로 봉합한 선행발명 1의 대응 구성과 차이가 있다(이하이 사건 차이점이라 한다).

 

다음과 같은 사정들을 종합해보면, 이 사건 차이점은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 쉽게 극복할 수 있다고 볼 수 없다.

 

① 구성요소 1과 선행발명 1의 대응 구성은 각각 직접 하나의 함침재에 고온의 열과 압력 등을 가해 가압하는 방식과 2개 이상의 층으로 나눠서 한 층을 열프레스하여 압축하고 이를 다른 층과 열 또는 접착제 등으로 봉합하는 방식에 의한 것으로서 그 차이가 있다. 이에 따라 구성요소 1은 하나의 함침재 내에서 압축하는 측면, 즉 도포구가 접촉하는 측면으로부터 그 반대 측면 방향으로 점차 연속적으로 감소하는 밀도를 가지는 특성이 있게 된다. 그에 반하여 선행발명 1은 하나의 함침재 내에서 복수의 층이 서로 다른 밀도를 가지되, 각각의 층 내부에서는 동일한 밀도를 가지는 특성이 있게 된다.

 

② 선행발명 1에는 발포 우레탄의 층을 2개 이상 포함하고, 상기 층들은 발포 우레탄의 유형, 발포 우레탄의 1인치당 포어 수, 포어 사이즈 및 층 두께 중 하나 이상이 서로 다른 것을 사용할 수 있음은 기재되어 있으나, 명세서 그 어디에도, 봉합 방식이 아닌 단일층으로 된 함침재의 한 면만을 압축하여 압축부를 형성하는 기술적 사상에 대한 기재나 암시가 나타나 있지 않다.

 

③ 한편 선행발명 2에서는 열압축된 발포폼 중에서 일부를 압축하여 제조하는 것에 대해서 개시하고 있기는 하나, 이는 화장료 조성물이 함침된 화장품 함침재에 관한 것이 아닌 화장료 조성물을 포함하지 않는 화장품 도포구에 관한 것일 뿐만 아니라, 종래 폴리우레탄 압축 발포체가 가지는 문제점, 즉 유기물의 투과가 어디서든 발생하여 과도한 화장료가 도포구로 투과되는 것을 효율적으로 방지할 수 없는 문제점을 해결하려는 과제로 삼고 있어 그 기술적 사상이 다르다.

 

그 뿐만 아니라 선행발명 2는 화장료가 압축된 부분인 독립 기포부를 전혀 투과하지 않고 오히려 반대쪽으로서 비압축 부분인 반연속 기포부로 투과되는 구성인 반면(컬럼 2, 57~59), 이 사건 제1항 정정발명은 화장료가 압축된 부분을 투과하여 방출되도록 하는 구성이므로 그 구조적인 면에서도 차이가 있다.   

 

~③의 점을 종합하면, 통상의 기술자가 이 사건 정정발명의 명세서에서 개시된 내용을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 판단하지 않는 한, 선행발명 2로부터 한 면만을 압착하여 포어 수나 밀도가 다른 다층의 발포 폼을 제조하는 방법만을 따로 취한 다음 이를 선행발명 1에 결합하여 이 사건 제1항 정정발명의 구성을 쉽게 도출할 수 있다고 보기 어렵다. 1항 정정발명은 그 진보성이 부정되지 아니한다.

 

첨부: 특허법원 2018. 9. 14. 선고 20178084 판결

특허법원 2018. 9. 14. 선고 2017허8084 판결 .pdf

KASAN_[특허분쟁] 특허무효심판 – 개별 구성요소 공지된 상황에서 결합발명의 진보성 판단 특허법원 2018. 9

 

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작성일시 : 2018.10.15 17:00
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1. 특허청구항과 확인대상발명의 대비

 

 

2. 특허법원 판결요지

 

특허발명의 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서의 기술사상이 보호되는 것이지, 각 구성요소가 독립하여 보호되는 것은 아니므로, 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 특허발명의 청구범위의 청구항에 기재된 구성요소들 중의 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 결여된 경우에는 원칙적으로 그 확인대상발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다. 그리고 특허발명의 청구범위의 청구항에 기재된 구성요소는 모두 그 특허발명의 구성에 없어서는 아니되는 필수 구성요소로 보아야 하므로, 구성요소 중 일부를 권리행사의 단계에서 특허발명에서 비교적 중요하지 않은 사항이라고 하여 무시하는 것은 사실상 청구범위의 확장적 변경을 사후에 인정하는 것이 되어 허용될 수 없다(대법원 2005. 9. 30. 선고 20043553 판결, 대법원 2001. 9. 7. 선고 991584 판결 등 참조).

 

양 발명을 대비하여 보면 특허발명 청구항 1의 주문형 티켓 발행서버는 티켓 이미지 아이템 데이터베이스를 구축하고, 티켓 이미지 아이템 데이터베이스 상의 주문형 티켓 제작에 필요한 컨텐츠를 독출하여 사용자 컴퓨터에 제공하는 구성이나, 확인대상발명에는 이러한 구성요소들에 대응되는 것이 나타나 있지 않다(차이점 1).

 

한편, 특허발명의 티켓 레이아웃 정보는 주문형 티켓 발행서버에 테이터베이스의 형태로 구비하여 그 정보를 사용자 컴퓨터에 제공하고, 확인대상발명은 티켓 레이아웃 정보는 포토 티켓 응용프로그램에 포함되어 있는 형태로 사용자 컴퓨터에 제공되므로, 저장형태와 제공방법의 차이가 있다(차이점 2).

 

그런데 차이점 1에 있어서 특허발명의티켓 이미지 아이템 데이터베이스 상의 주문형 티켓 제작에 필요한 컨텐츠는 발명의 상세한 설명에 나타난 기재를 참고하여 해석하면티켓 이미지를 임의의 크기 내지 주제별로 분할한 것을 의미하고, 확인대상발명에는 이러한 구성요소가 결여되어 있으며 그와 실질적으로 동일한 기능을 하는 구성요소를 찾아볼 수 없으므로, 차이점 2를 살펴볼 필요 없이 확인대상발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다.

 

첨부: 특허법원 2018. 9. 21. 선고 20183505 판결

특허법원 2018. 9. 21. 선고 2018허3505 판결 .pdf

KASAN_[특허분쟁] 권리범위확인심판 – 전 요소 구비의 원칙 특허법원 2018. 9. 21. 선고 2018허35

 

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작성일시 : 2018.10.15 16:00
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의약개발 과정에서는 약효증대 및 효율적인 투여방법 등의 기술적 과제를 해결하기 위하여 적절한 투여용법과 투여용량을 찾아내려는 노력이 통상적으로 행하여지고 있으므로, 특정한 투여용법과 투여용량에 관한 용도발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 출원 당시의 기술수준이나 공지기술 등에 비추어 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 예측할 수 없는 현저하거나 이질적인 효과가 인정되어야 한다.

 

선행발명 2는 제1항 발명과 대비하여 볼 때, 앞서 본 것처럼 부프로피온 및 날트렉손을 유효성분으로 하고 비만 치료를 의약용도로 하는 의약품이라는 점에서는 실질적으로 동일하나, 위와 같이부프로피온 150 1 2, 날트렉손 50 1 1투여하는 등으로 그 투여용법(투여주기) 및 투여용량에서만 차이가 있다.

 

먼저 제1항 발명의 투여용법투여용량으로 인하여 선행발명 2에 비해 구역질과 오심이라는 부작용을 저감하는 이질적 효과가 있다고 보기 어렵다. 출원발명의 명세서에서 원고 주장처럼 위와 같은 질적인 효과상의 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용을 발견하기가 어렵고, 원고가 지적한 명세서의 각 기재들은 유효성분의 조합이나 투여용법용량도 전혀 특정하지 않고, 다수 성분 제형 중 하나 이상의 성분의 용량을 변화시키는 것을 포함하는 포괄적인 기재이므로, 도저히 제1항 발명이 특정한 투여용법용량에 의한 효과를 기재한 것이라고 볼 수 없다.

 

그러나 제1항 발명의 투여용법투여용량으로 인하여 선행발명 2에 비해 약효 증대(체중 감량)와 복약 순응성 향상에 관한 현저한 효과가 발생한다고 보기도 어렵다. (1) 출원발명의 명세서에 원고 주장처럼 위와 같은 양적으로 현저한 효과상의 차이가 있다고 확인할 수 있는 정량적 기재가 없는데, 원고는 이러한 점에 관해서는 다투지 아니하면서도, 1항 발명을 구현한 의약품(CONTRAVE®)이 환자 순응도 및 안락감이 증가된 효과가 있고 이로 인해 위 의약품이 여러 비만 치료제 중 미국에서 판매 1위를 달성할 정도로 상업적으로도 성공하였다고 주장하면서, 갑 제6호증 내지 제8호증을 증거로 제출하였다.

 

(2) 그러나 갑 제6~8호증의 기재들에 의하면, 1일 부프로피온 90㎎ 및 날트렉손 8㎎ 또는 4㎎을 초기 용량으로 투여하여 4주에 걸쳐서 증량하여 부프로피온 360㎎ 및 날트렉손 32㎎ 또는 16㎎의 유지 용량에 도달하는 투여용법으로 복용한 비만 환자들이 위약을 투여 받은 대조군에 비해서 부작용 발생률이 낮고 체중 감량 효과가 더 높다는 것을 알 수 있을 뿐이고, 위 증거들에는 다른 투여용법용량과 대비한 효과를 파악할 수 있는 자료가 없다.

 

또한 원고 주장의 위 의약품(CONTRAVE®)상업적으로 성공하였다고 하더라도, 그러한 사정은 진보성을 인정하는 하나의 자료로 참고가 될 수는 있지만 그러한 사정만으로 진보성이 인정된다고 할 수는 없다. 위와 같은 점들을 종합할 때, 선행발명 2의 명세서를 접하는 통상의 기술자로서는 제1항 발명과 선행발명 2 사이에 존재하는 위와 같은 투여용법, 용량의 차이점을 특별한 어려움이 없이 극복할 수 있다고 할 것이다. 결론: 출원발명의 진보성 불인정  

 

첨부: 특허법원 2018. 9. 21. 선고 20177326 판결

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KASAN_[의약특허쟁점] 투여용법 및 투여용량 발명의 진보성 판단 특허법원 2018. 9. 21. 선고 2017허

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작성일시 : 2018.10.15 15:00
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1항 발명의 구성요소 1 (0.01원자% ~ 0.04원자%Ni) 및 구성요소 2 (0.03원자% ~ 0.06원자%La)는 알루미늄 스퍼터링 타겟의 조성물로 일정 조성비를 가지는 Ni, La를 포함하는 것이다.

 

이에 대응되는 구성요소로, 선행발명 1의 명세서에는 “Y, La, Ce, Nd, Sm, Gd, Tb, Dy, Er, Sc, Cu, Si, Pt, Ir, Ru, Pd, Ti, Zr, V, Nb, Ta, Fe, Ni, Cr, Mo, W, Mn, Tc, Re B로 이루어지는 군으로부터 선택되는 적어도 1종의 원소를 0.0120질량%의 범위에서 포함하고, 잔부가 실질적으로 Al로 이루어지는 잉곳 또는 소결체라고 기재하고 있어, 알루미늄 스퍼터링 타겟의 조성물로 NiLa를 선택하여 사용할 수 있는 구성이 나타나 있다.

 

양 발명의 조성비를 대비하여 보면, 구성요소 1 및 구성요소 2에서 Ni 0.01~0.04원자%0.022~0.087질량%, La 0.03~0.06원자%0.154~0.308질량%에 각 대응한다. 그렇다면, NiLa가 동시에 선택된 경우 Ni La의 총조성비는 0.176~0.395질량%에 해당하므로, 구성요소 1 및 구성요소 2의 조성비는 선행발명 10.1~20질량%와 그 수치범위가 중복된다.

 

따라서 구성요소 1 및 구성요소 2는 알루미늄 스퍼터링 타겟의 조성물로서 Li La를 포함하고, 상기 두 금속원소의 질량비가 중복되는 점에서 선행발명 1과 실질적으로 동일하다.

 

그런데 선행발명 1의 명세서에는 금속원소 총합의 조성비만을 기재하고 있을 뿐, 각 금속원소별로 그 구체적인 조성비를 명시하고 있지 않은 점에서 차이가 있다. 그러나 아래와 같은 이유로 통상의 기술자는 이 사건 차이점을 극복하고 이 사건 제1항 발명을 쉽게 도출할 수 있다.

 

출원발명의 명세서는 종래 알루미늄 스퍼터링 타겟에 다량의 Ni, La 금속원소가 포함될 경우 전도성이 저하되는 문제점을 해결하기 위한 과제해결수단으로‘0.005원자%~0.04원자%Ni0.005원자%~0.06원자%La'의 조성비를 제시하면서, 종전에는 위 조성범위에서는 충분한 양의 Al-Ni계 금속간 화합물 및 Al-La계 금속간 화합물이 얻어지지 않기 때문에 알루미늄 스퍼터링 타겟의 조성비를 고려 시 그 대상에서 제외되어 왔다고 기재하고 있다. 1항 발명은 종래 고려 대상에서 제외되었던 수치범위의 극소량 Ni La를 첨가하여 알루미늄 스퍼터링 타겟의 강도를 향상시키되 도전성을 저하시키지 않는 점에서 기술적 의의가 있는 것으로 해석할 수 있다.

 

그런데, Ni, La는 알루미늄과 금속간 화합물 형성을 위하여 통상적으로 사용되어 온 원소들로서, 앞서 살펴 본 바와 같이 구성요소 1 및 구성요소 2Ni, La 조성비는 선행발명 1과 중복되는 점, 금속간 화합물 등 불순물을 줄일수록 도전성이 좋아지는 것은 통상의 기술자에게 자명한 사항으로, 전극으로 사용되는 알루미늄 막의 도전성 향상을 위해 불순물을 최소화하는 것은 일반적으로 추구되는 기술적 과제인 점, 금속간 화합물은 알루미늄 스퍼터링 타겟의 강도를 향상시키기는 하나, 반대로 불순물로 작용하여 도전성을 저하시키므로, 첨가되는 금속원소의 조성비는 사용환경에 따라 적절히 선택될 수 있는 사항인 점 등을 고려할 때, 차이점으로 인하여 이 사건 제1항 발명이 선행발명들에서 찾아볼 수 없는 기술적 의의를 가진다고 보기는 어렵다.

 

첨부: 특허법원 2018. 9. 7. 선고 20181578 판결

 

KASAN_[조성물쟁점] 공지물질들의 조성물 – 함량 수치한정 표현방식이 다른 조성물 발명의 진보성 불인정 특허법원

특허법원 2018. 9. 7. 선고 2018허1578 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018.09.19 12:30
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1. 특허발명의 개요

 

2. 방법발명의 실시 여부 판단

마찰교반용접(Friction Stir Welding, FSW)은 모재보다 경도가 높은 프로브의 회전작용과 용접재와의 상대이동에 의해 용접재에 마찰열을 발생시키고 교반작용에 의한 소성유동현상을 일으켜서 교반과 혼합작용으로 두 부재를 용접하는 방법을 의미하는데, 원고가 1991년 발명하여 1993. 6. 10. 공개된 PTC 국제특허 공개공보 제WO93/10935호에 게재된 향상된 마찰용접' 발명(선행 마찰교반용접발명)이 다수의 문헌에서 마찰교반용접의 원천특허 내지 원천기술로 소개되어 있는 점, 특허발명의 명세서에서도 선행 마찰교반용접발명이 배경기술로 기재되어 있는 점, 원고는 ‘FSW’은 특허발명을 지칭하는 것으로 업계에서 통용되고 있다는 취지로도 주장하나, 이를 인정할 만한 객관적인 자료도 없는 점 등을 종합하면,

 

‘FSW’ 자체가 특허발명만을 의미하는 것으로 단정하기 어렵고, 오히려 특허발명은 마찰교반용접의 원천특허라기보다는 개량특허라고 할 것이다.

 

그리고 특허발명과 선행 마찰교반용접발명을 대비하면, 특허발명은 종래의 선행 마찰교반용접발명과 달리 프로브 핀의 이동에 따라 가소화된 재질을 수직압력과 동시에 측면으로 수직한 방향으로 흐르게 함으로써(구성요소 3-3), 인접하여 조립된 부재의 길이방향에 대해 측면으로 수직한 방향 및 수직면에서 수직한 방향으로 가소화된 부재를 확장해서 흘려 확보한 용접선을 균일화시키는 단계(구성요소 3-4)’를 포함하고 있는 점에서 그 기술적 특징이 있다고 할 것인데, 특허발명의 명세서의 기재 및 특허발명의 출원 당시의 통상의 기술자의 기술상식을 참작하면, 특허발명의 가소화된 부재를 프로브 뒤에서 경화되도록 하면서 가소화된 재질을 프로브 핀의 측면으로 수직한 방향으로 흐르게 하는 것은 외부 표면의 형상이 스크류 나사선이나 블레이드인 새로운 형태의 프로브 핀의 회전 및 이동이라는 구성에 의해 이루어지는 것임을 알 수 있다.

 

따라서 용접 방법의 명칭이 마찰교반용접이라고 하여 곧바로 그 용접 방법을 특허발명에 따른 마찰교반용접이라고 단정할 수 없고, 앞서 본 바와 같이 외부 표면의 형상이 스크류 나사선이나 블레이드인 새로운 형태의 프로브 핀의 회전 및 이동에 해당하는 구성이 포함됨으로써 특허발명의 구성요소 3-3, 구성요소 3-4를 포함하는 마찰교반용접 방법을 사용한 경우라야 제1항 특허발명을 실시하였다고 볼 수 있다.

 

그러나 피고의 회사소개 자료나 홈페이지에는 마찰교반용접 방법을 사용하여 백킹플레이트를 생산한다는 취지로 소개되어 있을뿐이고, 더 나아가 피고들이 생산한 백킹 플레이트나 이를 생산하는데 사용한 마찰교반용접장치 및 마찰교반용접장치에 사용되는 프로브의 형상 등이 제출된 적이 없는 이상, 위 인정사실만으로 원고가 피고들이 사용하였다고 주장하는 마찰교반용접 방법이 특허발명의 각 구성요소 중 구성요소 3-3, 구성요소 3-4를 포함한다고 단정할 수 없다.

 

첨부: 특허법원 2018. 9. 7. 선고 20161738 판결

 

KASAN_[방법발명쟁점] 방법발명과 제조방법발명의 구별 방법발명의 실시 입증의 정도 및 실무적 어려움 특허법원

특허법원 2018. 9. 7. 선고 2016나1738 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018.09.19 11:30
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특허법원의 심결취소소송은 심결이라는 행정처분의 당부에 관한 행정소송의 성격을 지닌 것으로서 심결의 위법성 여부가 소송물로 되고 그 판단의 기준시점은 심결시가 되는 것이 원칙이므로, 심결의 심판대상인 확인대상발명도 심결시에 확정된다. 따라서 권리범위확인심결에 대한 취소소송 절차에서 확인대상발명의 동일성이 인정되는 범위 내에서 확인대상발명의 명백한 오기를 정정한다거나 불명확한 부분을 구체화하는 것은 허용되나 나아가 그러한 범위를 넘어 동일성이 없는 다른 발명으로 소송물을 변경하는 것은 특허심판원의 심판절차를 경유하지 아니하고 심리하는 결과가 초래되어 필요적 전치주의에 위배되므로 허용되지 아니한다.

 

나아가 소극적 권리범위확인 심판의 대상이 되는 확인대상발명에는 현재 실시하고 있는 발명뿐만 아니라 장래 실시 예정인 발명도 포함되나(대법원 2000. 4. 11. 선고 73241 판결 참조), 그러한 경우에도 확인대상발명의 적법한 특정 여부, 심결절차의 안정성 및 효율성, 심결의 효력 범위를 명확히 하기 위하여 권리범위의 확인을 구하는 심판을 청구한 자는 확인대상발명을 현재 실시하고 있는지 또는 장래 실시할 예정인지 여부를 적어도 심결시까지 명확히 밝혀야 하고, 심판청구인이 심결시까지 자신이 현재 실시하고 있는 제품이 확인대상발명이라고 밝혔다면 특별한 사정이 없는 한 확인대상발명은 심판청구인의 의사대로 실제 실시하고 있는 제품으로 확정되었다고 할 것이다.

 

또한 확인대상발명이 위와 같이 확정되었다면 그것이 적법하게 특정되었는지는 특허심판의 적법요건으로서 당사자의 명확한 주장이 없더라도 의심이 있을 때에는 특허심판원이나 법원이 이를 직권으로 조사하여 밝혀보아야 할 사항이다(대법원 2005. 4. 29. 선고 2003656 판결 참조).

 

따라서 특허심판원으로서는 위와 같이 확정된 확인대상발명에 관하여 심판청구인이 적법하게 확인대상발명을 특정하였는지 여부를 직권으로 살펴 그 특정이 잘못되었다면 보정을 권고하는 등의 조치를 취하여야 하고, 만일 그러한 조치 없이 실제 실시하고 있는 제품과 다른 확인대상발명을 심판의 대상으로 삼아 권리의 속부에 관한 판단을 하였다면 이는 심판대상을 제대로 확정하거나 특정하지 아니한 채 심리한 위법이 있다고 할 것이다.

 

그런데 확인대상발명이 피고가 실시하고 있는 제품과 사실적 관점에서 동일하다고 볼 수 없는 이상 피고가 심결절차에서 한 확인대상발명의 특정은 위법하고, 특허심판원이 이를 간과하고 잘못 특정된 확인대상발명에 관하여 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 본안 판단을 한 이상 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

 

첨부: 특허법원 2018. 8. 24. 선고 20181301 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 소극적 권리범위확인심판 – 확인의 이익 요건 특허법원 2018. 8. 24. 선고 2018허

특허법원 2018. 8. 24. 선고 2018허1301 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018.09.07 12:30
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1. 특허발명

 

2. 특허발명과 실시기술의 구성요소 대비

 

3. 특허법원 판결요지

1항 발명과 확인대상발명이 균등한 구성요소를 갖는다고 하기 위하여는 1항 발명에 대응되는 구성요소의 치환 내지 변경이 있어야 하는데, 확인대상발명에는 1항 발명의 구성요소 5PVC 엣지에 대응하는 구성이 결여되어 있어 확인대상발명이 1항 발명과 균등관계에 있다고 볼 수 없다.

 

이에 대하여 원고는 확인대상발명의 방수재 저면이 1항 발명의 PVC 엣지에 대응되는 구성이라는 취지로 주장하나, 확인대상발명의 방수재 저면은 1항 발명의 방수재 저면과 동일한 구성일 뿐이고, 1항 발명의 PVC 엣지에 대응되는 구성이라 할 수 없다.

 

또한 원고는 확인대상발명은 1항 발명의 물건에 생산에만 사용되는 것이므로 1항 발명에 대한 간접침해에 해당한다고 주장하나, 피고가 확인대상발명의 물건을 생산·판매하고 있는 사실은 인정되나, 더 나아가 위 증거들만으로는 확인대상발명에 의한 화장실 칸막이 판재가 부품으로 사용되어 최종적으로 생산된 화장실 칸막이 판재의 방수재 하부 표면에 PVC 엣지가 부착되어 있다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 오히려 원고의 웹사이트에는 방수재 하부 표면에 PVC 엣지가 부착되지 않는 것으로 보이는 하부 방수용 화장실 칸막이 판재가 시공된 도면 내지 사진이 게시되어 있는 사실을 인정할 수 있다. 따라서 확인대상발명의 물건이 1항 발명의 물건의 생산에 사용된다고 단정하기 어렵다.

 

설령 확인대상발명의 물건이 1항 발명의 물건의 생산에 사용된다고 하더라도, 원고는 단순히 경험칙상 확인대상발명의 물건은 화장실 이외의 물기가 없는 환경의 칸막이로 사용될 수 없고, 조립식 화장실에 있어서 모든 칸막이 판재의 하단부에는 PVC 엣지와 같은 마감재가 설치되어 있다고 주장하고 있을 뿐 이를 인정할 만한 객관적인 자료를 제출하지 못하고 있는 점, 오히려 확인대상발명의 화장실 칸막이 판재는 화장실 시공에 사용되는 물건으로서 앞서 본 바와 같이 원고 스스로도 자신의 웹사이트에서 방수재 하부 표면에 PVC 엣지가 부착되지 않는 것으로 보이는 하부 방수용 화장실 칸막이 판재를 소개하고 있는 점 등에 비추어 보면, 방수재 하부 표면에 PVC 엣지가 부착되지 않은 확인대상발명의 화장실 칸막이 판재는 그 물건 자체로 독자적인 용도를 가지는 것으로 보이므로, 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 다른 용도를 가진다고 봄이 상당하고, 달리 1항 발명의 화장실 칸막이 판재의 생산에만 사용되는 물건에 해당한다거나 단순히 위 특허 물건 이외의 물건에 사용될 이론적, 실험적 또는 일시적인 사용가능성이 있는 정도에 불과하다고 볼 만한 증거도 없다. 따라서 확인대상발명의 물건이 1항 발명의 물건의 생산에만 사용되는 물건이라고 볼 수도 없다.

 

첨부: 특허법원 2018. 8. 24. 선고 20176736 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 특허발명의 구성요소 중 필수적이지 않은 요소 생략한 실시 제품 – 균등침해 불인정 간접침

특허법원 2018. 8. 24. 선고 2017허6736 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018.09.07 11:30
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1. 특허청구항

 

2. 선행발명과 비교 공통점과 차이점

1항 발명의 추출물 총 중량 대비 아칸토사이드 D0.01 중량% 이상 포함하는 25% 에탄올 추출물이라는 구성요소와 선행발명의 대응구성은 위 12종 생약재를 25% 알코올로 추출한 생약재 추출물이라는 점에서 동일하다.

 

그러나 제1항 발명은 아칸토사이드 D”추출물 총 중량 대비 0.01 중량% 이상포함하는 추출물로 한정하고 있는 반면에, 선행발명의 대응구성은 이러한 한정구성이 명시되어 있지 아니한 점에서 차이가 있다.

 

3. 특허법원 판결요지 진보성 흠결 + 특허무효

천연물 의약품을 개발하고자 하는 통상의 기술자가 아칸토사이드 D”생약 재 추출물의 약리 효과를 연구를 위한 지표성분으로 선택하는 데에 특별한 기술적 어려움이 있다고 볼 수 없다.

 

천연물 의약품에 관한 생약학의 분야에서 개별 생약재에 포함되는 생리활성을 나타내는 주요 물질 중에서 원하는 생리활성을 나타내는 유효성분을 선별하고 약리효과를 검토하는 작업이 통상적으로 수행되어왔다. 오가피는 한방에서 습을 제거하고 통증을 멈추는 약효가 알려져 있었고 관절염 등에 사용되어 왔고, 오가피의 생리 활성을 나타내는 중요한 유효성분 중의 하나로 아칸토사이드 D가 널리 알려져 있었다. 그리고 오가피에서 개별적으로 추출분리된 아칸토사이드 D의 약리 활성이 다양하게 연구되는 등 아칸토사이드 D를 오가피의 지표성분으로 활용하고자 하는 시도가 계속되었다. 특허발명의 우선권 주장일 당시 오가피 추출물이 높은 NO 생성 억제 활성을 보이는 것이 통상의 기술자에게 널리 알려져 있었다. 따라서 선행발명의 명세서를 접하는 통상의 기술자로서는, 추출물의 활성 마커를 찾고자 할 충분한 동기가 있고, 우선적으로 이미 알려진 개별 생약재의 유효성분 가운데서 12종 생약재 추출물의 활성 마커를 후보 성분으로 검토하는 것은 통상의 창작범주에 속하는 것으로 보아야 한다.

 

그리고 제1항 발명이 아칸토사이드 D”추출물 총 중량 대비 0.01 중량% 이상포함하는 추출물로 한정함으로써, 선행발명과 대비되는 이질적인 효과나 현저한 효과가 발생한다고 보기도 어렵다.

 

특허발명의 명세서의 수치범위는 그 편차가 상당한 정도에 이르는데, 달리 아칸토사이드 D의 함량을 조절할 수 있는 기술적 수단은 개시되어 있지 아니하다. 관절염의 통증, 부종의 감소라는 병리기전은 복잡하고 다양한 생체 물질이 관여되어 있으므로, NO 생성 억제 활성의 차이로 인해 통증 및 부종 억제 효과의 차이가 어느 정도 나타날 것인지 예측하기 어려운 것이어서, 아칸토사이드 D의 함량이 0.01 중량% 이상인 경우 그렇지 않은 추출물에 비하여 통증 및 부종 억제 효과가 일정하다거나 우수하게 나타날 것이라고 단정하기가 어렵다.

 

위 차이점은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 도출할 수 있는 것이어서, 결국 제1항 발명과 선행발명 간의 위 차이점은 통상의 기술자가 쉽게 극복할 수 있다고 보아야 한다.

 

첨부: 특허법원 2018. 8. 17. 선고 20181332 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 레일라 조성물 특허분쟁 - 천연물신약 특허발명의 진보성 판단 지표성분 선정 및 함량 한정

특허법원 2018. 8. 17. 선고 2018허1332 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018.08.28 09:00
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1. 사안의 개요 및 쟁점

연구개발 담당 직원이 직무발명을 완성하였으나 회사에 통지하지 않고, 몰래 외부로 빼돌려 제3자 명의로 출원, 등록한 사안. 사용자 회사에서 직무발명 사실을 알고 일방적으로 직무발명자에게 그 직무발명에 관한 권리를 승계한다고 통지함. 사용자 회사에는 직무발명에 관한 권리는 회사에 귀속된다는 내용의 사규를 적용하고 있었음 사전 승계규정 존재.

 

쟁점: 직무발명을 완성한 종업원이 자진하여 사용자에게 직무발명 완성 사실을 통지하지 않았음에도 다른 경로로 직무발명 사실을 알게 된 사용자가 직무발명자의 의사와 달리 해당 직무발명을 승계한다고 일방적으로 통지한 경우에도 해당 직무발명에 관한 권리를 사용자가 승계하는지 여부

 

2. 발명진흥법 관련 규정 및 기본 법리

발명진흥법 제12조 전문, 13조 제1, 3항 전문, 발명진흥법 시행령 제7조가 종업원 등으로 하여금 사용자 등에게 직무발명 완성사실을 문서로 통지하도록 하고, 사용자 등이 위 통지를 받은 날부터 4개월 이내에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원 등에게 알리지 아니한 경우 그 승계를 포기한 것으로 간주되는 효과가 부여되는 점 등에 비추어 보면, 사용자 등이 종업원 등의 위 통지가 없음에도 다른 경위로 직무발명 완성사실을 알게 되어 직무발명 사전승계 약정 등에 따라 그 발명에 대한 권리를 승계한다는 취지를 종업원 등에게 문서로 알린 경우에는 종업원 등의 직무발명 완성사실 통지 없이도 같은 법 제13조 제2항에 따른 권리 승계의 효과가 발생한다고 보아야 한다.

 

3. 직무발명자의 배임행위

직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 등을 사용자 등에게 승계시킨다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정의 적용을 받는 종업원 등은 사용자 등이 이를 승계하지 아니하기로 확정되기 전까지 임의로 위 약정 등의 구속에서 벗어날 수 없는 상태에 있는 것이고, 위 종업원 등은 사용자 등이 승계하지 아니하는 것으로 확정되기까지는 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지한 채 사용자 등의 특허권 등 권리의 취득에 협력하여야 할 신임관계에 있다고 봄이 상당하다. 따라서 종업원 등이 이러한 신임관계에 의한 협력의무에 위배하여 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 아니한 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마치도록 하였다면, 이는 사용자 등에 대한 배임행위로서 불법행위가 된다고 할 것이다.

 

4. 사용자의 일방적 통지 및 권리승계 인정

발명진흥법 제12조 전문, 13조 제1, 3항 전문, 발명진흥법 시행령 제7조가 종업원 등으로 하여금 사용자 등에게 직무발명 완성사실을 문서로 통지하도록 하고, 사용자 등이 위 통지를 받은 날부터 4개월 이내에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원 등에게 알리지 아니한 경우 그 승계를 포기한 것으로 간주되는 효과가 부여되는 점 등에 비추어 보면,

 

사용자 등이 종업원 등의 위 통지가 없음에도 다른 경위로 직무발명 완성사실을 알게 되어 직무발명 사전승계 약정 등에 따라 그 발명에 대한 권리를 승계한다는 취지를 종업원 등에게 문서로 알린 경우에는 종업원 등의 직무발명 완성사실 통지 없이도 같은 법 제13조 제2항에 따른 권리 승계의 효과가 발생한다고 보아야 한다.

 

5. 대위행사 가능

직무발명 사전승계 약정 등의 적용을 받는 종업원 등이 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 아니한 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자의 적극 가담 아래 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마친 경우에, 위 직무발명 완성사실을 알게 된 사용자 등으로서는 위 종업원 등에게 직무발명 사전승계 약정 등에 따라 권리 승계의 의사를 문서로 알림으로써 위 종업원 등에 대하여 특허권이전등록청구권을 가지게 된다고 봄이 상당하다. 그리고 위 이중양도는 민법 제103조에서 정한 반사회질서의 법률행위로서 무효라고 할 것이므로, 사용자 등은 위 특허권이전등록청구권을 피보전채권으로 하여 종업원 등의 그 제3자에 대한 특허권이전등록청구권을 대위행사할 수 있다고 할 것이다.

 

6. 대법원 판단의 결론

그렇다면 직무발명 사전승계 약정 등의 적용을 받는 종업원 등이 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 아니한 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자의 적극 가담 아래 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마친 경우에,

 

위 직무발명 완성사실을 알게 된 사용자로서는 위 종업원 등에게 직무발명 사전승계 약정 등에 따라 권리 승계의 의사를 문서로 알림으로써 위 종업원 등에 대하여 특허권이전등록청구권을 가지게 된다고 봄이 상당하다.

 

그리고 위 이중양도는 민법 제103조에서 정한 반사회질서의 법률행위로서 무효라고 할 것이므로, 사용자 등은 위 특허권이전등록청구권을 피보전채권으로 하여 종업원 등의 그 제3자에 대한 특허권이전등록청구권을 대위행사할 수 있다고 할 것이다.

 

KASAN_[직무발명승계] 직무발명 사전승계 규정에도 사용자의 자동승계 불인정 BUT 사용자의 일방적 승계 통지 –

 

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작성일시 : 2018.08.21 13:30
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특허법 제163조 본문은 이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다고 규정하고 있다.

 

여기에서 동일 사실이라 함은 당해 특허권과의 관계에서 확정이 요구되는 구체적 사실이 동일함을 말하고, 동일 증거라 함은 그 사실과 관련성을 가진 증거로서 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거뿐만 아니라 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거까지 포함하며, 모순·저촉되는 복수의 심결이 발생하는 것을 방지하고자 하는 일사부재리 제도의 취지를 고려하면 종전에 확정된 심결에서 판단이 이루어진 청구원인과 공통되는 부분에 대해서는 일사부재리의 원칙 위배 여부의 관점에서 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력한 증거가 새로이 제출되었는지를 따져 종전 심결에서와 다른 결론을 내릴 것인지를 판단하여야 한다(대법원 2005. 3. 11. 선고 200442 판결, 대법원 2017. 1. 19. 선고 201337 전원합의체 판결 등 참조).

 

이 사건에서 종전 심결은 이 사건 특허발명이 선행발명 3 등에 의하여 그 진보성이 부정되지 아니한다고 판단하였는데, 이 사건 심판청구는 이 사건 특허발명이 선행발명 1 등에 의하여 진보성이 부정된다는 주장을 청구원인으로 하는 것이어서, 종전 심결과 이 사건 심판청구는 모두 이 사건 특허발명이 부정된다는 사실에 기한 것으로서 청구원인이 공통되므로, 이 사건 심판청구는 종전 심결과 동일한 사실에 기한 심판청구에 해당한다. 결국 이 사건 심판청구는 확정된 종전 심결과 동일 사실 및 동일 증거에 의한 심판청구에 해당하므로 특허법 제163조에 위배되어 부적법하다.

 

원고는 이 법원에 이르러 신규성이 부정되거나 기재불비의 무효사유가 있다는 주장을 추가로 하므로 살피건대, 일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지 여부를 판단하는 기준시점은 심판청구를 제기하던 당시로 보아야 할 것인바(대법원 2012. 1. 19. 선고 20092234 전원합의체 판결),

 

이 사건 심결은 이 사건 심판청구 당시를 기준으로 이 사건 심판청구가 종전 심결과 동일사실 및 동일증거에 기한 것이어서 부적법하다고 판단한 것이므로,

 

결국 이 사건 심결이 위법한지 여부는 이 사건 심판청구 당시를 기준으로 이 사건 심판청구가 일사부재리의 원칙에 위배되어 부적법한지 여부에 달려있다고 할 것이다.

 

그런데, 원고는 이 사건 심판청구 당시 이 사건 특허발명이 진보성이 부정된다는 주장과 증거만 제출하였을 뿐 다른 무효 사유를 주장하지 아니하다가

 

법원에 이르러 신규성이 부정되거나 기재불비의 무효사유가 있다는 주장을 추가로 하고 있는바,

 

원고의 위 새로운 주장은 이 사건 심판청구 당시를 기준으로 하여 이 사건 심판청구가 일사부재리의 원칙에 위배되는지 여부를 판단한 이 사건 심결의 위법 사유 즉, 심판청구 당시를 기준으로 판단할 때 이 사건 심판청구가 동일사실 및 동일증거에 기한 심판청구가 아니라는 사유가 될 수 없다.

 

따라서 이 사건 특허발명이 신규성이 부정되거나 기재불비의 무효사유가 있기 때문에 이 사건 심결이 위법하다는 원고의 주장은 주장 자체로 이유 없다.

 

첨부: 특허법원 2018. 7. 26. 선고 20181523 판결

 

KASAN_[의료기기특허분쟁] 특허심판의 일사부재리 법리 심판청구 당시 기준 판단 – 심판청구당시 주장 무효사유

특허법원 2018. 7. 26. 선고 2018허1523 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018.08.15 10:00
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1. 사건의 경과

 

 

2. 시기에 늦은 증거 제출 및 주장 내용 

피고(실시자)는 당초 제4항 발명은 선행발명 1에 선행발명 2, 3을 결합하여 이를 쉽게 발명할 수 있으므로 그 진보성이 부정되어 원고 특허권자의 청구는 권리남용에 해당한다고 주장하였으나,

 

재환송후 당심에 이르러 을 제13 내지 16호증을 각 선행발명 4 내지 7이라고 주장하며 이를 제출하면서 이 사건 제4항 발명은 선행발명 1에다가 선행발명 4를 결합하거나, 선행발명 1에다가 선행발명 5를 결합하여 이를 쉽게 발명할 수 있고, 예비적으로 선행발명 1에다가 선행발명 3을 결합하여 이를 쉽게 발명할 수 있으므로 그 진보성이 부정되어 원고의 청구는 권리남용에 해당한다고 주장함.

 

3. 특허법원 판단 - 시기에 늦은 증거제출 각하

재환송후 당심에서 제출한 위 증거들 및 그에 기한 주장은 재환송전 당심에서 진행된 변론준비기일에 전혀 제출되지 아니한 공격방어방법(법 제285)에 해당하는 것일 뿐만 아니라 변론의 경과로 보아 피고가 고의 또는 중대한 과실로 인하여 시기에 늦게 제출한 것으로서 소송의 완결을 지연시킬 것으로 인정되는 경우(법 제149)에 해당하므로 각하를 면할 수 없다.

 

구체적 판단이유:

 

첨부: 특허법원 2018. 7. 20. 선고 201812 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 적시제출주의 및 시기에 늦은 증거 제출 및 주장 – 실권효 적용 및 각하 결정 특허법원 20

특허법원 2018. 7. 20. 선고 2018나12 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018.08.15 09:00
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1. 공동발명자 중 일부를 제외하고 특허 출원하면 특허무효, 권리행사불가 등 치명적 결과를 초래합니다. 국가마다 특허법이 조금씩 다르지만 진정한 발명자를 제외하면 특허권자에게 불이익을 준다는 점은 같습니다.

 

2. 문제된 공동발명자가 전체 특허청구항 중 일부에만 공동발명자의 자격이 인정되더라도 해당 청구항뿐만 아니라 나머지 청구항을 포함하여 특허 전체의 효력에 영향을 미칩니다. 특허자체가 무효 또는 권리행사불가라는 결과를 낳습니다.

 

3. 원칙적으로 제외한 공동발명자는 나중에 추가하거나 해당 청구항을 삭제 또는 포기하는 등 그 잘못을 바로잡을 수 있습니다. 그러나, 우리 특허법에서는 공동발명자 몰래 단독 출원한 경우 그 특허무효 사유로 규율하므로, 무효사유를 사후적으로 바로잡을 수 있는 방법은 없습니다.

 

4. 특허권을 행사하는 소송제기 후 사후적으로 공동발명자 일부를 제외한 것이 밝혀지는 경우 그와 같은 오류를 바로잡을 수 있는 기회가 없습니다. 그와 같은 하자를 사전에 치유하는 것이 가능한 국가조차도 사후적 해결은 허용되지 않습니다. , 특허소송 중 발명자의 정정이 허용되지 않는 것은 물론 해당 청구항을 포기하더라도 그 하자 치유를 인정하지 않습니다.

 

5. 진정한 공동발명자라는 사실은 주장만이 아닌 증거자료를 갖고 구체적으로 입증해야만 합니다. , 영어단어 corroboration에 해당하는 입증책임이 있습니다. 따라서 Lab Note 등 관련 기록을 잘 작성하여 보존하는 것이 매우 중요합니다. 특허법리에 따라 공동발명 여부를 판단하는 것은 그 다음 문제입니다.

 

6. 직무발명을 회사 외부에서 제3자 명의로 출원하는 것은 배임행위입니다. 그런데, 배임행위로 빼돌린 특허를 찾아오는 것이 쉽지 않습니다. 특허법은 출원하지 않는 자에게는 특허권 자체를 부여하지 않을 뿐만 아니라, 또한 모인출원, 모인특허라는 특별규정을 따로 두고 있기 때문에 그 요건과 절차에 적합한 경우만 보호받습니다.

 

7. 공동발명자 사안을 잘못 처리하면, 기술 라이선스, 특허소송 등에서 치명상을 입을 수 있습니다. 기술개발 기록을 검토하여 진정한 발명자를 확인하는 작업은 Due Diligence 필수항목 중 하나입니다.

 

8. 대학, 연구소와 공동연구개발, 공동발명의 결과 특허권을 공유한 경우, 공유자 일방의 공유물 분할청구권 행사로 공유특허권을 제3자에게 매각할 수 있다는 것이 최근 대법원 판결입니다. 경쟁회사로 특허권이 매각될 수도 있고, 그와 같은 사태를 방지하려면 공유자에게 거액을 지불하고 그 지분을 인수해야만 하는 상황을 맞을 수 있습니다. 공유특허의 분할청구 문제는 관련 시장이 성숙하여 지분가치가 상승되기 전에 미리 정리하는 것이 바람직합니다.

 

9. 공동연구개발 관련 Risk Management 목적으로 Option Contract 활용이 증가하는 추세입니다. 공유지분을 일시에 인수하는 것보다 단계적으로 처리하는 방안을 고려해 볼 수 있습니다. 보유중인 공유특허뿐만 아니라 진행 중인 공동연구개발 계약까지 이와 같은 시각에서 다시 검토해 보는 것이 필요할 것입니다.

 

10. 공동연구개발과 공동발명에 관한 issue는 매우 다양하고 복잡합니다. 특히 미국의 법제도와 실무가 우리와는 상이하는 등 각국의 법제도와 실무적 포인트까지 신중하게 고려해야만 합니다. 모든 쟁점을 단번에 해결하기는 어렵다 하더라도 사전에 미리 검토하여 기회가 닿을 때마다 순차적으로 해결해 나가는 것이 바람직할 것입니다.

 

KASAN_[공동발명] 공동연구개발 및 공동발명 관련 실무적 포인트.pdf

 

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작성일시 : 2018.08.10 09:00
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1. 간접침해 구성요건 판단 법리 입증책임 부담 및 현실적 입증의 순서

'등록고안 물품의 생산에만 사용하는 물건'에 해당한다는 점은 권리자가 주장, 입증하여야 할 것이다(대법원 2001. 1. 30. 선고 982580 판결 참조).

 

그러나 다른 용도가 존재하지 않는다는 사실을 입증하는 것은 사회통념상 불가능하거나 상당히 곤란한 반면, 다른 용도가 존재한다는 사실을 주장, 증명하는 것이 보다 용이한 법이고, 더욱이 확인대상고안 물건을 생산하는 피심판청구인이 그 물건의 용도를 보다 용이하게 파악할 가능성이 높다.

 

따라서 (1) 확인대상고안 물건이 그 자체로 범용성이 있는 물건이 아닌 한, (2) 등록고안 물품의 생산에 사용된다는 점이 증명된 상태에서는, (3) 공평의 원칙상 피심판청구인(실시자)이 등록고안 물품의 생산 이외의 다른 용도를 가진다는 취지의 구체적이고 합리적인 주장을 하는 경우에 비로소 실용신안권자(권리자)의 입증책임이 현실화된다고 보아야 할 것이다.

 

(4) 이러한 경우 실용신안권자는 피심판청구인(실시자)이 주장하는 용도가 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 용도에 해당하지 않는다는 점을 증명하여야 할 것이다.

 

2. 구체적 사안에 적용 실시자(침해혐의자) 주장 용도

확인대상고안은 택시미터기와 결합 가능한 경계 알람 프로토콜 생성장치입니다. 실지자는 해당 확인대상고안 물건은 항로 이탈 등의 경우 경고를 해주는 항행(航行)내비게이션 또는 항행지원시스템과 동일한 기능을 수행할 수 있고, 경계지역을 이탈하는 경우 자동 알람 기능을 수행하는 GPS 마이크와 동일한 기능을 수행할 수 있으므로, 항행지원시스템 등의 다른 용도가 존재하거나, 나아가 등록실용신안의 ‘제2항 한정구성’을 갖추지 않은 택시미터기에도 사용될 수 있으므로, 확인대상고안 물건이 이 사건 제2항 등록고안 물품의 생산에만 사용되는 물건이라고 볼 수 없다고 주장합니다.

 

3. 특허법원 판결요지

확인대상고안 물건은 그 자체로 범용성이 있는 물건은 아니고, 이 사건 제2항 등록고안 물품의 생산에 사용된다는 사실은 인정됩니다. 따라서 실질적 쟁점은 실시자가 주장하는 용도가 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 용도에 해당하지 않는지 여부입니다. 이에 대해 특허법원은 다음과 같이 판단하였습니다.

 

확인대상고안 물건이 연결결합됨으로써 확인대상고안 물건과 함께 항행내비게이션, 항행지원시스템, GPS 마이크와 동일한 기능을 할 수 있는 특정 장치나 부품 등에 관한 증거가 전혀 제출되지 않았는 바,

 

(실용신안권자로서는 위와 같은 특정 장치나 부품 등이 제시된 이후에야 확인대상고안 물건이 그 특정 장치나 부품 등과 연결, 결합되어 사용되는 것이 경제적, 상업적 내지 실용적인 용도가 될 수 있는지 아니면 단순히 이론적, 실험적 또는 일시적인 사용가능성이 있는 정도에 불과한지를 증명할 수 있을 것으로 보인다)

 

이러한 상태에서는 원고가 주장하는 항행내비게이션, 항행지원시스템, GPS 마이크의 용도를 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 용도에 해당한다고 평가하기 어렵다.

 

다음으로, 확인대상고안 물건이 연결, 사용될 수 있으면서도 ‘제2항 한정구성’을 포함하지 않는 택시미터기는 존재하지 않는 것으로 보이므로, 확인대상고안 물건이 제2항 한정구성을 포함하지 않는 택시미터기에 연결되어 사용되는 용도 역시 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 용도에 해당한다고 평가하기 어렵다.

 

따라서 확인대상고안 물건은 이 사건 제2항 등록고안 물품의 생산 이외의 다른 경제적, 상업적 내지 실용적인 용도를 발견하기 어려운 이상 이 사건 제2항 등록고안물품의 생산에만 사용된다고 할 것이다.”

 

결론: 간접침해 구성요건 충족 + 권리범위에 속함

 

KASAN_[특허침해판단] 간접침해의 성립 요건 “~에만” 전용성 – 소극적 요소에 관한 특허권자의 주장 및 입증책

 

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작성일시 : 2018.08.09 10:30
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1. 법리 - 특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외된 것인지 여부 판단기준

특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외된 것인지 여부는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해 및 출원인이 출원과정에서 제출한 보정서의견서 등에 나타난 출원인의 의도, 보정이유 등을 참작하여 판단하여야 한다(대법원 2002. 9. 6. 선고 2001171 판결 참조).

 

따라서 출원과정에서 청구범위의 감축이 이루어졌다는 사정만으로 감축 전의 구성과 감축 후의 구성을 비교하여 그 사이에 존재하는 모든 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외되었다고 단정할 것은 아니고, 거절이유통지에 제시된 선행기술을 회피하기 위한 의도로 그 선행기술에 나타난 구성을 배제하는 감축을 한 경우 등과 같이 보정이유를 포함하여 출원과정에 드러난 여러 사정을 종합하여 볼 때 출원인이 어떤 구성을 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있을 때에 이를 인정할 수 있다.

 

그리고 이러한 법리는 청구범위의 감축 없이 의견서 제출 등을 통한 의견진술이 있었던 경우에도 마찬가지로 적용된다.”

 

2. 대법원 판결요지  

. 심사경과

발명의 명칭: 강판 포장용 받침대 + 최초 출원 청구범위 기재: 하부 받침대의 단면모양이 속이 빈 사다리꼴’ + 심사관 거절이유: 비교대상발명에 위와 같은 단면모양 개시되어 있음 + 출원인 의견서: 청구범위의 하부받침대와 상부받침대의 단면 모양을 하부면이 상부면보다 넓은 속이 빈 사다리꼴의 단면모양으로 한정 보정 + ‘비교대상발명 1의 설치프레임(상부받침대)은 홈부가 형성된 부분이 아래로 향하면서 베이스 프레임(하부받침대)과 결합되어 있는 반면에 이 사건 제1항 발명의 상부받침대는 홈부가 형성된 부분이 상부에 형성되어 있어 하부받침대에 용접될 때 그 접촉면을 넓혀 결합력을 강화시킴으로써 구조적인 안정감을 향상시키고 있다는 취지의 의견서를 제출한 사안

 

. 판단요지

확인대상발명상부면이 하부면보다 넓은 사다리꼴하부받침대 단면모양은 비교대상발명들을 회피하기 위한 의도로 위 구성을 배제하는 감축이 이루어졌다고 볼 수는 없으나,

 

이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에 하부면이 상부면보다 넓은 사다리꼴의 단면모양은 하부받침대의 지면과의 지지면적을 넓게 하여 구조적인 안정성을 얻을 수 있다고 기재되어 있어 애초에 하부면이 상부면보다 넓은 사다리꼴의 단면모양을 전제로 하고 있었던 점, 이 사건 보정은 청구범위를 이러한 발명의 상세한 설명에 부합하도록 한정한 것인 점 등을 종합하면,

 

이 사건 특허발명의 출원인에게 이 사건 보정에 의하여 확인대상발명과 같은 상부면이 하부면보다 넓은 사다리꼴단면모양의 구성을 이 사건 제1항 발명의 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있고,

 

② 이 사건 특허발명의 출원인은 의견서 제출을 통하여 상부 받침대의 홈이 상부에 형성되어 하부받침대와의 결합면적을 넓혀 결합력을 강화시킨다는 취지로 주장함으로써 상부받침대의 홈이 하부에 형성되어 있는 비교대상발명 1차별화하여, 확인대상발명과 같은 홈이 하부에 형성되어 있는상부받침대 구성 역시 이 사건 제1항 발명의 권리범위에서 제외하였다고 평가할 수 있음

 

3. 실무적 시사점: 선행발명을 회피하기 위한 보정은 아니더라도 의견서 등에서 특허청구범위에서 제외하는 의사를 확인할 수 있다면 의식적으로 제외한 것으로 해석한다는 의미

 

KASAN_[출원경과금반언] 청구범위의 감축 보정이 없는 경우에도 출원경과 금반언 원칙상 의식적 제외 인정 가능 대

 

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작성일시 : 2018.08.09 09:32
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(1) 확인대상발명이 특허발명을 이용하는 관계에 있는 경우에는 특허발명의 권리범위에 속하는 것인데,

(2) 이러한 이용관계는 확인대상발명이 특허발명의 구성에 새로운 기술적 요소를 부가하는 것으로서 확인대상발명이 특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하면서 확인대상발명 내에 특허발명이 발명으로서의 일체성을 유지하는 경우에 성립하며,

(3) 이는 특허발명과 동일한 발명뿐만 아니라 균등한 발명을 이용하는 경우에도 마찬가지이다.

 

(4) 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여지고 발명의 설명이나 도면 등에 의하여 보호범위를 제한하거나 확장하는 것은 원칙적으로 허용되지 않지만, 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여야 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 적혀 있는 사항의 해석은 문언의 일반적인 의미 내용을 기초로 하면서도 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 하여야 한다.

 

(5) 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 있기 위하여는 특허발명의 청구범위에 기재된 구성요소들과 구성요소들 사이의 유기적 결합관계가 확인대상발명에 그대로 포함되어 있어야 한다.

 

(6) 그리고 확인대상발명에서 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하고, 그러한 변경에 의하더라도 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같은 변경이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도인 경우에는, 특별한 사정이 없는 한 확인대상발명은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다.

 

(7) 여기서양 발명에서 과제의 해결원리가 동일한지를 가릴 때에는 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서 중 발명의 설명 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다.

 

KASAN_[이용발명범위] 특허발명의 이용발명 – 특허권 침해 특허발명 자체는 아니고 그와 균등한 발명을 이용한

 

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작성일시 : 2018.08.08 11:30
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