Kasan Insight :: 과학, 기술 그리고 법

- 제약/화학/바이오 분야의 실용적 법률정보와 해결방안

1.    청구범위 감축 정정의 경우 정정요건 - 특허성 여부 

(1)   특허법 제136조(정정심판) ① 특허권자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다. 1. 청구범위를 감축하는 경우 <중략> ⑤ 제1항에 따른 정정 중 같은 항 제1호 또는 제2호에 해당하는 정정은 정정 후의 청구범위에 적혀 있는 사항이 특허출원을 하였을 때에 특허를 받을 수 있는 것이어야 한다.

(2)   특허심판원 심결 - 정정심판청구는 특허법 제136조 제1항, 제3항, 제4항에서 규정한 정정요건은 충족한다. BUT 정정심판청구는 청구범위를 감축하는 경우에 해당하는데, 정정 후 발명은 통상의 기술자가 선행발명에 의하여 또는 선행발명에 주지관용기술을 참고하여 쉽게 발명할 수 있으므로 이 사건 정정심판청구는 특허법 제136조 제5항의 정정요건을 충족하지 못한다. 정정심판청구 기각 심결

2.    특허법원 판결 – 감축 정정 후 발명의 진보성 인정, 정정요건 충족, 심결취소

(1)   정정 후 발명의 진보성 판단기준 - 발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이와 통상의 기술자의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있는데도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다.

(2)   이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 사후적으로 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는지를 판단해서는 안 된다(대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 판결 등 참조).

(3)   또한 청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 발명의 진보성 여부를 판단함에 있어서는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 할 것이며, 이 때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 할 것이다.

(4)   그리고 여러 선행기술문헌을 인용하여 발명의 진보성이 부정된다고 하기 위해서는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 해당 발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나 그렇지 않더라도 해당 발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 통상의 기술자가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우이어야 한다(대법원 2015. 7. 23. 선고 2013후2620 판결 등 참조).

첨부: 특허법원 2023. 5. 2. 선고 2022허4086 판결

[질문 또는 상담신청 입력하기]

1. 사안의 개요 및 쟁점

특허등록 무효심판 청구, 특허심판원 청구기각 심결, 특허법원 심결취소의 소 제기, 특허법원 특허발명의 진보성 부정, 심결취소 판결, 대법원 상고, 상고심 진행 중 특허 정정심판 청구 및 정정심결, 정정 확정

특허권자 주장 – 특허법원 진보성 부정 특허무효 취지의 심결취소 원심판결에 재심사유가 있다는 사정을 상고이유로 주장함 – 종래 판례 입장

2. 대법원 판결요지 – 판례 변경

대법원은 정정심결이 확정되더라도 ① 심결과의 관계에서 원처분으로 볼 수 있는 특허결정은 심결취소소송에서 심리·판단해야 하는 대상이지 판결의 기초가 되는 행정처분으로 볼 수 없고, ② 정정 전의 명세서 등에 따른 특허발명의 내용이 확정적으로 변경되었다고 단정할 수 없으며, ③ 정정 전의 명세서 등에 따라 발생한 모든 공법적, 사법적 법률관계를 소급적으로 변경시키는 취지로 해석하기 어렵고, ④ 사실심 변론종결 후에 확정된 정정심결에 따라 청구의 원인이 변경되었다는 이유로 사실심의 판단을 다툴 수 있도록 하는 것은 소송절차와 분쟁의 해결을 현저하게 지연시키는 것으로 허용되기 어렵다고 보아, 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유에 해당하지 않는다고 판단하여 이와 다른 취지의 선례를 변경하였음.

다만, 정정 전 명세서 등에 따라 진보성을 판단하면서 선행발명 1, 2, 3에 의해 정정 전 이 사건 특허발명의 진보성이 부정되지 않는다고 보아 이와 달리 판단한 원심을 파기함

3. 대법원 전원합의체 판결이유

재심은 확정된 종국판결에 대하여 판결의 효력을 인정할 수 없는 중대한 하자가 있는 경우 예외적으로 판결의 확정에 따른 법적 안정성을 후퇴시켜 그 하자를 시정함으로써 구체적 정의를 실현하고자 마련된 것이다(대법원 1992. 7. 24. 선고 91다45691 판결 등 참조).

행정소송법 제8조에 따라 심결취소소송에 준용되는 민사소송법 제451조 제1항 제8호는 “판결의 기초로 된 행정처분이 다른 행정처분에 의하여 변경된 때”를 재심사유로 규정하고 있다.

이는 판결의 심리·판단 대상이 되는 행정처분 그 자체가 그 후 다른 행정처분에 의하여 확정적·소급적으로 변경된 경우를 말하는 것이 아니고, 확정판결에 법률적으로 구속력을 미치거나 또는 그 확정판결에서 사실인정의 자료가 된 행정처분이 다른 행정처분에 의하여 확정적·소급적으로 변경된 경우를 말하는 것이다.

여기서 ‘사실인정의 자료가 되었다’는 것은 그 행정처분이 확정판결의 사실인정에 있어서 증거자료로 채택되었고 그 행정처분의 변경이 확정판결의 사실인정에 영향을 미칠 가능성이 있는 경우를 말한다(대법원 1994. 11. 25. 선고 94다33897 판결, 대법원 2001. 12. 14. 선고 2000다12679 판결 등 참조).

이에 따르면 특허권자가 정정심판을 청구하여 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 특허발명의 명세서 또는 도면(이하 ‘명세서 등’이라 한다)에 대하여 정정을 한다는 심결(이하 ‘정정심결’이라 한다)이 확정되더라도 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유가 있다고 볼 수 없다.

첨부: 대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 판결

KASAN_특허 무효심판 심결취소소송의 특허법원 사실심 변론종결 이후 정정심결 확정, 특허청구범위 정정으로 무효심판 대상 변경 &ndash; 재심사유라고 본 종래의 판례 변경한 대법원 전원합의체 .pdf

특허법원 2019. 8. 29. 선고 2018나1893 판결.pdf

제1항 출원발명 구성요소 2는 그 제형이 구형의 마이크로 입자인 반면, 선행발명은 액체성으로 주사가능한 제형이라는 점에서 차이가 있다. 원고는 ‘구형’이란 단순한 구형이 아니라 출원명세서의 ‘도6, 7에 나타난 정도와 같은 높은 정도의 원형도를 가지는 구형’을 의미한다고 주장하므로 그 당부도 함께 검토하기로 한다(차이점 1).

또한 출원발명의 구성요소 3은 생분해성 고분자 및 목시덱틴의 중량비율이 4:1 내지 9:1로 수치적으로 한정되어 있지만, 선행발명에는 중합체 및 목시덱틴의 중량 비율이 수치적으로 한정되어 있지 않다는 점(차이점 2),

구성요소 4는 마이크로 입자의 입자 평균직경이 80 내지 130㎛인 반면, 선행발명에는 입자의 평균 직경이 수치로 한정되어 있지 않다는 점(차이점 3)에서 차이가 있다.

‘구형’의 사전적 의미는 ‘공 같이 둥근 모양’을 의미하고, 그 둥근 정도에 관하여서는 특별히 한정되어 있지는 않으므로, 단면의 원형도가 100%에 이르는 경우도 포함되지만, 그에 미치지 않는 경우(가령 단면의 윤곽이 매끄럽지 않다거나 단면이 길쭉한 원형인 경우 등)도 일응 포함될 수 있다. 모든 실시예에서 사전적 의미에서는 ‘구형’, 즉 ‘공 같이 둥근 모양’으로 볼 수 있는 입자가 형성되기는 하였지만, 이 사건 출원발명 명세서에서는 실시예 5 내지 10의 경우 형성된 단면의 형태(도4, 5)의 경우에는 ‘마이크로 입자의 성상이 고르지 못하다’고 표현하고 있는 반면, 실시예 1의 경우에는 ‘마이크로 입자의 성상이 고르게 형성되었다’고 표현하고 있음을 알 수 있다.

그 외 원고 진술사항 등을 종합하여 보면 결국 이 사건 출원발명에서는 구형 입자의 원형도가 높은 경우와 낮은 경우를 준별하고 있음을 알 수 있다. 또한 주지관용기술에 의하면 동일한 성분으로 마이크로 입자를 만들더라도 함량비나, 교반조건 등 제법에 따라 입자의 구형도는 상당한 정도로 달라질 수 있음을 알 수 있다. 결국 구성요소 2의 ‘구형’이란 ‘도7에 나타난 정도의 원형도를 갖는 구형’으로 해석하는 것이 그 표현하고자 하는 기술적 의의에 부합하는 것으로 보인다.

차이점 1에 대하여 보면, 마이크로 입자의 출발물질인 제1 혼합물은 ‘PLGA 등 생분해성 고분자와 목시덱틴을 유기용매에 용해시킨 용액’이고, 이로부터 소정의 제법을 거쳐 최종 물질인 마이크로 입자를 제조한 후에, 이를 주사제의 방식으로 투여하는 것임을 알 수 있다. 즉 제1혼합물은 이를 바로 치료목적으로 투여할 수 있는 단계의 물질이 아니라 마이크로 입자의 제조를 위한 출발물질로서, ‘생분해성 고분자와 목시덱틴 및 유기용매’ 등 3가지 성분만으로 이루어진 물질임을 알 수 있다. 그런데 선행발명에는 생분해성 고분자에 목시덱틴 약물이 고르게 분포되어 있는 구형의 마이크로 입자를 형성한다는 사항은 개시되어 있지 않다. 또한 선행발명은 아래에 기재된 바와 같이 그 제형이 주사제로 사용하기 위한 액제의 약물을 제공하는 것을 기술적 과제로 하고 있는데, 이러한 최종물질인 주사제인 액제를 제조한 후에, 그로부터 다시 그 전 단계인 마이크로 입자를 제조하기 위하여 액중건조법을 적용한다는 것은 선행발명의 기술적 과제에 반하는 것이어서 통상의 기술자가 착상하는 것이 쉬워 보이지는 않는다.

차이점 2의 경우, 구성요소 3에서는 마이크로 입자 내에서 생분해성 고분자와 목시덱틴의 중량비율을 한정하고 있는 반면, 선행발명은 주사가능 제형 내 목시덱틴의 함량을 한정한 것이므로 그 비교대상이 서로 다른 것이다. 뿐만 아니라, 선행발명에는 생분해성 고분자와 목시덱틴의 중량비율에 관하여서는 전혀 개시되어 있지 않다. 따라서 선행발명의 주사가능 제형 내 목시덱틴의 함량으로부터 곧바로 구성요소 3의 마이크로 입자 내 생분해성 고분자와 목시덱틴의 중량비율을 도출할 수 있다고 보기는 어렵다.

한편 차이점 3도 용이하게 극복되지 않는다. 선행발명에 마이크로 입자에 관한 사항이나 그 크기를 80 내지 130㎛로 한정한다는 사항은 전혀 개시되어 있지 않고, 이 사건 출원명세서에는 구성요소 4에서 마이크로 입자의 크기를 80 내지 130㎛로 한정한 것에 의해 위와 같은 유용한 효과가 얻어짐이 나타나 있는데 선행발명에는 이러한 점에 관한 어떠한 기재나 시사 또는 암시도 찾아볼 수 없다.

또한 구성요소 4는 ‘도7에 나타난 정도의 원형도를 갖는 구형’의 마이크로 입자라는 구성요소 2 및 생분해성 고분자와 목시덱틴의 중량비율에 관한 수치범위라는 구성요소 3과 유기적으로 결합되어 있는 것이므로, 설령 구성요소 4의 수치범위에 임계적 의의가 인정되기 어렵다고 하더라도 그것만으로 이러한 유기적 결합관계를 포함하는 전체 발명의 진보성이 곧바로 부정된다고 할 수도 없다.

첨부: 특허법원 2019. 12. 19. 선고 2019허3090 판결

KASAN_수치한정 임계적 효과 없으나 2가지 수치한정의 유기적 결합 발명 &ndash; 특허청 심사관, 특허심판원 심판관 진보성 부정 BUT 특허법원 진보성 인정 특허법원 2019. 12. 19. 선고 2019허3090 판결.pdf

특허법원 2019. 12. 19. 선고 2019허3090 판결 .pdf

발명의 완성 요건 판단

통상의 기술자가 반복 실시할 수 있고, 발명이 목적하는 기술적 효과의 달성 가능성을 예상할 수 있을 정도로 구체적, 객관적으로 구성되어 있으면 발명은 완성되었다고 보아야 한다.

발명이 완성되었는지는 청구범위를 기준으로 출원 당시의 기술수준에 따라 발명의 설명에 기재된 발명의 목적, 구성, 작용효과 등을 전체적으로 고려하여 판단하여야 하고, 반드시 발명의 설명 중의 구체적 실시례에 한정되어 인정되는 것은 아니다(대법원 2019. 1. 17. 선고 2017후523 판결 참조).

한편 화합물 발명의 경우 산업적으로 유용한 물질을 제공하는 것이 발명이 목적하는 기술적 효과라고 할 수 있으므로, 통상의 기술자가 출원 당시의 기술수준에 따라 발명의 설명을 통해 그 화합물을 제조 가능하고 산업적 유용성을 예상할 수 있을 정도로 구체적, 객관적으로 구성되어 있어야 발명으로서 완성되었다고 할 것이다.

그런데 이 사건 특허발명의 명세서 기재에 의하면, 이 사건 특허발명은 니코틴(및/또는 담배 제품) 등에 대한 의존증 및 탐닉의 치료에 사용할 수 있는 화학식 I에 의해 정의되는 아릴 융합된 아자폴리사이클릭 화합물, 구체적으로 바레니클린 또는 그의 약학적으로 허용 가능한 염을 제공하는 것을 그 목적으로 하고 있다. 또한 이 사건 특허발명의 명세서에는 실시예 26에 바레니클린 및 그 염산염의 제조방법이 개시되어 있고, 위 화합물의 생성을 확인할 수 있는 자료로서 핵자기공명분광(1H-NMR) 분석 데이터, 가스크로마토그래피 질량 분석(GCMS) 데이터 및 융점이 기재되어 있다. 나아가 이 사건 특허발명의 명세서에는 청구항 1의 화합물이 니코틴 탐닉을 감소시키거나 담배 사용을 중단하거나 줄이는데 도움을 준다고 기재되어 있고, 구체적으로 래트의 뇌조직으로부터 제조한 막 현탁액을 분리하고, 여기에 시티신 등을 이용하여 신경조직의 니코틴성 아세틸콜린 특이적 수용체 부위에 결합하는 니코틴 억제 활성 화합물의 효과를 측정하는 생물학적 검정을 실시한 결과 위 검정에서 시험된 이 사건 특허발명의 화합물이 10μM 미만의 IC50값을 나타냈다는 취지의 기재가 있다.

따라서 이 사건 특허발명은 통상의 기술자 입장에서 바레니클린 또는 그의 약학적으로 허용 가능한 염을 제조하고 이를 확인할 수 있으며, 바레니클린이 신경조직의 니코틴성 아세틸콜린 특이적 수용체 부위(neuronal nicotinic acetylcholine specific receptor site)에 결합하고 콜린성 기능을 조절함으로써 니코틴(및/또는 담배 제품) 등에 대한 의존증 및 탐닉의 치료에 이용될 수 있다는 산업적 유용성을 충분히 예상할 수 있을 정도로 구체적, 객관적으로 구성되어 있으므로, 발명으로 완성되었다고 할 것이다.

실시가능 요건 판단

특허법 제42조 제3항은 발명의 설명은 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적을 것을 규정하고 있는 바, 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이므로, 위 조항에서 요구하는 명세서 기재의 정도는 통상의 기술자가 출원 시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서의 기재에 의하여 당해 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말한다.

한편 ‘물건의 발명’의 경우 발명의 ‘실시’란 물건을 생산, 사용하는 등의 행위를 말하므로, 물건의 발명에서 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 발명의 상세한 설명에 기재된 사항에 의하여 물건 자체를 생산하고 사용할 수 있고, 구체적인 실험 등으로 증명이 되어 있지 않더라도 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 통상의 기술자가 발명의 효과의 발생을 충분히 예측할 수 있다면, 위 조항에서 정한 기재요건을 충족한다(대법원 2016. 5. 26. 선고 2014후2061 판결 참조).

첨부: 특허법원 2019. 12. 20. 선고 2019허4727 판결

KASAN_발명의 완성 요건, 실시가능 요건 판단 &ndash; 의약발명, 화학발명에 대한 무효심판 특허법원 2019. 12. 20. 선고 2019허4727 판결.pdf

특허법원 2019. 12. 20. 선고 2019허4727 판결 .pdf

첨부: 대법원 보도자료

KASAN_특허무효심판 중 정정심결 확정의 효과 &ndash; 재심사유라는 판례 변경 대법원 전원합의체 판결 보도자료 - 대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 판결.pdf

보도자료 2016후2522(등록무효(특) 사건).pdf

[​질문 또는 상담신청 입력하기]

1. 사안의 개요 및 쟁점

특허등록 무효심판 청구, 특허심판원 청구기각 심결, 특허법원 심결취소의 소 제기, 특허법원 특허발명의 진보성 부정, 심결취소 판결, 대법원 상고, 상고심 진행 중 특허 정정심판 청구 및 정정심결, 정정 확정

특허권자 주장 – 특허법원 진보성 부정 특허무효 취지의 심결취소 원심판결에 재심사유가 있다는 사정을 상고이유로 주장함 – 종래 판례 입장

2. 대법원 판결요지 – 판례 변경

대법원은 정정심결이 확정되더라도 ① 심결과의 관계에서 원처분으로 볼 수 있는 특허결정은 심결취소소송에서 심리·판단해야 하는 대상이지 판결의 기초가 되는 행정처분으로 볼 수 없고, ② 정정 전의 명세서 등에 따른 특허발명의 내용이 확정적으로 변경되었다고 단정할 수 없으며, ③ 정정 전의 명세서 등에 따라 발생한 모든 공법적, 사법적 법률관계를 소급적으로 변경시키는 취지로 해석하기 어렵고, ④ 사실심 변론종결 후에 확정된 정정심결에 따라 청구의 원인이 변경되었다는 이유로 사실심의 판단을 다툴 수 있도록 하는 것은 소송절차와 분쟁의 해결을 현저하게 지연시키는 것으로 허용되기 어렵다고 보아, 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유에 해당하지 않는다고 판단하여 이와 다른 취지의 선례를 변경하였음.

다만, 정정 전 명세서 등에 따라 진보성을 판단하면서 선행발명 1, 2, 3에 의해 정정 전 이 사건 특허발명의 진보성이 부정되지 않는다고 보아 이와 달리 판단한 원심을 파기함

3. 대법원 전원합의체 판결이유

재심은 확정된 종국판결에 대하여 판결의 효력을 인정할 수 없는 중대한 하자가 있는 경우 예외적으로 판결의 확정에 따른 법적 안정성을 후퇴시켜 그 하자를 시정함으로써 구체적 정의를 실현하고자 마련된 것이다(대법원 1992. 7. 24. 선고 91다45691 판결 등 참조).

행정소송법 제8조에 따라 심결취소소송에 준용되는 민사소송법 제451조 제1항 제8호는 “판결의 기초로 된 행정처분이 다른 행정처분에 의하여 변경된 때”를 재심사유로 규정하고 있다.

이는 판결의 심리·판단 대상이 되는 행정처분 그 자체가 그 후 다른 행정처분에 의하여 확정적·소급적으로 변경된 경우를 말하는 것이 아니고, 확정판결에 법률적으로 구속력을 미치거나 또는 그 확정판결에서 사실인정의 자료가 된 행정처분이 다른 행정처분에 의하여 확정적·소급적으로 변경된 경우를 말하는 것이다.

여기서 ‘사실인정의 자료가 되었다’는 것은 그 행정처분이 확정판결의 사실인정에 있어서 증거자료로 채택되었고 그 행정처분의 변경이 확정판결의 사실인정에 영향을 미칠 가능성이 있는 경우를 말한다(대법원 1994. 11. 25. 선고 94다33897 판결, 대법원 2001. 12. 14. 선고 2000다12679 판결 등 참조).

이에 따르면 특허권자가 정정심판을 청구하여 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 특허발명의 명세서 또는 도면(이하 ‘명세서 등’이라 한다)에 대하여 정정을 한다는 심결(이하 ‘정정심결’이라 한다)이 확정되더라도 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유가 있다고 볼 수 없다.

첨부: 대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 판결

KASAN_특허 무효심판 심결취소소송의 특허법원 사실심 변론종결 이후 정정심결 확정, 특허청구범위 정정으로 무효심판 대상 변경 &ndash; 재심사유라고 본 종래의 판례 변경한 대법원 전원합의체 .pdf

특허법원 2019. 8. 29. 선고 2018나1893 판결.pdf

[​질문 또는 상담신청 입력하기]

특허심판원 심결: 정정사항 3 부적법, 정정심판 청구 기각

특허법원 판결 – 정정 허용, 심결취소

판결요지

국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인이 국내서면제출기간 이내에 특허청장에게 제출하여야 할 국어 번역문은 국제출원일에 제출한 명세서ㆍ청구의 범위ㆍ도면 중 설명부분 및 요약서의 국어 번역문이라고 한정적으로 열거되어 있고, 국제출원일에 제출한 도면 중 설명 부분을 제외한 부분은 국어번역문 제출 대상으로 규정되어있지 않다.

따라서 만약 국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인이 국제출원일에 제출한 도면 중 설명 부분의 국어번역문을 제출하지 아니한다면 도면 중의 설명이 없었던 것으로 간주되나, 도면 중 설명부분을 제외한 부분의 국어 번역문을 제출하지 않았다 하더라도 이를 기재되지 않은 것으로 간주하는 규정이 없고, 국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인이 번역문을 제출해야 하는 서류에 도면의 설명 부분이 제외되어 있는 점을 고려하면 국제출원일에 제출한 도면 중 설명 부분을 제외한 부분은 국제특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 도면에 기재된 것으로 한다고 봄이 상당하다.

특허발명의 출원서에 최초로 첨부된 도면은 국제출원일에 제출한 도면의 도 17 내지 도 26c와 국어 번역문에 기재된 도 1 내지 도 16을 합한 것이라고 할 것인데, 이 사건 특허발명의 출원서에 첨부된 도면은 위와 같이 출원서에 최초로 첨부된 도면과 동일하므로, 이 사건 특허발명의 설정등록에 따른 등록공고시 특허공보에 게재되어야 할 도면은 위와 같이 출원서에 최초로 첨부된 도면이라 할 것임에도 이 사건 특허발명에 대한 등록공고용 특허공보에는 국어 번역문이 제출된 도 1 내지 16만이 게재되었다.

그러나 등록공고는 특허권의 설정을 일반 공중에게 공시함으로써 권리의 안정을 도모하고 제3자에 대한 불측의 손해를 방지하며, 등록공고일 이후 설정등록일부터 3월 이내에 누구든지 특허발명에 무효 사유가 있을 경우 무효심판을 청구할 수 있도록 하기 위해 행해지는 것으로, 특허권의 설정‧변경‧소멸 등과는 아무런 관계가 없으므로, 이 사건 특허발명에 대한 등록공고용 특허공보에 국어 번역문이 제출된 도 1 내지 16만이 게재되었다고 하더라도 이 사건 특허발명의 도면은 위와 같이 출원서에 최초로 첨부된 도면 즉, 국제출원일에 제출한 도면의 도 17 내지 도 26c와 국어 번역문에 기재된 도 1 내지 도 16을 합한 것이라고 봄이 타당하다.

특허발명의 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서의 정정인지 여부를 판단하는 기준이 되는 도면은 이 사건 특허발명에 대한 등록공고용 특허공보에 게재된 도면이 아니라 위와 같이 출원서에 최초로 첨부된 도면이라고 할 것이다.

정정사항 3은 이 사건 특허발명의 출원서에 최초로 첨부된 도면에 포함되어 있으나 그 국어 번역문에는 포함되어 있지 않은 도 17 내지 도 26c를 추가하는 것인바, 이는 실질적으로 이 사건 특허발명의 도면에 포함되어 있는 [별지 3]의 표 ‘정정전’ 해당란의 도 17 내지 도 26c를 같은 표 ‘정정후’ 해당란의 도 17 내지 도 26c와 같이 정정하는 것과 같으므로, 정정사항 3은 이 사건 특허발명의 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서의 정정에 해당한다고 할 수 있다.

첨부: 특허법원 2019. 1. 17. 선고 2018허5426 판결

KASAN_[정정범위] PCT 출원의 국내단계진입 국문서면 중 누락된 도면 추가하는 정정의 허용 특허법원 2019. 1. 17. 선고 2018허5426 판결.pdf

특허법원 2019. 1. 17. 선고 2018허5426 판결 .pdf