불공정거래행위__글108건

  1. 2018.01.15 [산후조리원결핵감염사건] 산후조리원 재직 간호조무사의 결핵감염과 손해배상 책임: 서울중앙지방법원 2018. 1. 10. 선고 2015가합579935 판결
  2. 2017.12.13 [중국지재권침해분쟁] 중국 Alibaba 온라인 지재권보호 IPP Platform Upgrade 내용
  3. 2017.12.01 [프랜차이즈분쟁] 음식점 프랜차이즈 사기 사건 – 본사의 회장과 대표이사 각 징역 2년 4월 실형 선고 : 울산지방법원 2017. 10. 19. 선고 2017고단1167 판결
  4. 2017.11.27 인터넷 오픈마켓의 재판매가격 유지 및 구속조건부 거래행위 – 공정거래법 위반 : 대법원 2017. 6. 19. 선고 2013두17435 판결
  5. 2017.11.27 공정거래법 위반 불공정거래행위의 효력 – 계약무효 : 대법원 2017. 9. 7. 선고 2017다229048 판결
  6. 2017.11.24 [국문계약서 샘플 – 36] 웹사이트 제작 계약 (국문) [자문/작성/신속/저비용]
  7. 2017.11.24 [국문계약서 샘플 – 35] 소프트웨어 공급 및 유지보수 계약 (국문) [자문/작성/신속/저비용]
  8. 2017.11.24 [국문계약서 샘플 – 34] 채권양수도계약서(국문) [자문/작성/신속/저비용]
  9. 2017.11.24 [국문계약서 샘플 – 33] 주식신탁계약서(국문) [자문/작성/신속/저비용]
  10. 2017.11.24 [중국기술이전라이센스 – 4] 기술라이선스 관련 산업기술보호법 쟁점
  11. 2017.11.24 [중국기술이전라이선스 - 3] 중국 기술수출 관련 산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률 요지
  12. 2017.11.24 [중국기술이전라이선스 - 2] 중국 “기술수출입 관리 조례” China’s Technology Import Export Regulation (“TIER”) 관련 실무적 포인트
  13. 2017.11.24 [중국기술이전라이선스 -1] 기술 라이선스 계약에 관한 중국 법령상 규제 사항
  14. 2017.11.23 보험금 청구사건 + 부제소합의 + 착오 취소 인정 : 서울중앙지방법원 2017. 11. 16. 선고 2015가단5371443 판결
  15. 2017.11.16 [중국특허침해소송 - 9] 중국 특허권, 실용신안권, 디자인권의 권리범위해석 및 침해 판단기준
  16. 2017.11.16 [중국특허침해소송 - 8] 중국 특허권, 실용신안권, 디자인권의 권리범위해석 및 침해 판단기준
  17. 2017.11.16 [중국특허침해소송 - 7] 중국 특허권, 실용신안권, 디자인권의 권리범위해석 및 침해 판단기준
  18. 2017.11.16 [중국디자인침해소송 - 6] 중국 특허권, 실용신안권, 디자인권의 권리범위해석 및 침해 판단기준
  19. 2017.11.16 [중국디자인침해소송 - 5] 중국 특허권, 실용신안권, 디자인권의 권리범위해석 및 침해 판단기준
  20. 2017.11.16 [중국특허침해소송 - 4] 중국 특허권, 실용신안권, 디자인권의 권리범위해석 및 침해 판단기준
  21. 2017.11.16 [중국특허침해소송 - 3] 중국 특허권, 실용신안권, 디자인권의 권리범위해석 및 침해 판단기준
  22. 2017.11.16 [중국특허침해소송 - 2] 중국 특허권, 실용신안권, 디자인권의 권리범위해석 및 침해 판단기준
  23. 2017.11.16 [중국특허침해소송 - 1] 중국 특허권, 실용신안권, 디자인권의 권리범위해석 및 침해 판단기준
  24. 2017.11.14 [강행법규위반계약무효 – 7] 공정거래법 위반 불공정거래행위 무효 판결: 대법원 2017. 9. 7. 선고 2017다229048 판결
  25. 2017.11.08 [특허라이선스 – 12] 특허권행사목적의 특수목적 법인 + 라이선스 계약 체결 + 라이선시의 특허침해소송 + 소송신탁으로 불법 + 원고적격 불인정 + 소송각하 판결
  26. 2017.11.08 [특허라이선스 – 11] 미국대학의 기술이전, 공동발명, Sublicense 및 Royalty 등 Collaboration 분쟁 사례
  27. 2017.11.08 [특허라이선스 – 10] 특허권 전용실시권자의 license 계약위반 행위와 특허권 침해여부는 독립적으로 판단 : 대법원 2013. 1. 24. 선고 2011도4645 판결
  28. 2017.11.08 [특허라이선스 - 9] Licensee 부쟁의무 조항의 Examples - MedImmune 판결 후 10년
  29. 2017.11.08 [특허라이선스 -8] 의료기기 Drug Elution Stent (DES) 관련 Exclusive License 분쟁 – 위수탁 생산, 판매행위와 assign 및 sub-license 금지조항 위반여부
  30. 2017.11.08 [특허라이선스 - 7] License 계약체결 이후 등록된 특허 중 License 대상특허로 볼 수 있는 후 등록특허의 범위

 

 

 

1. 사안의 개요

 

간호조무사는 산후조리원에 근무하던 중 폐결핵 확진 판정을 받았고, 확진 전 단계에서 실시한 가래 배양검사에서 양성 결과를 받기 전까지 산후조리원에서 근무하였습니다. 근무기간 동안 산후조리원에 머물렀던 신생아들에 대한 약학조사결과 23명이 양성 판정을 받았습니다. 양성판정자에 대한 치료 뿐만 아니라 음성판정을 받은 신생아들에 대해서도 잠복결핵 감염을 예방하기 위한 항생제 치료를 받게 되었습니다. 이에 대한 손해배상청구 소송입니다.

 

2. 판결요지

 

산후조리원에서 신생아 집단관리 업무를 담당하는 간호조무사로서 결핵과 같은 전염성 질병에 감염되어 있는 경우 그로 인하여 면역력이 취약한 신생아들에게 심각한 위해를 미칠 수 있으므로 그와 같은 질병이 확인되기 전이라도 신생아들에 대한 전염의 차단 내지 피해 감소를 위하여 가능한 최선의 조치를 취하여야 할 업무상 주의의무가 있음

 

따라서 결핵감염 여부를 확인하기 위한 객담배양검사결과 양성으로 판정되기 전이라도, 병원에서 결핵감염 가능성을 의심하여 TB(Tuberculosis, 결핵), NTM(Nontuberculosis Mycobacterium, 비정형결핵균)의 확인을 위한 가래검사를 처방받음으로써 결핵감염 가능성에 대한 인식을 하였다면 그 때부터는 신생아 집단관리 업무를 중단하고 객담배양검사 결과 결핵이 아니라는 확진이 나올때까지 신생아들과의 접촉을 피함으로써 신생아들에 대한 감염의 위험을 차단 내지 최소화할 업무상 주의의무가 있는데 이를 위반한 과실이 인정됨

 

간호조무사에 대하여 결핵가능성을 인식하고도 업무를 계속한 시점 이후의 불법행위책임 인정

 

산후조리원(주식회사)에 대하여 간호조무사의 불법행위책임 인정범위와 동일하게 사용자책임을 인정하고, 추가로 위 불법행위책임의 인정범위를 넘어서 잠복결핵에 감염된 신생아들 및 그 부모들에 대하여 채무불이행 책임 인정

 

손해배상액: 양성판정 신생아 4백만원, 음성판정자 2백만원 등

 

첨부: 서울중앙지방법원 2018. 1. 10. 선고 2015가합579935 판결

서울중앙지방법원 2015가합579935 판결 .pdf

KASAN_[산후조리원결핵감염사건] 산후조리원 재직 간호조무사의 결핵감염과 손해배상 책임 서울중앙지방법원 2018.

 

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작성일시 : 2018.01.15 16:24
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중국 알리바바에서 올해 8월 발표내용에 따르면 상표침해, 특허침해 등 지재권침해 신고 접수 건의 96%에 대해 24시간 이내에 응답 및 차단조치 등을 완료했다고 합니다. 처리완료 건 중에서 83%는 해당 침해제품의 노출을 중단하는 차단조치(listing taken down)를 완료하였고, 나머지 17%에 대해서는 보호근거인 지재권리의 불명확, 침해신고서와 온라인 판매제품의 불일치, 지재권침해증거 불충분 등을 이유로 권리보호조치의 거절통지를 하였다고 합니다.

 

https://ipp.alibabagroup.com/

 

올해 8월부터 시행하는 지재권보호 시스템 IPP Platform의 주된 개선 내용은 다음과 같습니다. Key highlights of Alibaba’s IP Protection Platform technology upgrades include:

 

A single entry point across all Alibaba e-commerce platforms and streamlined process to assess the validity of complaints;

A more-automated complaints-processing, analysis, and product-authentication system powered by new algorithms and data models;

A dedicated team of IPR professionals to reduce response time for inbound inquiries, as well as proactive outreach to new IPP users and those with more complicated IPR cases;

Broader brand-protection technological capabilities, for instance, multi-lingual trademark-recognition; and

Improved search engine optimization (SEO) for easier discovery of and access to the IPP platform.

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작성일시 : 2017.12.13 16:00
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1. 사안의 개요

 

피고인들이 돼지국밥 등 식품을 판매하는 음식점 가맹사업을 하기로 하면서 회사 운영이 어렵고 자금이 부족하자, 신문이나 인터넷 사이트에 가맹점 창업을 위한 교육을 이수하면 가맹점을 무료로 제공하겠다는 가맹점 모집 광고를 하여 이러한 광고를 보고 연락한 피해자들로부터 가맹점 계약금, 교육비, 요리제조법 전수비 등 명목으로 금원을 편취한 사건

 

2. 판결문 중 혐의사실 일부 인용

 

 

3. 양형이유

 

 

첨부: 울산지방법원 2017. 10. 19. 선고 2017고단1167 판결

울산지방법원 2017고단1167 2017고단1257(병합) 2017고단1567(병합) 2017고단3112(병합) 판

KASAN_음식점 프랜차이즈 사기 사건 – 본사의 회장과 대표이사 각 징역 2년 4월 실형 선고.pdf

 

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작성일시 : 2017.12.01 09:00
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1. 사안 및 쟁점

 

인터넷 오픈마켓에서 원고의 소형 가전제품을 권장소비자가격의 50% 이상 가격으로 판매해야 한다는 가격정책을 수립하고, 이를 위반한 대리점들에 대하여 제재를 가한 행위가 위법한지 여부와 비교적 고가인 일부 품목을 인터넷 오픈마켓에 공급하는 것을 금지하고 이를 위반한 대리점에 대하여 제재를 가한 행위가 위법한지 여부가 쟁점

 

2. 대법원 판결요지

 

(1) 재판매가격 유지행위의 위법성 판단 기준

 

최저재판매가격 유지행위가 해당 상표 내의 경쟁을 제한하는 것으로 보이는 경우라 할지라도 시장의 구체적 상황에 따라 그 행위가 관련 상품시장에서의 상표 간 경쟁을 촉진하여 결과적으로 소비자 후생을 증대하는 등 정당한 이유가 있는 경우에는 이를 예외적으로 허용해야 할 필요가 있다. 그리고 그와 같은 정당한 이유가 있는지 여부는 관련 시장에서 상표 간 경쟁이 활성화되어 있는지 여부, 그 행위로 인하여 유통업자들의 소비자에 대한 가격 이외의 서비스 경쟁이 촉진되는지 여부, 소비자의 상품 선택이 다양화되는지 여부, 신규 사업자로 하여금 유통망을 원활히 확보함으로써 관련 상품시장에 쉽게 진입할 수 있도록 하는지 여부 등을 종합적으로 고려해야 하며, 이에 관한 증명 책임은 관련 규정의 취지상 사업자에게 있다고 보아야 한다(대법원 2011. 3. 10. 선고 20109976 판결 등 참조).

 

(2) 구속조건부 거래행위로서 거래상대방 제한행위에 관한 공정거래저해성 판단 기준

 

구속조건부 거래 중 거래지역 또는 거래상대방의 제한은 상품 또는 용역을 거래함에 있어서 그 거래상대방의 거래지역 또는 거래상대방을 부당하게 구속하는 조건으로 거래하는 행위로서 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위를 말한다. 여기에서 공정한 거래를 저해할 우려가 있는지 여부는 해당 행위의 의도와 목적, 효과와 영향 등 구체적 태양과 거래의 형태, 상품 또는 용역의 특성, 시장 상황, 사업자 및 거래상대방의 시장에서의 지위, 제한의 내용과 정도, 경쟁에 미치는 영향, 공정거래법상 위법한 목적 달성을 위한 다른 행위와 함께 또는 그 수단으로 사용되는지 여부 등을 종합적으로 고려하여 판단해야 한다(위 대법원 20109976 판결 등 참조).

 

(3) 구체적 판단

 

원고가 그 거래하는 대리점들에 대하여 인터넷 오픈마켓에서 원고의 소형 가전제품을 권장소비자가격의 50% 이상 가격으로 판매해야 한다는 가격정책을 수립하고, 이를 위반한 대리점들에 대하여 출고 정지, 공급가격 인상 등의 제재를 가함으로써 위 가격정책을 강제한 행위가 특별 할인 행사 등을 위하여 특별 할인된 제품이 원래의 목적에 맞지 않게 인터넷 오픈마켓에서 판매됨을 방지하기 위한 것이라거나, 그 밖에 상표 간 경쟁 등을 촉진하여 결과적으로 소비자 후생을 증대하여 정당한 이유가 있다고 인정하기 어렵다는 이유로 공정거래법상 금지된 최저재판매가격 유지행위에 해당한다고 판단한 원심 결론을 수긍하고아울러 비록 원심의 이유 설시 중에 일부 적절하지 않은 부분이 있으나, 원고가 그 거래하는 대리점에 대하여 비교적 고가인 센소터치 전기면도기 등 4개 품목{2011 7월경부터 에어프라이어(air fryer)를 포함하여 5개 품목}을 인터넷 오픈마켓에 공급하는 것을 금지하고 이를 위반한 대리점에 대하여 출고 정지·공급가격 인상 등의 제재를 가한 행위가공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위에 해당한다고 판단하여 원심의 결론을 수긍하였다.

 

KASAN_인터넷 오픈마켓의 재판매가격 유지 및 구속조건부 거래행위 – 공정거래법 위반.pdf

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작성일시 : 2017.11.27 08:00
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이미 소개한 적이 있지만 대법원이 공정거래법상 거래상 지위남용 규정 위반 행위를 민법 제103조에 위반하여 무효라고 밝힌 최초의 판결이라는 점에서 다시 한번 소개합니다.

 

-      판결요지  

 

법리 – “「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하공정거래법이라고 한다)은 사업자가 자기의 거래상의 지위를 부당하게 이용하여 상대방과 거래하는 행위로서 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위를 금지되는 불공정거래행위의 하나로 규정하고 있다(23조 제1항 제4). 이러한 거래상 지위의 남용행위가 공정거래법상 불공정거래행위에 해당하는 것과 별개로 위와 같은 행위를 실현시키고자 하는 사업자와 상대방 사이의 약정이 경제력의 차이로 인하여 우월한 지위에 있는 사업자가 그 지위를 이용하여 자기는 부당한 이득을 얻고 상대방에게는 과도한 반대급부 또는 기타의 부당한 부담을 지우는 것으로 평가할 수 있는 경우에는 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반한 법률행위로서 무효라고 할 것이다(대법원 1996. 4. 26. 선고 9434432 판결 참조).”

 

구체적 판단 - 대법원은 이러한 법리에 따라 다음과 같은 이유로 이 사건 확약서는 무효라고 본 원심이 정당하다고 판단하였습니다.

 

이 사건 확약의 목적 내지 내용은 원고가 납품받은 상품의 반품과 피고가 지급받은 대금의 반환에 관한 것으로서 그 자체가 반사회질서적인 것이라고 할 수는 없다. 그러나 이 사건 계약의 실질과 함께 이 사건 확약을 들여다보면 원고는 피고로부터 의류를 직접 매입한 것처럼 임의로 판매하고 정해진 마진율도 철저히 지키지 않았으면서 이 사건 계약이 반품이 전제된 특정매입거래계약으로 체결된 것을 기화로 일거에 재고를 반품하는 내용으로 이 사건 확약서를 작성하였다. 이 사건 확약은 원고가 우월한 지위를 이용하여 자기는 부당한 이득을 얻고 피고에게는 과도한 반대급부 내지 부당한 부담을 지우는 법률행위로 평가할 수 있고, 이를 강제하는 것은 사회적 타당성이 없어 사회질서에 반한다고 봄이 상당하다.”

 

KASAN_공정거래법 위반 불공정거래행위의 효력 – 계약무효.pdf

 

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작성일시 : 2017.11.27 07:00
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현재는 업무나 영업의 홍보를 위하여 웹사이트를 제작하는 것은 필수라고 것입니다. 이렇게 흔한 웹사이트 제작이지만, 특별한 목적이 있는 경우에는 이를 계약서에 명시하는 것이 좋습니다. 브랜드 론칭과 관련된 경우 웹사이트가 늦어지는 경우 상당한 손해가 발생할 있습니다. 경우에 웹사이트 제작자에게 이에 대하여 고지하고 이를 위약하는 경우에 일반적인 지체상금 이외에 특별한 손해배상 규정을 두는 것이 유리합니다. 그리고 무상의 유지보수 기간을 설정하고 이후에 유상의 유지보수도 가능하도록 규정해야 하며 필요한 기술지원, 사이트 수정보완 등을 받을 있도록 해야 합니다. 또한 완성된 웹사이트가 3자의 지적재산권을 침해하지 않도록 보증받아야 것입니다.

 

웹사이트제작 계약서(국문).docx

 

정회목 변호사

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작성일시 : 2017.11.24 19:00
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상용 소프트웨어를 구매할 경우에 단순히 대금을 지급하고 설치가 되면 구매가 종료되는 것이 아닙니다. 해당 소프트웨어가 원하는 기능을 충분히 발휘하는지 검수하여야 하고, 기능상 미비한 점과 기타 하자 내역을 살펴 조치를 요청하여야 합니다. 또한 상용 소프트웨어는 주기적으로 업그레이드가 진행되므로 보증 기간 중에는 무상으로 업그레이드가 되어야 하고, 내부 직원의 교육과 기술 지원을 통해 해당 소프트웨어를 충분히 활용할 있어야 합니다. 유상의 유지보수 기간에 필요한 원격지원, 기술지원, 기타 필요한 자문을 받을 있도록 규정해야 합니다.

 

소프트웨어 공급 및 유지보수 계약(국문).docx

 

정회목 변호사

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작성일시 : 2017.11.24 18:00
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채무자에게 별다른 재산이 없을 경우에 채무자가 3채무자에게 보유한 채권을 양도받기도 합니다. 이러할 경우에 3채무자에게 대항력을 갖기 위해서는 채무자가 확정일자 있는 증서로 3채무자에게 통지하거나 3채무자의 승낙을 받아야 합니다. 위와 같이 채권양수도 시에는 위와 같은 위험성은 전문가와 함께 검토할 필요가 있습니다.

 

채권양수도(국문).docx

 

정회목 변호사

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작성일시 : 2017.11.24 17:00
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주식의 명의신탁은 주식의 인수자금을 실제로 지급한 실소유자가 주주명부 등에 주주 명의를 3자로 정해두는 것을 말합니다. 과거 법인을 설립할 발기인의 숫자(7 또는 3) 맞추거나 과점주주로서의 2 납세 의무를 회피하기 위해 가까운 지인들에게 주식 명의를 신탁하는 사례가 있었으나, 증여의제 등으로 세금문제가 발생할 있고 명의수탁자와 소유권 분쟁이 발생할 수도 있습니다. 주식명의 신탁 시에는 위와 같은 위험성, 사서인증의 필요성 등을 전문가와 함께 검토할 필요가 있습니다.

 

주식명의신탁계약(국문).docx

 

정회목 변호사

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작성일시 : 2017.11.24 16:00
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작성일시 : 2017.11.24 10:00
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첨부: 해외 기술수출 통합 가이드 (2015)

해외_기술수출_통합_가이드(수정).pdf

 

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작성일시 : 2017.11.24 09:00
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중국기술이전 관련 자료 중 유익한 블로그 포스팅을 보고 참고로 그 링크를 연결해 드립니다. 한번 읽어 보시기 바랍니다.  How to avoid common pitfalls in technology licensing and JVs in China

 

위 블로그이 필자가 전하고 싶은 핵심 메시지는 III. Best Practices on Joint Ventures/Technology Licensing with Chinese Companies에 담겨 있습니다. 그 요지를 간략하게 정리하면 다음과 같습니다.

 

1.     계약서를 간결하게 작성하고, 특히 계약위반 사항을 정의하고 계약위반에 따른 손해배상액 예정 조항을 둘 것 – (코멘트) 통상 바람직한 방안이지만 실무적으로 실현하기는 쉽지 않습니다. 그렇더라도 중국과 계약 시 실천하라고 권고합니다.

2.     계약서에 비밀정보 “Confidential Information” (“CI”) 조항을 명확하게 정의할 것 마찬가지로 바람직하지만 실무적으로 실현하기 쉽지 않습니다.

3.     원칙적으로 중국법원은 외국법원 판결을 승인, 집행해 주지 않습니다. 따라서 반드시 집행 가능성을 확보할 수 있어야만 합니다. 분쟁이 발생하여 승소하더라도 그 판결을 집행하지 못하면 아무 소용 없습니다. 계약시부터 분쟁사건의 법원 관할과 그 판결의 집행 가능성을 검토하고, 중국측 상대방에게 집행에 관한 의무조항을 명확하게 두라고 조언합니다.

4.     계약서에 회사법인 뿐만 아니라 계약의 적용 대상이 되는 회사대표, 엔지니어, 연구원 등 임직원을 리스트업하여 기재할 것 (?) – 중국측 상대방이 악의적으로 회사법인을 폐업하거나 회사를 그대로 두더라도 연구원이나 엔지니어들이 새로운 회사법인을 설립하여 같은 기술을 사용한 제품을 개발, 생산하는 등 외형적 변경하여 라이선스 계약상의 책임을 회피하는 것을 방지한다는 목적이라고 설명하고 있습니다.

5.     하나의 계약 문서 내에서 중문과 번역문을 함께 기재할 것. 독립된 별도의 번역문을 마련하는 것보다 같은 계약서 내에 중문조항 vs 국문조항 식으로 일대일 번역문을 기재하는 방식을 권합니다. 중국정부는 공증된 중문 계약서만을 원본으로 보기 때문에 한국회사에서 별도의 국문 번역문만을 기준으로 업무를 처리하면 중문과 차이가 있다면 큰 문제가 됩니다. 하나의 계약서에 중문과 국문 번역문이 같이 기재되어 있으면, 계약조항 협상과 수정 변경에도 정확하고 편리하게 처리할 수 있습니다. 그 결과 최종 합의된 계약서를 공증 받으면 그 계약서에는 중문과 국문 번역문이 함께 기재되어 있으므로, 그 국문 번역문을 최종 합의된 계약내용으로 할 수 있습니다.

 

KASAN_중국 “기술수출입 관리 조례” China’s Technology Import Export Regulati

 

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작성일시 : 2017.11.24 08:00
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기술 라이선스에 관한 수많은 세미나와 발표자료를 보았지만, 그 중에서 중국의 라이선스 법적규제 발표자료 내용은 상당히 놀라운 것이었습니다. 기회가 있을 때마다 중국 변호사 또는 변리사에게 구체적 적용 사례와 판결 내용을 물어보았지만, 아직 판결이 축적되지 않아서 우리나라 실무자들에게 특별히 지침이 될 만한 내용은 듣지 못했습니다.

 

규정만 갖고 라이선스 실무를 하기에는 부족합니다. 그렇더라도 최소한 중국의 관련 법령에서 규정한 내용 정도는 알고 있는 편이 나을 것입니다. 간략하게 중국법령상 관련 규정들을 소개합니다. 구체적 사안에 대해서는 중국 현지 변호사의 자문을 받고 보다 정확하게 확인하는 것이 필요합니다.

 

1. 중국의 기술 라이선스 관련 법령

 

중국 계약법상 기술계약 관련 조항들과 중화인민공화국 기술수출입 관리조례가 기본 법령이고, 우리나라 시행규칙 정도에 해당하는 중국최고인민법원이 제정한 사법해석기술계약 분쟁사건 심리 법률 적용 관련 약간 문제에 대한 해석이 있습니다. 또한, 외국인이 투자하는 중외합자기업에 기술 라이선스를 하는 경우라면 중외합자경영기업법 실시조례43조에서 합영기업이 체결한 기술양도합의는 심사비준기구의 비준을 받아야 한다고 규정이 적용됩니다.

 

2. 중국의 기술수출입 관리 조례의 규제사항

 

중국 정부에서 제정한 기술수출입 관리 조례에서 기술 라이선스 계약상 금지되는 사항으로 규제하고 있습니다.

 

필수적이지 않은 부대조건을 부과하는 조항 (필수적이지 않은 기술, 원재료, 제품, 설비 또는 서비스 부과)

특허 기간 만료 또는 무효선언 이후에도 기술사용료를 지급하는 조항

제공된 기술을 개선하거나 이를 사용하는 것을 제한하는 조항

유사 기술 또는 경쟁 기술을 다른 곳에서 획득하는 것을 제한하는 조항

불합리하게 원재료, 부품, 제품 또는 설비의 구입처를 제한하는 조항

불합리하게 생산 수량, 품종 또는 판매가격을 제한하는 조항

불합리하게 도입된 기술을 이용해 생산한 제품의 수출을 제한하는 조항.

 

3. 중국 최고인민법원의 사법해석 기술계약 분쟁사건 심리 법률 적용 관련 약간 문제에 대한 해석상 금지사항

 

당사자 일방의 계약 대상기술을 토대로 진행하는 새로운 연구개발을 제한하거나 그가 개량한 기술의 사용을 제한하거나 쌍방의 개량기술 교환조건이 대등하지 못한 경우,

당사자 일방이 기타 원천에서 기술 제공 측의 기술과 유사한 기술이나 경쟁기술의 도입을 제한하는 것,

당사자 일방이 시장 수급요구에 따라 합리적 방식으로 계약 대상 기술의 충분한 실시를 방해하는 것(기술 양수 측이 계약 대상 기술을 실시하여 생산하는 제품과 제공하는 서비스의 수량, 품종, 가격, 판매루트, 수출시장을 명백하게 불합리하게2 제한하는 것을 포함),

기술양수 측에 기술 실시에 불가결이 아닌 부대조건을 요구하는 것,

기술양수 측의 원자재, 부품, 제품, 설비 등의 구입루트와 원천을 제한하는 것,

기술양수 측의 계약 대상 기술 지적재산권 유효성에 대한 이의 제출을 금지하거나 이의 제출에 조건을 부여하는 것

 

3. 중국 계약법 제329조의 무효사유

 

중국 계약법 규정 위법하게 기술을 독점하고 기술의 진보를 방해하거나 타인의 기술성과를 침해하는 기술계약은 무효이다.” 위에서 열거한 중국최고인민법원의 사법해석상의 금지사항과 중국 정부에서 제정한 기술수출입 관리 조례의 금지사항은 각 중국 계약법 제329조의 무효사유에 해당한다고 해석할 소지가 많습니다.

 

KASAN_기술 라이선스 계약에 관한 중국 법령상 규제 사항.pdf

 

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작성일시 : 2017.11.24 07:00
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보험금 지급 책임이 없다는 보험회사 측의 설명에 따라 보험수익자가 보험금 면책처리를 인정하고 향후 민사상 책임을 묻지 않기로 하는 부제소 합의를 했더라도, 분쟁의 전제 또는 기초가 되는 사실에 착오가 있었다면 그 부제소 합의를 취소할 수 있다고 판결한 사례

 

-      관련 법리 -

 

 

첨부: 서울중앙지방법원 2017. 11. 16. 선고 2015가단5371443 판결

서울중앙지밥법원 2015가단5371443 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2017.11.23 08:00
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중국 베이징 고급인민법원 <전리침해판단지침(2017> 번역문

 

(e) 공지자유기술(원문표현: 有技) 항변 및 공지디자인 항변

 

137.     종래기술(공지자유기술) 항변이란, 전리권 보호범위에 속하는 피소된 모든 기술특징이 한 건의 종래기술방안 중의 대응되는 기술특징과 동일 또는 균등하거나, 당업자의 입장에서 피소 침해기술방안이 하나의 종래기술과 기술영역에 속한 공지상식의 간단한 조합인 경우, 피소 침해자가 실시하는 기술은 종래기술에 속하는 것으로 인정되어야 하고, 피소 침해자의 행위는 전리권 침해를 구성하지 않음을 의미한다.

 

138.     종래기술이란, 전리 출원일 이전에 국내외에서 공중에 공지된 기술로서, 공유영역(원문표현: 有技), 공중이 자유로이 사용할 수 있는 기술, 타인 전리권 보호범위 내에 속한 비공유기술 이외에도, 전리권자가 소유한 다른 선행기술도 이에 포함된다. 다만, 전리법 제24조 규정에 따른 신규성 의제 적용을 받는 기술을 종래기술로 하여 항변에 인용할 수는 없다.

 

139.     종래디자인 항변이란, 피소 침해물건의 디자인이 하나의 종래디자인과 동일 또는 유사하거나, 피소 침해물건의 디자인이 하나의 종래디자인과 이 물건의 관용디자인의 간단한 결합인 경우, 피소 침해물건의 디자인은 종래기술을 구성하여, 피소 침해자의 행위가 디자인 전리권 침해를 구성하지 않음을 의미한다.

 

140.     종래디자인이란, 출원일 이전에 국내외에서 공중에 공지된 디자인을 의미하고, 국내외에서 출판물의 형식으로의 공개 및 사용 등의 방식으로 공개된 디자인을 의미한다.

 

141.     2008년 개정 전리법이 실시되기 전의 전리법 규정에 따라 출원되어 등록된 전리권에 대해, 그 종래 기술 또는 종래 디자인은 이전 전리법의 규정에 따라 정한다.

 

142.     저촉 출원은 종래기술 또는 종래디자인에 해당되지 않으며, 종래기술 항변 또는 종래디자인 항변의 근거가 될 수 없다. 피소 침해기술 또는 피소 침해디자인이 저촉출원과 동일하다고 피소 침해자가 주장하는 경우, 본 지침 제137조 또는 제139조 규정을 참고하여 처리할 수 있다.

 

143.     종래기술 항변이 성립하는지 심리할 때, 전리권의 보호범위에 속한다고 제소된 기술특징이 종래기술에서의 대응되는 기술특징과 동일하거나 균등한지를 판단해야 하고, 본안 전리와 종래기술을 대비해서는 안된다.

 

144.     종래디자인 항변이 성립하는지 심리할 때, 피소 침해디자인이 종래디자인과 동일하거나 유사한지 판단해야 하고, 전리디자인과 종래디자인을 대비해서는 안된다. 다만, 피소 침해디자인과 전리디자인이 동일하거나 유사하고, 피소 침해디자인과 종래디자인의 시각적 차이가 작은 경우, 만약 피소 침해디자인이 전리디자인의 디자인 요점을 이용했다면, 종래디자인 항변이 성립할 수 없음을 인정해야 한다. 그렇지 않은 경우라면 종래디자인 항변은 성립한다.

 

(f) 합법 출처의 항변

 

145.     생산경영을 목적으로 하는 사용, 판매의 청약 또는 판매가 전리권자의 허락 없이 생산하여 판매된 전리침해물품임을 알지 못했거나 알 수 없었고, 해당 물품의 합법 출처를 증거로써 입증한 경우, 배상 책임을 지지 않으나, 전리권자가 전술한 사용, 판매의 청약, 판매 행위를 중지할 것을 주장하는 경우 이를 인정해야 한다.

 

146.     합법 출처란, 합법적인 입하 경로, 통상적인 매매계약 등 정상적인 상업적 방법을 통해 피소 침해물품을 취득했음을 의미한다.

 

합법 출처의 입증 사항에 대해, 피소 침해물품의 사용자, 판매의 청약자 또는 판매자가 거래 관습에 부합하는 영수증 등을 증거로서 제출해야 한다. 다만 권리자가 피소 침해물품이 합법 출처를 갖추었음을 명확하기 인정한 경우는 예외이다.

 

(g) 침해 불중지 항변

 

147.     사용자가 그 사용하는 물건이 전리권자의 허락 없이 생산, 판매된 것임을 실제로 알지 못했거나 알 수 없었고, 그 물건의 합법 출처를 입증할 수 있으며, 그 물건의 합리적 대가를 이미 지불했음을 증거로서 입증할 수 있는 경우, 권리자의 사용행위 정지청구를 받아들이지 않는다.

 

148.     피소 침해행위가 전리권의 침해를 구성하나, 침해행위 중지명령이 국가의 이익, 공공의 이익을 해하는 경우, 피소 침해자에게 침해행위 중지를 명하지 않고, 그 상응하는 합리적 비용의 지불을 명할 수 있다. 아래의 경우는 국가의 이익 또는 공공의 이익을 해하는 것으로 인정할 수 있다:

 

(1) 중국의 정치, 경제, 군사 등의 안전에 손해가 있을 경우

(2) 공공안전 사건의 발생을 유도할 수 있는 경우

(3) 공공 위생에 위험이 될 수 있는 경우

(4) 중대한 환경보호 사건을 초래할 수 있는 경우

(5) 사회 자원의 막대한 낭비 등 이익의 심각한 불균형을 초래하는 그 외의 경우

 

149.     국가, 업계 또는 지방의 추천성 표준(원문표현: “推荐性准” - voluntary standards)에 명시된 관련 표준필수전리 사안에서, 피소 침해자가 전리권자와 해당 전리의 실시허가사항을 협의하였으나, 표준 제정에서 승낙한 공평, 합리, 비차별적 허가 의무를 전리권자가 고의로 위반하여 전리실시 허가계약을 달성할 수 없도록 유도하고, 피소 침해자가 협의 과정에서 명백한 과실이 없는 경우, 표준실시행위를 중지할 것을 청구하는 전리권자의 주장은 일반적으로 받아들여지지 않는다. 국가, 업계 또는 지방의 비추천성 표준이라 하더라도 국가표준조직 또는 기타 표준제정조직이 제정한 표준으로서, 전리권자가 그 표준조직의 규정에 따라 공평, 합리, 비차별적 허가의무를 명시하고 승낙한 표준필수전리에 속하는 경우에도 동일하게 처리한다.

 

명시에 대한 판단은 전술한 표준제정조직의 관련 정책에 따라 규정되어야 하고, 업계의 관례를 함께 고려하여 이루어진다.

 

표준필수전리란 기술표준을 실시하기 위해 반드시 사용해야 하는 전리를 의미한다.

 

150.     표준필수전리의 허가 협상 중, 협상 양 당사자는 성실신용의 원칙에 따라 허가 협상을 진행해야 한다. 공평, 합리 및 비차별 허가성명을 하는 전리권자는 해당 성명으로 부담할 관련 의무를 이행해야 한다. 전리권자에게 공평, 합리 및 비차별 조건의 허가를 요구하는 피소 침해자도 성실신용의 원칙에 따라 적극적으로 협상을 진행하여 허가를 받아야 한다.

 

151.     전리권자가 표준 제정 중에 승낙한 공평, 합리, 비차별 허가의무의 구체적 내용은, 전리권자가 입증책임을 진다. 전리권자는 아래 증거를 제출하여 입증할 수 있다:

 

(1) 전리권자가 관련 표준화조직에 제출한 허가성명문서 및 전리정보 공개문서

(2) 관련 표준화조직의 전리정책문서

(3) 전리권자가 작성하여 공개한 허가승낙

 

152.     표준필수전리의 전리권자가 공평, 합리, 비차별 허가의무를 고의로 위반했음을 입증할 증거가 없고, 피소 침해자도 표준필수전리의 실시허가 협상에서 명백한 과실이 없는 경우, 피소 침해자가 즉시 인민법원에 그 주장하는 허가비용을 제출하거나 해당 금액보다 적지 않은 담보를 제출했다면, 표준 실시행위를 정지를 청구하는 전리권자의 주장은 일반적으로 받아들여지지 않는다.

 

아래 열거된 상황 중 어느 한 가지 사유가 있는 경우, 전리권자가 공평, 합리, 비차별의 허가의무를 고의로 위반한 것으로 인정할 수 있다.

 

(1) 피소 침해자가 전리권을 침해했음을 서면 형식으로 통지하지 않았고, 전리권을 침해한 범위 및 구체적인 침해 방식을 열거하여 설명하지 않은 경우

(2) 피소 침해자가 전리허가협상을 수락할 의향을 명확히 밝힌 후, 상업 관례 및 거래 관습에 따라 서면 방식으로 피소 침해자에게 전리정보를 제공하지 않았거나 구체적 허가 조건을 제공하지 않은 경우

(3) 피소 침해자에게 상업 관례 및 거래 관습에 부합하는 답변 기한을 제공하지 않은 경우

(4) 실시허가조건을 협상하는 과정에서, 비합리적인 이유로 허가 협상을 방해하거나 중단한 경우

(5) 실시허가 협상 과정에서 명백하게 불합리한 조건을 주장하여, 전리실시 허가계약이 체결되지 못하게 한 경우

(6) 허가협상 중 전리권자의 다른 명백한 과실행위가 있는 경우

 

153.     전리권자가 공평, 합리 및 비차별 허가의무를 이행하지 않았으나, 피소 침해자도 협상에서 명백한 과실이 존재하는 경우, 양방 당사자의 과실 정도를 분석하여 허가 협상 중단의 주요 책임이 있는 일방 당사자를 판단한 후, 표준실시행위 정지를 청구한 전리권자의 주장을 받아들일지 여부를 확정해야 한다.

 

아래 열거된 상황 중 어느 한 가지 사유가 있는 경우, 표준필요전리 허가협상 과정에서 피소 침해자에게 명백한 과실이 있는 것으로 인정할 수 있다.

 

(1) 전리권자의 서면 침해통지를 수령한 후, 합리적인 기간 내에 적극적인 답변을 하지 않은 경우

(2) 전리권자의 서면 허가조건을 수령한 후, 합리적인 기간 내에 전리권자가 제공한 허가조건의 수락 여부에 대해 적극적으로 답신하지 않은 경우, 또는 전리권자가 제공한 허가조건의 수락을 거절할 때 새로운 허가조건을 건의하지 않은 경우

(3) 비합리적인 이유로 허가협상 참여를 방해, 지연 또는 거절하는 경우

(4) 실시허가조건 협상 과정에서 명백하게 비합리적인 조건을 주장하여, 전리실시 허가계약이 체결되지 못하게 한 경우

(5) 허가협상 중 피소 침해자의 다른 명백한 과실행위가 있는 경우

 

 

번역 by 김도현 변리사 (agipibu@hanmail.net)

서울대공대 전기공학부 졸업, 46회 변리사시험 합격 (2009), 특허법인 가산 전기전자부 변리사 (33개월 근무), 대만 정치대 어학연수, 중국 북경대 어학연수, 중국 베이징 MING&SURE 특허사무소 전기전자부 변리사 (4년 근무), 중국 인민대(베이징) 법학과 대학원 지식재산권법 전공 석사과정 수료

 

KASAN_중국 특허권, 실용신안권, 디자인권의 권리범위해석 및 침해 판단기준.pdf

 

 

 

작성일시 : 2017.11.16 15:00
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중국 베이징 고급인민법원 <전리침해판단지침(2017> 번역문

 

F. 전리 침해 관련 항변

 

123.     피소 침해자의 항변 이유는 일반적으로 1심 변론 종결 전에 제출하고, 대응되는 증거를 제공해야 한다.

 

피소 침해자가 2심 기간에 새로운 항변 이유로 변경하거나 이를 제출했고 2심 법원이 받아들여 이를 근거로 불침해를 인정한 경우, 소송비용 및 상대방 당사자의 변호사 수임료, 출장비 등 관련 비용을 부담해야 한다.

 

(a)   전리권 효력 항변

 

124.     피소 침해자가 전리권의 효력이 발생하지 않았거나, 실효되었다거나, 이미 법적으로 무효 선고되었음을 증거로서 입증한 경우, 재정으로 원고의 소제기를 기각할 수 있다.

 

125.     전리권 침해 소송 과정에서, 피소 침해자가 전리권이 전리 등록 요건에 부합하지 않는다거나, 무효 선고되어야 한다고 항변하는 경우, 그 무효선고 청구는 전리 복심위원회에 제기해야 한다.

 

(b)  권리남용 항변

 

126.     전리권자가 악의로 전리권을 취득했음을 피소 침해자가 증거로서 입증한 경우, 판결로서 원고의 소송 청구를 기각할 수 있다.

 

전리권 침해소송 중에, 전리권이 무효로 선고된 경우, 바로 전리권 남용을 인정하는 것은 부적절하다.

 

127.     악의로 전리권을 취득했다 함은, 전리로서 보호되지 않아야 하는 발명창조임을 명백히 알면서 전리 출원하여 전리권을 획득하는 행위를 의미하며, 아래의 경우를 포함한다:   

 

(1)   출원일 전에 전리권자가 명확하게 숙지한 국가 표준, 업계 표준 등 기술 표준에서의 기술방안을 전리 출원하여 전리권을 취득한 경우

(2)   국가 표준, 업계 표준 등 기술표준의 제정에 참여한 자가, 전술한 표준의 초안 작성, 제정 등 과정에서 명확하게 숙지한 타인의 기술방안을 전리 출원하여 전리권을 취득한 경우

(3)   어떤 지역에서 광범위하게 제조되거나 사용되는 물건임을 명백히 알면서 전리 출원하여 전리권을 취득한 경우

(4)   실험 데이터의 조작, 기술적 효과의 날조 등의 수단으로 전리가 전리법의 등록 요건에 부합하게 하여 전리권을 취득한 경우

(5)   국외에 공개된 전리출원문헌이 공개하는 기술방안을 중국에 출원하여 전리권을 취득한 경우

 

(c)   불침해 항변

 

128.     피소 침해기술방안의 기술특징이 청구항에 기재된 모든 기술특징과 비교하여, 청구항에 기재된 하나 또는 하나 이상의 기술특징이 결여된 경우, 전리권 침해를 구성하지 않는다.

 

129.     피소 침해기술방안의 기술특징이 청구항의 대응되는 기술특징과 비교하여, 하나 또는 하나 이상의 기술특징이 동일하지 않고 균등하지도 않으면 전리권 침해를 구성하지 않는다.

  

아래 경우는 동일하지 않고 균등하지도 않은 것으로 인정할 수 있다.

(1)   해당 기술특징이 피소 침해기술방안에 의해 하나의 새로운 기술방안을 구성한 경우

(2)   해당 기술특징이 청구항에서 대응되는 기술특징보다 기능, 효과에 있어서 명백히 우월하고, 당업자의 입장에서 이러한 변화로 인해 실질적 개선이 이루어졌다고 여겨지며, 자명하지 않은 경우

(3)   피소 침해기술방안이 청구항에서의 개별 기술특징을 생략한 경우, 또는 간단하거나 초보적인 기술특징으로 청구항의 대응되는 기술특징을 치환함으로써 청구항에서 해당 기술특징에 대응되는 성능과 효과를 포기하거나 현저히 떨어짐에 따라 열등한 기술방안이 형성된 경우

 

130.     사적인 이용 등 생산경영을 목적으로 하지 않고 타인의 전리를 실시하는 경우, 전리권 침해를 구성하지 않는다.

 

(d)  불침해 간주 항변

 

131.     전리 물건 또는 전리 방법에 따라 직접 획득한 물건이 전리권자 또는 실시 허가를 받은 단위나 개인에 의해 판매된 이후, 이 물건을 사용, 판매의 청약, 판매, 수입하는 행위는 전리권 침해를 구성하지 않으며, 다음의 경우를 포함한다.

 

(1)   전리권자 또는 그 실시권자가 중국 내에서 이 전리 물건 또는 전리 방법에 따라 직접 획득한 물건을 판매한 이후, 구매자가 중국 국내에서 그 물건을 사용, 판매의 청약, 판매하는 경우

(2)   전리권자 또는 그 실시권자가 국외에서 이 전리 물건 또는 전리 방법에 따라 직접 획득한 물건을 판매한 이후, 구매자가 그 물건을 중국 국내로 수입한 다음 중국 국내에서 그 물건을 사용, 판매의 청약, 판매하는 경우

(3)   전리권자 또는 그 실시권자가 이 전리 물건의 전용 부품을 판매한 후, 그 부품 또는 이를 조립 제조한 전리 물건을 사용, 판매의 청약, 판매하는 경우

(4)   방법 발명의 전리권자 또는 그 실시권자가 해당 전리 방법을 실시에만 전용하여 사용되는 설비를 판매한 후, 그 설비를 사용하여 그 방법 전리를 실시하는 경우

 

132.     전리 출원일 전에 이미 동일한 물건을 제조, 동일한 방법을 사용하거나 또는 이미 제조, 사용에 필요한 준비를 마치고, 원 범위 안에서만 계속하여 제조, 사용한 경우, 전리권 침해를 구성하지 않는다.

 

상술한 상황에서 제조된 전리 물건 또는 전리 방법에 따라 직접 획득한 물건을 사용, 판매의 청약, 판매하는 행위도 전리권을 침해한 것으로 보지 않는다.

 

133.     선사용권을 갖추기 위한 요건은 다음과 같다.

 

(1)   제조, 사용에 필요한 준비를 마칠 것. , 발명창조를 실시하는데 필요한 주요 기술도면 또는 작업 문서를 이미 완성했거나, 발명창조를 실시하는데 필요한 주요 설비나 원재료를 이미 제조했거나 구매했을 것.

(2)   원 범위 안에서만 계속하여 제조, 사용할 것. “원 범위는 전리 출원일 전에 이미 존재하는 생산 규모 및 이미 존재하는 생산 설비를 이용하거나 이미 존재하는 생산 설비를 토대로 달성할 수 있는 생산 규모를 포함한다.

(3)   이미 제조된 물건 또는 이미 사용된 방법이나 디자인은 반드시 선행 권리자 스스로 독립적으로 연구하여 완성하거나, 합법적인 수단으로 전리권자나 그 외 독립적으로 연구하여 완성한 자로부터 취득한 것이어야 하며, 전리 출원일 이전에 표절, 절취 또는 그 외 정당하지 않은 방법으로 취득한 것이 아니어야 한다. 피소 침해자가 불법적으로 획득한 기술 또는 디자인으로 행하는 선사용권 항변이 받아들여져서는 안 된다.

(4)   선사용권자는 자신이 선 실시하는 기술을 이전할 수 없으나, 소속 기업과 함께 이전하는 경우는 예외이다. , 선사용권자가 전리 출원일 이후에 이미 실시하거나 실시에 필요한 준비를 마친 기술 또는 디자인을 이전하거나 타인에게 실시를 허여하고, 피소 침해자가 이 실시행위가 원 범위 내에서 계속 실시하는 것이라는 주장은 인정되지 않으나, 이 기술 또는 디자인이 원 기업과 함께 이전되거나 승계되는 경우는 예외이다.

 

134.     임시적으로 중국의 영토, 영해, 영공을 통과하는 외국의 운송 수단은, 그 국가가 중국과 체결한 협정 또는 공동으로 참가한 국제 조약 또는 호혜원칙에 의거하여, 운송수단 자체의 필요를 위해 그 장치나 설비에 관련 전리를 사용하는 것은 전리권을 침해하는 것으로 보지 않는다. 다만, 임시적인 국경 통과에는, 교통 운송 수단을 사용하여 전리 물건을재선적하는 것, 즉 하나의 교통 운송 수단으로부터 다른 교통 운송 수단으로 옮기는 행위는 포함되지 않는다.

 

135.     과학적 연구 및 실험만을 위해 관련 전리를 사용하는 행위는 전리권을 침해하는 것으로 보지 않는다.

 

과학적 연구 및 실험만을 위함이란, 전리 기술방안 자체에 대해서만 진행하는 과학 연구 및 실험을 의미하고, 이미 존재하는 전리 기술을 토대로 새로운 기술적 성과를 만들어내는 것을 목적으로 한다.

 

본 조 제1항에서의 관련 전리를 사용하는 행위는, 해당 연구실험자가 스스로 관련 전리 물건을 제조, 사용, 수입하거나 전리 방법을 사용하는 행위를 포함하고, 타인이 연구실험자를 위해 관련 전리 물건을 제조, 수입하는 행위도 포함한다.

 

136.     행정 승인에 필요한 정보를 제공하기 위해 전리 의약품 또는 전리 의료기기를 제조, 사용, 수입하는 행위, 및 상기 목적을 위해서만 전리 의약품 또는 전리 의료기기를 제조, 수입하는 행위는 전리권을 침해하는 것으로 보지 않는다.

 

행정 승인에 필요한 정보란, <중화인민공화국약품관리법>, <중화인민공화국약품관리법실시세칙> <약품등록관리방법> 등 관련 약품 관리 법률법규, 부문규정 등이 규정하는 실험자료, 연구보고, 과학문헌 등의 관련자료를 의미한다.

 

번역 by 김도현 변리사 (agipibu@hanmail.net)

서울대공대 전기공학부 졸업, 46회 변리사시험 합격 (2009), 특허법인 가산 전기전자부 변리사 (33개월 근무), 대만 정치대 어학연수, 중국 북경대 어학연수, 중국 베이징 MING&SURE 특허사무소 전기전자부 변리사 (4년 근무), 중국 인민대(베이징) 법학과 대학원 지식재산권법 전공 석사과정 수료

 

KASAN_중국 특허권, 실용신안권, 디자인권의 권리범위해석 및 침해 판단기준.pdf

 

 

작성일시 : 2017.11.16 14:00
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중국 베이징 고급인민법원 <전리침해판단지침(2017> 번역문

 

E. 기타 전리권 침해행위의 인정

 

(a)   전리권 직접 침해행위의 인정

 

97.       발명 및 실용신안 전리권이 등록된 후, 전리법의 별도 규정 이외에, 어떠한 단위나 개인도 전리권자의 허가 없이는 이 전리를 실시할 수 없다. , 생산 경영의 목적으로 그 전리 물품을 제조, 사용, 판매의 청약, 판매, 수입하거나, 그 전리 방법을 이용하는 경우 및 그 전리방법에 따라 직접 획득한 물품을 사용, 판매의 청약, 판매, 수입하는 행위를 할 수 없다.

 

디자인 전리권이 등록된 후, 어떠한 단위나 개인도 전리권자의 허가 없이 이 전리를 실시할 수 없다. , 생산 경영의 목적으로 이 디자인 전리 물품을 제조, 판매의 청약, 판매, 수입할 수 없다.

 

98.       발명 전리 공개일 및 실용신안, 디자인 등록 공고일 이전의 실시행위는 전리권 침해 행위에 해당하지 않는다.

 

발명 전리 공개일로부터 등록 공고일 사이, 즉 발명 전리권의 임시 보호기간 안에, 이 발명을 실시하는 단위나 개인은 권리자에게 타당한 사용료를 지불해야 한다. 이 실시행위에 대한 판단은 관련 전리 침해에 적용되는 법률 규정을 참고할 수 있다.

 

전리 출원시에 출원인이 청구한 보호범위와 전리 등록 공고시의 전리권 보호범위가 일치하지 않고, 피소 침해기술방안이 상술한 두 가지 보호범위에 모두 속하는 경우, 피소 침해자가 임시 보호기간 안에 이 발명을 실시한 것으로 인정해야 한다. 피소 침해기술방안이 둘 중 하나의 보호범위에만 속하는 경우, 피소 침해자가 임시 보호기간 안에 이 발명을 실시하지 않았다고 인정해야 한다.

 

99.       발명 또는 실용신안 전리 물건을 제조한다는 것은 청구항에 기재된 물건 기술방안이 실현됨을 의미하고, 물건의 수량, 질량은 제조 행위의 인정에 영향을 미치지 않는다.

 

다음 행위는 발명 또는 실용신안 전리물건을 제조하는 행위로 인정되어야 한다.

(1) 다른 제조방법으로 물건을 제조하는 행위, 다만 방법으로 한정한 물건 청구항은 예외로 한다

(2) 부품을 조립하여 전리물건을 완성하는 행위

 

100.     디자인 전리물품의 제조란, 전리권자가 국무원 전리행정부문에 전리를 출원할 때 제출한 도면 또는 사진에서의 해당 디자인 물건이 실현됨을 의미한다.

 

101.     발명 또는 실용신안 전리물건의 사용이란, 청구항에 기재된 물건 기술방안의 기술적 기능이 발휘(원문표현: “得到了用”)되는 것을 의미한다.

 

102.     발명 또는 실용신안 전리권을 침해하는 물건을 부품이나 중간물건으로 하여, 다른 물건을 제조하는 것은 전리 물건에 대한 사용에 속하는 것으로 인정되어야 한다.

 

103.     전리 방법의 사용이란, 청구항에 기재된 전리 방법 기술방안의 각 단계가 모두 실현되는 것을 의미하고, 이 방법을 사용한 결과는 전리권 침해 인정 여부에 영향을 주지 않는다.

 

104.     디자인 전리물품의 사용이란, 이 디자인 물품의 기능, 기술적 성능이 발휘되는 것을 의미한다.

 

105.     전리권을 침해하는 물건매매계약이 법적으로 성립된 경우, 즉 전리권을 침해하는 물건의 판매를 구성하는 것으로 인정할 수 있는 경우, 해당 물건의 소유권이 실제 이전했는지 여부는 일반적으로 판매 성립 여부의 인정에 영향을 미치지 않는다.

 

끼워팔기 혹은 그 외 다른 방식으로 전리권을 침해하는 물건의 소유권이 이전되어 변칙적으로 상업적 이익을 얻는 것도 해당 물건의 판매에 해당한다. 생산경영의 목적으로 타인의 전리권을 침해하는 물건을 증정하는 경우도 이와 같다.

 

106.     발명 또는 실용신안 전리권을 침해하는 물건을 부품이나 중간물건으로 하여, 다른 물건을 제조한 후, 이 다른 물건을 판매하는 것은 전리 물건에 대한 판매에 속하는 것으로 인정해야 한다. 다만, 그 중간물건이 제조 과정에서 물리 화학적 성능에 실질적 변화가 발생한 경우는 예외이다.

 

디자인 전리권을 침해하는 물건을 부품으로 하여 다른 물건을 제조하여 판매하는 것은 디자인 전리 물건을 판매하는 행위에 속하는 것으로 인정되어야 한다. 다만, 디자인 전리권을 침해하는 물건이 다른 물건에서 기술적인 기능만을 갖는 경우는 예외이다.

 

기술적인 기능만을 갖는다는 것은, 그 부품이 최종 물건의 내부 구조를 구성하고, 최종 물건의 정상적인 사용 과정에서 시각적 효과를 갖는 것이 아니라, 단지 기술적 작용 및 효과만을 갖는 것을 의미한다.

 

107.     타인의 전리권을 침해하는 물건을 실제 판매하는 행위가 있기 전에, 피소 침해자가 타인의 전리권을 침해하는 물건을 판매하고자 하는 의사를 표시하는 것은 판매의 청약을 구성한다.

 

광고, 상점 쇼윈도에의 진열, 인터넷이나 전람회에의 출품 등의 방식으로, 타인의 전리권을 침해하는 물건을 판매하고자 하는 의사를 표시하는 것은 판매의 청약으로 인정할 수 있다.

 

108.     타인의 전리권을 침해하는 물건을 대여하는 행위는, 전리 물건의 판매 행위로 인정되어야 한다.

 

109.     전리 물건의 수입이란, 물건 전리 청구항의 보호범위에 속하는 물건, 전리 방법에 따라 직접 획득한 물건 또는 디자인 전리를 포함하는 물건을 공간적으로 국외에서 국내로 국경을 넘어 들어오게 하는 행위를 의미한다.

 

110.     방법 전리의 물건으로의 연장이란, 방법 발명 전리가 등록된 후 어떠한 단위나 개인이 전리권자의 허가 없이 생산경영의 목적으로 이 전리 방법을 사용할 수 없다는 것뿐만 아니라, 생산경영의 목적으로 이 전리 방법에 따라 직접 획득한 물건을 사용, 판매의 청약, 판매, 수입할 수 없다는 것을 의미한다.

 

111.     전리 방법에 따라 직접 획득한 물건이란, 원재료, 물품을 방법 전리 청구항의 모든 단계에 따라 가공 처리하고, 원재료, 물품이 구조적으로 또는 물리화학적 특성상에서 실질적인 변화를 거친 후 얻어지는 원시물건을 의미한다.

 

상술한 원시물품을 한 번 더 가공 처리하여 얻어진 후속물건, 즉 원시물품을 중간부품이나 원재료로 하여 가공 처리하여 이루어지는 다른 후속물건은 이 전리 방법에 따라 직접 획득한 물건에 해당된다고 인정되어야 한다. 후속물건에 대해 한 번 더 가공 처리하는 것은 이 전리 방법에 따라 직접 획득한 물건을 사용하는 행위에 해당되지 않는다.

 

112.     전리법 제61조 규정의새로운 물건이란, 국내외에서 최초로 생산된 물건으로서, 이 물건은 전리 출원일 이전에 이미 존재하는 동일 종류의 물건과 비교하여 성분, 구조 또는 그 품질, 성질, 기능에서 분명한 차이가 있는 물건을 의미한다.

 

물건 또는 물건을 제조하는 기술방안이 전리 출원일 이전에 국내외에서 공지된 경우 이 물건은 전리법이 규정하는 새로운 물건에 해당되지 않는다고 인정되어야 한다.

 

새로운 물건에 속하는지 여부는 전리권자가 입증해야 한다. 전리권자가 증거를 제출하여 이 물건이 전리법이 규정하는 새로운 물건에 속함을 소명(원문표현: 初步 - 초보증명)하면 그 입증 책임을 다한 것으로 본다.

 

113.     전리법 제61조 규정의 동일한 물건이란, 피소 실시물건이 새로운 물건을 제조하는 방법을 실시하여 직접 얻어낸 원시물건의 형상, 구조 또는 성분 등과 실질적으로 차이가 없는 것을 의미한다.

 

동일한 물건에 속하는지 여부는 권리자가 입증해야 한다.

 

114.     용도발명 전리에 대해, 권리자는 피소 침해자가 제조, 사용, 판매, 판매의 청약, 수입하는 피소 침해 물건이 이 전리의 특정 용도에 사용되는 것임을 입증해야 한다. 

 

115.     과학적 연구, 실험 과정에서, 전리권자의 허락 없이, 관련 전리물건을 생산, 사용, 수입하거나, 전리방법을 도구, 수단으로 사용하는 등 다른 기술에 대한 연구 실험을 진행하거나, 또는 전리기술방안을 실시의 상업적 전망을 연구하는 등 그 결과가 전리기술과 직접적인 관계가 없는 행위라면, 전리권 침해행위를 구성한다.

 

(b)  전리권 공동 침해행위의 인정

 

116.     2인 이상이 공모하여 실시하거나 서로 분업, 협업하여 전리권 침해행위를 실시하면 공동 침해를 구성한다.

 

117.     타인이 실시하는 행위가 전리법 제11조가 규정하는 전리권 침해행위임을 위탁자가 명백히 알면서도, 타인이 제조하도록 위탁하거나 또는 물건에제조감독등과 같이 표시하여 행위에 가담하는 경우, 위탁자와 수탁자는 공동침해를 구성한다.

 

118.     타인의 실시행위가 전리법 제11조가 규정하는 전리권 침해행위임을 명백히 알면서도, 교사, 방조하는 경우, 교사자 또는 방조자는 실시자와 공동침해자가 되고, 연대 책임을 져야 한다.

 

119.     관련 물건이 전리기술방안을 실시하는데 전용되는 원재료, 중간물건, 부품 또는 설비 등 전용물건임을 행위자가 명백히 알면서도, 전리권자의 허락 없이, 생산경영의 목적으로 타인에게 그 전용물건을 제공했고, 타인이 전리권 침해행위를 실시한 경우, 행위자가 그 전용물품을 제공하는 행위는 본 지침 제118조가 규정하는 타인의 전리권침해 방조행위를 구성한다. 다만, 그 타인이 본 지침 제130조 또는 전리법 제69조 제(3), (4), (5)항이 규정하는 상황에 속하는 경우, 그 행위자가 민사 책임을 진다.

 

전항의전용물건은, 원료, 물건 등이 전리가 청구하는 기술방안을 실현하는데 실질적 의의를 갖는지 및실질적 비침해 용도를 구비하는지 여부를 판단 기준으로 해야 한다. , 대응되는 원료, 물건 등이 전리기술방안을 실현하는데 필수적이고, 전리가 청구하는 기술방안에 이용되는 것을 제외하고 다른실질적 비침해 용도를 갖지 않는 경우라면, 일반적으로 해당 원료 또는 물건 등을전용으로 인정해야 한다.

 

관련 물건이전용에 해당하는지 여부는 권리자가 증거로서 입증해야 한다.

 

120.     행위자가 타인의 전리권을 침해하는 행위를 실시함을 분명히 알면서, 그 실시행위를 위해 장소, 창고, 운송 등 편의를 제공하는 경우, 본 지침 제118조에서 칭하는 타인의 전리권침해 방조행위를 구성한다.

 

121.     전리권자의 허락 없이, 행위자가 설계도, 물건 설명서, 기술방안의 전수, 물건의 시연 등의 방식을 통해, 생산경영의 목적으로 타인이 특정 기술방안을 실시하도록 유도하고, 타인이 실제 전리권 침해행위를 실시한 경우, 행위자의 유도행위는 본 지침 제118조에서 칭하는 타인의 전리권침해 교사행위를 구성한다.

 

122.     기술 이전 계약의 양수인이 계약의 약정에 따라 기술을 양수받아 실시하고, 이것이 타인의 전리권을 침해하는 경우, 양수인이 침해 책임을 진다. 다만, 양도인이 해당 기술이 타인의 전리권을 침해함을 명백히 알면서도 양도한 경우, 양도인의 양도행위가 본 지침 제118조에서 칭하는 타인의 전리권침해 교사행위를 구성하는 것으로 인정할 수 있다.

 

 

번역 by 김도현 변리사 (agipibu@hanmail.net)

서울대공대 전기공학부 졸업, 46회 변리사시험 합격 (2009), 특허법인 가산 전기전자부 변리사 (33개월 근무), 대만 정치대 어학연수, 중국 북경대 어학연수, 중국 베이징 MING&SURE 특허사무소 전기전자부 변리사 (4년 근무), 중국 인민대(베이징) 법학과 대학원 지식재산권법 전공 석사과정 수료

 

KASAN_중국 특허권, 실용신안권, 디자인권의 권리범위해석 및 침해 판단기준.pdf

 

 

작성일시 : 2017.11.16 13:00
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중국 베이징 고급인민법원 <전리침해판단지침(2017> 번역문

 

D. 디자인 전리권의 침해 판단

 

74.       디자인 물품과 동일하거나 유사한 물품에 대해, 등록 디자인과 동일하거나 유사한 디자인을 사용한 경우, 피소 침해디자인은 디자인 전리의 보호범위에 속하는 것으로 인정되어야 한다.

 

75.       디자인 침해 판단은 등록공고에 표시된 디자인의 도면 또는 사진과 피소 침해디자인 또는 피소 침해디자인을 구현하는 도면 또는 사진을 비교해야 하고, 전리권자가 제출한 디자인전리 물품 실물과 피소 침해디자인을 비교해서는 안 된다. 그러나, 이 전리물품 실물과 전리 공고 문헌에 표시된 도면이나 사진에서의 디자인이 완전히 일치하는 경우로서, 양방 당사자 모두 이의를 제기하지 않는 경우는 예외이다.

 

76.       디자인 침해 판단은 일반 소비자의 시각에서 직접관찰 비교를 해야 하고, 돋보기나 현미경 등 다른 도구를 이용하여 비교해서는 안된다. 그러나, 만약 도면 또는 사진에 표시된 물품의 디자인이 전리 출원시 확대된 것이면, 침해 판단시에 피소 침해 물품도 대응되게 확대하여 대비한다.

 

77.       디자인 침해 판단은 피소 침해물품과 디자인 물품이 동일하거나 유사한 물품에 속하는지를 우선적으로 심사해야 한다.

 

그래픽 유저 인터페이스 디자인 물품 종류에 대한 확정은 해당 그래픽 유저 인터페이스를 사용하는 물품을 기준으로 한다.

 

78.       물품 종류의 동일 유사 여부 판단은, 디자인 물품의 기능, 용도, 사용환경을 기준으로 해야 한다.

 

물품의 용도를 정할 때, 다음 순서에 따라 관련 요소를 참고하여 종합적으로 정한다: 디자인의 간단한 설명, 국제 디자인 분류표, 물품의 기능 및 물품 판매, 실제 사용되는 정황 등의 요소.

 

만약, 디자인 물품과 피소 침해물품의 기능, 용도, 사용환경에 공통성이 없으면, 디자인 물품과 피소 침해물품은 동일하거나 유사한 물품에 속하는 것이 아니다.

 

79.       디자인 전리권을 침해했는지에 대한 판단은, 동일하거나 유사한지 여부를 기준으로 해야 하고, 일반 소비자에게 오인 혼동을 일으키는지를 기준으로 해서는 안 된다.

 

80.       디자인의 동일 또는 유사 여부를 판단할 때, 디자인특징을 전체적으로 관찰하고, 전체적 시각 효과를 종합적으로 판단하는 것을 한다. 즉 등록 디자인, 피소 침해디자인의 가시 부분의 모든 디자인특징을 하나씩 분석 대비한 후, 물품 디자인의 전체적인 시각 효과에 영향을 미칠 수 있는 모든 요소에 대해 종합적인 고려를 한 후 판단해야 한다.

 

이하는 통상적으로 디자인의 전체적 시각 효과에 보다 더 영향을 미치는 경우이다:

 

(1) 물품을 정상적으로 사용할 때 용이하게 직접적으로 관찰되는 부분은 그 외 다른 부분보다 더 영향을 미친다.

(2) 디자인의 디자인 요점은 그 외 다른 디자인특징보다 더 영향을 미친다.

 

대비할 때, 디자인 및 피소침해물품의 디자인특징의 차이점과 공통점에 대해 객관적이고 전면적으로 총괄할 수 있는 경우, 각 차이점과 공통점이 전체적 시각 효과에 현저한 영향을 미치는 정도를 하나씩 판단하고, 전체관찰, 종합판단에 따라 최종적으로 판단한다.

 

81.       디자인이 동일하거나 유사한지 여부를 판단할 때, 일반 소비자의 평균적 지식과 인지능력을 갖춘 판단 주체의 전체적 시각효과를 기준으로 해야 하고, 해당 디자인물품의 일반 설계자 또는 물품의 실제 구매자의 관찰능력을 기준으로 해서는 안된다.

 

82.       일반 소비자란, 가상의사람으로서, 이에 대해서는 지식수준과 인지능력의 두 가지 면에서 경계를 설정해야 하되, 경계 설정시 디자인전리의 출원일시 등록디자인이 속한 동일하거나 유사한 물품의 설계공간을 종합적으로 고려해야 한다.

 

일반 소비자의 지식수준 및 인지 능력은 종래디자인의 상황에 의해 결정된다. 당사자는 종래디자인의 상황을 근거로 일반 소비자의 지식수준 및 인지능력을 주장해야 한다.

 

83.       디자인의 동일 또는 유사 여부를 판단할 때, 당사자에게 증거를 제출하여 관련 디자인특징의 설계공간 및 종래디자인 상황을 입증할 것을 요구할 수 있다.

 

설계공간이란, 설계자가 특정 물품의 디자인을 창작할 때의 자유도를 의미한다. 설계공간은 아래 조건의 제약을 받는다.

(1) 물품 또는 그 부속품의 기술적 기능

(2) 해당 종류 물품의 통상적인 특징을 적용할 필요성

(3) 종래디자인의 포화 정도

(4) 그 외 설계공간에 영향을 미칠 수 있는 요인. 예를 들어 경제적 요인(원가 하락)

 

어떠한 디자인특징에 대응하는 종래디자인이 많을수록, 해당 특징에 대한 설계공간의 점용은 두드러지고, 그 설계공간은 작아지며, 대체적 설계방안이 적어져, 미세한 차이가 전체적 시각 효과에 비교적 큰 영향을 미친다. 반면에, 종래디자인이 적을수록, 해당 특징에 대한 설계공간의 점용은 경미해지며, 그 설계공간이 커지고, 대체적 설계방안이 많아져, 미세한 변화는 전체적 시각 효과에 확연한 영향을 미치지 못한다.

 

종래디자인 상황이란, 디자인전리 출원일 이전에 국내외에서 공지된 동일하거나 유사한 물품의 디자인의 전체적 상황 및 각 디자인특징의 구체적 상황을 의미한다. 종래디자인이 디자인특징과 동일하거나 기본적으로 동일한 디자인임을 증거로써 입증한 경우, 해당 디자인특징이 물품의 전체적 시각 효과에 미치는 영향은 작다.

 

84.       피소 침해디자인이 등록 디자인과 전체적 시각 효과에서 차이가 없는 경우, 양자는 동일하다고 인정되어야 한다. 전체적 시각 효과에서 실질적인 차이가 없는 경우, 양자가 유사하다고 인정되어야 한다. 구체적으로,

(1) 만약 양자의 형태, 도안, 색채 등 전체적인 시각 효과에 차이가 없으면, 양자가 동일하다고 판단해야 한다.

(2) 만약 양자의 형태, 도안, 색채 등 전체적인 시각 효과가 완전히 동일하지는 않으나, 명확한 차이가 없으면, 양자는 유사하다고 판단해야 한다.

(3) 만약 양자의 형태, 도안, 색채 등 전체적인 시각 효과가 동일하지 않고, 명확한 차이가 있으면, 양자는 동일하지도 않고 유사하지도 않다고 판단해야 한다.

 

85.       동일 유사 판단시, 물품의 기능으로 결정되는 디자인특징은 고려하지 않는다.

 

물품의 기능으로 결정되는 디자인특징이란, 기능으로 인해 제한적이거나 유일하게 결정되고, 미학적 요인의 고려 없이 형성된 디자인특징을 의미한다. 기술표준규정 또는 기계적 매칭 관계를 달성하기 위해 필수적으로 채용하는 선택의 여지가 없는 디자인특징이 기능적 디자인 특징에 해당한다.

 

86.       정태적 그래픽 유저 인터페이스 디자인의 경우, 물품의 그래픽 유저 인터페이스 부분을 주로 고려하되, 물품의 다른 부분과의 관계(예를 들어, 위치, 비례, 분포관계)를 동시에 고려해야 하며. 피소침해디자인에서 대응되는 내용과 종합적으로 판단해야 한다. 피소침해물품의 그래픽 유저 인터페이스 디자인과 전리디자인이 동일하거나 유사하고, 물품의 다른 부분과의 관계가 전체적 시각 효과에 현저한 영향을 주지 않는 경우, 피소침해디자인이 전리권의 보호범위에 속하는 것으로 인정해야 한다.

 

피소침해디자인이 정태적 그래픽 유저 인터페이스의 디자인을 완전히 포함하는 경우, 피소침해디자인이 전리권의 보호범위에 속하는 것으로 인정해야 한다.

 

87.       동태적 그래픽 유저 인터페이스 디자인에서, 피소침해디자인과 동태적 그래픽 유저 인터페이스 디자인의 각 그림이 모두 동일하거나 유사한 경우, 피소침해디자인이 전리권의 보호범위에 속하는 것으로 인정해야 한다. 구체적 판단시 그래픽 유저 인터페이스 부분과 물품의 다른 부분의 위치, 크기, 분포관계도 고려해야 한다.

 

피소침해디자인에 일부 상태의 그림이 결여되어, 전리디자인과 일치하는 변화 과정을 실현할 수 없게 된 경우, 피소침해디자인은 전리권의 보호범위에 속하지 않는 것으로 인정해야 한다. 다만 전리디자인과 일치하는 변화 과정을 유일하게 확정할 수 있는 경우는 예외이다.

 

피소침해디자인이 일부 동태적 그래픽 유저 인터페이스 디자인 또는 키 프레임(원문표현: “关键帧 - key frame)을 사용한 경우, 만약 그 일부 또는 그 키 프레임이 그래픽 유저 인터페이스 디자인의 디자인 요점에 해당한다면, 피소침해디자인이 전리권의 보호범위에 속한다. 다만 피소침해디자인의 전체적 시각효과가 동태적 그래픽 유저 인터페이스 디자인과 동일하지도 않고 유사하지도 않는 경우는 예외이다.

 

88.       입체적 물품의 디자인은, 통상적으로 형상이 전체적 시각 효과에 보다 더 영향을 미치며, 동일유사 판단시 형상에 중점을 두어야 한다. 다만 형상이 관용디자인에 속하면, 도안, 색채가 전체적 시각 효과에 더 영향을 미친다.

 

그래픽 유저 인터페이스의 디자인특징이 관용디자인이 아닌 경우, 그래픽 유저 인터페이스가 전체적 시각효과에 더 현저한 영향을 미친다.

 

관용디자인이란, 종래 디자인 중에서 일반 소비자에게 익숙한 것으로, 물품의 명칭을 언급하기만 하면 바로 연상되는 디자인을 의미한다. 디자인물품 영역에서, 각각 상호 독립적인 물품 제조상이 모두 채용하는 디자인특징은 일반적으로 관용디자인에 해당한다. 다만 관용디자인의 조합이 독특한 시각적 효과를 가져오는 경우는 예외이다.

 

89.       평면 물품의 디자인은, 통상적으로 도안, 색채가 전체적 시각 효과에 보다 더 영향을 미치며, 동일 유사 판단시 도안과 색채에 중점을 두어야 한다.

 

90.       색채에 대한 보호를 청구하는 디자인은, 이 디자인이 관용디자인에 속하는지 여부를 먼저 판단해야 하고, 만약 관용디자인이면 그 도안과 색채에 대해서만 판단해야 한다. 만약 형상, 도안, 색채가 모두 새로운 디자인이면, 형상, 도안, 색채 세 가지의 결합에 대해 판단해야 한다.

 

91.       불투명한 재료를 투명한 재료로 바꾸거나 투명한 재료를 불투명한 재료로 바꾼 것이 단지 재료 특징의 변화에만 해당되어 물품의 디자인에 분명한 변화가 있지 않는 경우, 디자인의 동일 유사 판단시 이를 고려해서는 안 된다. 다만, 투명한 재료가 해당 물품 디자인의 미감에 변화를 일으켜, 일반 소비자의 관점에서 이 물품에 대해 전체적 시각에 변화가 생긴 경우에는 이를 고려해야 한다.

 

피소 침해물품이 불투명한 재료를 투명한 재료로 바꾸어, 투명한 재료를 통해 물품 내부의 형상, 도안 및 색채를 볼 수 있게 된 경우, 내부 구조는 이 물품 디자인의 일부로 봐야 한다.

 

92.       변화상태물품의 디자인전리에 대해, 그 각종 변화상태도가 모두 보호범위에 포함되어야 하며, 피소침해디자인과 변화상태도에 표시된 각종 사용상태의 디자인이 모두 동일하거나 유사한 경우, 피소침해디자인이 전리권의 보호범위에 속하는 것으로 인정해야 한다. 피소침해디자인에 일부 사용상태의 디자인이 결여되거나 또는 그와 동일하자도 않고 유사하지도 않는 경우, 피소침해디자인이 전리권의 보호범위에 속하지 않는 것으로 인정해야 한다.

 

참고도는 보통 디자인을 사용하는 물품의 용도, 사용방법 또는 사용장소 등을 밝히는데 이용되며, 변화상태물품 디자인전리의 보호범위를 확정하는데 이용될 수 없다.

 

93.       전리가 유사디자인 또는 한벌 물품의 디자인 등 여러 개의 독립적인 디자인을 포함하는 경우, 권리자는 그 주장하는 디자인을 명확히 해야 한다. 여러 개의 디자인을 권리의 기초로 주장하는 경우, 피소침해물품의 관련 디자인 내용과 그 주장하는 각 디자인을 각각 단독으로 대비해야 한다.

 

피소침해디자인이 유사디자인 또는 한벌 물품 중 한 디자인과 동일하거나 유사한 경우, 피소침해디자인이 전리권의 보호범위에 속하는 것으로 인정해야 한다.

 

94.       조립관계가 유일한 조립물품의 디자인전리에서, 피소침해디자인과 해당 조립물품의 조합상태에서의 전체 디자인이 동일하거나 유사한 경우, 피소침해디자인이 전리권의 보호범위에 속하는 것으로 인정해야 한다.

 

각 구성부품간에 조립관계가 없거나 조립관계가 유일하지 않은 조립물품의 디자인전리에서, 피소침해디자인이 그 모든 단일 구성부품의 디자인과 동일하거나 유사한 경우, 피소침해디자인이 전리권의 보호범위에 속하는 것으로 인정해야 한다; 피소침해디자인에 일부 단일 구성부품의 디자인이 결여되었거나 또는 그와 동일하지도 않고 유사하지도 않은 경우, 피소침해디자인이 전리권의 보호범위에 속하지 않는 것으로 인정해야 한다. 다만, 그 일부 단일 구성부품의 디자인이 모든 단일 구성부품 디자인에 대해 전체적 시각 효과에 현저한 영항을 미치지 않는 경우는 예외이다.

 

95.       전리권자와 피소 침해자의 디자인 전리 출원이 모두 등록되고, 전리권자의 디자인 전리 출원일이 피소 침해자의 디자인 전리 출원일보다 앞선 경우로서, 만약 피소 침해자의 디자인과 전리권자의 디자인 구성이 동일하거나 유사하면, 피소 침해자가 그 디자인을 실시한 행위는 선원 디자인 전리권을 침해한 것으로 인정할 수 있다.

 

96.       종국판결이 선고되기 전, 권리자가 주장하는 디자인이 전리복심위원회에 의해 무효로 선고된 경우, 본 지침 제9, 10조를 참고하여 처리할 수 있다.

 

 

번역 by 김도현 변리사 (agipibu@hanmail.net)

서울대공대 전기공학부 졸업, 46회 변리사시험 합격 (2009), 특허법인 가산 전기전자부 변리사 (33개월 근무), 대만 정치대 어학연수, 중국 북경대 어학연수, 중국 베이징 MING&SURE 특허사무소 전기전자부 변리사 (4년 근무), 중국 인민대(베이징) 법학과 대학원 지식재산권법 전공 석사과정 수료

 

KASAN_중국 특허권, 실용신안권, 디자인권의 권리범위해석 및 침해 판단기준.pdf

 

 

작성일시 : 2017.11.16 12:00
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중국 베이징 고급인민법원 <전리침해판단지침(2017> 번역문

 

C. 디자인 전리권 보호범위의 확정

 

65.       디자인 전리권 침해 분쟁사안을 심리함에 있어서 전리권 보호범위를 먼저 확정해야 한다. 디자인 전리권 보호범위는 도면 또는 사진에 표시된 전리물품의 디자인을 기준으로 하되, 디자인의 간단한 설명 및 디자인의 개요, 전리권자가 무효심판 절차 및 그 소송절차에서 한 의견진술 등이 디자인 전리권의 보호범위를 해석하는데 이용될 수 있다.

 

당사자가 소송 중에 제출한 전리물품은 디자인에 대한 이해를 돕기 위한 참고가 될 수 있으나, 디자인의 보호범위를 확정하는 근거가 될 수는 없다.

 

66.       전체대비원칙. 디자인의 보호범위를 확정할 때, 등록 공고문헌에 해당 디자인을 표시한 도면 또는 사진에서 표현된 형상, 도안, 색채 등 모든 디자인 요소가 구성하는 전체 디자인 내용을 종합적으로 고려해야 하고, 도면 또는 사진에서의 각 그림이 표시하는 모든 디자인특징이 고려되어야 하며, 일부 디자인특징만을 고려하고 다른 디자인특징을 등한시할 수 없다.

 

디자인특징이란 독립적인 시각 효과를 가지고, 완전성 및 식별 가능성을 지닌 물품의 형상, 도안 및 그 결합, 및 색채와 형상, 도안의 결합, 다시 말해 물품의 어떤 일부의 디자인을 의미한다.

 

67.       권리자는 서면자료를 제출하여 디자인전리의 디자인 요점을 설명하고, 디자인에서 창의적인 부위 및 그 디자인 내용을 설명할 수 있다. 간단한 설명에 디자인 요점이 기재된 경우, 이를 참고할 수 있다.

 

디자인 요점이란 디자인이 종래디자인과 구별되고, 일반 소비자에게 현저한 시각적 영향을 미칠 수 있는 디자인특징을 의미한다.

 

68.       디자인 전리권이 색채를 보호범위로 청구한 경우, 청구한 색채를 디자인 전리권의 보호범위를 확정하는 디자인특징 중 하나로 삼아야 한다. 즉 침해 판단시 그 포함된 형상, 도안, 색채 및 그 조합을 피소침해물품의 대응되는 형상, 도안, 색채 및 그 조합과 종합적으로 대비해야 한다.

 

69.       디자인 전리권이 색채를 보호범위로 청구한 경우, 권리자는 디자인의 보호범위를 정하는데 사용되도록 국무원 전리행정부문이 발급하거나 인가한 관련 증거를 제출해야 한다. 필요한 경우, 국무원 전리행정부문 전리심사포대에서의 색채와 대조 확인해야 한다.

 

70.       전체적인 시각 효과에 영향이 없는 물품의 크기, 재료, 내부구조는 디자인 전리권의 보호범위에서 배제되어야 한다.

 

71.       유사 디자인 전리권의 보호범위는 각 독립된 디자인으로부터 별개로 정한다. 기본 디자인과 기타 유사 디자인 모두 디자인 전리권의 보호범위를 정하는 근거가 될 수 있다.

 

72.       한벌 물품의 전체 디자인과 이 한벌 물품을 구성하는 각 구성물품의 디자인이 모두 디자인 전리문서의 도면 또는 사진에 이미 표현된 경우, 그 보호범위는 이 한벌 물품을 구성하는 각 구성물품의 디자인 또는 이 한벌 물품의 전체 디자인에 의해 정해진다.

 

73.       그래픽 유저 인터페이스 디자인의 보호범위는 디자인 요점을 결합하여 물품 디자인 도면으로 확정해야 한다.

 

동태적 그래픽 유저 인터페이스 디자인의 보호범위는 간단한 설명에서 동태 변화 과정에 대한 설명과 결합하여, 동태 변화 과정을 확정할 수 있는 물품 디자인 도면으로 함께 확정할 필요가 있다.

 

 

번역 by 김도현 변리사 (agipibu@hanmail.net)

서울대공대 전기공학부 졸업, 46회 변리사시험 합격 (2009), 특허법인 가산 전기전자부 변리사 (33개월 근무), 대만 정치대 어학연수, 중국 북경대 어학연수, 중국 베이징 MING&SURE 특허사무소 전기전자부 변리사 (4년 근무), 중국 인민대(베이징) 법학과 대학원 지식재산권법 전공 석사과정 수료

 

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작성일시 : 2017.11.16 11:00
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중국 베이징 고급인민법원 <전리침해판단지침(2017> 번역문

 

(c) 균등침해

 

44.       전리 침해 판단에서, 동일침해가 성립하지 않으면, 균등침해 여부를 판단해야 한다.

 

피소 침해기술방안이 균등침해를 구성하려면 반드시 충분한 증거로 뒷받침되어야 하고, 권리자는 입증하거나 또는 충분히 설명해야 한다.

 

45.       피소 침해기술방안의 하나 또는 하나 이상의 기술특징이 청구항의 대응되는 기술특징과 문언적으로는 동일하지 않으나 균등한 특징에 해당하여, 이를 기초로 피소 침해기술방안이 전리권의 보호범위에 속하는 것으로 인정되는 경우, 균등침해에 속한다.

 

균등한 특징이란, 청구항에 기재된 기술특징과 기본적으로 동일한 수단으로서, 기본적으로 동일한 기능을 발휘하고, 기본적으로 동일한 효과를 달성하며, 당업자가 창조적 노력을 거치지 않고서도 생각해 낼 수 있는 기술특징을 의미한다.

 

균등한 특징을 구성하는지 판단할 때, 수단은 기술특징 자체의 기술 내용이고, 기능 및 효과는 기술특징의 외부 특징으로서, 기술특징의 기능 및 효과는 해당 기술특징의 수단에 의해 결정된다.

 

46.       기본적으로 동일한 수단이란, 피소 침해기술방안에서의 기술특징과 청구항의 대응되는 기술특징이 기술 내용상 실질적인 차이가 없음을 의미한다.

 

47.       기본적으로 동일한 기능이란, 피소 침해기술방안에서의 기술특징과 청구항의 대응되는 기술특징이 각자의 기술방안에서 일으키는 작용이 기본적으로 동일함을 의미한다. 피소 침해기술방안에서의 기술특징이 청구항의 대응되는 기술특징에 비해 다른 작용을 더 갖더라도 이를 고려하지 않는다.

 

48.       기본적으로 동일한 효과란, 피소 침해기술방안에서의 기술특징과 청구항의 대응되는 기술특징이 각자의 기술방안에서 달성하는 기술적 효과가 기본적으로 비슷한 경우를 의미한다. 피소 침해기술방안에서의 기술특징이 청구항의 대응되는 기술특징에 비해 다른 기술적 효과를 더 갖더라도 이를 고려하지 않는다.

 

49.       창조적 노력을 거치지 않고서도 생각해 낼 수 있다는 것은, 당업자의 입장에서, 피소 침해기술방안에서의 기술특징과 청구항의 대응되는 기술특징 간의 치환이 용이하게 생각되는 경우를 의미한다. 구체적 판단시 다음 요인들을 고려할 수 있다: 두 기술특징이 동일하거나 유사한 기술 분류에 해당하는지; 두 기술특징이 이용되는 작동 원리가 동일한지; 두 기술특징 간에 간단한 직접 치환 관계가 존재하는지, 즉 두 기술특징 간의 치환시 다른 부분을 새롭게 설계할 필요가 있는지. 다만 간단한 치수 및 연결위치의 조정은 새로운 설계에 속하지 않는다.

 

50.       균등침해를 구성하는지 판단할 때, 수단, 기능, 효과 및 창조적 노력의 필요 여부에 대해 순차적으로 판단해야 한다. 다만, 수단, 기능 효과의 판단이 주된 작용을 한다.

 

51.       균등한 특징의 치환은 구체적인 것이어야 하고, 대응되는 기술특징과의 치환이어야 하며, 전체적인 기술방안 간의 치환이어서는 안 된다.

 

52.       균등한 특징은, 청구항에서의 몇 가지 기술특징이 피소 침해기술방안에서의 하나의 기술특징에 대응될 수 있고, 청구항에서의 하나의 기술특징이 피소 침해기술방안에서의 몇 가지 기술특징의 조합에 대응될 수도 있다.

 

53.       균등한 특징의 치환은, 청구항의 구별되는 기술특징에 대한 치환을 포함하고, 청구항의 전제부에서의 기술특징에 대한 치환도 포함된다.

 

54.       피소 침해기술방안의 기술특징이 청구항의 기술특징과 균등한지 여부를 판단하는 시점은 피소 침해행위 발생일을 기점으로 해야 한다.

 

55.       청구항과 피소 침해기술방안에 여러 개의 균등한 특징이 존재하고, 만약 이 여러 개의 균등한 특징이 겹쳐져 청구항의 기술적 구상과 다른 기술방안이 피소 침해기술방안에 형성되거나, 또는 예상치 못한 기술적 효과를 피소 침해기술방안이 달성하는 경우, 균등 침해 인정은 일반적으로 부적절하다.

 

56.      기능적 특징을 포함하는 청구항에 대해, 본 지침 제19조에서 언급된 구조, 단계 특징과 비교하여, 피소 침해기술방안의 대응되는 구조, 단계 특징이 기본적으로 동일한 수단으로 동일한 기능을 실현하며 동일한 효과를 달성하고, 당업자가 전리 출원일 이후 피소 침해행위 발생일까지 창조적 노력 없이도 생각할 수 있는 것이면, 그 대응되는 구조, 단계 특징은 기능적 특징과 균등한 것으로 인정해야 한다.

 

전술한 구조, 단계 특징이 균등한 특징인지 판단할 때, 이를 하나의 기술특징으로 보아야 하고, 둘 이상의 기술특징으로 나누어서는 안된다.

 

57.       청구항이 수치범위 특징을 포함하고, 권리자가 그와 상이한 수치특징이 균등한 특징에 속한다고 주장하는 경우, 이를 인정하지 않는 것이 일반적이다. 다만, 이 상이한 수치특징이 출원일 이후 나타난 기술 내용에 해당하는 경우는 예외이다.

 

청구항에적어도”, “넘지 않는등의 표현을 이용하여 수치 특징을 한정했고, 당업자가 청구항, 명세서 및 도면을 읽은 후 전리기술방안이 특별히 이 표현을 강조하여 기술특징을 엄격히 한정한 것으로 판단한 경우, 전리권자가 이와 상이한 수치특징이 균등한 특징에 속한다고 주장하면, 이를 인정되지 않는다.

 

실용신안 전리의 청구항에 수치특징이 포함되었고, 권리자가 피소 침해기술방안의 대응되는 수치특징이 균등한 특징이라고 주장하는 경우, 이를 인정하지 않는다. 다만, 이 상이한 수치특징이 출원일 이후 나타난 기술 내용에 해당하는 경우는 예외이다.

 

58.       명세서나 도면에서만 설명되고 청구항에는 개괄되지 않은 기술방안에 대해서는, 전리권자가 이 기술방안을 포기한 것으로 간주해야 한다. 이 기술방안이 전리권 보호범위에 속한다는 전리권자의 주장은 인정되지 않는다.

 

59.       피소 침해기술방안이 명세서에서 분명하게 배제된 기술방안에 해당하거나, 또는 배경기술의 기술방안에 해당하는 경우, 전리권자가 균등침해를 주장해도 인정되지 않는다.

 

60.       발명 청구항에서의 비발명적 기술특징, 보정되어 이루어진 기술특징 또는 실용신안 청구항에서의 기술특징에 대해, 만약 전리권자가 전리 출원 또는 보정시 대체적 기술특징이 존재함을 명백히 알았거나 충분히 예측했으면서도 이를 전리권의 보호범위로 기입하지 않았다면, 침해판단시 균등한 특징을 구성함을 이유로 해당 대체적 기술방안이 전리권의 보호범위에 속한다는 전리권자의 주장은 인정되지 않는다.

 

61.       피소 침해기술방안에서의 기술특징과 청구항에서의 기술특징이 균등한지 여부를 판단할 때, 피소 침해자는 전리권자가 이 균등한 특징을 이미 포기하여 금반언 원칙(원문표현: “禁止反悔”)에 반한다는 이유로 항변할 수 있다.

 

금반언 원칙이란, 전리 심사 또는 무효심판 과정에서 전리 출원인이나 전리권자가 청구항, 명세서의 축소 보정 또는 의견진술의 방식으로 청구항의 보호범위에 대해 한정하거나 일부를 포기함에 따라, 전리침해소송에서 균등 침해 여부를 판단할 때 권리자가 이미 포기한 내용을 재차 전리권의 보호범위로 주장하는 것을 금지하는 것을 의미한다.

 

62.       전리 출원인이나 전리권자가 한정하거나 일부 포기한 보호범위는, 신규성이나 진보성 결함, 필요기술특징 결여와 청구항이 명세서에 의해 뒷받침되지 않음 및 명세서의 불충분 공개 등의 등록될 수 없는 실질적 결함을 극복하기 위한 필요에서 행해진 것이어야 한다.

 

권리자는 전리 출원인 또는 전리권자가 전리 문헌을 보정한 이유를 설명할 수 없고, 그 보정은 등록을 받기 위해 실질적 결함을 극복하기 위한 것으로 추정할 수 있다.

 

63.       전리 출원인 또는 전리권자가 청구항의 보호범위에 행한 축소 보정 또는 진술은 반드시 명시적이어야 하고, 서면 진술서, 전리심사포대, 효력이 발생한 법률문서에 이미 기록된 것이어야 한다.

 

전리 출원인 또는 전리권자가 전리 수권/확권 과정에서 권리요구서, 명세서 및 도면에 행한 축소 보정 또는 진술이 명백히 부정되었음을 권리자가 입증할 수 있는 경우, 해당 보정 또는 진술로 인하여는 기술방안이 포기되지 않은 것으로 인정해야 한다.

 

64.       금반언원칙의 적용은 피소 침해자의 주장이 있을 것을 전제로 하고, 피소 침해자는 전리 출원인이나 전리권자의 금반언 위반에 상응하는 증거를 제출한다.

 

전리 출원인 또는 전리권자의 금반언 위반이 있음이 기재된 증거를 취득한 상황에서, 이미 조사된 사실을 토대로 금반언원칙을 통해 청구항의 보호범위에 대해 필요한 제한을 가하여, 전리권 보호범위를 합리적으로 확정한다.

 

 

번역 by 김도현 변리사 (agipibu@hanmail.net)

서울대공대 전기공학부 졸업, 46회 변리사시험 합격 (2009), 특허법인 가산 전기전자부 변리사 (33개월 근무), 대만 정치대 어학연수, 중국 북경대 어학연수, 중국 베이징 MING&SURE 특허사무소 전기전자부 변리사 (4년 근무), 중국 인민대(베이징) 법학과 대학원 지식재산권법 전공 석사과정 수료

 

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작성일시 : 2017.11.16 10:00
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중국 베이징 고급인민법원 <전리침해판단지침(2017> 번역문

 

B. 발명, 실용신안 전리권의 침해 판단

 

(a) 기술특징의 비교 원칙 및 방법

 

35. 구성요소 완비의 원칙(원문표현: “全面覆盖原). 구성요소 완비의 원칙은 한 건의 기술방안이 발명 또는 실용신안 전리권을 침해했는지 판단하는 기본 원칙이다. 구체적 의미는 피소 침해기술방안이 전리권의 보호범위에 속하는지 판단할 때, 권리자가 주장하는 청구항에 기재된 모든 기술특징을 심사해야 하고, 청구항에 기재된 모든 기술특징을 피소 침해기술방안의 대응되는 모든 기술특징과 하나하나씩 비교해야 함을 의미한다. 피소 침해기술방안이 청구항에 기재된 모든 기술특징과 동일하거나 균등한 기술특징을 포함하면, 전리권의 보호범위에 속하는 것으로 인정되어야 한다.

 

36. 침해 판단시 당사자가 제출한 전리 물건을 피소 침해기술방안과 직접 비교해서는 안된다. 다만, 전리 물건은 관련 기술 특징과 기술 방안을 이해를 돕는데 이용될 수 있다.

 

37. 권리자와 피소 침해자 모두 전리권이 있는 경우, 일반적으로 양측의 전리 물건 또는 양측 전리의 청구항을 비교할 수 없다.

 

(b) 동일침해

 

38. 피소 침해기술방안이 청구항에 기재된 모든 기술특징과 동일한 대응되는 기술 특징을 포함하면 동일 침해, 즉 문언 침해에 해당한다.

 

39. 청구항에 기재된 기술특징이 상위 개념의 특징을 사용하고, 피소 침해기술방안의 대응되는 기술특징이 대응되는 하위 개념의 특징을 사용하는 경우, 동일한 기술특징을 구성하는 것으로 인정해야 한다.

 

40. 피소 침해기술방안이 청구항의 모든 기술특징을 포함하는 상태에서, 새로운 기술특징을 부가한 경우에도 전리권의 보호범위에 속한다. 다만, 전리문헌에서 해당 기술특징을 명백히 배제한 경우는 예외이다.

 

41. 피소 침해기술방안이 폐쇄형 청구항의 모든 기술특징을 포함하는 상태에서, 새로운 기술특징을 부가한 경우, 피소 침해기술방안이 해당 청구항의 보호범위에 속하지 않는 것으로 인정해야 한다. 다만, 의약, 화학분야에서 조합물의 폐쇄형 청구항의 경우, 그 부가된 기술특징이 불가피한 통상적인 양의 불순물인 경우는 예외로 한다.

 

42. 기능적 특징을 포함하는 청구항에 대해, 본 지침 제19조에서 언급된 구조, 단계 특징과 비교하여, 피소 침해기술방안의 대응되는 구조, 단계 특징이 동일한 수단으로 동일한 기능을 실현하고 동일한 효과를 달성하거나, 또는 비록 차이가 있더라도 기본적으로 동일한 수단으로 동일한 기능을 실현하고 동일한 효과를 달성하며 당업자가 전리 출원일을 기준으로 창조적 노력 없이도 연상할 수 있는 경우라면, 그 대응되는 구조, 단계 특징이 기능적 특징과 동일한 것으로 인정해야 한다.

 

구조, 단계 특징이 동일한 특징을 구성하는지 판단할 때, 이를 하나의 기술특징으로 보아야 하고, 이를 둘 이상의 기술특징으로 분리해서는 안된다.

 

43. 후행 전리권의 발명이나 실용신안이 선행 발명이나 실용신안을 개량한 것으로서, 선행 전리의 청구항에 기재된 모든 기술특징이 후행 전리의 청구항에 기재되고, 그 외 다른 기술특징을 더 부가한 경우, 후행 전리는 종속 권리에 해당된다. 종속 전리의 실시는 선행 전리의 보호범위에 속한다.

 

이하의 경우는 종속 전리에 해당된다.

 

(1) 후행 물건전리 청구항이 선행 물건전리 청구항의 모든 기술특징을 포함하는 상태에서, 새로운 기술특징을 더 부가한 경우

(2) 기존 물건전리 청구항에서, 종전에 발견하지 못한 새로운 용도를 발견한 경우

(3) 기존 방법전리 청구항에서, 새로운 기술특징을 부가한 경우

 

번역 by 김도현 변리사 (agipibu@hanmail.net)

서울대공대 전기공학부 졸업, 46회 변리사시험 합격 (2009), 특허법인 가산 전기전자부 변리사 (33개월 근무), 대만 정치대 어학연수, 중국 북경대 어학연수, 중국 베이징 MING&SURE 특허사무소 전기전자부 변리사 (4년 근무), 중국 인민대(베이징) 법학과 대학원 지식재산권법 전공 석사과정 수료

 

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작성일시 : 2017.11.16 09:00
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중국 베이징 고급인민법원 <전리침해판단지침(2017> 번역문

 

(c)       해석 방법

 

11. 전리권 보호범위 확정시, 국무원 전리행정부문이 공고한 등록 전리문헌 또는 이미 법률적 효력이 발생한 복심청구심사결정, 무효선고청구심사결정 및 관련 수권/확권 행정판결에서 확정된 청구항을 기준으로 해야 한다. 청구항이 다수 문헌에 존재하는 경우, 최종적으로 유효한 문헌을 기준으로 한다.

 

12. 청구항 해석은 당업자의 시각에서 이루어져야 한다.

 

당업자는 가공의인물로서, 해당 기술영역의 모든 종래기술을 지득할 수 있고, 출원일 이전의 해당 기술영역의 모든 일반 기술지식을 이해하며, 그 출원일 이전의 통상적인 실험수단을 활용하는 능력을 지닌 자이다.

 

당업자는 구체적인 개인이나 단체를 가리키는 것이 아니며, 교양 수준, 직함, 직급 등 구체적 기준을 참고하여 적용해서는 안된다. 당업자가 일반 기술 지식과 통상적인 실험 수단을 다루는 능력을 아는지 여부에 대해 당사자간 다툼이 있는 경우 증거로서 입증해야 한다.

 

13. 청구항 해석에는 명확, 보충 및 특정 상황에서의 수정이라는 세 가지 방식이 적용된다. , 청구항에서 표현되는 기술특징의 내용이 불분명할 때 이 기술특징의 의미를 명확히 하는 것, 청구항의 기술특징을 이해하는데 결함이 있는 경우 이 기술특징의 부족한 점을 보충하는 것, 청구항의 기술특징 간에 모순이 존재할 때 이 기술특징의 의미를 수정하는 것을 포함한다.

 

14. 일반적으로 청구항에 기재된 모든 기술특징이 표현하는 기술적 내용을 하나의 전체 기술방안으로 취급해야 한다. 독립청구항의 전제부, 특징부 및 종속청구항의 인용부, 한정부에 기재된 기술특징은 보호범위를 한정하는 작용을 한다.

 

청구항에 둘 이상의 병렬된 기술방안이 포함된 경우, 각 병렬 기술방안을 각각 하나의 전체 기술방안으로 확정해야 한다.

 

15. 청구항 해석에는 전리 명세서와 도면, 청구범위에서의 관련 청구항, 본 사안 전리와 분할출원의 관계에 있는 다른 전리 및 전술한 전리의 심사 포대 및 효력이 발생한 전리 수권/확권 재판문서에 기재된 내용이 활용될 수 있다.

 

전술한 방법으로도 청구항의 의미를 명확히 할 수 없는 경우에는 참고문헌, 교과서 등의 공지된 문헌과 당업자 통상의 이해를 결합하여 해석할 수 있다.

 

본 지침에서 칭하는 전리 심사 포대에는, 전리 심사, 복심, 무효절차에서 전리출원인 또는 전리권자가 제출한 서면자료, 국무원 전리행정부문 및 전리복심위원회가 발부한 심사의견통지서, 면담 기록, 구술심리 기록, 효력 발생된 전리복심청구 심리결정서 및 전리권 무효선고청구 심리결정서 등이 포함된다.

 

16. 청구항과 전리 명세서에 서로 일치하지 않거나 모순되는 표현이 있어, 전리법 제26조 제3, 4항 규정에 명백히 반하여 명세서가 청구항 해석에 이용될 수 없는 경우, 당사자에게 전리 무효 선고 절차를 통해 해결하도록 고지한다. 당사자가 전리 무효 선고 절차를 개시하고 본안 심리 중지를 신청한 경우, 재정으로 소송을 중지할 수 있다.

 

당사자가 전리 무효 절차를 통한 해결을 명확히 거절하거나, 합리적 기간 내에 전리권 무효 선고 청구를 제기하지 않는 경우, 전리권 유효 원칙에 따라 청구항이 한정하는 보호범위를 기준으로 한다. 그러나 당업자의 입장에서 청구항과 명세서 및 도면을 통해 청구항의 기술방안을 구체적이고, 확정적이며 유일하게 해석할 수 있다면 그 해석에 따라 청구항의 표현 오류를 명확히 하거나 수정해야 한다.

 

본 조 제2항에 의해서도 여전히 전리권의 보호범위를 확정할 수 없는 경우, 원고의 소 제기를 판결로서 기각할 수 있다.

 

17. 청구항의 해석, 권리요구서에 기재된 청구항의 보호범위 확정시, 독립청구항과 그 종속청구항이 한정한 보호범위는 서로 동일하지 않는 것으로 추정할 수 있다. 독립청구항의 보호범위는 그 종속청구항의 보호범위보다 크고, 선행 종속청구항의 보호범위는 그 선행 종속청구항을 인용하는 후행 종속청구항의 보호범위보다 크다. 다만, 당업자가 전리명세서 및 도면, 전리 심사 포대 등 내부증거를 근거로 하여 상반되는 해석을 할 수 있는 경우는 예외이다.

 

18. 청구항에서 기능 또는 효과로 기재되는 기능적 특징에 대해, 명세서와 도면에 설명된 해당 기능 또는 효과의 구체적인 실시방식 및 그 균등한 실시방식을 결합하여 이 기술특징의 내용을 확정해야 한다.

 

기능적 특징이란, 구조, 성분, 재료, 단계, 조건 또는 이들간의 관계 등이 발명에 일으키는 기능 또는 효과를 이용하여 한정한 기술특징을 의미한다. 기능적 특징으로 보기에 부적절한 경우는 일반적으로 다음과 같다:

 

(1)   기능이나 효과적 어휘로 표현된 것으로서 이미 당업자가 보편적으로 알고 있는 기술용어, 또는 기능이나 효과적 어휘로 표현되고 청구항만 읽고서 직접적이고도 명확하게 전술한 기능이나 효과를 달성하는 구체적 실시방식을 확정할 수 있는 기술특징;

 

(2)   기능이나 효과를 나타내는 어휘를 사용했으나, 대응되는 구조, 성분, 재료, 단계, 조건 등의 특징을 함께 이용하여 설명된 기술특징.

 

19. 기능적 특징의 내용을 확정할 때, 명세서 및 도면에서 대응되는 이 기능, 효과를 달성하는데 필수 불가결한 구조, 단계 특징으로 기능적 기술특징을 한정해야 한다.

 

20. 방법 전리 청구항이 단계의 순서에 대해 명확히 한정한 경우, 단계 자체 및 단계 간 순서는 모두 전리권 보호범위를 한정하는 작용을 한다. 방법 전리 청구항이 단계의 순서에 대해 명확히 한정하지 않은 경우, 이를 이유로 단계의 순서가 청구항을 한정하는 작용을 하지 않는 것으로 고려해서는 안되고, 명세서와 도면, 청구항에 기재된 전체적인 기술방안, 각 단계간의 논리관계 및 전리 심사 포대를 결합하여, 당업자의 입장에서 각 단계가 특정한 순서에 따라 실시되는지 여부를 확정해야 한다.

 

21. 제조 방법으로 물건을 한정한 기술특징은 전리권 보호범위를 한정하는 작용을 한다. 피소 침해물건의 제조 방법이 전리방법과 동일하지도 않고 균등하지도 않은 경우, 피소 침해기술방안이 전리권의 보호범위에 속하지 않는 것으로 인정해야 한다.

 

22. 실용신안 전리 청구항이 비형상, 비구조적 기술특징을 포함하는 경우, 이 기술특징은 전리권의 보호범위 확정에 한정 작용을 한다.

 

비형상, 비구조적 기술특징이란, 실용신안 전리 청구항에 기재된, 물건의 형상, 구조 또는 그 결합 등에 해당되지 않는 기술특징을 의미한다. 예를 들어 용도, 제조공정, 사용방법, 재료성분(성분, 배합률) 등이다.

 

23. 물건 발명 또는 실용신안 전리 청구항이 적용분야, 용도를 한정하지 않은 경우, 적용분야, 용도는 일반적으로 전리권 보호범위를 한정하는 작용을 하지 않는다.

 

24. 청구항에 기재된 사용환경 특징은 전리권 보호범위를 한정하는 작용을 한다. 피소침해 기술방안이 청구항에 기재된 사용환경에 적용될 수 있는 경우, 피소 침해기술방안이 청구항에 기재된 사용환경특징을 구비한 것으로 인정해야 하고, 피소 침해기술방안이 실제로 그 환경특징을 사용할 것을 전제로 해서는 안된다. 다만, 전리문헌에서 해당 기술방안이 그 사용환경특징에만 적용될 수 있는 것으로 명확히 한정했고, 피소 침해기술방안이 다른 사용환경에 적용될 수 있다고 입증할 증거가 있는 경우, 피소 침해기술방안은 전리권의 보호범위에 속하지 않는다.

 

피소 침해기술방안이 청구항에서 사용환경특징으로 한정된 사용환경에 적용될 수 없는 경우, 피소 침해기술방안이 전리권의 보호범위에 속하지 않는 것으로 인정해야 한다.

 

사용환경특징은 주제명칭과 다르며, 청구항에서 발명 또는 실용신안이 사용되는 배경이나 조건 및 해당 기술방안에 존재하는 연결 또는 배합관계를 설명하는 기술특징을 의미한다.

 

25. 주제명칭에 포함된 적용분야, 용도 또는 구조 등의 기술 내용이 청구항이 보호를 청구하는 기술방안에 영향을 미치는 경우, 해당 기술 내용은 전리권의 보호범위를 한정하는 작용을 한다.

 

주제명칭은 청구항에 포함된 모든 기술특징으로 이루어진 기술방안에 대한 추상적 개괄로서, 전리기술방안에 대한 간단한 명칭이며, 그 대표하는 기술방안은 청구항의 모든 기술특징을 통해 구현될 필요가 있다.

 

26. “…로 구성되는”(원문표현: “……成”)의 표현방식을 이용하는 청구항은 폐쇄형 청구항으로서, 청구항에서 언급된 이외의 구조조성부분 또는 방법단계는 포함하지 않는 것으로 해석되는 것이 일반적이다.

 

의약, 화학 분야에서 조성에 관한 폐쇄형 청구항에서, 각 성분들은 각각의 특성에 기인하여 함께 효과를 발생하는 것으로서, 다른 물질 없이 바로 특정 기술효과를 발생한다. 다만, 중약(우리의 한약에 대응) 조합물 청구항은 예외로 한다.

 

27. 명세서에서의 기술 용어에 대한 해석과 이 기술 용어의 통상적인 의미가 다른 경우, 명세서의 해석을 기준으로 한다.

 

침해 행위가 발생했을 때 이미 기술 용어에 다른 의미가 생긴 경우, 전리 출원일 당시의 의미로 이 기술 용어를 해석해야 한다.

 

28. 전리권자가 전리 문헌에서 스스로 정의한 어휘는, 명세서에서의 특정한 의미에 따라 해석해야 한다. 명세서에 명확한 정의가 없는 경우, 명세서에서 스스로 정의내린 해당 어휘와 관련된 전후문맥을 토대로 이해하되, 발명의 목적에 가장 부합하는 의미로서 해석해야 한다.

 

29. 1 건의 전리 문헌에서, 통상적인 경우 동일한 용어는 동일한 의미를 갖는 것으로 해석해야 한다. 상이한 용어는 상이한 의미를 갖는 것으로 추정하나, 명세서의 기재 또는 당업자의 상식적 이해를 토대로 상이한 용어가 동일한 의미를 갖는 것으로 확정할 수 있는 경우는 예외로 한다.

 

30. 도면은 도형을 이용하여 명세서의 문자부분을 보충 설명하여, 당업자가 직관적이고 형상적으로 발명 또는 실용신안의 각 기술특징 및 전체 기술방안을 이해하게 하는 작용을 한다. 당업자가 청구항 및 명세서를 읽은 후, 도면으로부터 직접적이고도 아무런 의심 없이 확정할 수 있는 내용이어야만 청구항의 기술특징의 의미를 이해하는데 이용될 수 있다.

 

도면으로부터 추측되는 내용, 또는 문자적 설명이 없이 도면으로부터만 측량되는 수치 및 그 관계는 관련 기술특징의 내용으로 삼아서는 안된다.

 

31. 도면 표기는 기술방안의 이해를 돕는데 이용될 수 있고, 청구항에서 도면 표기를 인용한 경우 도면 표기가 반영하는 구체적 구조로 청구항의 기술특징을 한정해서는 안된다.

 

32. 전리 청구항은 일반적으로 명세서 또는 도면에 공개된 실시예를 기초로 한 합리적 개괄이다. 실시예는 청구범위 내의 기술방안의 실예로서, 전리 출원인이 관점에서 발명 또는 실용신안을 실현하는 바람직한 방식에 불과하다. 전리권의 보호범위는 명세서에 공개된 구체적 실시방식에 의해 제한되지 않으나, 아래 경우는 예외이다.

 

(1) 실질적으로 청구항이 곧 실시방식에서 기재된 기술방안인 경우

(2) 청구항이 기능적 기술특징을 포함하는 경우

 

33. 요약은 기술 정보를 제공하여 일반 공중이 쉽게 검색하게 하려는 것으로서, 전리권의 보호범위 확정에 이용될 수 없고, 청구항 해석에 이용될 수도 없다.

 

34. 전리 문헌에서의 인쇄 오류가 전리권 보호범위 확정에 영향을 미치는 경우, 전리 심사 포대를 근거로 수정될 수 있다.

 

권리요구서, 명세서 및 도면에서 어법, 문자, 구두점, 도형, 부호 등에 명백한 오류 또는 모호성이 존재하더라도, 권리요구서, 명세서 및 도면을 읽고 유일한 해석을 도출할 수 있으면, 그 유일한 해석에 따라 판단해야 한다.

 

 

번역 by 김도현 변리사 (agipibu@hanmail.net)

서울대공대 전기공학부 졸업, 46회 변리사시험 합격 (2009), 특허법인 가산 전기전자부 변리사 (33개월 근무), 대만 정치대 어학연수, 중국 북경대 어학연수, 중국 베이징 MING&SURE 특허사무소 전기전자부 변리사 (4년 근무), 중국 인민대(베이징) 법학과 대학원 지식재산권법 전공 석사과정 수료

 

KASAN_중국 특허권, 실용신안권, 디자인권의 권리범위해석 및 침해 판단기준.pdf

 

 

작성일시 : 2017.11.16 08:00
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중국 베이징 고급인민법원 <전리침해판단지침(2017> 번역문

 

A.    발명, 실용신안 전리권 보호범위의 확정

 

(a)    보호범위 확정의 해석 원칙

 

1.     전리권 유효의 원칙. 권리자가 주장의 근거로 하는 전리권이 무효로 선고되기 전이라면 그 권리는 마땅히 보호되어야 하며, 이 전리권이 전리법의 관련 등록 요건에 부합하지 않더라도 무효를 이유로 재판해서는 안된다. 다만, 본 지침에 다른 규정이 있는 경우는 예외로 한다.

 

전리 등록부 부본 또는 전리증서 및 당해년도 등록 연차료 납부 영수증을 전리권 유효를 입증하는 증거로 할 수 있다.

 

2.     공평의 원칙. 청구항 해석시, 전리가 종래기술에 기여한 공헌, 청구항의 한정이 합리적으로 확정된 보호범위, 전리권자의 이익 보호를 충분히 고려해야 할 뿐만 아니라, 청구항의 공시 기능, 사회 공중의 신뢰이익을 함께 고려해야 하며, 보호되지 않아야 할 내용을 청구항의 보호범위로 해석할 수 없다.

 

보호범위로 포함되지 않아야 할 내용에 해당되는 경우는 아래와 같다:

 

(1)   전리가 극복하고자 하는 기술적 흠결을 갖는 기술방안

(2)   전체적으로 종래기술에 속하는 기술방안

 

3.     절충의 원칙. 청구항 해석시, 청구항에 기재된 기술내용을 기준으로 하되, 명세서 및 도면, 종래 기술, 전리가 종래기술에 기여한 공헌 등의 요소들을 토대로 전리권 보호범위를 합리적으로 확정해야 한다. 전리권 보호범위는 청구항에서의 문자적 의미에 구속되어서는 안되고, 당업자가 전리 출원일 전에 명세서와 도면을 읽고 창조적 노력을 발휘해야만 착안할 수 있는 내용까지 확장해서도 안된다.

 

4.     발명 목적 부합의 원칙. 전리권 보호범위 확정시, 발명의 목적, 효과를 달성할 수 없는 기술방안을 청구항의 보호범위로 해석해서는 안된다. , 당업자가 해당 분야의 기술적 배경을 기초로 하여, 명세서와 도면의 모든 내용을 읽은 후에도 여전히 전리의 기술적 과제를 해결할 수 없고 전리의 기술적 효과를 달성할 수 없는 것으로 판단되는 기술방안을 전리권의 보호범위로 해석해서는 안된다.

 

(b)  해석의 대상

 

5.     발명 또는 실용신안 전리권 침해분쟁 사안을 심리하는 경우, 우선 전리권 보호범위를 확정해야 한다. 발명 또는 실용신안 전리권의 보호범위는 청구항에 기재된 기술특징으로 확정되는 내용을 기준으로 하되, 기재된 기술특징과 균등한 기술특징으로 확정되는 내용도 포함한다.

 

전리권 보호범위 확정시에는, 전리권자가 권리의 근거로 주장하는 청구항에 대해 해석하되, 해당 청구항의 기술적 특징을 구분해야 한다.

 

6.     권리요구서에 둘 이상의 청구항이 있는 경우, 권리자는 소장에 구체적인 청구항을 명확히 기재해야 한다. 소장에 기재되어 있지 않거나 기재가 불명확한 경우 이를 명확히 할 것을 요구해야 한다. 석명하였으나 권리자가 1심 변론종결 전까지 명확히 하지 않은 경우 재정(원문표현: 裁定 법원결정, 재판부 결정 해석)으로 소를 기각(원문표현:  박회 - 기각, 각하, 거절 등을 모두 포함하는 포괄적 용어임)할 수 있다.

 

7.     권리자가 종속청구항으로 확정되는 보호범위를 주장하는 경우, 이 종속청구항에 기재된 부가기술특징 및 직, 간접적으로 인용하는 청구항에 기재된 기술특징을 모두 전리권 보호범위로 확정해야 한다.

 

8.     기술특징이란, 청구항이 한정하는 기술방안 중에서 일정한 기술적 기능을 독립적(원문표현: 对独立地 - 상대적으로 독립적)으로 수행하고, 독립적인 기술적 효과를 내는 최소 기술단위를 의미한다. 물건 기술방안에서 이 기술단위는 일반적으로 물건의 부품 및/또는 부품간의 연결관계이다. 방법 기술방안에서 이 기술단위는 일반적으로 방법의 단계 또는 단계 간의 관계이다.

 

9.     1심 판결 선고 전에, 권리자가 주장하는 청구항이 전리복심위원회에 의해 무효로 선고된 경우, 권리자가 주장하는 청구항을 즉시 변경하지 않으면, 해당 무효 선고된 청구항에 기한 권리자의 소 제기를 재정으로 기각할 수 있다.

 

해당 청구항이 무효라고 선고한 전리복심위원회의 결정이 유효한 행정판결에 의해 취소되었음을 입증할 증거가 있는 경우, 권리자는 별개의 소를 제기할 수 있다.

 

권리자가 별소를 제기한 경우, 소송시효기간은 행정판결서 송달일로부터 기산한다. 행정소송기간에 침해행위가 지속됨을 입증할 증거가 있는 경우, 권리자는 별소 제기시 이에 대해 권리를 주장할 수 있다.

 

10.  당사자가 1심 판결에 불복하여 2심법원에 상소했고, 그 종심 판결이 내려지기 전에, 1심 판결의 근거가 되는 청구항이 전리복심위원회에 의해 무효로 선고된 경우, 일반적으로 1심 판결을 취소하고, 해당 무효 선고된 청구항에 기한 권리자의 소 제기를 재정으로 기각해야 한다. 다만, 전리권자가 법정 기한 내에 무효결정에 대해 행정소송을 제기했음을 증거로서 입증한 경우, 증거, 전리기술의 난이도, 피소 침해자의 항변 이유 등의 요소를 종합적으로 고려하고, 당사자의 신청에 따라 2심 사건의 심리를 재정으로 중지할 수 있다.

 

해당 청구항이 무효라고 선고한 전리복심위원회의 결정이 유효한 행정판결에 의해 취소되었음을 입증할 증거가 있고, 권리자가 별개의 소를 제기한 경우, 새로운 사실이 존재하지 않는 한, 1심 판결이 인정한 사실과 증거를 토대로 판결해야 한다.

 

번역 by 김도현 변리사 (agipibu@hanmail.net)

서울대공대 전기공학부 졸업, 46회 변리사시험 합격 (2009), 특허법인 가산 전기전자부 변리사 (33개월 근무), 대만 정치대 어학연수, 중국 북경대 어학연수, 중국 베이징 MING&SURE 특허사무소 전기전자부 변리사 (4년 근무), 중국 인민대(베이징) 법학과 대학원 지식재산권법 전공 석사과정 수료

 

KASAN_중국 특허권, 실용신안권, 디자인권의 권리범위해석 및 침해 판단기준.pdf

 

 

작성일시 : 2017.11.16 07:00
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「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하공정거래법이라고 합니다)사업자가 자기의 거래상의 지위를 부당하게 이용하여 상대방과 거래하는 행위로서 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위를 불공정거래행위의 하나로 규정(23조 제1항 제4)하여 제재하고 있습니다. 또한, 이러한 거래상 지위의 남용행위가 공정거래법상 불공정거래행위에 해당하는 것과 별개로 위와 같은 행위를 실현시키고자 하는 사업자와 상대방 사이의 약정이 경제력의 차이로 인하여 우월한 지위에 있는 사업자가 그 지위를 이용하여 자기는 부당한 이득을 얻고 상대방에게는 과도한 반대급부 또는 기타의 부당한 부담을 지우는 것으로 평가할 수 있는 경우에는 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반한 법률행위로서 무효에 해당합니다(대법원 1996. 4. 26. 선고 9434432 판결 참조). 본 포스팅에서는 이와 같은 불공정거래행위에 관한 최신 판례(대법원 2017. 9. 7. 선고 2017229048 판결)를 소개하고자 합니다.

 

이 사건에서 백화점을 운영하는 대규모 소매업자인 원고는 원고에게 의류를 납품하는 피고와 2012. 9. 1. 원고가 피고로부터 납품 받은 상품을 매입하여 그 대금을 지급하고 피고의 책임하에 상품을 판매한 후 재고품을 반품하는 조건으로 거래하는 내용의 특정매입거래계약(이하이 사건 계약이라고 한다)을 체결하고 지속적으로 거래해왔습니다.

 

그런데 2014. 9. 25. 피고가 원고에게 재고품에 관한 상품대금 반환채무 232,225,685이 있음을 확인하면서 이를 2014. 12. 31. 부터 2015. 9. 30. 까지 4회에 걸쳐 분할 상환하기로 하는 상품대금 반환에 관한 확약서(이하이 사건 확약서또는이 사건 확약이라고 한다)를 작성한 것과 관련하여, 원고는 이 사건 확약에 따라 미지급 재고물품 대금 81,843,690원과 이에 대한 지연손해금의 지급을 청구하는 소를 제기하였습니다.

 

이에 대하여 원심은 이 사건 계약의 실질은 특정매입거래가 아닌 직매입거래이고, 직매입거래에 있어 대규모 소매업자인 원고가 납품업자인 피고에게 상품의 전부 또는 일부를 반품하는 행위는 공정거래법 제23조 제1항 제4호가 금지하는 불공정거래행위 중 거래상 지위의 남용행위로서 불법행위에 해당하며, 이 사건 확약은 이러한 불법행위를 실현하는 내용으로서 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반한 사항을 내용으로 하는 법률행위에 해당하여 무효라고 보아, 이 사건 확약에 따라 미지급 재고물품 대금 81,843,690원과 이에 대한 지연손해금의 지급을 구하는 원고의 청구를 배척하였습니다.

 

이와 관련하여 직매입거래는 대규모소매업자가 납품업자로부터 직접 상품을 매입하여 판매하는 거래 형태입니다. 이는 원칙적으로 납품이 완료되어 상품매입이 확정되면 소유권이 납품업자로부터 대규모소매업자로 이전되는 것이므로 상품관리 및 가격 결정, 판매, 재고 부담 등은 대규모소매업자의 몫이 됩니다. 그리고, 특정매입거래는 대규모소매업자가 납품업자로부터 상품을 우선 외상매입한 후 판매하고 재고품은 반품하는 거래형태를 말한다. 이는 대규모소매업자가 매장에서 소비자에게 매출영수증 또는 전표를 발행한다는 점에서 직매입거래 형태의 요소는 일부 있으나, 실제 상품 판매활동은 납품업자가 전담하고 대규모소매업자가 판매수수료 징수를 위해 매출관리만 하며, 반품을 통해 재고부담도 납품업자가 진다는 점에서 임대 또는 위·수탁 거래형태와 유사합니다.

 

이 사건에서 대법원은 a) 원고가 납품 받은 의류대금 전부를 납품일 익월 15일에 곧바로 지급하고 원고와 피고 사이에 주기적인 반품도 없었던 점, b) 이 사건 계약일로부터 2년이 지나 남은 재고품과 이미 지급한 의류대금을 상환하는 내용으로 이 사건 확약서를 작성한 점, c) 원고는 피고로부터 원고의 자체 브랜드를 붙인 의류를 부가가치세를 포함한 피고의 공급가에 납품 받아 임의로 판매가격을 정하여 판매한 것으로 보이고, 그에 따라 원고의 마진율은 30%를 초과하거나 50%를 상회하는 경우도 있었던 점, d) 원고는 이 사건 계약을 특정매입거래계약인 것처럼 체결하고도 직매입거래 방식으로 의류를 납품 받아 수익의 극대화를 도모한 점에 비추어, 이 사건 확약은 원고가 우월한 지위를 이용하여 자기는 부당한 이득을 얻고 피고에게는 과도한 반대급부 내지 부당한 부담을 지우는 법률행위로 평가할 수 있고, 이를 강제하는 것은 사회적 타당성이 없어 사회질서에 반한다고 판시하였습니다.

 

즉 대법원은 원고가 특정매입거래계약인 것처럼 계약을 체결하고 실제로는 직매입거래방식으로 납품 받아 수익을 극대화하거나 재고를 반품시키는 행위는, 공정거래법상 불공정행위에 해당하면서 동시에 반사회질서 법률행위로서 무효라고 판시한 것입니다.

 

대법원 2017다229048 판결.pdf

 

김동섭 변호사/변리사 KASAN_공정거래법 위반 불공정거래행위 무효 판결.pdf

 

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작성일시 : 2017.11.14 13:00
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ETRI 특허권의 행사목적으로 미국에 설립한 특수법인 SPH America에서 특허발명을 실시하는 Huawei사에 대해 제기한 특허침해소송이 각하(dismiss)되었습니다. License 계약이 존재하고 그 계약상 SPH America licensee라는 점이 분명한 상황에서 미국법원은 SPH America의 원고적격을 인정하지 않았습니다.

 

실무상 자주 다루는 쟁점이 아니기 때문에 변호사, 변리사 등 법률전문가도 간과하여 실수하기 쉬운 사항입니다. 그런데 법리상 미국 뿐만 아니라 우리나라 법에서도 소송을 주목적으로 하는 권리양도, 라이선스 등을 통해서는 licensee의 침해소송에서의 원고적격을 충족할 수 없습니다. 소위 소송신탁 금지의 법리가 적용되기 때문입니다.

 

수년 전 실제로 저희 사무소에서도, 일본 상표권자 회사와 한국 총판회사 사이에 체결된 상표사용 라이선스 계약이 있는 상황에서, 한국 총판, 라이선시가 국내회사를 상대로 제기한 상표권 침해소송에서 소송신탁의 위법성을 주장하여 소각하 판결로 승소한 사례가 있습니다. 참고로 상대방 일본 상표권자와 소송의 원고인 한국 총판회사의 소송대리인은 대형 법무법인이었고, 소송신탁 관련 쟁점은 전혀 염두에 두지 않았던 상황이었습니다.

 

실무상 어떤 상황이 민사소송법에서 금지하는 소송신탁에 해당하는지 판단하는 것은 쉽지 않습니다. 그렇지만 송무전문 변호사 뿐만 아니라 지재권 실무자라면 반드시 염두에 두어야 중요한 사항입니다.

 

미국판결의 요점을 간략하게 설명하면, ETRI에서 미국특허권 행사목적으로 미국에 설립한 특수법인 SPH America에서 실시회사를 상대로 로열티 협상을 하는 것은 문제 없지만, 특허발명을 실시하는 회사를 상대로 특허침해소송을 제기하는 것은 소송신탁 금지 원칙에 반하여 위법합니다.

 

마찬가지로 우리 사무소 승소사안에서도, 국내 총판 라이선시가 국내 실시자에게 침해경고, 라이선스 협상을 하는 것은 문제 없지만, 그 단계를 넘어서 침해소송을 제기하려면 소송신탁에 해당하는지 여부를 면밀하게 검토한 후 진행했어야 합니다. 반대로 피고 실시자 입장에서는 침해소송의 상대방 원고가 형식상 라이센시라고 무조건 원고적격을 인정할 것은 아닙니다. 소송신탁으로 반격하여 승소할 수 있는 기회도 있습니다.

 

참고자료로 소송신탁 금지로 소각하 판결을 한 대법원 2002. 12. 6. 선고 20004210 판결 사안을 소개합니다.

 

다수의 제약회사들과 거래하던 도매상이 부도 나서 채권자단을 구성하여 그 중 일부 회사를 채권자 회사들의 대표로 선정하고, 자신들의 채권을 모두 양도한 다음, 채권자 대표회사가 부도난 도매상 채무자를 상대로 하는 소송을 제기하였습니다.


위 시안에서 법원은 소송신탁으로 위법한 소송이라는 이유로 소각하 판결하였습니다. 법리는 다음과 같습니다.

 

‘소송행위를 주목적으로 채권양도 등이 이루어진 경우 그 채권양도는 무효라고 할 것이고, 소송행위를 하게 하는 것이 주목적인지의 여부는 채권양도계약이 체결된 경위와 방식, 양도계약이 이루어진 후 提訴에 이르기까지의 시간적 간격, 양도인과 양수인간의 신분관계 등 제반상황에 비추어 판단하여야 할 것이다.

 

어떤 행위가 신탁행위일지라도 그 신탁목적이 소송행위를 하게 하는 것을 주목적으로 한 것이 아니면 소송신탁으로서 금지되는 것은 아니다.

 

여기에 소송행위를 하게 하는 것을 주목적으로 한 것이라고 함은 소송행위를 하게 하는 것 자체가 그 신탁목적의 주요한 부분을 구성하는 것이다.

 

신탁사무처리의 과정에서 수탁자가 우연히 또는 부수적으로 소송행위를 하는 경우에는 이를 신탁법이 무효로 보는 소송신탁이라고 할 수는 없다.

 

KASAN_특허권행사목적의 특수목적 법인 라이선스 계약 체결 라이선시의 특허침해소송 소송신탁으로 불법

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작성일시 : 2017.11.08 12:00
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1. 머리말

 

대학기술을 license하여 산학공동협력연구 Research Collaboration Agreement를 체결하는 경우 후속 연구개발성과에 대한 권리귀속, 그 기술을 대기업 등 제3자에게 다시 license하거나 이전하는 등 사업화하여 수익을 창출할 수 있는 sublicense 단계에서의 수익배분 문제는 핵심쟁점 중 하나입니다.

 

최대한 파이를 키워야만 서로 나누어 가질 조각도 커진다는 기본전제는 분명합니다. 먼저 파이를 키우는 후속 연구개발과 sublicense는 서로 적극적으로 지원해야 합니다. 그 다음 파이조각 나누기는 쉽지 않습니다. 왜냐하면, 후속 연구개발성과에 대한 권리관계 판단이 쉽지 않기 때문입니다. 통상 sublicense는 원천기술보다 후속 연구개발성과를 본 후 원천기술에 그것을 포함하여 대상으로 하거나 원천기술보다 후속 연구개발성과를 주된 대상기술로 하기 때문입니다. 후속연구개발에 대한 기여도가 똑같지 않기 때문에 소유권 또는 지분권 등에 관한 분쟁 가능성이 높습니다.

 

특히 대학교수가 licensee 기업으로부터 위탁연구용역을 수주하는 경우도 많기 때문에 위탁연구 관련 발명의 발명자에 해당하는지 아니면 단순 외주 용역에 불과한지, 특히 소속대학은 직무발명 법리에 근거한 지분권이 있는지 등등 복잡한 문제가 생깁니다. 아래에서 미국대학 중 기술이전 실적이 많고 또 소송 등 권리행사에 적극적인 Wisconsin 대학의 분쟁사례 판결을 참고로 소개합니다.

 

2. 기술이전 및 산학협력연구

 

. 대학기술 라이선스 및 산학협동연구

 

1999 Wisconsin 대학교수는 SCD 저해화합물의 콜레스테롤 저하 효능을 발견하였고, Wisconsin 대학산학협력단에서 2000년 연구결과에 대한 provisional patent application을 출원하였습니다. 그 후 캐나다 제약회사 Xenon에서 특허출원기술을 포함한 exclusive license agreement Wisconsin 대학교수를 포함한 연구진과 콜레스테롤 저하 효능의 신약개발에 관한 공동연구개발계약을 체결하고, 공동연구개발을 진행하여 다수 신물질의 효과를 확인하였습니다. Xenon사는 그 다음 해 2001 provisional patent application에 대한 우선권을 주장하면서 추가 연구성과를 포함하여 대학과 공동 특허출원을 하였습니다.

 

. 후속 연구개발성과에 대한 회사의 단독 특허출원

 

한편, Xenon은 계속하여 license 대상 물질을 넘어서 그 범위를 확대하여 수천개의 화합물의 약효를 확인하는 추가 연구개발 프로젝트를 추진하였고, 이때 위스콘신 대학이 아닌 제3의 외부 전문 연구기관과 위탁연구용역을 진행하였습니다.

 

그 결과 효능이 뛰어난 PPA 군 화합물 20여개를 선택한 후, 다시 Wisconsin 대학의 교수에게 보내 효능을 재확인하는 위탁연구용역을 하였습니다. 그 최종 결과물을 갖고  Xenon사 단독으로 PPA군 화합물에 대한 후속 특허출원을 하였습니다.

 

. Norvatis sublicense 성사 및 분쟁발생  

 

Xenon사는 후속으로 단독 출원했던 신약후보물질 PPA 관련 기술에 대해, 대형 제약회사 Novartis와 특허출원 후 3,4년이 지나 기술이전 및 license하는 계약을 체결하였습니다.

 

Wisconsin 대학은 Xenon의 후속 연구성과물에 대한 단독 특허출원 기술내용, PPA 기술내용도 Wisconsin 대학과 공동 출원한 선행 특허출원의 청구범위에 속하고, 대학과 체결한 exclusive license 적용대상이므로 계약상 sublicense에 해당하고, 따라서 약정한 sublicense fee를 대학에 지불해야 한다고 주장합니다.

 

반면, licensee Xenon사에서는 후속 연구성과 PPA 관련 기술내용은 대학과 무관하게 독자적인 연구개발의 성과물로서 단독소유라고 주장하였습니다.

 

또한, 설령 그 기술내용이 선출원 특허의 청구범위에 속한다고 하더라도 미국법상 공동 출원인 Xenon사는 타 공유자의 동의 없이 자유롭게 license 하는 등 실시할 권리가 있다고 주장합니다. , 특허공유자는 타 공유자에게 수익 배분의 부담 없이 자유롭게 공유 특허발명을 양도 또는 라이선스를 할 수 있기 때문에 Norvatis로부터 받은 로열티 수입 중 일부를 위스콘신 대학에 배분해 주어야 할 의무는 없다고 주장합니다.

 

3. 미국법원 판결

 

Xenon사의 방어논리 중 핵심포인트는 미국특허법상 공동출원인, 특허공유자의 특허기술전체에 대한 자유로운 실시권에 기초한 것입니다. 미국법원은 특허법상 공유자의 권리의무관계는 당사자 사이의 계약으로 달리 정할 수 있고, 그 경우 당사자 사이 계약내용이 이 우선 적용된다는 기본원칙을 명확하게 밝혔습니다.

 

Xenon사는 Wisconsin 대학 산학협력단과 체결한 계약서에서 sublicense를 허용하고 그 경우 대학에 일정한 sublicense fee를 지불하기로 약정하였고, 그와 같은 계약은 공동출원인, 공유특허권자 사이에서도 유효한데, Xenon사에서 그와 같은 계약을 위반했다고 판결하였습니다.

 

결국 Xenon사는 exclusive license agreement에서 약정한 바에 따라 Norvatis로부터 받은upfront payment는 물론 향후 running royalty 중 일부를 sublicense fee로서 위스콘신 산단에 지불해야 한다는 판결입니다.

 

한편, 추가 PPA 화합물 20여개를 Wisconsin 대학교수에게 보내 효능을 재확인하기 위한 위탁연구용역에 관련 쟁점이 있습니다. Wisconsin 대학은 공동연구개발계약 범위 내에 속하고 대학교수는 공동발명자, 대학은 그 직무발명의 승계인으로서 권리 공유자라는 입장입니다. 미국법원은 회사 단독 소유권을 부정하고 산단에 공유자 권리를 인정하였습니다.

 

우리나라에서도 대학교수와 위탁연구용약을 자주 합니다. 그 결과물에 대해 대학 산학협력단의 지분권을 부인하고 의뢰자 회사의 단독 권리를 주장하는 경우가 많습니다. 해당 교수가 발명자로 인정된다면, 직무발명 등 관련 법에 따라 판단해 본다면, 설령 해당 대학교수가 용인하더라도 회사의 단독 소유 주장은 인정받기 어렵다 생각합니다.

 

KASAN_미국대학의 기술이전, 공동발명, Sublicense 및 Royalty 등 Collaboration 분쟁

 

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작성일시 : 2017.11.08 11:00
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앞서 특허침해분쟁을 라이선스 계약체결로 화해 종결하였더라도 그 후 licensee의 계약위반이 있다면 특허권 실시계약 license의 종료를 이유로 licensee 대상으로 특허침해소송을 다시 제기할 수 있다는 미국법원 판결을 소개하였습니다. 이와 유사한 사안은 아니지만 특허권자와 전용실시권 계약을 체결한 후 실시권자의 계약위반행위와 특허침해여부를 별개라고 판단한 우리 대법원 판결을 참고로 소개합니다.

 

1. 특허전용실시계약 체결 및 계약위반

 

특허권자 회사로부터 “공기정화제” 특허발명의 등록 특허권에 대하여 전용실시권을 설정받으면서 특허권자 회사에 대해 “귀사의 승낙 없이 특허를 임의대로 사용하지 않겠다”는 약속조항을 넣었습니다. 그 후 특허등록원부에 전용실시권 등록을 마쳤지만, 위 계약상 제한사항은 등록하지 않았습니다.

 

이 후 실시권자는 특허권자의 승낙 없이 임의대로 특허권을 실시하였고, 특허권자는 전용실시권 설정 계약위반, 전용실시권 설정계약범위 외의 실시행위로 특허침해에 해당한다고 주장한 것입니다.

 

2. 대법원 판결 요지

 

대법원은 전용실시권 설정계약상의 제한사항을 등록하지 않은 경우, 그 제한을 위반하여 특허발명을 실시한 전용실시권자에게 특허법 위반죄가 성립하지 않는다고 판결하였습니다.

 

특허법 제101조에서 “전용실시권의 '설정, 이전(상속 기타 일반승계에 의한 경우를 제외한다), 변경, 소멸(혼동에 의한 경우를 제외한다) 또는 처분의 제한'은 이를 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다”고 규정하고 있는 바, "설정계약으로 전용실시권의 범위에 관하여 특별한 제한을 두고도 이를 등록하지 않으면 그 효력이 발생하지 않는 것이므로, 전용실시권자가 등록되어 있지 않은 제한을 넘어 특허발명을 실시하더라도, 특허권자에 대하여 채무불이행 책임을 지게 됨은 별론으로 하고 특허권 침해가 성립하는 것은 아니다."고 판시하였습니다.

 

대법원은 실시권자의 전용실시권 설정계약을 위반한 계약상 민사책임은 인정될 수 있지만, 등록되지 않는 특약사항으로 전용실시권자의 실시권한을 제한할 수 없다는 입장에서 전용실시권자의 특허실시행위는 특허권 침해에 해당하지 않는다고 명확하게 판결하였습니다.

 

3. 등록주의 여부에 따른 구별

 

대법원 판결은 전용실시권이 그 설정등록으로 발생, 소멸, 변경된다는 등록주의에 따른 것입니다. 그 기초인 전용실시권 설정계약 위반을 이유로 그 계약이 해지되었는지 여부와는 명확하게 구별하였습니다.

 

그런데, 미국특허법과 우리나라 특허법은 전용실시권의 발생 및 소멸에 대해 다른 입장을 취하고 있습니다. 따라서, 실시권자 라이선시의 실시권 설정 계약위반 사안에 대해 특허침해 책임여부에 관해서도 서로 다른 결론에 도달할 수 있습니다. 예를 들어, 미국사안과 같이 전용실시권자의 라이선스 계약위반행위가 있더라도 유효한 전용실시권 등록이 존속하고 있는 한 licensee의 계약위반에 따른 책임은 별론으로 하더라도 적어도 특허침해는 성립하지 않습니다. 반면, 미국법원은 계약위반책임과 별개로 특허침해도 가능하다는 취지입니다.

 

KASAN_특허권 전용실시권자의 license 계약위반 행위와 특허권 침해여부는 독립적으로 판단.pdf

 

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작성일시 : 2017.11.08 10:00
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Licensee라도 특별한 상황에서는 라이선스 대상특허의 무효도전(patent challenge)을 인정한 미연방대법원 MedImmune 판결이 나온 지 벌써 10년이 지났습니다. 현재에도 Licensee의 부쟁의무 조항에 대해 정답을 명확하게 말할 수 없을 정도로 매우 어려운 쟁점사항(issue)입니다. 최근 본 미국 블로그 내용 중에서 라이선스 실무자에게 참고자료로 도움될 것 같은 계약문구 examples을 간략하게 인용합니다.

 

Examples of Patent Challenge Definition Clause

 

Example 1: if licensee or its affiliate under a license commences an action in which it challenges the validity, enforceability or scope of any of the patent rights under, then [a remedy will be triggered, such as termination of the license, doubling of the royalty rate, or some other event].

 

Example 2: in the event any licensee (or sublicensee or any entity or person acting on its behalf) initiates any proceeding or otherwise asserts any claim challenging the validity or enforceability of any licensed patent right in any court, administrative agency or other forum, then [a remedy will be triggered].

 

Example 3: any legal or administrative challenge to the validity, patentability, enforceability and/or non-infringement of any of the licensed patent or otherwise opposing the licensed patent.

 

• Examples of Licensor’s Remedies

1. Right to Terminate the License

2. Increase in Royalty Rates

3. Liquidated Damages

4. Reimbursement of Legal Fees

 

KASAN_Licensee 부쟁의무 조항의 Examples - MedImmune 판결 후 10년.pdf

 

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작성일시 : 2017.11.08 09:00
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미국 Cook Inc. Boston Scientific Corp.은 의료기기 stent 분야의 경쟁업체입니다. 양사는 1997 stent에 항암제 paclitaxel을 코팅한 stent (paclitaxel-coated stent) 제품개발을 진행하였습니다. Angiotech사는 paclitaxel 특허권을 보유하고 있었습니다.

 

양사 모두 exclusive license를 체결하여, 각자 Exclusive right 보유한 licensee입니다. 공존의 의미로 co-exclusive로 표현하기도 합니다. 우리나라 특허법상 전용실시권 공유와 유사한 것으로 이해됩니다.

 

1. 분쟁대상 계약조항

 

Licensee Cook & Boston Scientific에 대한 GRANT 조항은 "use, manufacture, have manufactured, distribute and sell, and to grant sublicenses to its Affiliates to use, manufacture, have manufactured, distribute and sell, the Angiotech Technology ... for use in the Licensed Applications."입니다.

 

한편, "none of the parties could assign their rights or obligations under the agreement without the prior written consent of the other two."과 같은 명시적 제한 조항이 포함되어 있습니다.

 

2. Cook사의 계약위반 쟁점 행위

 

Cook사는 2001년 일방적으로 Advanced Cardiovascular Systems, Inc. ("ACS")와 다음과 같은 일련의 계약 5건을 체결하였습니다. (1) a Paclitaxel Coated Stent ("PCS") Distribution Agreement, (2) a Component Supply Agreement, (3) a PCS Development Agreement, (4) a Stent Delivery System Distribution Agreement, (5) a Cross-License Agreement

 

Cook사는 위 라이선스에서 허용한 판매행위는 최종 소비자에 대한 판매뿐만 아니라 판매를 사업으로 하는 도매상 등 중간상인에 대한 판매도 포함한다는 입장입니다. 판매범위에 특별한 제한을 둘 수 없다고 주장합니다.

 

허락된 생산행위도 직접 생산뿐만 아니라 제3자에게 대한 위탁생산도 포함된다는 입장입니다. 특히 계약문언에 "have manufactured"도 포함되어 있습니다.

 

3. 계약위반 분쟁 및 쟁점

 

Cook Boston Scientific는 경쟁업체로 동일한 exclusive licensee이기 때문에 라이선스 계약범위에 관한 첨예하게 이해관계가 대립됩니다. Cook의 행위에 대해 Boston Scientific에서는 계약상 권리양도금지 조항을 위반하는 사실상 계약이전(de facto assignment)에 해당한다고 주장하였습니다.

 

반면, Cook사는 ACS Angiotech 특허기술에 대한 access도 없고 직접 권리를 획득하지도 않는다는 점을 강조하면서, Angiotech사와 라이선스 계약으로 허용된 권리행사에 불과하다고 주장합니다.

 

4. 미국법원 1,2심 판결 요지

 

미국법원은 Cook/ACS 계약을 “a transparent attempt to draft around the limitations clearly expressed within the Angiotech Agreement”로 보았습니다. 오직 Cook사와 Boston Scientific사만 라이선스 독점권의 공유자로서 Angiotech Technology 사용권을 갖는다는 범위제한을 내포하고 있다고 판시하였습니다.

 

양사에 독점권을 공동으로 부여한 계약에서 당사자들의 진정한 의사는 당사자 2개사 이외에 제3자 타사에 대한 위탁생산 또는 위탁판매를 예정하지 않았다고 보았습니다. 만약 그렇게 된다면 licensee 중 상대방에게 심대한 이해관계를 미치기 때문입니다.

 

3자의 위수탁 생산, 판매행위는 계약문언상 포함된 것으로 해석될 수도 있었습니다. 그라나, 당사자의 진정한 의사와 합리적 상식을 고려하여 계약상 허용범위에서 배제한 사례입니다.

 

KASAN_의료기기 Drug Elution Stent (DES) 관련 Exclusive License 분쟁 – 위수

 

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작성일시 : 2017.11.08 08:00
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특허 license에서 발생할 수 있는 사안입니다. 아래 그림에서 표시한 각 특허 사이의 관계와 License Agreement 조항의 문언표현을 꼼꼼하게 잘 살펴보시기 바랍니다.

 

 

1. license 대상특허 범위 및 쟁점 

 

License 계약서에 라이선스 대상특허 '250 및 그 후속특허 "including any continuation, continuation-in-part and divisional patent applications that claim priority to Opana® ER Patents"로 표현되어 있습니다. 여기서 '250 특허가 Opana® ER Patents에 해당합니다.

 

계약체결 후 등록된 위 '216 특허와 '122 특허가 위와 같은 계약문언의 범위에 해당하는지 여부가 쟁점입니다. 그림에서 보듯 노란색 '250 특허와 녹색의 쟁점 특허 2건은 직접 연결된 관계가 아닙니다.

 

다만, 청색으로 표시한 '357 출원이 중간에 개입되어 있습니다. 그것을 매개로 녹색표시특허들도 노란색 특허와 동일하게 license 대상특허로 해석할 수 있는지 문제됩니다.

 

2. 미국법원 판결

 

CAFC 판결은 위와 같은 상황에서 '216 특허와 '122 특허는 license 대상 특허범위에 포함되지 않는다고 판결하였습니다. 기타 묵시적 license도 인정하지 않았습니다. , licensor Endo licensee Actavis, Roxane generic 제품 발매에 대해 기존 등록특허에 관하여 체결한 license의 존재에도 불구하고 다시 추가 등록한 '216 특허와 '122 특허에 기초한 특허권을 행사할 수 있다고 보았습니다.

 

Generic 제품발매 회사로서는 불의타에 해당하는 황당한 상황을 맞았습니다. CAFC 3인 합의재판부 중 1명의 소수의견 Dissent Opinion에서는 license 대상을 특허로 표현한 것과 제품으로 표현한 것을 엄격하게 구별해야 하고, 적어도 제품을 기준으로 라이선스 계약을 체결한 경우 위 특허도 라이선스 대상특허에 해당한다는 의견 설시가 흥미롭습니다. 공감할 내용이 많은데도 불구하고 아쉽게도 소수의견에 그쳤습니다. 특허 라이선스 실무공부 삼아 읽어 보시기 바랍니다.

 

3. No Implied License 조항

 

CAFC 판결에서는 계약서의 다음과 같이 묵시적 라이선스를 허용하지 않는다는 계약조항을 중요한 판단근거로 삼았습니다. 라이선스 계약 실무상 매우 중요한 포인트입니다.

 

Endo does not grant to Actavis [or Roxane] . . . any license, right or immunity, whether by implication, estoppel or otherwise, other than as expressly granted herein.

 

참고자료로 다른 계약서에서 표준형식의 조항을 인용합니다. "No Other Rights. No rights, other than those expressly set forth in this Agreement are granted to either Party hereunder, and no additional rights will be deemed granted to either Party by implication, estoppel, or otherwise. All rights not expressly granted by either Party to the other hereunder are reserved."

 

Licensee의 묵시적 라이선스 주장은 부제소조항(not to sue)에도 근거를 두고 있습니다. licensee에 대한 소송을 제기하지 않는다는 계약조항은 곧 후속 등록 특허권에 대한 license 합의로도 해석할 수 있다는 주장입니다.

 

그라나, CAFC 판결은 위와 같이 묵시적 허락을 배제하는 명시적 계약조항을 우선해야 한다고 명확하게 밝혔습니다. 묵시적 라이선스 이론이 적용될 수 있고, 따라서 상충되는 해석이 가능한 상황에서도, 처분문서에 해당하는 계약서에 명시적으로 기재된 묵시적 라이선스를 배제한다는 문언이 훨씬 더 강력한 효력을 발휘한다는 점을 명확하게 판시하였습니다.

 

위 판결은 Licensee 입장에서 조금 억울한 면이 있을 것입니다. 실무적 대응방안으로는 특허만을 라이선스 대상범위의 기준으로 설정하는 것보다 여기에 더하여 제품기술을 라이선스 범위설정의 기준으로 함께 설정한다면 안정할 것입니다.

 

기술이전이나 license 당시에는 등록되지 않았고 독립된 특허출원도 아니었으나 그 후 분할출원, 연속출원 등을 통해 등록되는 특허문제는 매우 중요합니다. 관련 쟁점에 관한 좋은 참고가 될 분쟁사례와 판결입니다.

 

KASAN_License 계약체결 이후 등록된 특허 중 License 대상특허로 볼 수 있는 후 등록특허의 범위.p

 

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작성일시 : 2017.11.08 07:00
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