디자인__글119건

  1. 2018.07.10 [디자인분쟁] 디자인 유사 판단: 특허법원 2018. 6. 28. 선고 2018허1950 판결
  2. 2018.07.10 [특허분쟁] 다수의 선행발명 결합과 진보성 판단: 특허법원 2018. 6. 29. 선고 2017허6668 판결
  3. 2018.07.10 [특허분쟁] 선행발명의 진보성 부정근거 자료 적격성 부정 – 근거 제시 없는 추상적, 포괄적 기재의 기술적 의미 불인정: 특허법원 2018. 6. 29. 선고 2017허7937 판결
  4. 2018.07.10 [특허분쟁] 확정된 선행심결 진보성 흠결 특허무효 vs 후행심판 신규성 흠결 특허무효주장 – 동일사실 해당 없음 + 일사부재리 적용 부정: 특허법원 2018. 6. 29. 선고 2017허7005 판결
  5. 2018.07.10 [특허분쟁] 권리범위확인심판 – 균등여부 판단 + 거절이유에 대한 보정서 및 의견서 제출 + 권리범위에서 의식적 제외 판단: 특허법원 2018. 6. 28. 선고 2017허7432 판결
  6. 2018.07.09 [특허분쟁] 발포우레탄폼 쿠션화장품 특허의 무효심판 사건 - 대법원 심리불속행 상고기각 판결 + 특허법원 진보성 불인정 판결 확정 뉴스
  7. 2018.07.05 [특허분쟁] 권리범위확인심판 균등여부 판단 – 과제 동일 but 과제의 해결원리가 동일하지 않음 + 균등 불인정: 대법원 2018. 5. 30. 선고 2016후2119 판결
  8. 2018.07.04 [특허분쟁] 엑시머 램프 소극적 권리범위확인심판 + 균등침해 판단: 특허법원 2018. 6. 22. 선고 2016허7589 판결
  9. 2018.07.03 [디자인분쟁] 화장품 용기 디자인의 유사 판단 + 지배적 특징 파악 및 유사판단에 미치는 영향: 특허법원 2018. 6. 22. 선고 2018허2458 판결
  10. 2018.06.14 [디자인유사판단] 디자인 유사판단 사례 몇 가지
  11. 2018.06.14 [디자인침해분쟁] 등록무효 판단기준과 침해여부 판단기준의 구분 - 미국 CAFC 판결
  12. 2018.06.14 [디자인침해분쟁] 디자인 유사여부 판단: 특허법원 2017. 3. 23. 선고 2016허7503 판결
  13. 2018.06.14 [디자인유사판단] 등록디자인의 보호범위 및 디자인 유사 판단기준
  14. 2018.06.08 [디자인침해분쟁] 타이어디자인 침해여부 – 선행디자인, 등록디자인, 침해혐의 디자인 사이 유사여부 판단기준 - 특허법원 2018. 6. 1. 선고 2018나1114 판결
  15. 2018.06.04 [디자인침해분쟁] 스마트폰 거치대 디자인의 유사판단 사례: 특허법원 2019. 5. 24. 선고 2018허1837 판결
  16. 2018.06.01 [상표권침해분쟁] 대용량의 진정상품을 병행수입하여 국내에서 소분 포장한 후 등록상표표시하여 판매 - 상표권침해행위: 대법원 2012. 4. 26. 선고 2011도17524 판결
  17. 2018.05.23 [특허분쟁] 혈우병 치료제 항체의약품 관련 특허권 Baxalta, Shire vs 신약 HEMLIBRA® (emicizumab) 개발회사 Roche, Genentech, Chugai 특허침해소송 동경지재지방법원 1심 판결
  18. 2018.04.26 [특허분쟁] 미국 특허소송 Gilead vs Merck 신약 Sovaldi (Sofosbuvir) 특허분쟁 + 특허출원 및 등록 과정의 Inequitable Conduct 인정 + 특허권 행사불허 CAFC 판결
  19. 2018.04.24 [소프트웨어저작권분쟁] 프로그램의 저작권 침해여부 판단방법 – 문언적 침해와 비문언적 침해여부 판단방법
  20. 2018.04.24 [소프트웨어저작권침해] 프로그램 저작권 침해분쟁 + 프로그램 소스코드 등 기술유출분쟁 + 프로그램의 유사성 입증방안 실무적 포인트
  21. 2018.04.23 [특허무효분쟁] Crestor (Rosuvastatin) 특허무효심판 + 선행발명에 화합물 일반식으로 기재 + 수많은 치환기의 선택지 중 일부와 특허발명 화합물 중복 + 진보성 인정 일본 동경지재고재 2018. 4. 13. ..
  22. 2018.04.23 [상표침해분쟁] 아파트 상표권침해분쟁 + 금호파크힐스 상표사용금지가처분 사건 + 서울중앙지방법원 2018. 4. 16.자 2018카합20218 결정
  23. 2018.04.13 [지재권형사법무] 기술유출 결과 모인특허와 특허법상 거짓행위의 죄 (구법: 사위행위죄) 형사책임
  24. 2018.04.13 [지재권침해형사] 특허침해금지 가처분 결정의 집행 전 특허침해품의 출하행위 - 강제집행면탈죄 성립여부
  25. 2018.04.11 [특허실무] 회사법인과 CEO, CTO 등 이사의 공동 특허출원 + 상법상 이사의 자기거래 규제 조항 + 위반 여부 판단 사례: 서울고등법원 2015. 11. 26. 선고 2015나22771 판결
  26. 2018.04.05 [저작권분쟁] 음악저작권라이선스 계약 반기별 저작권료 정산 지급 약정 + 정산분쟁 발생 + 지분적 채권의 3년 단기 소멸시효 적용여부: 대법원 2018. 2. 28. 선고 2016다45779 판결
  27. 2018.03.30 [상표권분쟁] 상표권 침해로 인한 손해배상청구 + 손해액 산정방법: 서울중앙지방법원 2016. 5. 27. 선고 2015가합504429 판결
  28. 2018.03.06 [0305]문체부보도자료 - 저작권 침해 고소사건 각하제도 확대 시행
  29. 2018.02.20 [상표분쟁] 북한지명 사리원은 현저한 지리적 명칭으로서 상표등록 무효사유에 해당: 대법원 2018. 2. 13. 선고 2017후1342 판결
  30. 2018.02.20 [특허침해손해배상] 특허의약품의 제네릭 제품 발매는 특허침해 + 특허의약품의 약가 인하 처분 + 특허침해품 제네릭 발매회사의 손해배상 책임 관련 서울고등법원 판결과 특허법원 판결 비교

 

1. 등록디자인과 선행디자인의 비교

 

 

2. 판결요지 심미감 유사 + 디자인등록 무효심결 유지 

두 대상물품은 모두 과일을 보관하기 위한 덮개를 의미하는 점에서 실질적으로 동일하다.

 

두 디자인의 유사 여부를 대비하면 이 사건 등록디자인은 상부면에 8개의 구멍이 있으나, 선행디자인 1은 상부면에 6개의 구멍만 있고, 이 사건 등록디자인의 상부면은 단차가 비스듬하여 형상으로 꺽여진 반면, 선행디자인은 상부면으로부터 하부면으로 거의 수직으로 내려온다. 이와는 반대로 이 사건 등록디자인의 하부면은 수직으로 내려오나, 선행디자인은 비스듬하게 내려오는 형상이다. 또한 이 사건 등록디자인의 돌기는 직경이 일정한 원통형인 반면, 선행디자인의 돌기는 위로 갈수록 직경이 작아지는 원뿔 형상이다.

 

그러나 판매하려는 과일의 종류나 과일상자의 크기에 따라서 구멍의 개수나 배열을 달리할 수 있는 점, 나머지 차이점들은 대상물품의 가장자리 쪽에 위치하고 있어 자세히 보지 않으면 그 차이를 구분하기 어려워 전체적인 심미감에 영향을 미친다고 보기 어려운 점 등을 종합해 보면, 위와 같은 차이점들로 인하여 두 디자인의 전체적인 심미감이 달라진다고 보기는 어렵다.

 

첨부: 특허법원 2018. 6. 28. 선고 20181950 판결

 

KASAN_[디자인분쟁] 디자인 유사 판단 특허법원 2018. 6. 28. 선고 2018허1950 판결.pdf

특허법원 2018. 6. 28. 선고 2018허1950 판결.pdf

 

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작성일시 : 2018.07.10 13:25
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1. 출원발명의 요지

 

 

 

쟁점: 선행발명 1 내지 4에 의한 출원발명의 진보성 여부

 

2. 복수의 선행발명 결합과 진보성 판단기준

발명의 진보성 유무 판단은 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 판단하여서는 안 된다(대법원 2016. 11. 25. 선고 20142184 판결 등 참조).

 

또한 청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 발명의 진보성 여부를 판단함에 있어 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별의 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안되고 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 하며, 이때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다.

 

그리고 여러 선행기술문헌을 인용하여 발명의 진보성이 부정된다고 하기 위해서는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 해당 발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나 그렇지 않더라도 해당 발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전방향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 통상의 기술자가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우이어야 한다(대법원 2007. 9. 6. 선고 20053284 판결 등 참조).”

 

3. 구체적 판단

차이점 (1): 특허발명은 반으로 접히는 직사각형 필터와 그 상하부에 각 위치하는 두 개의 삼각형상의 필터에 의하여 호흡공간을 형성하나 선행발명 1은 상하부 각 한 쌍의 삼각형 패널 즉 총 네 개의 삼각형 패널로 피라미드 형상의 호흡공간을 형상하고 있다. 즉 특허발명은 삼각형상 필터들 사이에직사각형 필터 중앙부가 부가된 것이다. 그런데 이는 선행발명 1에다가 선행발명 2에 나타난 사각형상의 필터인 몸체부와 그 상하면에 일체로 형성된 대략 삼각형상의 상부 및 하부파트의 구성을 결합하여 극복할 수 있다.

 

차이점 (2): 특허발명은 첩부(발라서 붙임) 방식으로 탄성 재료를 고정하나 선행발명 1은 스테이플러로 고정한다. 그런데 특허발명은내측에 스펀지체를 첩부하여라고만 기재하여 구체적 방법을 명시하지 않았고, 선행발명 1은 명세서에서 스테이플러 외의 다양한 고정 수단들이 사용될 수 있음을 시사하고 있다. 따라서 통상의 기술자는 통상적으로 사용될 수 있는 고정 수단을 채용하여 이를 극복할 수 있다.

 

차이점 (3): 특허발명은 상하부 삼각형상 필터에 접이용 초음파 용착에 의해 굳힌 들보를 설치하나 선행발명 1에는 이러한 구성이 없다. 그런데 선행발명 4에는 코 주변의 폴드 라인을 용접에 의하여 형성할 수 있고 용접에 의하여 형성된 모서리부가 강성을 가진다는 기술적 사상을 내포하고 있고, 따라서 선행발명 1을 기초로 선행발명 2 4를 결합함으로써 차이점 (3)도 극복할 수 있을 것이다.

 

 

그렇다면 통상의 기술자는 선행발명 1을 기초로 선행발명 2, 4를 결합하여 용이하게 제1항 발명에 이를 수 있고, 1항 발명은 구성의 곤란성이 있다고 볼 수 없고 현저한 효과도 인정되지 않는다. 따라서 청구항 1은 진보성이 부정되고, 하나의 항에 거절이유가 있는 특허출원은 그 전부가 거절되어야 하므로 출원발명은 그 전부가 특허를 받을 수 없어 등록이 거절되어야 한다.

 

첨부: 특허법원 2018. 6. 29. 선고 20176668 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 다수의 선행발명 결합과 진보성 판단 특허법원 2018. 6. 29. 선고 2017허6668

특허법원 2018. 6. 29. 선고 2017허6668 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018.07.10 12:30
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흥미로운 내용이고 매우 중요한 판결로 생각합니다. 특허청 심사관 및 심판원의 입장과 달리 판단한 특허법원 판결을 대법원에서 그대로 유지될지 그 귀추가 주목됩니다. 특허법원 판결문 중 그 해당부분을 인용하면 다음과 같습니다.

 

선행발명 2야생 녹차밭에 자생하는 고욤나무 잎을 채취하여 증차로 만든 감잎차를 판매하는 사람이 자기의 네이버 블로그에 자기가 생산ㆍ판매하는 고욤나무 잎차를 광고하기 위하여 게재한 글로 보인다. 이처럼 개인 인터넷 블로그에 게재된 광고성 글인 선행발명 2에는 고욤나무 잎차의 효능에 관하여 아무런 근거 없이비타민 C 다량함유로 레몬의 20배 이상입니다. 칼슘과 타닌 성분이 함유되어 있습니다. 고혈압, 동맥경화, 치매, 뇌졸중에 좋다고 합니다. 질병의 저항력을 높이고 혈액순환을 원활하게 해줍니다. 어린이, 임산부, 여성의 피부미용에 좋다고 합니다.”라고 하여 막연히 전언(傳言)하는 취지로만 기재하였을 뿐 그러한 효과에 대한 아무런 근거나 전거(典據)를 제시하지 아니하였고, 선행발명 2의 작성자가 직접 그러한 효과를 실험 등을 통하여 확인하였다는 것도 아니며, 그러한 효과를 확인할 수 있는 실험자료 등이 함께 게재된 것도 아니다.

 

또한, 선행발명 2의 작성자가 기술분야의 전문가 내지 통상의 기술자도 아닌 것으로 보이며, 달리 선행발명 2에 통상의 기술자가 선행발명 2의 위와 같은 기재를 신뢰할만한 아무런 근거도 나타나 있지 아니하다.

 

따라서 통상의 기술자가 선행발명 2의 위와 같은 기재를 보고 고욤나무 잎차에 고혈압, 동맥경화, 치매, 뇌졸중 등에 좋은 효과가 있다고 인식하거나 그러한 효과가 있다고 합리적으로 기대하기는 어려울 것으로 보이므로, 선행발명 2는 출원발명의 진보성을 부정할 수 있는 근거자료가 되기에는 부족하다고 봄이 타당하다.

 

명세서 중 발명의 설명에 고욤나무 열매가 전통의료 분야에서진정제, 진해제, 항균제, 항당뇨제, 항암제, 수렴제, 완화제, 영양제 및 해열제로 사용되었다거나설사, 마른기침, 고혈압을 치료하는 데 사용되었다는 취지의 기재가 있으나, 이러한 고욤나무 열매의 약리적 적응증과 선행발명 2에 기재된 고욤나무 잎차의 약리적 적응증이 다른 점을 고려하면, 통상의 기술자로서는 출원발명의 명세서의 위와 같은 기재를 참작하더라도 선행발명 2의 위와 같은 기재로부터 고욤나무 잎차에 고혈압, 동맥경화, 치매, 뇌졸중 등에 좋은 효과가 있다고 인식하거나 그러한 효과가 있음을 합리적으로 기대하기는 어려울 것으로 보인다.”

 

첨부: 특허법원 2018. 6. 29. 선고 20177937 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 선행발명의 진보성 부정근거 자료 적격성 부정 – 근거 제시 없는 추상적, 포괄적 기재의 기술

특허법원 2018. 6. 29. 선고 2017허7937 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018.07.10 11:30
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1. 사안의 개요

특허발명에 대해 진보성 흠결로 인한 무효심판 + 청구인용 심결 + 특허법원 심결취소의 소 제기 + 청구기각 및 판결확정 + 무효심결 확정

 

그 후 동일한 특허에 대해 신규성 흠결로 인한 무효심판 청구 + 특허심판원 일사부재리위반 및 청구각하 심결 + 특허법원 심결취소의 소 제기

 

2. 특허법원 판단요지

구 특허법 제163조는이 법에 의한 심판의 심결이 확정된 때에는, 확정된 심결이 각하심결이 아닌 이상, 그 사건에 대하여는 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다.”라고 규정하고 있다. 여기서동일사실이라 함은 당해 특허권과의 관계에서 확정이 요구되는 구체적 사실이 동일함을 말하고, ‘동일증거라 함은 그 사실과 관련성을 가진 증거로서 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거뿐만 아니라 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거가 부가되는 것도 포함한다(대법원 2001. 6. 26. 선고 992402 판결, 2005. 3. 11. 선고 200442 판결 등 참조).

 

그리고 특허나 실용신안의 등록무효심판청구에 관하여 종전에 확정된 심결이 있더라도 종전 심판에서 청구원인이 된 무효사유 외에 다른 무효사유가 추가된 경우에는 새로운 심판청구는 그 자체로 동일사실에 의한 것이 아니어서 일사부재리의 원칙에 위배되지 아니한다(대법원 2017. 1. 19. 선고 201337 전원합의체 판결 참조).

 

종전 확정심결에서 청구원인이 된 무효사유는 진보성 부정이었고, 이 사건 심판청구에서는 진보성 부정 외에 신규성 부정의 무효사유가 추가되었다. 그런데 특허발명에 신규성이 없다는 것과 진보성이 없다는 것은 원칙적으로 특허를 받을 수 없는 사유로서 독립된 특허무효사유이다(대법원 2002. 11. 26. 선고 20001177 판결 등 참조).

 

따라서 앞서 본 법리에 비추어 볼 때 이 사건 심판청구는 동일사실에 의한 것이라고 볼 수 없으므로, 종전 확정심결에 대한 관계에서 일사부재리의 원칙에 위배된다고 볼 수 없다.”

 

첨부: 특허법원 2018. 6. 29. 선고 20177005 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 확정된 선행심결 진보성 흠결 특허무효 vs 후행심판 신규성 흠결 특허무효주장 – 동일사실 해

특허법원 2018. 6. 29. 선고 2017허7005 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018.07.10 10:30
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1. 특허발명과 확인대상발명의 대비

 

2. 출원심사경과 보정 및 의견서 주장 내용

특허발명의 최초 출원 당시의 청구항 1에 의하면, “지지대는 연결바의 회전에 따른 연결바의 하강에 따라 높이가 조절되는 것으로만 기재되어 있을 뿐 지지대의 형상에 대해서는 아무런 한정사항이 기재되어 있지 않았다. 따라서 보정 전 1항 발명의 권리범위에는 양단 하부가 모따기 되지 않은 확인구성요소 6과 같은 사각형 막대 형태의 지지대도 포함되었다고 봄이 상당하다.

 

그 후 특허청 심사관은 특허발명의 출원인이었던 원고 오경근에게, 보정 전 1항 발명과 선행기술에 게재된해체가 용이한 슬라브 거푸집 지지바는 거치대와 연결플레이트, 지지대, 서포터, 장공이 형성되어 연결플레이트와 지지대에 핀 결합되는 연결바를 포함하는 슬레브 거푸집의 지지구조의 구성이라는 점에서 동일하여 선행기술으로부터 쉽게 도출해 낼 수 있는 것에 불과하므로 보정 전 1항 발명의 진보성을 인정할 수 없다는 취지의 의견제출통지를 하였다. 그런데 선행기술의 도면에 의하면, 양단 하부가 모따기 되지 않은 확인대상발명의 지지대와 같은사각형 막대 형태임을 알수 있다.

 

그러자 출원인은, 보정 전 1항 발명에지지대의 양단 하부는 모따기되되를 추가하고, 과제해결수단항목과발명의 실시를 위한 구체적인 내용항목에지지대 양단 하부는 모따기되되를 추가하였으며, 나아가발명의 실시를 위한 구체적인 내용항목 중 지지대에 관하여, “지지대의 양단 하부는 모따기 할 수 있으며지지대의 양단 하부를 모따기하며로 변경하여, 결과적으로 모따기 구성이 선택적으로 기재되어 있는 것을 필수적인 것으로 변경하는 보정서를 제출하였다.

 

또한 출원인은 위 보정서를 제출함과 동시에 지지대 양단 하부가 모따기되어 있는 구성 및 그 효과가 기재되어 있는 의견서를 제출한 결과 특허발명은 특허결정되었다.

 

위와 같은 1항 발명의 출원 경과 등에 비추어 보면, 출원인은 1항 발명의 출원과정에서 심사관이 제시한 양단 하부가 모따기 되지 않은 지지대를 가진 선행기술을 의도적으로 회피하기 위하여 그 형상을 차별화하여지지대 양단 하부를 모따기 한 것으로 한정하여 위 부분이 이 사건 특허발명의 핵심 기술 중 하나임을 강조하여 특허등록을 받았다고 봄이 상당하다.

 

3. 권리범위에서 의식적 제외 균등론 적용 배제

확인구성요소 6양단 하부가 모따기 되지 않은 사각형 막대 형태의 지지대는 특허발명의 최초 출원 당시의 청구범위에 포함되었다가 출원과정에서 특허청 심사관이 의견제출통지에 제시한 선행기술을 회피하기 위하여 출원인이 의도적으로양단 하부가 모따기 된 사각형 막대 형태의 지지대로 변경하여 그 구성을 배제시킴에 따라 청구범위에서 의식적으로 제외된 것으로 봄이 상당하다. 따라서 이처럼 의식적으로 제외된 구성과 같은 확인구성요소 6양단 하부가 모따기 되어 있지 않은 사각형의 막대 형태의 지지대는 구성요소 6과 균등관계에 있다고 할 수 없다.

 

첨부: 특허법원 2018. 6. 28. 선고 20177432 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 권리범위확인심판 – 균등여부 판단 거절이유에 대한 보정서 및 의견서 제출 권리범위에서

특허법원 2018. 6. 28. 선고 2017허7432 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018.07.10 09:23
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1. 특허발명의 개요

특허권자: ()아모레퍼시픽, 특허 제10-1257628, 발명의 명칭 "화장료 조성물이 함침된 발포 우레탄 폼을 포함하는 화장품" 독립 청구항 - "화장도구에 묻혀 사용하는 화장료 조성물이 함침된, 에테르폴리머 타입이고 망상형 구조를 가지는 발포 우레탄 폼을 포함하는 화장품"

 

발명의 개요: 분말인 파운데이션 제제와 수분크림 에멀젼이나 에센스는 서로 다른 물성으로 인해 함께 섞으면 파운데이션이 수분과 분리되어 뭉치거나 불균일하게 분포되는 상황이 생기는 문제점.

 

해결방안 - 쿠션 기술: 스폰지 같은 발포우레탄폼을 활용하여 파운데이션 분말이 수분을 공급하는 에센스 성분과 잘 섞여 있는 상태에서 오랜 기간 건조되지 않고 용기에 보관될 수 있게 함. 발포 우레탄폼은 종래에는 통상 에스테르폴리머(폴리에스테르)로 만들었는데 화장품액에 오랜 시간 함침되면 바스러지는 문제점 있음.

 

특허발명은 발포우레탄폼을 종래의 에스테르폴리머가 아닌 에테르폴리머를 선택 사용함. 에테르폴리머는 오랜시간 화장품액에 함침되어도 바스러지지 않고 안정적으로 화장품액을 유지하는 효과 있음. 아래 비교 사진과 같은 구조의 차이점도 존재함

 

2. 특허심판원 심결 진보성 인정

 

3. 특허법원 20168667 판결: 특허발명의 진보성 부정 + 심결취소 판결 

특허발명과 선행발명을 비교하면, 선행발명에서는 발포 우레탄 폼을 에테르 폼으로 한정하고 있는 특허발명과는 달리 발포 우레탄 폼의 종류를 구체적으로 한정하고 있지 않았고(차이점 1), 선행발명에서는 발포 우레탄 폼이 망상형 구조를 갖는 것으로 한정하고 있는 특허발명과는 달리 단지 오픈 셀 구조를 갖는다고 기재하고 있다(차이점 2).

 

차이점 1에 관하여, 특허발명의 발명자들이 에스테르 폼 타입의 함침재가 부서지는 문제를 처음으로 발견하여 에스테르 폼 대신 에테르 폼을 선택하여 이를 해결하였다고 하더라도,

 

위와 같은 기술적 과제는 화장품 업계가 오랫동안 해결하지 못한 문제나 기술적 장애나 편견이 있었음에도 해결하지 못한 기술적 과제로 보이지 않는 반면,

 

특허발명 출원 당시의 기술수준에 비추어 보았을 때 선행발명으로부터 통상의 기술자가 선택할 가능성이 상대적으로 높았거나 적어도 상당한 정도였다고 평가할 수 있는 에테르 폼을 선택한 것에 불과하고 그 효과도 그와 같이 선택하는 경우 예상되는 정도를 넘지 않는 것으로 평가되는 특허발명이 선행발명의 발포 우레탄 폼 중에서 에테르 폼을 선택한 것을 두고 통상의 창작능력을 넘는 기술적 사항의 창작으로서 고도한 것이라고 평가하기 어렵다. 따라서 통상의 기술자가 차이점 1을 극복하고 선행발명으로부터 구성요소를 용이하게 도출할 수 있다고 봄이 타당하다.

 

차이점 2에 관하여, 오픈 셀 구조를 선택할 것인지 망상형 구조를 선택할 것인지는 통상의 기술자가 화장료 조성물을 더 균일하게 함침시키기 위한 필요성의 정도, 비용 등을 고려하여 필요에 따라 선택할 수 있는 정보에 불과하다고 할 것이다. 따라서 통상의 기술자가 차이점 2를 극복하고 선행발명으로부터 구성요소를 용이하게 도출할 수 있다고 봄이 타당하다.

 

또한 통상의 기술자가 선행발명의 발포 우레탄 폼 중 에테르 폼을 선택할 것인지, 에스테르 폼을 선택할 것인지의 국면에서 선행발명을 참고하여 용이하게 에테르 폼을 선택할 수 있다고 할 것이다.

 

결국 특허발명은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 용이하게 발명할 수 있다고 할 것이므로, 선행발명에 의하여 진보성이 부정된다.”

 

4. 대법원 201810596 판결: 심리불속행 상고기각 판결 - 특허법원 판결 확정

 

KASAN_[특허분쟁] 발포우레탄폼 쿠션화장품 특허의 무효심판 사건 - 대법원 심리불속행 상고기각 판결 특허법원

 

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작성일시 : 2018.07.09 09:21
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1. 판단기준 법리

특허발명과 대비되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 있기 위해서는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 확인대상발명에 그대로 포함되어 있어야 한다. 한편 확인대상발명에서 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하고, 그러한 변경에 의하더라도 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하통상의 기술자라고 한다)이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 확인대상발명은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다(대법원 2014. 7. 24. 선고 20121132 판결 등 참조).

 

2. 특허발명과 확인대상발명의 구성상 차이점

특허발명 - ‘층상 배수 배관 시스템을 설치하기 위한 세면욕조실 시공방법 및 그 세면욕조실

 

청구범위 제1항 중 구성요소 2, 3, 5 ‘L자형 접속관과 바닥 하수관으로 이루어진 바닥 배수관 장치를 기초 콘크리트 바닥 내부에 설치하는 단계 및 L자형 접속관 상면에 다수개의 작은 구멍이 천공된 취수구를 설치하는 단계

 

확인대상발명 중 대응하는 구성요소는배수연결배관, 천공 연결관, 천공 연장관, 밀봉관을 포함하여 구성되는 배수배관장치를 기포콘크리트 층(1항 발명의 기초 콘크리트 바닥 상부에 위치한 바닥 마감재에 대응하는 부분이다) 내부에 설치하는 것 및 천공 연결관과 천공 연장관에 각각 다수개의 제1 배수 통공과 제2 배수 통공을 형성하는 것

 

3. 균등여부 구체적 판단

(1) 양 발명은 모두 기초 콘크리트 바닥 상부와 바닥 마감재 내부의 수분이 쉽게 배출되도록 한다는 과제는 동일하다.

 

(2) 과제를 해결하기 위하여 제1항 발명은세면욕조실의 기초 콘크리트 바닥 내부에 바닥 배수관 장치를 설치하면서 L자형 접속관 상면에 취수구를 두어 이 취수구를 통해 기초 콘크리트 바닥 상면에 고이는 오수 등을 배출하는 것을 과제의 해결원리로 하고 있다.

 

반면 확인대상발명은화장실의 기초콘크리트 층이 아닌 그 상부의 기포콘크리트 층 내부에 배수배관장치를 설치하면서 배수배관장치의 천공 연결관과 천공 연장관에 다수개의 구멍을 형성하여 이 구멍을 통해 수분을 배출하는 것을 과제의 해결원리로 하고 있다.

 

따라서 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하다고 볼 수 없다.

 

(3) 작용효과의 동일성 여부 - 과제해결원리의 차이로 인하여 확인대상발명은 화장실의 공사 중에 기초콘크리트 층 상부에 고이는 오수 등을 효과적으로 배출하는 작용효과를 기대할 수 없으므로, 1항 발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타낸다고 보기 어렵다.

 

(4) 구성변경의 자명성 여부 - 1항 발명의 바닥 배수관 장치와 확인대상발명의 배수배관장치는 그 설치 위치, 구조, 기능 등에서 상당한 차이가 있다. 따라서 제1항 발명의 바닥 배수관 장치를 확인대상발명의 배수배관장치와 같이 변경하는 것이 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도에 불과하다고 보기도 어렵다.

 

(5) 결론 - 확인대상발명은 제1항 발명의 권리범위에 속하지 아니한다.

 

KASAN_[특허분쟁] 권리범위확인심판 균등여부 판단 – 과제 동일 but 과제의 해결원리가 동일하지 않음 균등

 

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작성일시 : 2018.07.05 10:00
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1. 특허청구항 

 

2. 특허발명과 확인대상발명의 대비 구성 1 동일 + 구성 2 상이

 

절결: 일본식 용어, 가장자리 일부를 잘라낸 부분 의미

구성 2의 절결 자체는 공통: 특허 제1항 발명의 구성요소 2의 지지판의 단면에는 절결이 형성되어 있고, 확인대상발명의 투명 삼각 플레이트의 단면에도 개방부가 형성되어 있다는 점에서는 양 발명이 공통된다.

 

3. 특허법원 판결요지 균등 불인정

확인대상발명의 구성이 제1항 발명의 구성요소 2와 동일하거나 균등하다고 볼 수 없다.

 

(1) 구성요소 2의 절결은 내측관 주위의 180° 이하 범위에 있는 지지판의 단면에 형성되는 기술구성을 통해 결과적으로 지지판을 내측관 주위의 180° 이상 범위에 형성함으로써 내측관 지지 기능을 확보하는 것을 기술사상의 핵심으로 한다. 그러나 확인대상발명의 3개 개방부는 3개 지지부와 함께 투명 삼각 플레이트에 포함되는 것으로서, 방전 가스가 양측으로 소통되도록 방향에 관계없이 120° 간격으로 열려 있는 형상일 뿐이고, 내측관 주위의 180° 이하 범위에서 투명 삼각 플레이트의 단면에 형성된다는 내용의 기술구성은 존재하지 아니하며, 또한 이러한 확인대상발명에서는 투명 삼각 플레이트를 내측관 주위의 180° 이상 범위에 형성함으로써 내측관을 지지하는 기능을 확보한다는 기술사상은 발견할 수 없다.

 

(2) 그리고 구성요소 2의 절결은 엑시머 램프가 광 조사 장치 내에 장착될 때 설정되는 특정 방향인 피처리물 표면을 향한 방향 즉 광 취출 방향으로 형성된다는 기술구성을 통해 지지판 바로 아래 피처리물 표면의 광량 저하와 조도 불균일성을 해결하는 것을 기술사상의 핵심으로 한다. 그러나 확인대상발명의 3개 개방부는방향에 관계없이” 120° 간격으로 열려 있는 형상일 뿐이어서, 구성요소 2처럼 방전 램프가 광 조사 장치 내에 장착될 때 설정되는 특정한 방향인 피처리물 표면을 향한 방향 즉 광 취출 방향으로 형성된다는 기술구성을 통해 투명 삼각 플레이트 바로 아래 피처리물 표면의 광량 저하와 조도 불균일성을 해결한다는 기술사상은 보이지 아니한다.

 

(3) 특허권자가 주장하는 것처럼 확인대상발명에서도 적어도 1개 이상의 개방부가 형성되는 방향이 광 취출 방향이 될 수 있고, 또한 방전 램프가 광 조사 장치 내에 장착될 때의 배치관계에 따라서는 위와 같은 방향이 피처리물 표면을 향한 방향과 일치할 수 있기는 하다. 그러나 구성요소 2처럼 절결이 형성되는 방향에 관하여방향성을 가지는 것으로서 한정된 기술적 의미를 가지는 구성과 대비할 때, 그러한 한정구성을 두지 아니한 확인대상발명은 앞서 본 것처럼 기술사상의 핵심을 달리하는 것으로서 그 과제해결원리가 동일하다고 볼 수 없다.

 

(4) 이상을 종합하면, 확인대상발명은 제1항 발명의 구성과 동일하거나 균등한 것으로서 그 권리범위에 속한다고 볼 수 없다.

 

첨부: 특허법원 2018. 6. 22. 선고 20167589 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 엑시머 램프 소극적 권리범위확인심판 균등침해 판단 특허법원 2018. 6. 22. 선고

특허법원 2018. 6. 22. 선고 2016허7589 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018.07.04 10:30
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1. 디자인 비교  

특허심판원 20162726 심결: 심미감 상이 + 무효심판 청구기각 

 

2. 디자인권자의 주장

 

 

 

3. 특허법원 판결요지 심미감 유사 + 등록무효 + 심결취소

. 화장품 용기의 디자인 발전 경향

 

. 등록디자인의 지배적 특징 파악

전체적인 형상이 용기의 하단 부분은 넓고 상단 부분으로 올라갈수록 그 폭이 좁아지는 형상인 점, ③용기의 상단부가 한쪽으로 휘어지고 그 휘어짐의 정도가 상당히 유사한 점, ④측면도를 기준으로 한쪽 면은 수직 방향으로 평평하게 형성되고 반대쪽 면은 볼록하며 그 볼록한 형태는 상단에서 하단으로 갈수록 점점 넓어지고 커지도록 형성된 점, ⑤저면도를 기준으로 이 좌우의 폭이 상하의 폭보다 긴 형태로 저면부가 모두 밤톨과 같은 형태로 형성된 점, ⑥화장품 용기의 저면부에서 만곡되는 지점의 위치가 거의 동일하게 형성된 점의 공통점은 공지디자인 1 내지 3에서 볼 수 없는 새롭고 독창적 심미감을 형성하는 지배적인 특징이라고 인정된다.

 

. 지배적 특징을 고려한 유사 판단  

(1)공지디자인 1 내지 3의 전체적인 형상과 비율은 화장품 용기의 하단부에서 중단부까지 점점 두꺼워지다 중단부에서 상단부까지 다시 얇아지는 형상인데 반하여, 등록디자인이나 선행디자인들은 하단부에서 시작하여 더 이상 두꺼워지지 아니하고 상단부에 이르기까지 서서히 얇아지는 점에서 큰 차이를 보여 공지디자인 1 내지 3과 심미감이 같다고 볼 수 없다.

 

(2)특히 공통점 ④, ⑤에 관하여 보면, 등록디자인이나 선행디자인들은 한쪽 면은 수직 방향으로 평평하게 형성되고 반대쪽 면은 볼록하며 그 볼록한 형태는 상단에서 하단으로 갈수록 점점 넓어지도록 형성되고, 그로 인하여 저면부가 밤톨과 같이 형성됨으로써 공지디자인 1 내지 3에서 볼 수 없는 세련된 심미감을 형성하는데, 이는 해당 업계에서 기존에 통상적으로 채용해 온 디자인적 형태라고 볼 수 없다.

 

(3)선행디자인들이 출원 또는 공지된 이후에서야 등록디자인과 선행디자인들이 가진 위 ①, ③ 내지의 공통점을 모두 구비한 관련디자인 1 내지 5가 잇달아 출원되었고, 이후 위 관련디자인들이 이 사건 선행디자인들과 유사하다는 이유로 판결 등을 통하여 모두 무효로 된 사실이 인정되므로, 선행디자인들이 가진 위 ①, ③ 내지의 공통점이 해당 업계에서 기존에 없던 새로운 세련된 심미감을 불러일으켜 경쟁업체들로 하여금 모방 동기를 불러일으켰음을 알 수 있다.

 

(4)선행디자인 2는 알로에 형상을 모티브로 창작되어 산업통상부장관이 주최하고 한국디자인진흥인이 주관하는 ‘2014 굿디자인 어워드생활포장 분야에서 대상을 수상한 사실이 인정되고 선행디자인 1 역시 선행디자인 2와 같이 알로에 형상을 모티브로 한 형태적 특징을 공통으로 가지고 있으므로, 선행디자인들이 가진 위 ①, ③ 내지의 공통점은 공지디자인 1 내지 3에서 볼 수 없는 새로운 심미감, 즉 알로에를 형상화한 화장품 용기로서의 새로운 미감을 창출하는 최초의 것이라고 인정된다.

 

위와 같은 지배적인 특징이 공통되어 등록디자인은 선행디자인들과 심미감이 유사하다.

 

2. comment – 첨부한 특허법원 판결문을 꼼꼼하게 읽어 보시기 바랍니다. 디자인 유사 판단에 관한 훌륭한 판결문으로 생각합니다.

 

첨부: 특허법원 2018. 6. 22. 선고 20182458 판결

 

KASAN_[디자인분쟁] 화장품 용기 디자인의 유사 판단 지배적 특징 파악 및 유사판단에 미치는 영향 특허법원

특허법원 2018. 6. 22. 선고 2018허2458 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018.07.03 10:00
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특허법원 판결: “디자인의 기본적 또는 기능적 형태의 중요도를 낮게 평가하여야 한다는 법리에 따라 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인의 동일·유사 여부를 보면, 양 디자인의 유사점들은 대부분 기본적 또는 기능적 형태의 것으로 유사 여부의 판단에 있어 중요도가 낮은 것이거나 앞면이 볼록하게 나온 물탱크 형상과 같이 그 중요도가 높은 것도 있기는 하나 그 수는 하나뿐이고, 양 디자인의 차이점들은 새로이 창작된 형상으로 유사 여부의 판단에 있어 중요도가 높은 것인데 그 수가 다섯 가지에 이르며, 이러한 차이점으로 인하여 전체적으로 이 사건 등록디자인은 직선적이고 딱딱하며 좌판 깊이가 얕은 의자의 느낌을 줌에 비하여, 비교대상디자인은 부드럽고 날씬하며 좌판 깊이가 깊은 안락한 소파의 느낌을 주어, 느껴지는 심미감이 서로 다르다.”

 

 

 

등록디자인

공지된 선행 디자인

 

 

 

특허심판원 심결: 디자인 유사 but 특허법원 20168223 판결: 비유사

판결이유: “디자인들의 요부라 할 수 있는 부분들(, , 수염, 앞발, 이빨, 코 등)을 종합해 보았을 때, 선행 디자인은 비버 등 설치류를 연상하게 하는 반면, 등록 디자인은 고양이를 연상하게 한다. 이와 같이 양 디자인이 보는 사람으로 하여금 다른 동물의 형태적 특징을 느끼게 하는 이상, 그 차이가 심미감에 영향을 주지 않는 세부적인 차이에 불과하다고 할 수 없다.”

 

KASAN_[디자인유사판단] 디자인 유사판단 사례 몇 가지.pdf

 

 

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작성일시 : 2018.06.14 19:00
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디자인 분야에서 가장 중요한 문제는 디자인의 유사여부 판단기준입니다. 언뜻 생각하면 어려울 것도 없어 보이지만, 실제 분쟁사건에서는 객관적 합리적 기준을 설정하기가 매우 어렵습니다. 구체적 사건에서 법원 판결을 사건 당사자들이 승복하지 않거나 제3자의 시각에서도 그 판단기준을 쉽게 수긍할 수 없는 경우도 많습니다.

 

그 이유는, 분쟁대상 디자인과 등록 디자인 사이의 유사여부가 누구의 시각에서 어떤 기준으로 판단하는가에 따라 결론이 판이하게 달라질 수 있기 때문입니다. 법적 원칙으로는 판단자가 누구든 똑 같은 결론에 도달하여야 할 것입니다. 희망사항에 불과하거나 현실적으로 달성하기 어려운 목표에 불과한 경우도 있습니다.

 

디자인의 유사여부는 본질적으로 일의적 판단이나 객관적 판단이 어려운 문제이기 때문입니다. 따라서, 어떻게 하면 자의적 판단을 배제할 수 있는지, 또한 판단자의 주관과는 무관하게 객관적으로 평가할 수 있는 요소를 도입할 수 있는지 등이 디자인 분야의 핵심 과제입니다.

 

미국 CAFC은 디자인 침해소송 사건에서 하급심 지방법원 판결을 파기하면서 디자인 유사여부 판단기준을 상세하게 제시한 판결을 하였습니다. High Point Design LLC v. Buyers Direct, Inc., No. 2012-1455 (Sept. 11, 2013) 참고가 될 좋은 판결입니다. 그 판결요지를 소개하면 다음과 같습니다.

 

첫째, 등록 디자인이 공지 디자인으로부터 용이하게 창작할 수 있다는 이유로 등록무효를 판단할 때에는통상의 지식을 가진 디자이너”, “designer of ordinary skill”의 시각에서 용이한지 여부를 판단해야 한다고 판결하였습니다. 여기서 통상의 디자이너는 해당 디자인 분야에서 디자인 개발을 담당하면서 공지된 관련 디자인을 모두 알고 해당 분야 디자인 개발경험을 충분히 쌓은 상상의 디자이너를 말합니다. 특허법의통상의 지식을 가진 기술자”와 동일한 개념으로 상정합니다.

 

둘째, 등록디자인을 침해한 것인지 여부를 판단할 때에는통상의 관찰자즉 일반 소비자의 시각에서 판단해야 한다고 판결하였습니다. (소위 “ordinary observer” standard) 디자인 침해여부를 판단하기 위한 전제로 하는 디자인 유사판단은 디자인 창작자 시각이 아니라 디자인 제품을 소비하는 일반인의 시각에서 판단해야 합니다.

 

셋째, 해당 디자인 분야의 전문가 의견서를 디자인 등록무효를 판단하는 증거자료로 사용할 수 있다고 판결하였습니다. , 해당 디자인 분야의 수준, 공지 디자인의 내용 및 등록 디자인과의 차이점, 디자인 개발 경향, 디자인의 난이도 등을 판단하는데 고려할 수 있습니다.

 

당연히 예상되는 것처럼, 해당 분야의 디자인 전문가의 시각에서 공지 디자인으로부터 용이창작할 수 있는지 여부를 판단하면 일반인의 시각에서 판단할 때와 비교하여 해당 등록디자인이 용이창작할 수 있다고 볼 가능성이 높습니다. 구체적 판단방법으로는 법원에서 해당 분야 디자인 전문가의 의견을 고려한다는 것입니다.

 

해당분야 디자인에 익숙하고 수많은 디자인 개발을 담당하였던 디자이너에게 해당 등록디자인의 용이창작 여부를 묻는다면 일반인보다 훨씬 용이하다고 답할 가능성이 높습니다. 판결이 제시한 판단기준에 따르면, 앞으로 디자인 등록무효의 가능성이 훨씬 높아질 것으로 예상됩니다.

 

위 판결문에는 문제된 등록 디자인 사진과 침해품의 사진에 포함되어 있습니다. 판결 이유도 구체적이고 상세하게 설명되어 있습니다. 디자인 등록요건을 이해하는데 많은 도움이 될 것으로 생각합니다. 또한, 디자인 분야에서 중요한 쟁점인 기능성 판단에 관한 부분도 상세하게 설명되어 있습니다.

 

KASAN_[디자인침해분쟁] 등록무효 판단기준과 침해여부 판단기준의 구분 - 미국 CAFC 판결.pdf

 

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작성일시 : 2018.06.14 18:00
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1. 디자인 유사판단 법리

디자인의 동일ㆍ유사 여부를 판단함에 있어서는 디자인을 구성하는 각 요소를 부분적으로 분리하여 대비할 것이 아니라 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람이 느끼는 심미감 여하에 따라 판단하여야 하고, 이 경우 디자인을 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 요부로서 파악하고 이것을 관찰하여 일반 수요자의 심미감에 차이가 생기게 하는지 여부의 관점에서 그 유사 여부를 결정하여야 하며, 양 디자인의 공통되는 부분이 그 물품으로서 당연히 있어야 할 부분 내지 디자인의 기본적 또는 기능적 형태인 경우에는 그 중요도를 낮게 평가하여야 한다(대법원 2013. 4. 11. 선고 20123794 판결).

 

또한, 등록디자인이 신규성이 있는 부분과 함께 공지의 형상과 모양을 포함하고 있는 경우 그 공지 부분에까지 독점적이고 배타적인 권리를 인정할 수는 없으므로 디자인권의 권리범위를 정함에 있어서는 공지 부분의 중요도를 낮게 평가하여야 한다(대법원 2004. 8. 30. 선고 2003762 판결, 대법원 2013. 12. 26. 선고 2013202939 판결 등 참조).

 

한편, 옛날부터 흔히 사용되어 왔고 단순하며 여러 디자인이 다양하게 고안되었던 것이나 구조적으로 그 디자인을 크게 변화시킬 수 없는 것 등에서는 디자인의 유사범위를 비교적 좁게 보아야 하지만(대법원 2011. 3. 24. 선고 201012633 판결 등 참조), 기존에 없던 참신한 디자인에서는 디자인의 유사 범위를 비교적 넓게 보아야 할 것이다.

 

또한, 디자인의 유사 여부를 판단함에 있어서는 그 디자인이 표현된 물품을 거래할 때 뿐만 아니라 사용할 때의 외관에 의한 심미감도 함께 고려하여야 한다(대법원 2003. 12. 26. 선고 20021218 판결 등 참조).”

 

2. 디자인 비교

 

 

3. 판결요지  

확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 대비하여 지배적인 특징이 유사한 반면, 수요자의 눈에 잘 띄는 부분으로 평가될 여지가 있는 배열 부분에서 차이가 있는(나머지 공통점과 차이점은 전체적인 심미감에 큰 영향을 미친다고 보기 어렵다),

 

위와 같은 차이에도 불구하고이 사건 등록디자인의 지배적인 특징은 기존에 없던 참신한 디자인에 해당하여 디자인의 유사 범위를 비교적 넓게 보아야 할 뿐만 아니라 전체적인 유사 판단에 있어 그 중요도를 높게 평가하여야 하는 점,

 

 ② 이 사건 등록디자인의 지배적인 특징으로 인해 오목홈의 형상을 보다 명확히 식별할 수 있도록 해줌으로써, 기존의 천정용 마감재에 비하여 오목한 홈의 입체감을 살려주는 점에서 심미감을 갖는 점, ③ 반면, 차이점과 관련된 확인대상디자인의 변형은 이 사건 등록디자인에서 오목홈으로 이루어진 다섯 줄 중 가운데 한 줄을 제거하는 정도의 단순한 변형에 불과하고, 그로 인하여 앞서 본 바와 같은 지배적인 특징으로부터 기인하는 공통적인 미감을 능가하는 다른 미감을 초래한다고 보기 어려운 점,

 

 만일 기존에 없던 참신한 디자인에 해당하여 창작성이 높은 부분을 거의 그대로 모방하면서, 수요자의 눈에 잘 띄는 부분으로 평가될 여지가 있는 부분 중 일부를 단순히 변형한 것을 두고 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다고 평가하게 되면, 디자인의 보호와 이용을 도모함으로써 디자인의 창작을 장려하려는 디자인보호법의 입법 취지에도 반할 여지가 있는 점 등을 고려할 때,

 

이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 전체적으로 대비, 관찰할 때 지배적인 특징의 유사함으로 인해 양 디자인은 보는 사람으로 하여금 유사한 심미감을 느끼게 한다.”

 

KASAN_[디자인침해분쟁] 디자인 유사여부 판단 특허법원 2017. 3. 23. 선고 2016허7503 판결.pd

 

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작성일시 : 2018.06.14 17:00
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1. 디자인 보호법 규정

2(정의) 1: "디자인"이란 물품의 형상ㆍ모양ㆍ색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것을 말한다.

92(디자인권의 효력) “디자인권자는 업으로서 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 실시할 권리를 독점한다.”

93(등록디자인의 보호범위) “등록디자인의 보호범위는 디자인등록출원서의 기재사항 및 그 출원서에 첨부된 도면ㆍ사진 또는 견본과 도면에 적힌 디자인의 설명에 따라 표현된 디자인에 의하여 정하여진다.”

 

디자인은 물품을 눈으로 볼 때 미감을 일으키는 것이고, 등록디자인 권리는 동일한 디자인뿐만 아니라 그와 유사한 디자인까지 포함합니다. 디자인 동일여부는 문제되지 않고 유사한 디자인에 해당하는지 여부 판단이 핵심 쟁점입니다.

 

2. 디자인 유사판단 법리

디자인의 동일ㆍ유사 여부를 판단함에 있어서는 디자인을 구성하는 각 요소를 부분적으로 분리하여 대비할 것이 아니라 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람이 느끼는 심미감 여하에 따라 판단하여야 하고, 이 경우 디자인을 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 요부로서 파악하고 이것을 관찰하여 일반 수요자의 심미감에 차이가 생기게 하는지 여부의 관점에서 그 유사 여부를 결정하여야 하며, 양 디자인의 공통되는 부분이 그 물품으로서 당연히 있어야 할 부분 내지 디자인의 기본적 또는 기능적 형태인 경우에는 그 중요도를 낮게 평가하여야 한다(대법원 2013. 4. 11. 선고 20123794 판결).

 

또한, 등록디자인이 신규성이 있는 부분과 함께 공지의 형상과 모양을 포함하고 있는 경우 그 공지 부분에까지 독점적이고 배타적인 권리를 인정할 수는 없으므로 디자인권의 권리범위를 정함에 있어서는 공지 부분의 중요도를 낮게 평가하여야 한다(대법원 2004. 8. 30. 선고 2003762 판결, 대법원 2013. 12. 26. 선고 2013202939 판결 등 참조).

 

한편, 옛날부터 흔히 사용되어 왔고 단순하며 여러 디자인이 다양하게 고안되었던 것이나 구조적으로 그 디자인을 크게 변화시킬 수 없는 것 등에서는 디자인의 유사범위를 비교적 좁게 보아야 하지만(대법원 2011. 3. 24. 선고 201012633 판결 등 참조), 기존에 없던 참신한 디자인에서는 디자인의 유사 범위를 비교적 넓게 보아야 할 것이다.

 

디자인의 유사 여부를 판단함에 있어서는 이를 구성하는 각 요소를 부분적으로 분리하여 대비할 것이 아니라, 전체와 전체를 대비 관찰하여 보는 사람의 마음에 환기될 미감과 인상이 유사한 것인지의 여부에 따라 판단하여야 하고, 이 경우 디자인을 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 요부로서 파악하고 이것을 관찰하여 일반 수요자의 심미감에 차이가 생기게 하는지 여부의 관점에서 그 유사 여부를 결정하여야 한다(대법원 1996. 1. 26. 선고 951135 판결, 2006. 6. 29. 선고 20042277 판결 등

 

3. 디자인 유사판단 법리의 실무적 함의

대법원은 전체 대 전체로 대비 관찰하여 보는 사람의 마음에 환기될 미감과 인상이 유사한 것인지 여부로 디자인 유사여부를 판단합니다. 다른 대법원 판결에서는 보는 사람이 느끼는 심미감이라는 표현을 미감과 인상과 동일한 의미로 사용합니다.

 

심미감은 법률에서 정의한 용어가 아니고, 국어사전에도 나오지 않습니다. 한자로 審美感으로 표기하는데, 대법원 판결에서 보는 사람의 마음에 환기될 미감과 인상이라는 표현과 동일한 의미로 사용되기도 합니다. 엄밀하게 한자를 풀이하자면, 심미감(審美感)은 미감(美感)을 주의하여 보거나 살피거나 조사한다()는 것이므로 미감과 심미감을 동일한 의미로 사용할 수 없습니다. 학설도 미감과 심미감을 동일한 의미라는 견해는 찾아보기 어렵습니다. 그럼에도 불구하고 굳이 심미감이라는 용어를 사용하려는 이유는 디자인 유사여부를 그 미감과 인상의 유사여부로만 판단하는 것이 부적절하다는 뜻일 것입니다.

 

결국 디자인을 전체적으로 대비 관찰할 때 보는 사람의 마음에 환기될 미감과 인상을 살필 수 있게 하는 어떤 힘, 감정, power , 그 무엇이 유사한지 여부로 판단한다는 의미로 해석됩니다. 상표법의 식별력(識別力) 또는 상표유사 판단과 비슷하게, 대비하는 두 디자인이 동일한지, 전혀 다른 것인지, 양극단은 아니고 그 중간 즈음인지 등을 주의하여 보고, 조사하고, 살피는() 어떤 감정, 특성, (), power 등을 기초로 판단한다는 것입니다. 그것은 디자인이 갖는 미감 및 인상과는 구별될 수 있는 요소이자 특성입니다. 디자인 유사여부는 그 심리적 요소, 특성을 기준으로 판단한다 할 것입니다.

 

4. 핵심 쟁점 유사여부를 판단하는 자 

 

디자인 유사판단은 특허법에서 균등침해 판단에 대응할 수 있고, 상표법에서 표장의 유사여부 판단에 대응할 것입니다. 또한, 디자인 유사판단은 등록요건 판단과 침해판단으로 나눌 수 있고, 양자는 동일하지 않고 서로 구별될 수 있습니다. 소위 특허법에서 진보성 판단과 균등침해 판단에 관한 일원론과 이원론의 견해대립이 있었으나, 통설과 판례의 견해가 이원론으로 정리된 것과 같습니다. 디자인 등록요건 판단과 침해판단은 서로 엄격하게 다르므로 각 단계의 디자인 유사 판단기준도 각각 다르고 구별되는 것이어야 할 것입니다. 특허법에서 균등론을 적용하는 요건과 균등침해 판단기준이 등록요건인 진보성을 판단하는 기준과는 전혀 다른 내용인 것처럼 디자인법도 마찬가지 논리가 적용될 것입니다.

 

특허법의 균등침해 판단 법리에 비추어 보면, 디자인 침해판단시 유사판단은 그 분야에서 통상의 지식을 가진 소비자, 수요자, 거래자를 기준으로 삼아야 할 것입니다. 대법원 2003. 12. 26. 선고 20021218 판결에서 디자인의 유사 여부를 판단함에 있어서는 그 디자인이 표현된 물품을 거래할 때 뿐만 아니라 사용할 때의 외관에 의한 심미감도 함께 고려하여야 한다.”고 판시한 것도 의미심장합니다.

 

그 분야에서 통상의 지식을 가진 소비자, 수요자, 거래자의 시각에서 대비되는 두 디자인을 전체 대 전체로 관찰할 때 보는 사람의 마음에 환기되는 미감과 인상, 그것을 일으키는 디자인 특성, 요소를 고려하여 유사여부를 판단하면 될 것입니다.

 

이와 같이 해당 분야의 일반 소비자, 수요자, 거래자를 기준으로 판단하면 디자인 유사범위가 넓어지고 등록디자인권 침해로 보는 경우가 증가할 것입니다. 한편, 디자인 등록요건은 일반 소비자, 거래자의 수준에서 판단해서는 안되고, 그 분야의 평균적 지식을 가진 자, 디자이너를 시각에서 유사여부를 판단해야 합니다. 그와 같은 기준에 볼 때에도 등록무효 사유가 없다면 그 등록디자인의 유사범위를 넓게 인정하여 디자인권을 강하게 보호하는 것이 바람직하다 생각합니다.

 

KASAN_[디자인유사판단] 등록디자인의 보호범위 및 디자인 유사 판단기준.pdf

 

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작성일시 : 2018.06.14 16:30
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1. 등록디자인 주요도면과 침해혐의 피고제품의 사진

  

2. 등록디자인과 피고제품의 대비

 

 

 

3. 서울중앙지방법원 1심 판결 원고승소 + 디자인침해 인정 및 손해배상명령   

 

4. 특허법원 2심 판결 원고패소 + 디자인침해 불인정

 

2) 구체적 사안의 판단

등록디자인과 피고 제품의 공통점 중 ⓛ, ②, ③, ⑤, ⑥은 선행디자인들에 의하여 공지된 부분이므로 디자인권의 보호범위를 정할 때 그 중요도를 낮게 평가하여야 한다. 또한, 자동차용 타이어에 다수의 선행디자인들이 존재하는 점에서 등록디자인의 유사범위를 비교적 좁게 보아야 할 것이다. 이러한 전제에서 등록디자인과 피고 제품은 유사하지 아니하다.

 

피고 제품의 공통점 중 ①, ②, ⑥이 선행디자인 1에 모두 나타나 있으므로, 이러한 공통점들은 양자의 미감에 별 영향을 주지 아니한다고 보아야 할 것이다.

 

공통점역시 다수의 선행디자인에평행사변형 부분에 선형 모양을 배치하는 것 자체가 나타나 있는 점을 고려하면 등록디자인과 피고 제품의 미감에 별 영향을 주지 아니하며, 오히려 차이점 ㉡에서 본 바와 같은 평행사변형 부분에 형성되는선형 모양의 구체적 형상의 차이로 인하여 등록디자인은 중앙부 좌우측의 평행사변형 부분이 통일성이 있는 미감을 주지만, 피고 제품은 중앙부 좌우측 평행사변형 부분이 서로 대칭을 이루는 미감을 준다. 이로 인하여 등록디자인과 피고 제품은 미감에서 상당한 차이가 있다.

 

공통점 ④, ⑤에 관하여 보면, 등록디자인의 가장자리부 가로선의 구체적 모양 및 등록디자인과 같이 가장자리부에 얇은 가로선과 홈을 일정한 간격으로 형성하는 것 자체는 선행디자인들에 이미 나타나 있으므로 등록디자인과 피고 제품의 미감에 별 영향을 주지 아니한다. 오히려 가장자리부의 홈은 타이어의 사용 상태에 따라 정면에서는 물론 측면에서 볼 수도 있으므로 그 구체적 형상이 미감에 상당한 영향을 미친다고 할 것이며, 가장자리부의 홈의 구체적 형상은 등록디자인의 특징적 부분이기도 하다. 그런데 가장자리부의 홈의 구체적 형상의 차이로 인하여 공통점 ④, ⑤에도 불구하고 등록디자인은 홈이 가장자리부를 전체적으로 일부 절단한 듯한 느낌을 주는 반면, 피고 제품은 가장자리부의 끝 부분만 파낸 느낌을 주고, 이로 인하여 등록디자인과 피고 제품은 미감에서 상당한 차이가 있다.

 

평행사변형 부분의 상하를 구분하는 가로선은 정면에서 바로 보이는 부분이어서 그 구체적 형상이 자동차용 타이어의 미감에 상당한 영향을 미칠 것으로 보인다. 더욱이 등록디자인에서 중앙부 좌우측 평행사변형 부분의 상하를 구분하는 가로선의 구체적 모양은 특징적 부분 중 하나이다. 그런데 등록디자인에서는 평행사변형 부분의 상하변이 좌우변과 일체감 있게 연결되는 느낌을 주는 반면, 피고 제품에서는 평행사변형 부분의 상하변이 좌우변과 구분되는 느낌을 준다. 이 점에서도 등록디자인과 피고 제품은 미감에서 상당한 차이가 있다.”

 

5. 실무적 시사점

공지요소가 다수 포함된 디자인의 유사판단이 매우 어렵다는 것을 잘 보여주는 사례. 유사판단기준에 관한 법리는 그 자체로는 문제없어 보이지만 구체적 사안에 적용하려면 통상 상당한 난관이 존재함. 통상 대비되는 양 디자인이 완전하게 동일하지 않기 때문에 구체적 사안에서 유사여부를 판단하는 것이 매우 어려움. 결국 비유사하다는 판단이 더 많은 경향. 참고로 미국판결은 그 판단기준이 되는 관찰자의 설정을 중요시하는데, 침해판단에서는 기술전문가, 창작자, 디자이너의 시각보다 수준이 낮은 일반수요자를 기준으로 하여 유사사례가 더 많이 나올 수 있는 법리구조를 택하고 있음. 다만, 미국은 독립된 디자인등록제도가 아닌 특허의 일종인 design patent라는 점에서 우리나라 법제와는 근본적 차이점이 존재함.

 

첨부: 특허법원 2018. 6. 1. 선고 20181114 판결

 

KASAN_[디자인침해분쟁] 타이어디자인 침해여부 – 선행디자인, 등록디자인, 침해혐의 디자인 사이 유사여부 판단기

특허법원 2018. 6. 1. 선고 2018나1114 판결.pdf

 

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작성일시 : 2018.06.08 13:00
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1. 등록디자인 vs 확인대상디자인  

 

2. 판단요지

적극적 권리범위확인심판 20171294 심결: 등록디자인은 자유실시디자인에 해당하지 않고, 확인대상디자인은 등록디자인과 전체적인 심미감이 유사하므로 등록디자인의 권리범위에 속한다. 청구인용

 

특허법원 판결: 심결유지

 

3. 판단기준 법리  

 

4. 구체적 판단

확인대상디자인과 선행디자인의 유사 여부 - 자유실시디자인에 해당하는지 여부 : 전체적으로 직사각형인 점, 각 모서리가 둥글게 형성되어 있는 점, 상판부와 하판부에 전화기 등의 거치를 위한 홈이 있는 점 등이 공통된다. 그러나 위 공통점들은 휴대 단말기용 거치대의 기본적, 기능적 형태에 해당하는 것으로서 그 중요도를 낮게 평가하여야 하므로 위 공통점들만으로 확인대상디자인과 선행디자인이 유사하다고 보기는 어렵다.

 

확인대상디자인이 등록디자인의 권리범위에 속하는지 여부: ① 이 사건 등록디자인은 7각형 구조에 모서리가 돌출된 형상이나, 확인대상디자인은 단순한 직사각형에 각 모서리를 둥글게 처리한 형상인 점, ② 정면에서 볼 때 이 사건 등록디자인의 앞부분은 완만한 각도의 V자 형상이나, 확인대상디자인은 둥근 모서리를 포함한 일자 형상인 점, ③ 이 사건 등록디자인은 상판 윗부분의 각도를 달리하여 외관상 두 부분으로 나뉜 것처럼 보이고, 나뉜 것으로 보이는 상판위에는 × 모양의 음각이 새겨져 있으나, 확인대상디자인의 상판에는 아무런 무늬가 없는 점, ④ 이 사건 등록디자인의 이음부에는 도면상 아무런 모양이 없으나, 확인대상디자인의 이음부에는 안쪽으로 삼각형 모양의 3개의 홈이 형성되어 있는 점 등에 차이가 있다.

 

그러나 차이점 ①, ③은 이 사건 등록디자인의 상판 외부면을 단순 변경한 정도에 불과하여 지배적 특징에 해당한다고 보기 어렵고, 차이점의 경우 이 사건 등록디자인의 정면부는 완만한 V자 형상인 반면, 확인대상디자인은 일자형이기는 하나, 이 사건 등록디자인의 정면부 V의 각도가 매우 완만하여 정면에서 바라볼 경우 일직선으로 보일 수 있어 큰 차이가 없어 보이며, 차이점의 이음부는 휴대전화를 거치한 경우 보이지 않으므로 전체적인 심미감에 미치는 영향이 크지 않은 것으로 보인다. 확인대상디자인은 전체적으로 이 사건 등록디자인의 주된 창작적 모티브를 같이 하거나 이를 단순화시킨 것으로 볼 여지가 있다.  그러므로 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 대상 물품이 동일하고 그 지배적인 특징을 이루는 부분이 공통되어 유사하므로, 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다.

 

첨부: 특허법원 2019. 5. 24. 선고 20181837 판결

 

KASAN_[디자인침해분쟁] 스마트폰 거치대 디자인의 유사판단 사례 특허법원 2019. 5. 24. 선고 2018허

특허법원 2018. 5. 24. 선고 2018허1837 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018.06.04 12:02
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1. 사안의 개요 진정상품 병행수입 및 국내 소분 판매 

뉴질랜드국의 파인아트 서프라이즈 리미티드 회사(이하피해회사라고 한다)는 국내에 ‘SUPER TEMPERA’에 관하여 지정상품을 그림물감으로 하여 상표등록을 하였고, 위 상표에 관한 전용사용권이 공소외인 명의로 2010. 1. 18. 등록된 사실, 피고인이 2009. 12.경 호주국에 있는 MODERN TEACHING AIDS PTY LTD.로부터 피해회사의 지정상품인 그림물감 ‘FAS SUPER TEMPERA PAINT-CLASSIC SET 8 × 2LT'를 수입하여 위 물감을 250ml 내지 500ml 용기에 나누어 담으면서 임의로 제작한 ‘SUPER TEMPERA’ 표장을 위 물감을 담은 용기에 부착한 사실, 피고인은 적어도 공소외인이 ‘SUPER TEMPERA’ 상표에 관하여 전용사용권을 설정등록한 뒤인 2010. 3.경까지 인터넷 홈페이지를 통하여 위와 같이 ‘SUPER TEMPERA’ 표장을 부착한 제품을 판매한 사실

 

피고인이 진정상품인 위 물감을 보다 작은 용량의 용기에 재병입하면서 그 용기에 임의로 제작한 위 등록상표를 표시한 것.

 

2. 판결요지상표권침해 인정

대법원 2012. 4. 26. 선고 201117524 판결: “상표권자 내지 정당한 사용권자(이하상표권자 등이라고 한다)에 의해 등록상표가 표시된 상품을 양수 또는 수입한 자가 임의로 그 상품을 소량으로 나누어 새로운 용기에 담는 방식으로 포장한 후 그 등록상표를 표시하거나 위와 같이 등록상표를 표시한 것을 양도하였다면, 비록 그 내용물이 상표권자 등의 제품이라 하더라도 상품의 출처표시 기능이나 품질보증 기능을 해칠 염려가 있으므로, 이러한 행위는 특별한 사정이 없는 한 상표권 내지 전용사용권을 침해하는 행위에 해당한다.”

 

KASAN_[상표권침해분쟁] 대용량의 진정상품을 병행수입하여 국내에서 소분 포장한 후 등록상표표시하여 판매 - 상표

 

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작성일시 : 2018.06.01 09:20
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특허권자는 기능적, 추상적 표현으로 광범위하게 기재된 특허청구항의 문언범위에 속하는 제품을 상대로 특허침해금지청구, 즉 제조판매금지청구 소송을 제기함 + 일본 동경지재지방법원은 기능적 표현으로 기재된 청구항에서 보호되는 특허발명은 그 문언으로 파악되는 모든 발명으로 볼 수 없고, 발명의 상세한 설명 등을 고려할 때 실제로 발명자가 발명한 기술사상으로 한정되는 범위의 발명만이 보호대상임 + 비록 피고제품이 특허청구항의 문언범위에는 포함되지만 명세서의 실시례 등 다른 기재사항으로 파악되는 실제 발명된 기술사상과는 상이함 + 특허 비침해 판결  

 

 

첨부: 일본 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 혈우병 치료제 항체의약품 관련 특허권 Baxalta, Shire vs 신약 HEMLIBRA®

일본판결문_087738_hanrei.pdf

 

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작성일시 : 2018.05.23 13:30
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1. Facts

§  Gilead에서 인수한 PharmassetMerck에서 인수한 Isis Pharma는 신약 Sofosbuvir 관련 공동연구개발 진행 + 각각 특허출원 및 등록

§  Merck에서 Gilead 상대로 특허침해소송 제기

§  Gilead에서 Merck 상대로 특허비침해 확인의 소(DJ Action) 제기 + 주장요지 다음과 같은 Merck의 특허등록 과정에서 범한 Inequitable Conduct로 인해 Merck 특허권은 모두 Unenforceable

§  2001: Merck filed patent applications that eventually led to the patents-in-suit. Merck Chemist/Patent-Attorney Phillipe Durette helped with the prosecution.

§  2002: Jeremy Clark working for a predecessor to Gilead (Pharmasset) was begin reviewing Merck’s early published patent applications “looking for loopholes.”  Clark hit upon a proposed compound that led to sofosbuvir – the active drug at issue in this case.

§  2003: Pharmasset (Clark) filed a patent application the sofosbuvir creation.

§  2004: Merck and Pharmasset began to collaborate on development, but setup (1) a non-disclosure agreement and (2) a FIREWALL blocking Merck patent prosecutors from seeing details of Pharmasset.  However, in a PHONE CALL, Patent Attorney Durette was told about the secret Clark patent application.  After the phone call, Durette stopped his participation in the collaboration, but continued to prosecute the Merck patents.

§  2005: Pharmasset (Clark) patent application became public, and Durette then amended the claims in the Merck applications to specifically target on the same compound.

§  Durette worked the first application until it issued in 2006.

§  A separate attorney (Jeffrey Bergman) took over prosecution for Merck in 2010 and narrowed so that the claims targeted metabolites of the same sofosbuvir compound.

§  Later at trial, Durette served as the corporate (R. 30(b)(6)) witness for Merck and the district court found that he gave false testimony in his deposition — denying that he had been part of the PHONE CALL.

 

2. 1,2심 판결요지 – Merck의 Inequitable conduct로 인한 특허권행사 불가능  

 

3. 판단이유   

§  The real problem for Merck is that its agent Durette (1) joined the call against the FIREWALL; then (2) continued to prosecute the applications after improperly learning of the information; and (3) lied about it at trial.  Collectively, those were enough for an unclean hand finding. 

§  Note that unclean hands sits in the background of several legal defenses: (a) the defendant alleged failure of written description, but the jury found that the amended claims were fully supported by the original specification; (b) the defendant alleged an implied license; but the court found otherwise; (c) there might have been a violation of the non-disclosure agreement, but that defense did not apply since Merck’s application was filed after the Pharmasset (Clark) application became public; (d) the defendant could have sued for breach of contract or unfair competition, but it did not.

 

첨부: 미국 CAFC 2018. 4. 25. 선고 Gilead v. Merck 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 미국 특허소송 Gilead vs Merck 신약 Sovaldi (Sofosbuvir) 특허분

Gilead v. Merck_CAFC_16-2302.Opinion.4-24-2018.1.pdf

 

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작성일시 : 2018.04.26 15:44
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저작권은 아이디어가 아닌 표현만을 보호하므로 소프트웨어의 경우에는 소스코드를 보호하지만 해당 소스코드의 기능을 보호하지는 않습니다. 원칙적으로 기능에 관한 아이디어는 영업비밀 또는 특허로 보호할 수 있습니다.

 

저작권 침해는 저작권자의 동의 없이 소스코드 등 저작물을 무단으로 사용하는 경우에 발생합니다. 프로그램저작권 침해소송에서는 문언적 복제(literal copying)가 인정되는 경우는 많지 않고 대부분 비문언적 복제(non-literal copying) 여부가 쟁점입니다.

 

저작권의 보호를 받는 표현이란 소스코드와 같은 문언 요소(literal elements)와 프로그램 아키텍처, 구조, 시퀀스 및 구성, 동작 모듈, 컴퓨터 사용자 인터페이스와 같은 비문언 요소(non-literal elements)를 포함됩니다. 그래서 소프트웨어 저작 권 침해는 단순히 코드를 똑같이 복제하는 문언적 침해(literal infringement)의 경우에만 문제가 되는 것이 아니라 비문언적 침해(non-literal infringement)가 중요한 침해 행위가 될 수 있습니다.

 

문언적 복제는 창작성이 있는 타인의 소스코드의 상당한 분량을 그대로 복제할 경 우에 발생합니다. 저작권 성립을 위한 창작성은 예술작품과 같은 높은 수준을 요구하지 않으므로, 통상 소스코드는 창작성이 인정됩니다. 한편, 동일하게 복제하지 않고 아래 사례와 같이 주석을 변경하고 삭제하거나 변수 및 함수의 이름을 변경하는 정도의 피상적인 변경을 가하더라도 문언적 복제로 인정될 수 있습니다.

 

그런데 타사의 소스코드를 확보하고 저작권 침해를 피하기 위하여 소스코드를 그대로 복제하여 사용하기보다는 함수 및 변수 이름을 변경하고 함수 내부의 명령의 순서도 변경하여, 타인의 코드를 복제한 것이 아니라 독자적으로 개발하였다고 볼 수 있을 정도로 변경작업을 한 경우가 많습니다.

 

위와 같이 의도적 변경을 하더라도 타인의 코드에 있던 주석 등을 처리하지 못하여 현재 코드에는 없고 타인의 코드에 있던 변수, 함수 등의 설명이 남아 있는 경우라면 이는 타인의 코드를 보고 복제하였다는 유력한 증거가 될 수 있습니다. 또한 구조체와 함수의 이름을 변경하고 for loop, print 구문 등을 이용하여 코드를 일부 수정하였지만, 구조체와 함수의 변경전 명칭을 그대로 둔 경우 이 또한 복제의 유력한 증거가 될 수 있습니다.

위와 같은 문언적 복제를 피하기 위하여 소스코드를 새로 코딩하는 경우에도 타인의 소프트웨어가 가지고 있던 코드의 구조(structure), 시퀀스(sequence), 조직(organization) SSO는 그대로 사용하는 경우가 많습니다. 이러한 SSO의 복제는 비문언적 복제로 저작권 침해에 해당합니다. 다만, SSO는 실제 소스코드에 대한 것으로 한정되고, 기능상에 대한 부분까지 확대되지는 않습니다. 아래 그림은 Video Stack을 추가하였더라도 유사한 SSO를 가진 것으로 비문언적 복제로 판단 받을 수 있습니다.

 

위와 같이 소프트웨어 업체가 경쟁업체 또는 동종업체에서 소프트웨어 엔지니어를 영입하는 경우나 타사 제품에 대한 경쟁제품을 개발하기 위하여 타사 제품의 리버스엔지니어링을 통하여 분석하는 경우, 문언적 복제 이외에도 비문언적 복제 행위로 판단될 소지가 있다는 점을 유념해야 할 것입니다.

 

KASAN_[소프트웨어저작권분쟁] 프로그램의 저작권 침해여부 판단방법 – 문언적 침해와 비문언적 침해여부 판단방법.

 

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작성일시 : 2018.04.24 12:00
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소프트웨어 프로그램은 통상 2진파일(binary file) 포맷인 실행파일 형태로 배포되어 소스코드를 확인할 수 없기에 저작권 침해 여부를 확인하는 것이 매우 어렵습니다. 소스코드의 확보할 목적으로 침해혐의자를 고소하여 형사절차를 통해 압수, 수색을 시도하기도 합니다.

 

소프트웨어 프로그램 저작권 침해 사건은 소스코드의 유출이 발단이 되는 경우가 많습니다. 이때 소스코드를 유출한 직원은 경쟁업체를 설립하고 유출된 소스코드를 기반으로 개발하여 배포, 판매로 나아가게 되므로, 결국 소송에서는 프로그램 저작권 침해뿐만 아니라 경업 및 전직금지, 영업비밀 침해 등 쟁점으로 대두됩니다. 수사절차는 대부분 피해자가 저작권 침해죄, 영업비밀 침해죄 혐의 등으로 침해 혐의자를 고소하는 것에서 시작됩니다. 여기서 영업비밀유출, 저작권침해 등에 관한 범죄혐의가 어느 정도 소명되어야 압수수색을 시도해 볼 수 있습니다. 소명은 증명에는 이르지 못한 정도이지만 적어도 그럴 개연성이 있다는 점을 보여주는 것입니다. 소스코드 없이도 어떻게 침해하였을 개연성을 보일 수 있는지 어려운 과제입니다.

 

1. 저작권 침해요건

저작권침해는 원칙적으로 (1) 침해자가 피해자의 저작물을 보고 베낀 사실(의거성) (2) 침해자의 결과물이 피해자의 저작물과 실질적으로 유사한 사실(실질적 유사성)이 인정되어야 합니다. 소프트웨어 프로그램의 경우도 침해자가 피해자의 컴퓨터프로그램의 소스코드에 접근하였다는 사실과 침해자의 컴퓨터프로그램이 피해자의 것과 유사하다는 사실을 보여야만 합니다. 실제 소송에서 주로 쟁점이 되는 것은 실질적 유사성의 문제입니다.

 

2. 실질적 유사성 판단   

통상 비교대상 소프트웨어 프로그램들의 기능을 추상화하여 그 유사성을 살피고, 다음으로 컴퓨터프로그램을 둘러싼 주변 요소들 중 사상의 영역과 표현을 위해 사용되는 수단적 요소들을 제거하여 여과한 다음, 남는 부분들을 비교, 검토하여 유사성 여부를 가리는 과정을 거쳐 판단합니다.

 

또한 추상화와 여과 과정을 거친 후에 남는 구체적 표현(소스코드 혹은 목적코드)을 개별적으로 비교하는 외에도, 명령과 입력에 따라 개별 파일을 호출하는 방식의 유사도, 모듈 사이의 기능적 분배의 유사도, 분석 결과를 수행하기 위한 논리적 구조 계통 역시 검토하게 되고, 그와 같은 구조와 개별 파일들의 상관관계에 따른 전체적인 저작물 제작에 어느 정도의 노력과 시간, 그리고 비용이 투입되는지 여부도 함께 고려됩니다. 다만 이와 같은 검토 과정은 사안에 따라 유동적으로 사용됩니다.

 

3. 소스코드를 확보할 수 없는 경우의 유사성 소명 방법

소스코드를 확보할 수 없는 사건 초기에 실질적 유사성을 소명하기 위해서는 상대방의 제품에서 이진파일 상태인 목적코드, DLL, 실행파일 등을 추출하여 비교할 수 밖에 없습니다. 이 경우에는 역어셈블 또는 역컴파일을 통해서 어셈블리어 수준 또는 소스코드 수준에서 비교를 해야 합니다만, 디버깅 정보가 모두 제거된 상태이므로 어셈블리 수준에서는 변수와 함수 명칭 등이 모두 메모리상의 주소(숫자)로 변환되어 있고, 소스코드 수준으로 변환하여도 위 명칭 등이 모두 임의로 변경되어 있어 비교가 쉽지 않습니다.

 

이에 전체 구조의 유사성을 살피기 위해서는 함수 호출관계 차트를 그려서 이를 분석, 피해자의 소스코드와 비교하여 함수 간의 관계를 살피는 작업을 거치게 됩니다. 이것을 기준으로 유사한 함수 내의 기능과 내부 코드를 비교하여 유사도를 확인합니다. 여기서 먼저 분석할 함수로는 전체 컴퓨터프로그램에서 중요한 기능을 차지하고 새롭게 창작한 부분에 포함되는 것들을 선택하여야 할 것입니다.

 

이렇게 어느 정도 유사도가 확인되면, 이를 소명 자료로 만들어 법원 또는 검찰에 제출하여, 압수수색을 도모하거나 감정신청으로 나아갈 수 있게 됩니다. 소프트웨어 저작권 침해 또는 영업비밀 침해 사건에서 피해를 입은 회사 또는 개발자 등은 위와 같이 침해 사실의 소명이 필요하다는 점을 유념해야 합니다.

 

KASAN_[소프트웨어저작권침해] 프로그램 저작권 침해분쟁 프로그램 소스코드 등 기술유출분쟁 프로그램의 유사

 

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작성일시 : 2018.04.24 11:11
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1. 특허청구범위에 일반식으로 기재된 화합물 중 특허발명 Rosuvastatin

 

1) 선행발명 1, 2의 기재내용  

 

선행발명 2 (일본특개평1-261377공보) 화합물 일반식 + 다수의 치환기 방식으로 기재

선행발명 1 + 2 치환기 조합 = 특허발명 화합물인 상황 

 

2. 일본 판결요지  

선행발명 2에 기재된 수많은 치환기 중에서 특정한 치환기 조합을 우선적으로, 적극적으로 선택해야 할 사정이 있다고 인정할 수 없는 한, 그 특정한 조합의 화합물에 관한 구체적 기술사상이 일반식으로 기재된 선행발명으로부터 도출될 수 없다고 봄. + 특별한 사정이 없는 한 수많은 선택지 중 일부에 해당하는 특정한 선택지 화합물을 선행발명으로 인정할 수 없음. + 특허발명의 진보성 인정 + 특허무효심판 청구기각 심결 유지

 

첨부: 일본 동경지재고재 판결문

 

KASAN_[특허무효분쟁] Crestor (Rosuvastatin) 특허무효심판 선행발명에 화합물 일반식으로 기

일본동경고재판결_087667_hanrei.pdf

 

 

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작성일시 : 2018.04.23 11:04
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1. 등록상표 및 분쟁사안의 개요

. 등록상표 및 신청인 채권자 옥수 제13구역 재개발조합  

 

. 피신청인 채무자 금호 제15구역 재개발조합 및 아파트 사용상표  

 

2. 법원의 판단 

법리 - 대법원 2017. 2. 9. 선고 20151690 판결: “둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에 서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억, 상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비, 판단하는 것이 필요하다.

 

상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사 여부를 판단할 때 대비의 대상이 되는 것이므로, 상표에서 요부가 존재하는 경우에는 그 부분이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 요부만으로 대비함으로써 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다고 보아야 한다.

 

그리고 상표의 구성 부분이 요부인지 여부는 그 부분이 주지, 저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.”

 

사안의 구체적 판단: “채무자가 사용하는 아파트 명칭인  "e편한세상금호파크힐스"는 대림산업이 자신이 시공하는 아파트단지에 공통적으로 적요하는 브랜드명인 'e편한세상', 행정구역명의 약칭인 '금호', 아파트단지의 애칭 또는 별칭(펫네임) '파크힐스'로 구성되어 있는데,

 

거래실정 등에 비추어 위 표장 중 애칭 내지 별칭(펫네임)에 해당하는 '파크힐스' 부분이 일반 수요자에게 두드러지게 인식될 가능성이 높은 요부에 해당하고, 이러한 요부가 채권자가 전용사용권을 가지는 상표(파크힐)와 유사하므로, 채무자가 건물분양업에 'e편한세상 금호파크힐스'를 사용하는 것은 채권자의 전용사용권을 침해하는 것이다.”

 

첨부: 서울중앙지방법원 2018. 4. 16.2018카합20218 결정문

 

KASAN_[상표침해분쟁] 아파트 상표권침해분쟁 금호파크힐스 상표사용금지가처분 사건 서울중앙지방법원 2018

서울중앙지방법원 2018. 4. 16.자 2018카합20218 결정_상표권침해금지가처분.pdf

 

 

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작성일시 : 2018.04.23 09:35
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특허법 벌칙조항 중에는 (구법) 사위행위죄가 있습니다. 법률용어 순화를 통해 현재 그 명칭을 아래와 같이 거짓행위의 죄로 변경하였습니다.

 

특허법 제229(거짓행위의 죄) "거짓이나 그 밖의 부정한 행위로 특허, 특허권의 존속기간의 연장등록 또는 심결을 받은 자는 3년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다."

 

대표적으로 모인특허가 이에 해당합니다. 회사 명의 시험성적서나 기술자료를 무단 유출하여 자기 명의로 특허청에 제출하여 특허등록을 받으면, 모인특허로서 특허법상 권리구제, 영업비밀침해죄, 업무상 배임죄, 손해배상 책임 등을 부담하는 것은 물론, 동시에 "거짓이나 부정한 행위"로 특허를 받았기 때문에 특허법 제229조의 거짓행위의 죄에 해당하여 3년 이하 징역 또는 2천만원 이하의 벌금으로 처벌될 수 있습니다.

 

대법원 1983. 12. 27. 선고 823238 판결에서도 다음과 같이 명확하게 판시한 적이 있습니다. "타인 명의의 시험성적서를 마치 피고인의 것인 양 특허청에 제출하여 위 타인이 특허를 받을 수 있는 권리를 피고인 자신이 발명한 것처럼 모인하여 특허를 받았다면 피고인의 소위는 사위의 행위로서 특허권을 받는 경우에 해당한다." 따라서 사위행위죄로 처벌한 것은 적법하다.

 

KASAN_[지재권형사법무] 기술유출 결과 모인특허와 특허법상 거짓행위의 죄 (구법 사위행위죄) 형사책임.pdf

 

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작성일시 : 2018.04.13 14:26
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강제집행면탈죄 혐의상황은 특허침해, 상표침해, 저작권침해 등 지재권 침해분쟁에서 자주 발생하지만, 실제 이에 대한 형사책임을 끝까지 추궁한 사례는 거의 없습니다. 참고로 강제집행면탈죄 관련 사항을 살펴보면 다음과 같습니다.

 

채권자가 채무자에 대한 강제집행을 할 때, 채무자는 가능하면 자신의 재산을 미리 처분하거나 은닉하여 채권자의 강제집행을 방해하려고 합니다. 채무자가 강제집행을 회피하여 채권자에게 손해를 입히는 것으로 개인적 문제처럼 보이지만, 실질적으로 국가공권력 행사를 방해하는 것입니다.

 

, 원칙적으로 "강제집행면탈죄는 국가의 강제집행권이 발동될 단계에 있는 채권자의 권리를 보호하기 위한 범죄"로서, 단순히 개인 차원의 범죄가 아니라 국가 공권력에 의한 강제집행을 회피하여 결과적으로 채권자를 해하게 되어 성립하는 재산죄입니다.

 

법규정 : 형법 제327(강제집행면탈) "강제집행을 면할 목적으로 재산을 은닉, 손괴, 허위양도 또는 허위의 채무를 부담하여 채권자를 해한 자는 3년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다."

 

특허침해를 주장하여 해당 제품의 판매금지가처분 소송을 하는데, 특허침해 혐의자가 패소를 우려하여 해당 제품을 도매상 등에 유통시키면, 최종 특허침해로 확정되었다는 전제로, 강제집행면탈죄 책임이 문제됩니다. 몇 년 전 대기업 식품관련 특허분쟁에서 특허침해소송을 하면서 강제집행혐의로 형사 고소하였다는 기사는 보이지만, 판결은 없습니다.

 

여기서 핵심 쟁점은 특허침해 혐의자가 제품을 반출한 행위가 "은닉 또는 허위양도"에 해당하는지 여부입니다. 시장에서 소비자에게 판매하거나 다른 제3의 회사에 진정한 의사로 판매하였다면 문제되지 않습니다. 그렇지 않고, 일시적 상황을 회피하기 위해 제품제고를 자회사 또는 관계사인 도매회사에 억지로 넘기는 것이 문제입니다.

 

형식적으로 서류상 매출은 맞지만, 진정한 양도가 아닌 단지 보관 위치만 바꾼 것에 불과하다면 "허위양도"로 볼 소지가 있습니다. 물론 제3자에게 양도한 경우에도 소위 서로 짜고 잠시만 보관했다 반품한다는 정도, '허위표시에 의한 판매'도 허위양도에 해당할 것입니다.

 

특허침해 제품의 진정한 판매가 아닌 것으로 판단되면, 특허침해금지가처분 등 강제집행을 회피하려는 "은닉 또는 허위양도"에 해당하고, 따라서 특허침해자는 강제집행면탈죄의 책임을 부담할 수도 있습니다.

 

또한, 판례는 "채권자를 해할 위험이 있으면 강제집행면탈죄가 성립하고 반드시 현실적으로 채권자를 해하는 결과가 야기되어야만 강제집행면탈죄가 성립하는 것은 아니다"는 입장이므로, 특허침해제품이 도매회사 물류창고에 있을 뿐 최종 소비자에게 판매된 것은 아니어서 특허권자에게 어떤 손해도 발생하지 않았다는 방어주장은 가능하지 않습니다.

 

KASAN_[지재권침해형사] 특허침해금지 가처분 결정의 집행 전 특허침해품의 출하행위 - 강제집행면탈죄 성립여부.p

 

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작성일시 : 2018.04.13 11:30
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1. 상법상 기본법리

대표이사나 이사가 회사와 거래를 통해 회사의 이익을 희생하고 사익을 추구할 위험이 있습니다. 따라서 이사와 회사 간의 거래에 관해서는 이사회의 승인 또는 사원총회의 승인을 요한다(398). 이사회의 승인을 받지 않고 행한 자기거래는 원칙적으로 무효로 볼 수 있습니다. 회사의 거래가 이사회 결의 없는 자기거래에 해당하는 경우, 회사는 상대방의 악의 또는 중과실을 입증해서 그 거래행위의 무효를 주장할 수 있습니다.

 

2. 대법원 2004. 3. 25. 선고 200364688 판결

이사회 의결을 거치지 아니한 이사 등의 자기거래 행위의 외부적 효력에 대해 대법원은 "회사의 대표이사가 이사회의 승인 없이 한 이른바 자기거래행위는 회사와 이사 간에서는 무효이지만, 회사가 위 거래가 이사회의 승인을 얻지 못하여 무효라는 것을 제3자에 대하여 주장하기 위해서는 거래의 안전과 선의의 제3자를 보호할 필요상 이사회의 승인을 얻지 못하였다는 것 외에 제3자가 이사회의 승인 없음을 알았다는 사실을 입증하여야 할 것이고, 비록 제3자가 선의였다 하더라도 이를 알지 못한 데 중대한 과실이 있음을 입증한 경우에는 악의인 경우와 마찬가지라고 할 것이며, 이 경우 중대한 과실이라 함은 제3자가 조금만 주의를 기울였더라면 그 거래가 이사와 회사간의 거래로서 이사회의 승인이 필요하다는 점과 이사회의 승인을 얻지 못하였다는 사정을 알 수 있었음에도 불구하고, 만연히 이사회의 승인을 얻은 것으로 믿는 등 거래통념상 요구되는 주의의무에 현저히 위반하는 것으로서 공평의 관점에서 제3자를 구태여 보호할 필요가 없다고 봄이 상당하다고 인정되는 상태를 말한다."라는 입장입니다.

 

3. 서울고등법원 판결요지

 

. 회사법인의 무효주장

"이 사건 특허발명에 관한 특허를 받을 권리는 피고 회사의 중요한 자산에 해당하므로 이를 양도하기 위해서는 상법 제393조 제1항에 따라 피고 회사의 이사회 결의를 거쳐야 한다. 그런데 이에 관한 피고 회사의 이사회 결의가 없었고, 그 당시 원고는 피고 회사의 감사 또는 이사의 지위에 있었던 이상 이사회 결의가 없음을 알았거나 알 수 있었으므로, 이 사건 묵시적 합의는 무효이다."

 

. 서울고등법원 판결: 이사의 자기거래로 인한 공동출원 유효 인정

 

"상법 제393조 제1항은 주식회사의 중요한 자산의 처분 및 양도는 이사회의 결의로 한다고 규정하고 있는바, 여기서 말하는 중요한 자산의 처분에 해당하는가 아닌가는 당해 재산의 가액, 총자산에서 차지하는 비율, 회사의 규모, 회사의 영업 또는 재산의 상황, 경영상태, 자산의 보유목적, 회사의 일상적 업무와의 관련성, 당해 회사에서의 종래의 취급 등에 비추어 대표이사의 결정에 맡기는 것이 상당한지 여부에 따라 판단하여야 할 것이다(대법원 2005. 7. 28. 선고 20053649 판결 등 참조).

 

위 법리에 비추어 살펴보건대, 앞서 든 증거들 및 변론 전체의 취지를 더하여 인정할 수 있는 아래와 같은 사정들, 그리고 아래와 같은 관련 특허법리를 종합하여 보면, 이 사건 묵시적 합의를 상법 제393조 제1항이 정하고 있는 중요한 자산의 처분으로 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 이를 전제로 한 피고들의 이 부분 주장은 받아들이지 아니한다.

 

① 특허출원에 대한 특허결정 또는 심결을 경유한 설정등록에 의하여 비로소 특허권을 부여하는 특허법상의 특허권 부여 절차와 구조에 비추어 보면, 발명을 한 자 또는 그 승계인이 어떤 발명에 관하여 가지는 특허를 받을 수 있는 권리’(특허법 제33조 제1항 본문 참조)는 위와 같은 행정처분에 의해 발생하는 독점적 ∙ 배타적 권리인 특허권과는 그 경제적 가치나 법적인 효력에서 상당한 차이가 있다. 그런데 이 사건 묵시적 합의 당시는 이 사건 특허발명에 관한 특허등록이 이루어진 상태는 아니었다.

 

② 이 사건 특허발명은 의약용도발명인데, 이러한 발명에 있어서는 그 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전에 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 있지 않은 이상 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험 예로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 비로소 발명이 완성되었다고 볼 수 있는 동시에 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있다(대법원 2004. 12. 23. 선고 20031550 판결 등 참조). 이와 같은 엄격한 요건에 비추어 불 때, 당시 이 사건 특허발명에 관하여 특허등록이 될지 여부는 불확실한 상태였다고 할 것이다.

 

⑤ 이 사건 묵시적 합의에서는 특허를 받을 수 있는 권리전부를 양도한 것이 아니라 그 일부 지분만 양도된 것이다. 그런데 특허권이 공유인 경우 각 공유자는 자신이 특허발명을 실시할 수 있고, 그 지분의 양도나 전용실시권 설정 또는 통상실시권 허락에 관하여 공유자 모두의 동의를 받지 않으면 그 효력이 없다[특허법 제99조 참조, ‘특허를 받을 수 있는 권리의 경우도 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도할 수 없다(특허법 제37조 제3)]. 이와 같이 특허권의 경우는 그 공유 지분을 넘겨주더라도 일반적인 물권과는 달리 다른 공유자의 권리 행사를 적절하게 통제할 수 있으므로, 이를 일반적인 처분행위와 같이 평가해서는 안 된다.

 

4. 실무적 의미

복잡한 얘기지만 서울고등법원 판결의 요지는, 특허를 받을 수 있는 권리 중 일부 지분의 양도는 일반적 양도행위와 동일하게 평가할 수 없고 특별한 취급을 해야 한다는 전제로, 결국 회사법인의 중요한 자산의 처분으로 볼 수 없다는 것입니다.

 

KASAN_[특허실무] 회사법인과 CEO, CTO 등 이사의 공동 특허출원 상법상 이사의 자기거래 규제 조항

 

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작성일시 : 2018.04.11 15:00
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1. 사안의 개요

저작권자 원고는 2007. 1. 1. 피고와 사이에, 원고는 피고에게 2007. 1. 1.부터 5년간(2011. 12. 31.까지) 우리나라를 제외한 해외를 대상으로 원고가 작곡한 곡에 대한 저작권 관리를 위임하고, 피고는 원고에게 원고의 곡에 대한 저작권 사용료를 지급하는 것을 내용으로 하는 음악권리출판계약(이하이 사건 계약이라 한다)을 체결하였다.

 

이 사건 계약에서 피고는 매년 6월 말, 12월 말을 본계약에 관한 회계계산 마감일로 정하고 당일까지 해외로부터 지급받은 저작권 사용료를 원고 65%, 피고 35%의 비율로 분배·정산한 후, 100일 이내에 원고에게 지급하기로 약정하였다.

 

. 피고는 일본의 세븐시스뮤직 주식회사(이하소외 회사라 한다)로부터 원고의 곡에 대한 2008년 하반기 저작권 사용료를 지급받아 원고에게 정산금으로 2008. 10. 30. 101,404,306, 2009. 4. 13. 299,147,827원을 각 지급하였다.

 

. 원고는 피고가 소외 회사로부터 지급받은 2008년 하반기 저작권료 수입을 누락하거나 비용을 부당하게 과다 공제하는 등의 방법으로 원고에게 147,705,060원을 미지급하였음을 전제로 2013. 7. 15. 이 사건 소를 제기하였는데, 그 청구원인으로이 사건 계약에 기한 미지급 저작권료의 정산 및 분배, ② 이 사건 계약에서 정한 정산 및 분배의무 불이행을 원인으로 한 손해배상, ③ 미지급 저작권료 상당의 부당이득의 반환을 주장하였다.

 

2. 법원의 판단

이 사건 계약에 기하여 원고가 피고에 대하여 가지는 권리는, 피고가 저작권 사용자가 아니라는 점에서 저작권 사용료 청구권이라기보다는 저작권 사용료 분배청구권이라고 할 것인데, 피고는 해외로부터 지급받은 저작권 사용료를 6개월마다 정산하여 원고에게 지급하기로 약정하였으므로, 원고는 1년 이내의 기간인 6개월마다 저작권 사용료 분배청구권의 지분적 청구권을 가지게 되었다고 할 것이고, 이러한 청구권은 민법 제163조 제1호에서 정한 바와 같이 3년의 단기소멸시효가 적용된다.

 

. 이 사건에서 원고가 구하는 2008년 하반기 저작권 사용료 분배청구권은 늦어도 피고가 2008년 하반기 저작권 사용료를 지급한 2009. 4. 13.부터 소멸시효가 진행하는데, 이 사건 소는 그로부터 3이 경과한 2013. 7. 15. 제기되었으므로, 2008년 하반기 저작권 사용료 분배청구권은 소멸시효 완성으로 소멸하였고, 본래의 채권인 2008년 하반기 저작권 사용료 분배청구권이 소멸시효 완성으로 소멸한 이상, 그 불이행으로 인한 지연배상 등의 손해배상청구권 역시 소멸하였다.

 

. 피고가 위와 같이 저작권 사용료 분배의무를 이행하지 않았다고 하더라도 원고는 여전히 이 사건 계약에서 정한 저작권 사용료 분배청구권을 가지고 있으므로, 피고가 저작권 사용료 분배의무를 이행하지 않고 있다고 하여 그로 인하여 피고가 법률상 원인 없이 이득을 얻었다고 할 수는 없고, 이는 2008년 하반기 저작권 사용료 분배청구권이 시효로 소멸하게 되었다고 하더라도 달리 볼 수 없다.

 

3. 단기 소멸시효 민법규정 및 관련 법리

민법 제163조 제1호는 이자, 부양료, 급료, 사용료 기타 1년 이내의 기간으로 정한 금전 또는 물건의 지급을 목적으로 한 채권3간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다고 규정하고 있다. 이는 기본 권리인 정기금채권에 기하여 발생하는 지분적 채권의 소멸시효를 정한 것으로서(대법원 1993. 9. 10. 선고 9321705 판결, 대법원 2001. 6. 12. 선고 991949 판결 등 참조), 여기서 ‘1년 이내의 기간으로 정한 채권이란 1년 이내의 정기로 지급되는 채권을 말한다(대법원 1996. 9. 20. 선고 9625302 판결, 대법원 2013. 7. 12. 선고 201320571 판결 등 참조).

 

그리고 채무불이행으로 인한 손해배상채권은 본래의 채권이 확장된 것이거나 본래의 채권의 내용이 변경된 것이므로 본래의 채권과 동일성을 가진다. 따라서 본래의 채권이 시효로 소멸한 때에는 손해배상채권도 함께 소멸한다.

 

한편 어떠한 계약상의 채무를 채무자가 이행하지 않았다고 하더라도 채권자는 여전히 해당 계약에서 정한 채권을 보유하고 있으므로, 특별한 사정이 없는 한 채무자가 그 채무를 이행하지 않고 있다고 하여 채무자가 법률상 원인 없이 이득을 얻었다고 할 수는 없고, 설령 그 채권이 시효로 소멸하게 되었다 하더라도 달리 볼 수 없다(대법원 1992. 5. 12. 선고 9128979 판결, 대법원 2005. 4. 28. 선고 20053113 판결 등 참조).

 

KASAN_[저작권분쟁] 음악저작권라이선스 계약 반기별 저작권료 정산 지급 약정 정산분쟁 발생 지분적 채권의

 

 

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작성일시 : 2018.04.05 13:14
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1. 상표법 제 67조 제2항의 적용여부

"상표법 제 67조 제2항의 규정은 상표권자 등이 상표권 등의 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구하는 경우에 그 손해의 액을 입증하는 것이 곤란한 점을 감안하여 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 액을 상표권자 등이 입은 손해의 액으로 추정하는 것일 뿐이고, 상표권 등의 침해가 있는 경우에 그로 인한 손해의 발생까지를 추정하는 취지라고 볼 수 없으므로,

 

상표권자가 위 규정의 적용을 받기 위하여는 스스로 업으로 등록상표를 사용하고 있고 또한 그 상표권에 대한 침해행위에 의하여 실제로 영업상의 손해를 입은 것을 주장입증할 필요가 있으나,

 

위 규정의 취지에 비추어 보면, 위와 같은 손해의 발생에 관한 주장입증의 정도에 있어서는 손해 발생의 염려 내지 개연성의 존재를 주장입증하는 것으로 족하다고 보아야 하고,

 

따라서 상표권자가 침해자와 동종의 영업을 하고 있는 것을 증명한 경우라면 특별한 사정이 없는 한 상표권 침해에 의하여 영업상의 손해를 입었음이 사실상 추정된다고 볼 수 있다(대법원 1997. 9. 12. 선고 9643119 판결 등 참조)."

 

2. 상표법 제67조 제2항의 침해자가 얻은 이익산정기준

"상표법 제67조 제2항에서 말하는 침해자의 이익을 순이익으로 볼 것인지 아니면 한계이익으로 볼 것인지가 문제인바, 침해행위로 얻은 수익(침해제품의 매출액)에서 침해행위와의 견련성을 인정하기 어려운 고정비용까지 공제하는 것은 상표법 제67조 제2항의 침해행위에 의하여 이익을 받은 때라는 문언에 부합하지 않는 것으로 해석되는 점,

 

고정비용까지 공제한다면 침해자가 침해행위와는 무관하게 지출한 고정비용이 매우 큰 경우 손해배상액이 과소해지거나 아예 없어지게 되는 부당한 결과가 발생할 수 있는 점,

 

대법원도 침해자가 상표권 침해행위로 인하여 얻은 수익에서 상표권 침해로 인하여 추가로 들어간 비용을 공제한 금액, 즉 침해자의 이익액을 손해액으로 삼아라고 판시하여(대법원 2008. 3. 27. 선고 200575002 판결) 한계이익설의 입장을 취한 것으로 해석되는 점 등에 비추어 보면,

 

상표법 제67조 제2항에서 말하는 침해자의 이익을 한계이익으로 봄이 타당하다."

 

3. 상표법 제67조 제2항의 추정이 일부 복멸되는지 여부

"침해자가 상품의 품질, 기술, 디자인, 상표 이외의 신용, 판매정책, 선전 등으로 인하여 상표의 사용과 무관하게 얻은 이익이 있다는 특별한 사정이 있다면 그와 같은 사정이 인정되는 부분에 관하여는 상표법 제67조 제2항의 추정이 일부 복멸된다고 할 것인바(대법원 1997. 9. 12. 선고 9643119 판결 등 참조),

 

피고의 매출액은 꾸준한 기술개발을 통한 차별화된 기술력, 전국적인 판매망, 원활한 애프터서비스 제공 등에 힘입은 바가 큰 것으로 보이는 점, 피고 휠체어에 부착되는 레이블을 이 사건 표장 사용 전 후로 비교해보면, 위 레이블에서 이 사건 표장이 차지하는 상표적 기능이 그리 크지 않음을 알 수 있는 점 등을 종합하여 보면,

 

한계이익의 90%는 상품의 품질, 기술, 상표 이외의 신용, 판매정책 등 이 사건 표장의 사용과는 무관하게 얻은 이익으로, 나머지 10%는 이 사건 표장의 사용으로 얻은 이익으로 평가함이 상당하다."

 

4. 비율 결정에 관한 실무적 포인트   

1심 판결은 침해자가 침해제품을 판매하여 얻은 한계이익의 10%만을 상표사용과 관련된 이익으로 판단하였습니다. 그 정량적 산정의 구체적 이유를 수치로 들 수 없음은 당연합니다. 재판관의 자유심증에 기초한 평가와 결단입니다. 이와 같은 비율 결정 구조를 염두에 두고 소송을 진행해야만 그 비율을 조금이라도 유리하게 이끌어낼 수 있습니다.

 

KASAN_[상표권분쟁] 상표권 침해로 인한 손해배상청구 손해액 산정방법 서울중앙지방법원 2016. 5. 27.

 

 

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작성일시 : 2018.03.30 14:30
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문화체육관광부(장관 도종환, 이하 문체부)와 대검찰청은 저작권대행사 등의 고소 남발로 인한 청소년 저작권 침해 사범이 양산되는 것을 방지하기 위해 협의한 결과 2009년부터 1년 단위로 한시적으로 시행하던 청소년 저작권침해 고소사건 각하제도*’201831()부터는 기한 없이 계속 시행하기로 하였다.

 

* 저작권법위반 전력이 없는 청소년이 우발적으로 저작권을 침해한 경우, 1회에 한해 조사 없이 각하 처분을 할 수 있도록 한 제도

 

당초 각하제도 활용으로 저작권 보호가 소홀해질 것을 우려하여 한시적으로 시행하였으나, 시행 후 저작권 인식에 별다른 부작용이 없었던 반면, 여전히 소년들이 인터넷과 스마트 기기 등을 이용한 저작권 침해 환경에 광범위하게 노출되어 있음을 고려할 때 각하제도를 계속적으로 시행할 필요가 있다고 판단했다.

 

이 제도는 2009년에 도입되었으며, 시행초기 22,533건에 이르던 저작권 관련 청소년 고소 건수가 2017년에는 532건으로 현저히 감소하여 청소년 전과자 양산 방지에 긍정적인 효과가 있었던 것으로 나타났다.

 

더욱이 이번 31일부터는 합의금 목적 등을 위해 불특정 다수인을 저작권 침해 상대로 고소한 사안에 대해서 공익적 관점에서 수사의 필요성이 인정되지 않는다고 판단되는 경우 침해자가 청소년인지 여부와 상관없이 각하제도를 확대 실시하기로 하였다.

 

문체부 정책 담당자는 제도 시행과 더불어 청소년들이 저작권에 대한 올바른 인식을 갖고 저작권 이용을 실천할 수 있도록 저작권 교육사업과 홍보를 추진할 계획이다.”라고 밝혔다.

 

KASAN_[0305]문체부보도자료 - 저작권 침해 고소사건 각하제도 확대 시행.pdf

 

 

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작성일시 : 2018.03.06 09:33
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특허법원 판결: 상표등록 무효사유 불인정 + 대법원 판결: 무효사유 인정, 원심 파기 환송

 

대법원 판결요지: “상표법은 현저한 지리적 명칭이나 그 약어 또는 지도만으로 된 상표는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다[이 사건에 적용되는 법률 조항은 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것) 6조 제1항 제4호이나, 현행 상표법 제33조 제1항 제4호도 같은 취지로 규정하고 있다.

 

이러한 상표는 그 현저성과 주지성으로 말미암아 상표의 식별력을 인정할 수 없으므로 어느 특정 개인에게만 독점사용권을 주지 않으려는 데에 입법 취지가 있다(대법원 2012. 12. 13. 선고 2011958 판결 등 참조). 여기서현저한 지리적 명칭이란 일반 수요자에게 널리 알려져 있는 것을 뜻하고(대법원 2004. 4. 28. 선고 2004240 판결 등 참조), 그 판단의 기준 시점은 원칙적으로 출원 상표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정 시이다(대법원 2012. 4. 13. 선고 20111142 판결 등 참조).

 

지리적 명칭이 현저한 것으로 볼 수 있는지는 위와 같은 시점을 기준으로 교과서, 언론 보도, 설문조사 등을 비롯하여 일반 수요자의 인식에 영향을 미칠 수 있는 여러 사정을 종합적으로 고려하여 합리적으로 판단하여야 한다. 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

 

이 사건 등록서비스표를 구성하는 중요한 부분인사리원이 이 사건 등록서비스표의 등록결정일인 1996. 6. 26. 당시를 기준으로 일반 수요자에게 널리 알려져 있는 현저한 지리적 명칭이라고 볼 여지가 있음에도 2016년에 실시된 수요자 인식 조사 결과를 주된 근거로 하여 달리 판단한 원심을 파기한 사례

 

첨부: 대법원 2018. 2. 13. 선고 20171342 판결

 

KASAN_[상표분쟁] 북한지명 사리원은 현저한 지리적 명칭으로서 상표등록 무효사유에 해당; 대법원 2018. 2.

대법원 2017후1342 판결.pdf

 

 

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작성일시 : 2018.02.20 15:43
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동일한 특허에 대한 침해품의 발매행위, 특허제품인 선발 의약품의 약가 인하 처분에 관련된 침해자의 손해배상 책임에 관한 2건의 판결입니다. 서울고등법원과 특허법원에서 서로 다른 견해를 밝힌 것이라서 향후 대법원 판결이 주목되는 사안입니다. 참고로 각 판결의 요지를 간략하게 소개합니다.

 

 

1. 선행 서울고등법원 20152040348 판결 요지

 

특허침해자 제네릭 회사(피고)의 행위가 "최초의 원인이 되어 결과적으로 약가가 인하되기에 이르렀다고 하여, 피고의 행위와 원고(특허권자)의 손실 사이에 상당인과관계가 존재한다고 단정하기 어렵다. 특허쟁송의 결과와 결부되어 발생한 약가 인하 및 회복에 따른 원고의 손실은 피고의 법령에 따른 신청행위로 발단이 되었으나 보건복지부 장관의 법령에 따른 행정처분으로 인하여 발생한 것으로 볼 수 있다.

 

약가 인하로 인한 이득은 보험자인 국민건강보험공단과 보험급여의 수급자들에게 귀속되었고, 피고가 제품 판매를 통하여 취득한 이득은 특허권자에게 대하여 이루어진 배상으로 회수된 것으로 보인다.

 

특허권자에게 발생한 손실을 공익적 차원에서 보상 등의 문제로 접근할지는 별론으로 하더라도, 사회적 연대성에 기초한 의료보장 정책의 일환으로 도입된 약가 인하 제도가 법령에 따라 집행됨으로써 발생한 손실을 불법행위로 보아 피고에게 부담시키는 것은 수긍하기 어렵다."

 

2. 후행 특허법원 2018. 2. 8. 선고 20172332 판결 요지

 

 - 유의사항: 항소심 당사자(원고)는 특허권자가 아니라 독점적 통상실시권자  

 

보건복지부장관의 원고 제품에 대한 급여 상한금액 인하는 피고의 약가등재 신청 등을 포함하는 일련의 피고 제품 판매행위가 없었다면 이루어지지 아니하였을 것인 점, 보건복지부장관의 급여 상한금액 조정은 원칙적으로 재량행위이나, 국민건강보험법 및 시행령 등의 위임을 받아 보건복지부장관이 고시한약제의 결정 및 조정기준은 대외적 구속력이 있는 법규명령으로서 보건복지부장관은 요양급여 상한금액을 조정함에 있어서 위 약제의 결정 및 조정기준에 의하여야 하는데, 위 기준에서 일정한 예외사유에 해당하지 않으면 재량의 여지없이 일률적으로 상한금액을 80%로 조정하도록 규정하고 있으며, 실제로도 위 기준에 따라 일률적으로 약가가 조정되어 온 점, 원고 제품에 대해 다른 약가 조정 사유가 발생하지 않은 점, 피고로서는 피고 제품에 대해 약가등재 신청을 하고 즉시 판매할 경우 관련 법령에 따라 보건복지부장관이 원고 제품의 약가를 인하하는 조치를 할 것이고, 그로 인해 원고가 손해를 입을 수 있다는 점을 알았거나 알 수 있었던 점을 고려하면, 피고가 피고 제품에 대해 약가등재 절차를 거쳐 이를 판매한 행위와 원고의 손해 사이에 상당인과관계가 인정된다.”

 

KASAN_[특허침해손해배상] 특허의약품의 제네릭 제품 발매는 특허침해 특허의약품의 약가 인하 처분 특허침해

 

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작성일시 : 2018.02.20 08:00
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