공동연구개발__글169건

  1. 2018.11.15 [특허분쟁] 특허무효심판 - 미완성 발명 여부, 실시가능 기재요건 위반 여부 판단: 특허법원 2018. 10. 26. 선고 2018허1653 판결
  2. 2018.11.15 [특허분쟁] 방법발명에서 구성 공정이 동일하더라도 그 배치순서의 기술적 의미 중요: 특허법원 2018. 10. 11. 선고 2018허4874 판결
  3. 2018.11.15 [특허분쟁] 수치한정 조성물발명 – 진보성 판단: 특허법원 2018. 10. 26. 선고 2018허2380 판결
  4. 2018.11.15 [특허분쟁] 금속발명 분야 파라미터발명, 수치한정발명의 진보성 판단: 특허법원 2018. 11. 1. 선고 2018허3512 판결
  5. 2018.11.15 [특허분쟁] 단열성 벽체프레임 발명의 특허무효심판 - 진보성 인정: 특허법원 2018. 11. 1. 선고 2018허4430 판결
  6. 2018.11.15 [특허분쟁] 키즈카페 태마놀이방 – 슈퍼마켓놀이방 특허침해소송 – 균등침해 여부: 특허법원 2018. 10. 26. 선고 2018허3680 판결
  7. 2018.11.15 [특허분쟁] 균등침해 여부 판단: 특허법원 2018. 11. 2. 선고 2018허4577 판결
  8. 2018.11.15 [특허분쟁] 자체 탈수식 판형 대걸레 특허침해 여부: 특허법원 2018. 11. 2. 선고 2018허3758 판결
  9. 2018.11.15 [특허분쟁] 심판청구인 무효심판 승소 심결 + 특허법원 심결취소판결 확정 + 새로운 심판절차에서 심판청구인에게 심결취소판결을 번복할 증거제출기회 부여해야 함: 특허법원 2018. 11. 1. 선고..
  10. 2018.11.15 [특허분쟁] 특허법원 2018. 10. 25. 선고 2018나1527 판결
  11. 2018.11.15 [특허분쟁] 특허권 통상실시권 설정계약에서 라이센시의 특허발명 불실시 및 로열티 지급의무 또는 손해배상 책임여부: 특허법원 2018. 10. 10. 선고 2017나2141 판결
  12. 2018.10.23 [특허분쟁] 적극적 권리범위확인심판 중 확인대상발명 설명서에서 특허발명의 구성요소를 제외하는 내용의 보정 후 균등 주장: 특허법원 2018. 10. 5. 선고 2017허8435 판결
  13. 2018.10.22 [ICT특허분쟁] 모바일 애플리케이션의 자기 방어보안 모듈 관련 특허권 침해소송: 특허법원 2018. 10. 4. 선고 2017나2134 판결
  14. 2018.10.05 [공동개발쟁점] 국책과제 공동연구결과에 대한 타 기관명의 특허출원에 발명자로 기재된 국책연구기관 소속 연구원의 법적책임
  15. 2018.10.05 [공동개발쟁점] 공동연구개발 Collaboration 계약의 Option 조항
  16. 2018.10.05 [공동개발쟁점] 공동연구개발 시작 전 영업비밀 기술자료의 원본등록
  17. 2018.10.05 [공동연구개발] 공동연구개발 관련 계약 분쟁 대응 실무적 포인트 몇 가지
  18. 2018.09.17 [영업비밀침해] 공동연구개발 파트너 회사의 영업비밀 침해 사안 - 의료기기 심장판막 기술관련 영업비밀 미국소송 경과 full story 발표자료
  19. 2018.08.10 [공동발명] 공동연구개발 및 공동발명 관련 실무적 포인트
  20. 2018.08.09 [보증계약실무] 라이선스 등 계약에 포함된 보증조항에 대한 검토 및 해결방안: USE OF KNOWLEDGE QUALIFIERS FOR REPRESENTATIONS AND WARRANTIES
  21. 2018.07.06 [전직금지약정분쟁] 헌법상 기본권 – 직업선택의 자유, 전직의 자유 vs 영업비밀보호의 필요성 + 합리적 균형점 - 전직금지약정의 효력 및 적용요건
  22. 2018.06.29 [기술유출분쟁] 기술자료, 영업비밀 원본증명 서비스의 활용 권장
  23. 2018.06.29 [기술유출분쟁] 해외 기술유출 행위에 대한 형사처벌을 강화하는 부경법 개정안 국회제출
  24. 2018.06.29 [기술유출분쟁] 중국기업으로 OLED 기술유출 혐의사건 수사결과 검찰보도자료
  25. 2018.06.08 [미국영업비밀소송] 병원전자진료기록 솔루션회사 Epic vs Tata Consultancy Service (인도회사 피고 TCS) EHR 기술정보유출 인정 + 징벌적 손해배상 등 $940 million 배심평결 but 판결에서 일부 감액 최종 $42..
  26. 2018.05.29 [영업비밀침해소송] 최근 미국 영업비밀침해분쟁 뉴스: Facebook vs Bladeroom $300 Million 지급조건 화해 + Fera Pharmaceuticals vs Akorn Inc. $100 million 지급조건 화해
  27. 2018.05.29 [영업비밀침해소송] Google 자회사 Waymo v. Uber 자율주행자동차 LIDAR 기술유출 및 특허침해 소송합의 뉴스
  28. 2018.05.28 [영업비밀침해분쟁] 기술유출 및 영업비밀침해로 인한 손해배상 산정 – 미국 NY주 대법원 판결
  29. 2018.05.25 [영업비밀유출분쟁] 퇴직자가 유출한 정보를 퇴직 후 사용한 행위 : 영업비밀침해죄 성립 + 업무상배임죄 불성립 - 대법원 2017. 6. 29. 선고 2017도3808 판결
  30. 2018.04.30 [업무상배임손해배상] 대표이사 퇴직 후 경쟁업체 설립 + 직원들 동반 퇴직 및 이직 + 영업비밀침해분쟁 + 업무상 배임행위 여부: 서울고등법원 2018. 4. 19. 선고 2017나2052666 판결

 

 

 

 

1. 미완성 발명에 해당하거나 실시가능 기재요건을 위배한 것인지 여부

 

1항 발명의 연료첨가제는 에탄올아민, 과산화수소, 수산화나트륨 및 붕사를포함하는것으로서 이른바 개방형 청구항으로 기재되어 있다. 위와 같은 형식으로 기재된 청구항은 명시적으로 기재된 구성요소뿐 아니라 다른 요소를 추가하여 실시하는 경우까지 예상하고 있는 것이라고 볼 것이다.

 

원고들은, 1항 발명에 기재된 중량부로 에탄올아민, 과산화수소, 수산화나트륨 및 붕사만을 혼합하여 연료첨가제를 제조할 경우에 끈끈한 겔의 상태이거나 붕사가 석출되어, 결국 제1항 발명은 그 목적을 달성할 수 없는 미완성발명에 해당된다고 주장하면서, 그러한 혼합, 제조에 따른 실험결과를 제출하였다.

 

그러나 원고들의 위 주장은 앞서 본 제1항 발명의 청구항 형식을 무시한 독자적인 견해에 터 잡은 것에 불과하고, 에탄올아민, 과산화수소, 수산화나트륨 및 붕사의 4가지 성분만으로 실험한 위 실험결과는 제1항 발명의 완성 여부를 판단할 만한 자료가 될 수 없다. 특허발명의 설명에 의하면, 특허발명의 목적 중 하나는 종래의 연료첨가제가 분말 상태로서 연료에 적용하는데 어려워 용해된 상태로 개선하기 위한 것이고, 그러한 과제를 해결하기 위하여 연료첨가제 중 붕사를 용해시키기 위하여 용매 성분으로 수산화나트륨, 글리세린 올레인산, 인산 등을 개시하고 있는 점을 알 수 있다. 위와 같은 사정들을 종합하여 볼 때, 특허발명의 명세서 기재를 접하는 통상의 기술자가 제1항 발명에 개시된 에탄올아민, 과산화수소, 수산화나트륨 및 붕사를 해당 중량부로 혼합하고, 물과 같은 범용성 용매를 사용하면서 붕사의 용해도를 높이기 위해 수산화나트륨 등의 함량을 조절하여 혼합함으로써, 1항 발명의 연료첨가제를 실시하는 데에, 과도한 실험이나 특수한 지식의 부가가 요구된다고 볼 수 없다. 이러한 특허발명의 명세서 기재는, 비록 그 용매의 종류와 함량을 기재한 구체적인 실시예가 기재되어 있지 않다고 하더라도, 출원 당시의 기술수준에 비추어 보아 통상의 기술자가 위와 같이 제1항 발명을 정확히 이해하고 동시에 재현하는 데에 별다른 어려움이 없는 정도라고 봄이 타당하다.

 

2. 청구범위 기재요건 위배여부

 

1항 발명의 청구범위는에탄올아민, 과산화수소, 수산화나트륨 및 붕사를 446-1944 : 406-1710 : 885-2928 : 562-2543 중량부로 포함하는 연료첨가제로 기재되어 있는데, 여기에 발명을 불명료하게 하는 어떠한 표현도 발견되지 아니한다. 청구범위에 용매와 그 함량이 누락되어 있어서 결국 발명이 불명료하게 된다는 원고들의 주장은, 앞서 본 것처럼 제1항 발명의 연료첨가제가 개방형 청구항으로 기재되어 있는 점에 비추어 볼 때 받아들일 수 없다.

 

첨부: 특허법원 2018. 10. 26. 선고 20181653 판결

특허법원 2018. 10. 26. 선고 2018허1653 판결 .pdf

KASAN_[특허분쟁] 특허무효심판 - 미완성 발명 여부, 실시가능 기재요건 위반 여부 판단 특허법원 2018.

 

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작성일시 : 2018.11.15 18:00
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진보성 부정 여부를 본다. 구성요소 5는 압착된 네일 스티커를 건조하는 단계로서, 이 사건 제2항 발명은 구성요소 3 UV코팅액 압착단계를 거친 후 구성요소 5의 건조단계를 거치는 것인 반면, 선행발명 1은 투명잉크층 형성단계에서 이미 건조과정을 수행한 후 압착(가압)하는 것이라는 점에서, 양 발명은압착건조의 순서에 차이가 있다(이하차이점이라 한다).

 

그런데 아래 ()-()와 같은 이유로, 양 발명의압착건조의 순서에 있어서의 차이점은 통상의 기술자가 이를 쉽게 극복하기 어려운 것으로 보인다.

 

() 방법 발명이라 함은 특정한 목적을 달성하기 위한 시간상의 일련의 연속적인 단계들로 이루어진 발명으로서, 방법 발명에서는 개별 구성요소의 배치 순서가 작용효과 등에 중대한 차이를 가져올 수 있으므로, 개별 구성요소의 시계열적인 배치 순서 역시 발명의 중요한 요소로 보아야 한다. 따라서 이 사건 제2항 발명과 선행발명 1은 앞서 본 바와 같이압착건조의 구성요소의 시계열적인 배치 순서에 차이가 있어 그 구성이 다른 것으로 봄이 상당하다. 

 

() 나아가 양 발명의 위와 같은 구성의 차이에 따른 작용효과에 관하여 보건대, 아래와 같은 이 사건 특허발명 명세서의 기재에 의하면 이 사건 제2항 발명은 잉크와 UV코팅액을 순차적으로 도포시킨 후 압착롤러로 압착시켜 줌으로써, 압착에 의해 인쇄층에 포함된 기포를 제거하고 표면을 편평하게 하여 평면광을 발생하도록 하며 잉크 등이 묻어나지 않도록 하는 효과가 있는 것임을 알 수 있다. 

 

() 결국 이 사건 제2항 발명과 선행발명 1은 그 구성에 있어 실질적인 차이가 있고, 이에 따른 작용효과에 있어서도 현저한 차이가 존재하므로, 양 발명의압착건조의 순서에 있어서의 차이점은 통상의 기술자가 이를 쉽게 극복하기 어려운 것으로 봄이 상당하다.

 

첨부: 특허법원 2018. 10. 11. 선고 20184874 판결

특허법원 2018. 10. 11. 선고 2018허4874 판결 .pdf

KASAN_[특허분쟁] 방법발명에서 구성 공정이 동일하더라도 그 배치순서의 기술적 의미 중요 특허법원 2018. 1

 

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작성일시 : 2018.11.15 17:00
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출원발명과 선행발명의 대응구성은 전지 케이스용 알루미늄 합금판재가 규소, 구리, 마그네슘, 알루미늄 및 기타 불순물로 이루어진 것이라는 점에서 공통되나, 구리, 마그네슘의 함량 범위는 겹치는 부분이 있으나 일부 차이가 있고, 규소의 함량 범위는 겹치는 부분이 없다는 차이가 있다(차이점 1).

 

또한 출원발명은 알루미늄 합금판의 매트릭스 중에 2㎛ 이상 5㎛ 이하의 Si 단상 및 금속간 화합물이 100002 40개 이상 존재하고, 15㎛ 이상의 조대 석출상이 존재하지 않는 것을 특징으로 하는데, 선행발명에는 이에 대응되는 구성이 기재되어 있지 않다는 차이가 있다(차이점 2).

 

나아가 인장강도에 있어서도 출원발명은 그 인장강도를 130㎫ 미만으로 한정하고 있는데 반해, 선행발명은 그 인장강도를 200㎫ 이상으로 한정하고 있어 인장강도의 수치범위가 서로 다르다(차이점 3).

 

알루미늄 합금판재 분야에서 함유되는 구리, 마그네슘 성분의 특성은 널리 알려져 있는 것이고 양 발명의 수치범위가 일부 중복되는 것이어서 출원발명의 구리, 마그네슘 성분의 수치범위는 통상의 기술자가 선행발명을 바탕으로 쉽게 도출할 수 있을 것으로 보인다. 그러나 규소는 중복되는 범위가 없고 출원발명은 규소 함량범위를 조절하여 합금판의 용접성 및 성형성을 적극적으로 개선하고자 하는 반면 이러한 인식은 선행발명에는 나타나 있지 않을 뿐 아니라 오히려 의도적으로 배제한 것으로 보인다. 이를 바탕으로 볼 때 통상의 기술자라도 차이점 1을 용이하게 극복할 수는 없을 것으로 보인다.

 

차이점 2도 선행발명에는 대응구성이 전혀 존재하지 않으므로 용이하게 극복할 수 없을 것이다. 피고의 주장과 달리 양 발명은 실질적으로 동일한 성분을 바탕으로 한다고 볼 수 없으며, 출원발명은 이를 통해 레이저 용접성의 향상, 방폭 기능을 부여하는 성형가공부의 가공에 있어 균열 발생 방지의 효과가 발현되는 것이나 선행발명에서는 이와 같은 작용효과를 기대할 수 없다.

 

인장강도에 있어 양 발명은 각각 저강도 합금판과 고강도 합금판 제공이라는 서로 상반된 목적을 지니고 있으며 인장강도의 범위도 상이하다. 따라서 차이점 3도 통상의 기술자가 용이하게 극복할 수 없는 것이다.

 

따라서 출원발명은 선행발명으로부터 통상의 기술자가 용이하게 도출할 수 없어 이를 근거로 그 진보성이 부정될 수 없다.

 

첨부: 특허법원 2018. 10. 26. 선고 20182380 판결

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작성일시 : 2018.11.15 16:00
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1. 발명의 요지

 

 

2. 기본 법리

 

 

3. 구체적 판단 특허법원 판결요지

 

1항 발명의 구성요소 2 3은 마그네슘 합금판의 조직을 이루는 금속간 화합물의 크기 및 비율을 수치로 명시하고 있고, 표면에 존재하는 균일한 두께의 산화막을 명시하고 있는 반면, 선행발명에는 이에 관한 기재가 없는 점에서 차이가 있으나 다음과 같은 점에서 선행발명으로부터 용이하게 극복할 수 있다.

 

이 사건 명세서에 의하면 1항 발명의 구성요소 2, 3에서 한정하고 있는 합금 조직은 용체화 공정 이후의 제조 공정에서 150℃ 내지 300℃ 이내로 유지하는 총 합계 시간을 1 ~ 12시간으로 제어함으로써 얻어지는 것임을 알 수 있다.

 

선행발명의 명세서에는 열처리 조건을 350℃ 이내로 하고 열처리 시간을 3시간 이내로 한정한 이유에 관하여 “350℃ 초과 또는 3시간 초과에서는 결정립이 지나치게 조대화되어 벤딩 성능을 약화시키기 때문이다.”라고 기재되어 있고, 시험예 1에 제시된 압연 전 판의 온도가 최대 350℃, 시험예 2에 제시된 압연 전 판의 온도 중 가장 높은 것이 300℃로 나타나 있는 등 모두 350℃ 이내의 온도조건에서 실시된 시험예가 제시되어 있으며, 선행발명의 목적이충분한 강도를 가짐과 더불어 우수한 벤딩 가공성을 갖는 마그네슘 합금판을 제공하는 것이므로, 선행발명은 압연 단계에서 압연판의 온도를 350℃ 이내로 제한하는 조건을 적용하고 있다고 봄이 타당하다. 또한, 선행발명에서 압연 전에 판의 온도를 상온으로 유지하되 150℃이상으로 가열된 롤을 통과하는 사례의 경우 압연판이 압연롤을 통과한 때부터 자연 냉각되어 압연판의 온도가 100℃ 이하로 냉각되기까지 압연판의 온도가 100℃ 이상 지속되는 시간은, 열처리 단계의 100~350℃ 유지 시간인 5분 내지 3시간을 합하더라도 12시간을 넘지 않을 것으로 보이고, 압연판을 100℃ 이상으로 가열하는 사례의 경우 100℃ 이상으로 가열된 압연판을 압연하는 열간압연이 마그네슘 합금판의 압연 작업에 일반적으로 사용되고 있기는 하지만 선행발명은 압연판을 100~350℃로 유지하는 열처리 시간이 3시간을 넘지 않도록 할 것이므로 선행발명에서 압연판을 100℃ 이상으로 가열하여 압연을 수행하더라도 압연판이 100℃ 이상으로 유지되는 시간은 12시간을 넘지 않을 것으로 봄이 상당하다.

 

그렇다면, 통상의 기술자라면 선행발명에 개시된 공정이 압연 단계 및 열처리 단계에서 압연판의 온도를 100℃ 이상 350℃ 이하로, 시간을 12시간 이내로 각 제한하는 조건을 포함하고 있다는 점을 충분히 인식할 수 있다고 할 것인바,

 

1항 발명이 한정하고 있는 조건 즉, 소재를 용체화 처리 이후 150℃~300℃의 온도 영역에서 총 1~12시간 동안 유지하도록 제어한다는 조건과 중복되고,

 

통상 합금발명의 경우 그 제조방법에 의존하는 것이어서 합금의 성분과 조성범위가 동일하더라도 그 제조방법에 따라 합금의 조직형태가 달라질 수 있는 반면, 동일한 성분 및 조성범위에다가 동일한 제조방법을 적용한다면 합금의 조직상태 역시 동일하게 나타날 수밖에 없다는 점은 이 분야의 기술상식에 해당하므로, 결국 양 발명의 합금 제조방법이 동일함에 따라 동일한 조직의 마그네슘 합금 조직이 생성될 것임은 통상의 기술자가 충분히 예측할 수 있다고 할 것이다.

 

따라서 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 용이하게 발명할 수 있으므로 그 진보성이 부정된다.

 

첨부: 특허법원 2018. 11. 1. 선고 20183512 판결

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KASAN_[특허분쟁] 금속발명 분야 파라미터발명, 수치한정발명의 진보성 판단 특허법원 2018. 11. 1. 선고

 

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작성일시 : 2018.11.15 15:00
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이 발명의 내측프레임은 전면에 서로 대향되는 한 쌍의 내벽지지부가 돌출 형성되고, 내벽지지부와 정해진 거리 이격되어 외벽지지부가 평행하게 돌출 형성되는 반면, 선행발명 1은 전면에 서로 대향되게 한 쌍의 역사다리꼴 형상의 슬라이딩 홈이 형성되는 점(차이점 1),

 

이 발명은 외벽지지부와 마주보는 내벽지지부 측면에 길이방향을 따라 복수의 걸림홈이 형성되는 반면, 선행발명 1 별도의 걸림홈이 형성되어 있지 않은 점(차이점 2-1), 단열재는 측벽의 일단 내면에 복수의 걸림돌부가 형성되어 내벽지지부 측면에 형성된 복수의 걸림홈에 걸림 고정되는 반면, 선행발명 1은 별도의 걸림돌부가 형성되어 있지 않은 점(차이점 2-2),

 

구성요소 3의 차단벽은 체결부재의 통과 방향을 따라 정해진 각도 굽어져 있는 반면, 선행발명 1은 서로 맞닿도록 밀착되는 점(차이점 3)에서 차이가 있다.

 

또한 구성요소 4의 체결부재는 그 말단이 내벽지지부 사이로 진입되어 내측프레임에 관통 체결되는 반면, 선행발명 1의 체결부재는 그 말단이 단열재의 제1, 2이음벽 사이에 체결되는 점에서 차이가 있다(차이점 4).

 

선행발명 1에는 차이점 1을 극복할 만한 시사나 동기가 전혀 기재되어 있지 않다. 이 발명은 커튼월에서 단열재를 슬라이딩 방식으로 결합함으로 인해 작업이 어려운 문제점과, 단열재가 체결부재로 고정되지 않아 고정력이 견고하지 못한 문제점을 동시에 해결하고자 하는 발명으로서, 차이점1로써 단열재 일단이 내, 외벽지지부 사이로 삽입 결합할 수 있음과 동시에, 외측프레임을 관통하는 체결부재가 내벽지지부 사이로 진입하여 내측프레임에 관통 체결할 수 있도록 하는 것을 과제 해결수단으로 하고 있다. 선행발명에 제1항 발명과 같은 내, 외벽지지부 사이로 단열재 일단이 삽입 결합되는 방식으로 변경할 만한 시사나 동기가 기재되어 있는 것도 아니다.

 

차이점2에 관하여는 그 구성 자체는 공지된 것으로 볼 수 있으나 선행발명1에 적용할 동기가 없다. 선행발명 1의 내측프레임 전면에 형성된 슬라이딩 홈과 제1, 2 단열재의 결합돌부는 슬라이딩 방식으로 결합되는 것이어서, 선행발명 2의 요철구조와 선행발명 5의 톱니 결합구조를 선행발명 1에 적용할 경우 표면에 요철이 형성되어 슬라이딩을 방해하는 요인으로 작용할 것이므로, 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2, 5를 결합할 아무런 동기가 없다. 더구나 차이점 2가 복수의 걸림홈 및 걸림돌부가 내벽지지부 측면 및 단열재 측벽에 길이방향을 따라 형성되는 구조에 관한 것인 점을 감안하면 슬라이딩 방식으로 결합하기는 더욱 어려울 것이기 때문이다.

 

차이점3의 차단벽의 굽어진 형상 자체도 선행발명에 공지된 것이나 선행발명1에 적용할 동기가 없다. 이음벽을 절곡구조로 변경할 동기가 없고 체결부재를 관통시킬 경우 이음벽이 훼손되어 그 본래의 목적을 달성하지 못하게 되기 때문이다.

 

차이점4에 관하여도 선행발명 1은 서로 분리된 제1, 2 이음벽을 서로 밀착하여 공간부를 형성함으로써 단열 성능을 개선시킨 발명이므로 차이점4를 극복하면 그 본래의 목적을 달성할 수 없으므로 이를 극복할 아무런 동기가 없다.

 

결국 이 발명은 선행발명의 결합에 의하여 그 진보성이 부정되지 않으므로, 이 사건 심결은 적법하다.

 

첨부: 특허법원 2018. 11. 1. 선고 20184430 판결

특허법원 2018. 11. 1. 선고 2018허4430 판결 .pdf

KASAN_[특허분쟁] 단열성 벽체프레임 발명의 특허무효심판 - 진보성 인정 특허법원 2018. 11. 1. 선고

 

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작성일시 : 2018.11.15 14:00
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특허발명은 자녀와 함께하는 키즈카페 테마놀이방에 관한 것으로서, 테마별 놀이시설물들을 설치하되, 시설물들을 설치하는 공간의 형편에 따라 평면상 일직선으로 설치하거나 어떤 경우에는 기억 자형 또는 디귿 자 형으로 설치 구성함으로써, 어린이들이 흥미를 잃지 않고 장시간 안전하고 재미있게 여러 가지 테마놀이에 열중할 수 있도록 돕는 한편, 어린아이 보호자들이 놀이에 몰두해 있는 자녀와 분리된 상태에서 실시간으로 상황을 파악할 수 있도록 하고자 한다.

 

 

 

확인대상발명에는 슈퍼마켓놀이방에서 벽면소파를 연결하는소파연결통로및 장난감놀이방에서 계단통로방을 연결하는1수평이동연결통로대응되는 구성이 나타나 있지 않은 점에서 차이(차이점 1)가 있다.

 

구성요소 1소파연결통로는 슈퍼마켓놀이방에서 벽면소파로 직접 이동하는 것을 가능하게 해 주는 것으로, 슈퍼마켓놀이방에서 놀이를 마친 후에 바로 소파로 이동하여 휴식을 취할 수 있도록 해주는데 반해, 확인대상발명은 휴식공간을 통과하여 그 반대편에 위치한 소파로 이동하여야 하므로 어린이들이 놀이시설 이용 중에 흥미를 잃을 수 있을 뿐만 아니라 보호자들의 휴식공간이 아이들의 이동 동선과 중첩되어, 휴식공간이 아이들의 이동 및 소음에 의하여 방해받게 된다.

 

또한, 구성요소 11수평이동연결통로는 장난감놀이방에서 계단통로방을 직접 연결해 주는 것인데, 확인대상발명에서는 장난감놀이방에서 계단통로방으로 바로 연결되는 통로가 없어, 휴식공간 또는 에어바운스룸에 형성된 연결통로를 통하여 이동하여야 하므로, 마찬가지로 어린이들이 흥미를 잃게 되거나 이동시 휴식공간을 침범하게 된다.

 

결국, 1항 발명은 시설물들간에 형성된 연결통로로 인하여 이용자인 어린이들이 싫증을 내지 않고 흥미 있게 즐길 수 있을 뿐만 아니라 아이들의 이동 동선을 벽면을 따라서 제한할 수 있어 보호자가 아이들과 일정한 거리를 유지한 상태에서 휴식을 취하면서 아이들의 움직임을 실시간으로 관찰할 수 있는데 반해, 확인대상발명은 어린이들의 이동이 벽면을 따라 일어나지 않고 휴식공간을 통과하거나 침범하여 이루어지게 됨으로써 놀이시설 이용 중에 흥미를 잃게 되고, 휴식공간에 위치한 부모들이 한 눈에 아이들의 현재 위치 및 상황을 쉽게 파악하기 힘들며, 또한 휴식공간이 아이들의 이동에 의하여 방해받게 되는 점에서 작용효과상의 차이가 있는 것이다.

 

확인대상발명에는 독서 및 휴식을 위한 오픈된 공간인 휴식공간이 설치되어 있으나, 독서를 위한 독립된 공간으로서 독서방이 설치되어 있지 않은 점에서 차이(‘차이점 2’)가 있다.

 

확인대상발명에는 독서 및 휴식을 할 수 있는휴식공간및 오픈된 공간의 내부벽면을 따라 설치된소파의 구성이 나타나 있기는 하나, 구성요소 7독서방은 출입구를 가진 실내벽면으로 둘러 쌓여져 있는 독립된 공간으로서 오픈된 공간이 아니고, ‘독서방에 설치된소파연결통로’를 통하여슈퍼마켓방으로 연결된벽면소파로 기어서 이동할 수 있어 휴식공간을 통과하지 않고 바로 이동가능한 점에서 통상의 기술자가 용이하게 치환하거나 변경할 수 있는 것이라고 할 수도 없다. 따라서 확인대상발명의 휴식공간이나 소파는 특허발명의 구성요소 7독서방과 대응되는 동일한 수성이라고 할 수 없다.

 

결론: 확인대상발명은 특허발명의 일부 구성이 결여된 것이고, 확인대상발명의 대응 구성과 균등 관계에 있다고 볼 수 없으므로, 확인대상발명은 제1항 발명의 보호범위에 속하지 않는다.

 

첨부: 특허법원 2018. 10. 26. 선고 20183680 판결

특허법원 2018. 10. 26. 선고 2018허3680 판결 .pdf

KASAN_[특허분쟁] 키즈카페 태마놀이방 – 슈퍼마켓놀이방 특허침해소송 – 균등침해 여부 특허법원 2018. 10

 

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작성일시 : 2018.11.15 13:00
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1항 발명의 구성요소 1과 확인대상발명의 대응구성은 모두 두족류를 넣어두기 위하여 해수가 통과하는 구멍이 형성된 통체와 뚜껑으로 구성한 장치라는 점에서는 공통된다.

 

그러나 구성요소 1통체에 먹이를 투입하기 위해 형성되는 뚜껑에 대응하는 확인대상발명의 구성은 그 설명서 문언에 의하면상기 통체의 상측에서 끼움 결합되어 개방된 일면을 폐쇄하도록 양측에 길이방향을 따라 레일이 형성되고, 상기 구획공간과 마주하는 표면에 복수개의 통공이 형성된 뚜껑으로 되어 있는데, 그 기재와 도시를 참조하면 이는통체에 슬라이딩 결합되는 뚜껑으로 해석함이 타당하다. 따라서 구성요소 1의 위 구성은 확인대상발명의 대응 구성과 차이(차이점 1)가 있다.

 

이 사건 제1항 발명의 뚜껑은 두족류의 양식 장치인 통체 내에 먹이를 투입하기 위한 부분이 구비되어 있어 별도로 뚜껑을 열지 않고서도 위 먹이 투입구 부분을 통하여 먹이를 손쉽게 투입할 수 있는 반면, 확인대상발명의 뚜껑은 통체에 레일을 통해 슬라이딩 형식으로 체결되는 것으로 달리 먹이를 줄 수 있도록 형성된 부분이 뚜껑에 구비되어 있지 않고, 굳이 먹이를 주려고 한다면 슬라이딩 형식으로 체결된 뚜껑을 열어서 주어야 하므로 그 과정에서 두족류가 밖으로 이탈해 나올 가능성이 있다. 따라서 양 대응 구성은 그 기술적 과제 및 과제 해결원리를 달리하고, 작용효과에도 분명한 차이가 있다. 따라서 이 사건 제1항 발명의 구성요소 1은 확인대상발명의 대응 구성과 균등관계에 있다고 볼 수 없다.

 

1항 발명의 구성요소 2통체의 상부는 직경이 넓고, 하부 해수배출부는 직경이 좁은 상광하협의 형상인 것인데, 이에 대응하여 확인대상발명에는 통체의 폭이 짧은 쪽의 측면에서 상부 및 하부 간격을 측정해보면 상부 간격이 하부 간격에 비해 큰 것이라고 기재되어 있고, 양 대응구성은 통체의 형상이 상부가 넓고 하부가 좁은 상광하협의 모양을 가진다는 점에서는 공통된다.

 

그러나 이 사건 제1항 발명의 구성요소 2하부에 해수배출부를 가지는 것인 반면, 확인대상발명은폭이 긴 일측면에 형성된 복수개의 1자형 통수공을 통해 배출된다고 기재되어 있어 차이(차이점 2)가 있다.

 

1항 발명은 해수의 순환상태를 양호하게 하고 두족류 배설물의 배출이 잘되게 하기 위한 것을 그 해결하고자 하는 과제로 하고 있다. 이를 위해, 구성요소 2는 상부는상광하협의 형상을 갖춤으로써, 베르누이의 원리에 의하여, 뚜껑에 형성된 넓은 해수 유입부보다 하부에 위치한 좁은 해수 배출부가 유속이 빨라지는 효과가 나타날 수 있도록 형성된 것이다. 반면, 확인대상발명은 통체의 내부 구획공간에 일정 기간 두족류를 보관하기 위한 두족류 보관장치라는 점에 그 발명의 주된 의의가 있는데, 통체의 하부에 해수배출부로 작용할 수 있는 통수공의 구성이 없고, 그 해수의 흐름에 있어서도 이 사건 제1항 발명과 큰 차이가 있으므로 베르누이 원리가 적용될 여지가 없다. 따라서 이 사건 제1항 발명의 구성요소 2는 확인대상발명의 대응 구성과 균등관계에 있다고 볼 수 없다.

 

첨부: 특허법원 2018. 11. 2. 선고 20184577 판결

특허법원 2018. 11. 2. 선고 2018허4577 판결 .pdf

KASAN_[특허분쟁] 균등침해 여부 판단 특허법원 2018. 11. 2. 선고 2018허4577 판결.pdf

 

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작성일시 : 2018.11.15 12:00
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확인대상발명의 가이드 날개부 및 위치결정부가 각각 구성요소 2의 가이드 날개 및 위치결정 스트립과 동일한 구성이라고 볼 수 없다.

 

구성요소 2의 가이드 날개는 가이드 블록의 정상부에 양측으로 연장하여 형성되어 있는 반면, 확인대상발명의 가이드 날개부는 가이드 블록의 정상부가 아닌 가이드 블록의 양측면에 설치되어 있다. ②구성요소 2의 위치결정 스트립은 조정 헤드와 조정 슬리브를 고정되게 연결하는 2개의 연결 스트립의 마주하는 측면에 설치되는 반면, 확인대상발명의 경우 단일의 연결스트립에 의해 조정 헤드와 조정 슬리브가 고정되게 연결되고, 위치결정부는 조정 슬리브 내부에 홈이 형성된 것에 불과하다.

 

아래에서 보는 바와 같이 구성요소 2의 가이드 날개는 위치결정 스트립과 배합됨으로써 가이드 블록이 조정 슬리브와 조정 헤드의 전체적인 슬라이딩에 대하여 가이드 작용을 하게 하는 반면, 확인대상발명의 가이드 블록, 가이드 날개부 및 조정 슬리브 내부에 설치된 위치결정부는 조정 슬리브와 조정 헤드가 슬라이딩을 하는 동안 어떠한 구성요소와도 접촉하지 않을 뿐더러 가이드 날개부가 위치결정부와 배합됨으로써 가이드 블록이 조정 슬리브와 조정 헤드의 전체적인 슬라이딩에 대하여 가이드 작용을 한다고 볼 수 없다.

 

④1항 발명의 종속항 발명인 2항 발명은 1항 발명에 조정 슬리브의 최고 슬라이딩 위치를 한정하는 위치결정 유닛의 구성을 추가한 것이다. 그리고 특허발명의 명세서의 기재에 의하면, 2항 발명의 위치결정 유닛은 대걸레 막대에 위치결정 돌출점을 설치하고, 조정슬리브에 위치결정 홀을 설치하여 조정 슬리브가 높은 위치에 있을 때 위치결정 돌출점을 위치결정 홀에 체결시키는 방식을 사용하여 조정 슬리브와 조정 헤드가 전체적으로 위치결정되고 아래로 내려가지 못하게 하는 기능을 한다.

 

그런데 ㉠확인대상발명의 설명서와 도면에 의하면, 피고가 구성요소 2와 동일한 구성이라고 주장하는 확인대상발명의 구성 중 조정 슬리브에 설치된 위치결정부는 U자 모양의 홈에 가이드 블록이 삽입 결합되어 조정 슬리브가 최상부에서 고정되도록 하는 기능을 하는 것으로 보이는 점, ㉡확인대상발명의 설명서와 도면에 의하면, 확인대상발명에서 가이드 블록 양측에 구비된가이드 날개부라고 명명된 구성도 대걸레 막대에 설치된 돌출된 부분인 가이드 블록을 통해 조정 슬리브 상단부 내측면에 형성된 홈인 위치결정부에 착탈 가능하도록 결합시키는 기능을 하는 것으로서 위치결정부와 체결되어 조정 슬리브의 최고 위치를 한정하는 기능을 하는 것으로 보이는 점 등에 비추어, 원고가 구성요소 2와 동일한 구성이라고 주장하는 확인대상발명의 구성은, 결국 이 사건 특허발명의 명세서에 개시된 이 사건 제2항 발명의 위치결정 유닛의 구성 중 하나인 대걸레 막대에 설치된 위치결정 돌출점조정슬리브에 설치된 위치결정 홀에 대응하는 것으로서 슬라이딩을 정지시키기 위한 구성에 불과하므로, 이 사건 제1항 발명의 가이드 블록, 가이드 날개 및 위치결정 스트립이 조정 슬리브와 조정 헤드의 슬라이딩을 원활하게 안내하는 구성과는 명백히 구별된다.

 

첨부: 특허법원 2018. 11. 2. 선고 20183758 판결

특허법원 2018. 11. 2. 선고 2018허3758 판결 .pdf

KASAN_[특허분쟁] 자체 탈수식 판형 대걸레 특허침해 여부 특허법원 2018. 11. 2. 선고 2018허375

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작성일시 : 2018.11.15 11:00
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원고의 2015. 4. 24. 20152972 심판청구에 대하여 특허심판원은 이 사건 특허발명은 진보성이 부정되어 그 등록이 무효로 되어야 한다는 이유로 원고의 위 심판청구를 인용하는 종전 심결을 하였다. 피고는 특허법원 20169820호로 종전 심결에 대하여 불복하였고, 위 법원은 이 사건 특허발명은 진보성이 부정되지 아니하므로 피고의 청구를 인용하는 판결을 하였다(종전 심결취소판결). 원고는 이에 불복하여 대법원에 20172628호로 상고하였으나 상고기각되었다.

 

종전 심결취소판결의 확정에 따라 특허심판원은 2018. 3. 19. 원고와 피고에게 새로운 심판번호 2018(취소판결)36호 및 새로운 심판관 합의체에 의하여 다시 심판하게 되었음을 통지하였다. 특허심판원은 심판번호 및 심판관 지정통지일 다음날인 2018. 3. 20. 원고와 피고에게 우선심판하기로 결정되었음을 통지하였다. 특허심판원은 우선심판결정일 다음날인 2018. 3. 21. 원고와 피고에게 심리종결통지를 하였고, 위 심리종결통지는 2018. 3. 22. 원고에게 송달되었다. 특허심판원은 위 심리종결통지일이 원고에게 송달된 날인 2018. 3. 22. ‘특허심판원에 당사자로부터 새로운 주장과 증거의 제출이 없으며, 취소판결에서 심결 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속하므로, 특허법원 취소판결의 이유와 같이 이 사건 제14, 15항 및 제16항 특허발명은 비교대상발명 1, 2에 의해 그 진보성이 부정되지 않는다.‘는 이유로 이 사건 제14, 15항 및 제16항에 대한 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

 

원고는 이 사건 심결은 사건번호 부여 및 심판부 구성 후 이틀 만에 심리를 종결한 후 다음날 결정되었으므로 원고로서는 이 사건 심결절차에서 새로운 주장을 하거나 새로운 증거를 제출할 기회를 가지지 못하였으므로, 원고의 방어권 또는 절차적 이익을 침해한 이 사건 심결은 위법하다고 주장한다.

 

특허법 제189조 제3항에서는1항에 따른 판결에서 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속한다.”고 규정하고 있으나, 심결을 취소하는 판결이 확정된 경우, 이 경우의 기속력은 취소의 이유가 된 심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에 있어서 발생하는 것이다. 그리고 같은 조 제2항에서는심판관은 제1항에 따라 심결 또는 결정의 취소판결이 확정되었을 때에는 다시 심리를 하여 심결 또는 결정을 하여야 한다.”고 하여 다시 심리를 하도록 규정하고 있으므로 심판청구인으로서는 심결취소판결의 결론을 번복하기에 족한 증명력을 가지는 증거를 새로 제출할 기회를 부여받아야 한다.

 

따라서 특허심판원이 심결취소판결 확정 이후 심판관지정통지, 우선심판결정통지, 심리종결통지를 하면서 상당한 기간을 부여하지 않아 심판당사자들로 하여금 특허법에서 규정하고 있는 증거제출 기회나 심판절차 진행이나 심리에 관여할 수 있는 권리를 사실상 행사할 수 없도록 하였다면 그 심결은 절차상 위법이 있다 할 것이다.

 

첨부: 특허법원 2018. 11. 1. 선고 20184201 판결

특허법원 2018. 11. 1. 선고 2018허4201 판결 .pdf

KASAN_[특허분쟁] 심판청구인 무효심판 승소 심결 특허법원 심결취소판결 확정 새로운 심판절차에서 심판청구

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작성일시 : 2018.11.15 10:00
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먼저 원고 특허 1항 발명과 피고 실시제품을 구성요소별로 대비하면, 접점단자의 상부에 형성되는 통공과 콘센트커버에 형성되는 플러그 삽입구멍의 사이에 통공을 폐색시키는 개폐구가 설치되고, 개폐구의 작동을 제어하는 시건장치를 포함하며, 개폐구와 시건장치는 플러그의 삽입에 의해 작동되도록 구성된 점에서 동일하다. 그러나, 피고실시제품을 선행발명과 대비하면 구성요소가 동일하고, 작용효과 면에서도 이물질 삽입으로 인한 안전사고를 예방하는 동시에 슬라이딩 부재의 잘못 이동되는 것을 방지하는 점에서 동일하므로 이는 자유실시기술에 해당한다.

 

 

다음으로 3항 발명의 권리범위에 속하는지 여부에 관하여, 3항 발명의 걸림홈과 피고 실시제품의 메인걸림홈부와 보조걸림홈부(차이점1)는 금속막대 등이 임의로 삽입되어 개폐구가 돌아 감전사고가 발생하게 되는 것을 막기 위한걸림작용을 일으키기 위해 형성된 점에서 달성하고자 하는 기술적 과제의 해결원리 및 작용효과가 실질적으로 동일하고, 구성 변경에 기술적 어려움이 없어 균등범위 내에 있다.

 

그런데 피고 실시제품의 지지구에는 압축이완부 내면에 스프링재질의 제2탄성부재가 삽입되어 있고, 2탄성부재를 지지하는 삽입돌기가 형성되어 있어(차이점2) 아래와 같은 이유로 3항 발명과 균등하지 않다. 3항 발명의 지지구는 2개의 플러그가 2개의 제어구에 각각 압력을 가하고, 제어구가 바깥쪽으로 벌어지면서 결합돌기가 해제되는 구조로, 플러그의 삽입에 따른 제어구 외벽에 결합된 탄성판의 확장/복원력을 이용하는 것을 과제해결원리로 삼고 있다. 이에 반하여 피고 실시제품의 지지구는, 3항 발명과 달리 2개의 플러그가 1개의 지지구의 안쪽으로 가하는 압력의 유무에 따라 지지구 내부에 있는 제2탄성부재의 압축/회복에 영향을 주어 개폐를 조절하는 점에서 이 사건 특허발명과는 그 작동원리가 다르다.

 

3항 발명의 제어구는 탄성판의 복원력을 이용하기 때문에 플러그의 잦은 삽입 등으로 탄성판이 변형될 개연성이 있는 반면, 피고 실시제품의 지지구는, 지지구가 아닌 지지구 끝단 사이에 연결된 코일스프링의 탄성력을 이용하여 작동되기 때문에 플러그나 외부 물질이 자주 삽입되더라도 이 사건 제3항 발명에 비해서는 압축이완부나 코일스프링이 변형될 가능성이 적을 것으로 보이므로 작용효과 면에서 차이가 있다. 나아가 이 사건 제3항 발명과 피고 실시제품은 제어구(지지구)의 개수, 이에 따른 걸림돌기와 해제돌기의 개수, 몸체(탄성판/압축이완부)의 형상, 코일스프링 형태의 제2탄성부재의 존부 등에 상당한 차이가 있는바, 원고가 제출한 증거들만으로는 이러한 구성요소의 변경이 통상의 기술자가 쉽게 생각해 낼 수 있을 정도의 것으로 보기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로 구성변경도 용이하지 않다. 따라서 두 발명이 균등관계에 있다고 볼 수 없다.

 

피고 실시제품은 원고 특허 3항 발명의 구성요소를 포함하고 있지 않고, 원고의 1항 발명은 자유실시기술에 해당하므로, 피고 실시제품이 원고의 특허를 침해함을 전제로 한 청구는 모두 기각한다.

 

첨부: 특허법원 2018. 10. 25. 선고 20181527 판결

특허법원 2018. 10. 25. 선고 2018나1527 판결 .pdf

KASAN_[특허분쟁] 특허법원 2018. 10. 25. 선고 2018나1527 판결.pdf

 

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작성일시 : 2018.11.15 09:00
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1. 사안의 개요 및 통상실시권 설정 계약서의 주요 조항

 

특허권자 원고와 피고 한국도로공사는 2010. 3.경 원고의 프리스트레스트 합성트러스 보 및 그의 제조방법에 대한 신기술 사용 협약을 체결하였다. 이후 피고 도로공사는 원도급공사에 관한 도급계약을 체결하였다. 또한 원고는 2013. 1.경 피고 신창이엔씨와 이 사건 공사와 관련하여 특허권에 대한 통상실시권을 부여하는 통상실시권 설정계약을 체결하였다.

 

 

이후 피고 신창은 원도급사 중 주관사와 하도급계약을 체결하였다. 한편 2015. 7. 1. 피고 신창은 피고 보조참가인과 하도급계약을 합의 해지하였고, 이후 그 약정에 따라 손실보상금을 지급받았다. 또한 피고 신창은 2015. 8. 13. 공사의 공법을 변경하기로 하는 원도급사의 결정에 따라 하도급계약이 해지되었음을 원고에게 통보하였고, 2015. 12. 7. 공사의 공법을 이 사건 특허와 관련된 ‘PCT 공법에서 ‘V Steel Box 거더(Girder) 공법으로 변경하는 설계변경을 승인하였다.

 

2. 피고 라이센시의 주장요지

 

 

3. 특허법원 판결요지

 

이 사건 실시계약의 문언만으로는 이 사건 공사금액의 일정 비율을 특허권 사용료와 기술료로 정액지급하기로 한 것으로 해석하기 어렵다. 또한 폐지된 구 건설기술관리법 시행령 제42조 제1항에 따르면 기술사용료의 청구는 원칙적으로 신기술을 사용한 것을 전제로 하고 있는 것으로 보인다. 그런데 실시계약의 체결 시점은 2013. 1.경으로서 그 당시 이 사건 하도급계약이 체결되지 않아 실시료의 산정 기준이 되는 공사금액이 특정되지도 않은 시점으로 보이고, 피고 신창은 특허를 공사에 사용하여 그 공사대금 중 일정 금액을 특허권 사용료와 기술료로 지급하려고 했던 것으로 보이며 특허를 이용하여 공사를 수행할 것이 아니라면 실시계약을 체결할 이유가 없었던 것으로 보인다. 따라서 원고의 주장과 달리 실제 실시 여부와 무관하게 피고 신창이 원고에게 공사대금의 10%를 특허사용료 등으로 지급할 의무를 부담한다고 볼 수 없다.

 

또한 피고 신창은 공법을 원고의 특허 공법이 아닌 다른 공법으로 변경하려는 사정과 이 경우 원고와의 실시계약이 이행될 수 없을 것이라는 사정을 잘 알면서도 피고 보조참가인으로부터 기성금과 손실 보상 명목으로 공사금액의 약 18%에 해당하는 합계 34 8,300만 원(부가가치세 별도)을 지급받고 하도급계약의 합의 해지로 인해 원고로부터 실시계약의 채무불이행에 따른 손해배상 청구를 받는 경우 피고 보조참가인이 그 비용과 책임으로 이를 해결한다는 약속을 받은 후 하도급계약을 합의 해지한 사실이 인정된다. 따라서 피고 신창은 하도급계약을 해지함으로써 실시계약이 이행불능 되도록 한 귀책사유가 있으므로 실시계약의 이행불능에 따른 손해를 배상하여야 할 의무가 있다.

 

피고 도로공사는 사용협약에 따라 특별한 사정이 없는 한 공사에서 원고의 특허 공법의 사용을 유지해야 할 의무를 부담하므로, 임의로 공법을 변경하는 설계변경을 승인한 것은 사용협약의 채무불이행에 해당한다. 따라서 피고 도로공사는 원고에게 공법 변경으로 인하여 입은 손해를 배상할 의무가 있다.

 

첨부: 특허법원 2018. 10. 10. 선고 20172141 판결

특허법원 2018. 10. 10. 선고 2017나2141 판결 .pdf

KASAN_[특허분쟁] 특허권 통상실시권 설정계약에서 라이센시의 특허발명 불실시 및 로열티 지급의무 또는 손해배상

 

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작성일시 : 2018.11.15 08:00
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특허발명

 

확인대상발명 설명서 심판 진행 중 보정사항

 

특허법원 판결요지 균등 불인정 + 권리범위애 속하지 않음

특허발명의 구성요소 6상부틸팅플레이트 양쪽에 가이드장공을 관통 형성하고, 가이드장공을 관통한 상태에서 볼트로 상부틸팅플레이트를 고정플레이트에 체결 고정시키는 틸팅수단이고, 이에 의하면 상부틸팅플레이트는 그 양쪽에 관통하여 형성된 가이드장공을 관통하는 볼트에 의하여 고정플레이트에 체결 고정된다.

 

반면 이에 대응하는 확인대상발명의 대응구성요소는 제1, 2 플레이트가 실린더의 상면에 약 기울어진 상태로 용접 고정된다. 이에 원고는 구성요소 6의 틸팅수단은 확인대상발명에서 도장장치가 상수도관 내부로 진입할 때 전진할 수 있도록 하기 위하여 제1, 2플레이트가 실린더 상면에 약 기울어진 상태로 용접 고정된 구성균등하다고 주장한다.

 

그러나 다음과 같은 이유로 확인대상 발명에는 특허 발명의 구성요소 6의 틸팅수단 내지 이와 균등한 구성요소가 결여된 것 으로 봄이 타당하다.

 

틸팅(tilting)’이라는 용어는 사전적으로 기울이는’, ‘기울어지게 하는의 의미를 가지며, 기술적으로는통상 각도의 범위를 조절하는 기능을 가진다는 의미로 사용된다. 한편 특허발명의 명세서에도, “고정플레이트에는 바퀴의 각도를 한쪽 방향으로 틀어주는 틸팅수단이 더 설치된다. 틸팅수단은 바퀴를 한쪽 방향으로 일정각도 비틀어주도록 하여 바퀴가 노후관로 내경을 타고 회전 이동하는 과정에서 비틀려진 각도만큼 앞쪽으로 전진하며 장치를 전진 이동시킬 수 있도록 한다. 상기한 구성의 틸팅수단은 바퀴의 각도를 비틀어주고자 할 때, 6에서 도시하고 있는 바와 같이 볼트를 풀어 상부틸팅플레이트의 고정을 해지한 다음, 바퀴를 잡고 원하는 각도로 비틀어주면 볼트를 기점으로 해서 상부틸팅플레이의 가이드장공이 이동하게 됨으로써 상부틸팅플레이트에 고정되어 있는 바퀴축을 사용자가 원하는 각도로 비틀어줄 수 있는 것이다.”라고 기재되어 있다. ‘틸팅이라는 용어의 위와 같은 사전적 의미, 기술적 의미 및 특허발명의 명세서 기재내용을 종합하여 보면, 구성요소 6틸팅수단은 도장장치를 전진시키기 위하여 바퀴축의 각도를 일정각도 비틀어줌으로써 바퀴축의 각도 범위를 조절할 수 있도록 하는 수단을 의미한다.

 

그런데 확인대상발명의 1, 2 플레이트가 실린더 상면에 약 기울어진 상태로 용접 고정된 구성, 1, 2 플레이트가 실린더 상면에 용접 고정됨으로써 바퀴축이 장착된 제1, 2 플레이트의 각도 범위를 조절 할 수가 없다.

 

이러한 차이로 인하여 구성요소 6의 틸팅수단은 바퀴축을 원하는 각도로 비틀어줄 수 있어 사용자가 도장장치의 전진속도를 조절할 수 있는 작용효과를 가지나, 확인대상발명은 바퀴축이 장착된 제1, 2 플레이트가 용접 고정되어 있어 바퀴축의 각도 범위를 조절할 수 없으므로 사용자가 도장장치의 전진속도를 조절할 수 없다.

 

이처럼 구성요소 6의 틸팅수단과 그에 대응하는 확인대상발명의 대응구성요소의 작용효과가 다른 이상, 이 사건 특허발명의 구성요소 6에 대응하는 확인대상발명의 대응구성요소가 구성요소 6을 치환한 것으로 보더라도, 위 법리에 비추어 양자는 균등관계에 있다고 볼 수 없다

 

첨부: 특허법원 2018. 10. 5. 선고 20178435 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 적극적 권리범위확인심판 중 확인대상발명 설명서에서 특허발명의 구성요소를 제외하는 내용의 보정

특허법원 2018. 10. 5. 선고 2017허8435 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018.10.23 14:00
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쟁점: 이 사건 제1항 발명의 라이브러리’, ‘패키지 애플리케이션‘API'에 관한 청구범위의 해석, 피고 실시방법이 이 사건 제1, 4, 6항 발명의 보호범위에 속하는지 여부, 피고 실시방법이 자유실시기술에 해당하는지 여부, 이 사건 제1, 4, 6항 발명의 진보성이 부정되어 원고의 청구가 권리남용에 해당하는지 여부

 

특허법원 판결요지

이 사건 제1항 발명의 라이브러리는 이에 해당하는 구성이 전체 프로그램 자체에 텍스트 형태로 삽입되어 있고 전체 프로그램 코드와 일체로 컴파일되어 하나의 실행파일을 생성하는 경우도 포함하는 것으로 해석되고, ‘패키지 애플리케이션은 자기 방어 보안 모듈의 기능을 수행하는 서브루틴이 타겟 애플리케이션 프로그램 코드에 삽입되어 일체로 작성되고 컴파일되는 형태의 것도 포함하는 것으로 해석된다. 그리고 ‘API(Application Programming Interface)’는 응용 프로그램과 운영체제 또는 응용 프로그램 간의 정보 전달방식으로 해석될 뿐으로서, 하나의 응용 프로그램 내부에서 서브루틴과 메인 프로그램 사이의 통신에 사용되는 정보 전달방식은 포함하지 않는 것으로 봄이 상당하다.

 

특허발명과 피고 실시방법을 구성요소별로 대비하면 감지신호는 자기 방어 보안 모듈로부터 ‘API’를 통해 타겟 애플리케이션으로 전송되는 반면, 피고 실시방법의 감지신호는 함수 호출을 통해 전송된다는 점에서 차이가 있다. 피고 실시방법의 해킹 감지신호는 함수 호출을 통해 메인 프로그램으로 전송되는 구성으로서, 구성요소 3의 해킹 감지신호가 'API'를 통해서 타켓 애플리케이션으로 전송되는 것과 구별된다. 앞서 API에 대한 해석을 고려할 때 따라서 하나의 응용 프로그램 내부에서 서브루틴과 메인 프로그램 사이의 통신에 사용되는 정보 전달방식에 해당하는 함수 호출 방식인 피고 실시방법의 대응구성은 이 사건 제1항 발명의 구성요소 3과 동일하다고 할 수 없다.

 

선행발명과 피고 실시방법에서는 보안함수와 금융 애플리케이션이 일체로 삽입되어 하나의 메인 프로그램으로 작성되고 보안함수와 금융 애플리케이션간의 정보 전달 방식이 함수 호출 방식이라고 구체화되어 있는 점에서 차이가 있다지만 이는 선행발명과 주지관용기술의 결합에 의해 쉽게 극복할 수 있으므로 피고 실시방법은 자유실시기술에 해당한다.

 

따라서 피고 실시방법은, 이 사건 제1, 4, 6항 발명의 구성요소를 그대로 포함하고 있지 않을 뿐만 아니라 선행발명 2 등으로부터 용이하게 실시할 수 있는 자유실시기술에도 해당하므로, 이 사건 제1, 4, 6항 발명의 보호범위에 속하지 않는다

 

첨부: 특허법원 2018. 10. 4. 선고 20172134 판결

 

KASAN_[ICT특허분쟁] 모바일 애플리케이션의 자기 방어보안 모듈 관련 특허권 침해소송 특허법원 2018. 10

특허법원 2018. 10. 4. 선고 2017나2134 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018.10.22 15:00
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동아일보에 "국가 R&D 성과를 개인명의 특허… 양심불량 연구원 20 적발"이란 제목으로 감사결과 발표내용을 보도하였습니다. 국책연구기관 소속 연구원들이 대학이나 기업과 국책과제 공동연구를 수행한 후, 타 기관에서 특허출원을 하면서 발명자로 연구원 이름을 넣은 경우를 적발하였다는 것입니다. 예를 들어, KIST 소속 연구원 4명이 공동연구를 했던 대학교수들이 특허를 출원하면서 연구자 이름을 넣었고, 항우연과 철도연 소속 연구원의 경우 공동연구를 진행한 기업체에서 특허를 출원하면서 연구원을 발명자로 넣어 특허 출원하였다는 보도입니다.

 

먼저, 기사제목이 감사결과 발표내용에 맞는 것인지 의문입니다. 기사 본문은 국책연구기관 소속 연구원이 국가 R&D 성과를 연구원 개인명의로 특허 출원한 것이 아니라 제3자인 대학이나 기업에서 특허 출원하는데 발명자로 올라 있다는 것입니다. 국가 R&D 성과를 연구원 개인 명의로 특허 출원한 것과는 구별해야 할 것입니다.

 

연구원이 국가 R&D 성과를 특허 출원할 발명으로 생각했다면, 발명진흥법 제12조에서 규정한 것처럼 지체 없이 소속 연구기관에 발명완성 사실을 보고해야 합니다. 공동발명이라면 연구기관에서 공동발명에 참여한 타 기관과 공동 명의로 출원해야 옳습니다. 일단, 그와 같은 보고의무를 위반하였다는 잘못이 있습니다.

 

그러나, 적극적으로 국가 R&D 성과물을 빼돌려 본인 명의로 출원한 경우와 단순히 공동발명자 또는 공동 출원인에 해당하는 제3자가 특허출원을 하면서 타 기관의 연구원을 발명자로 기재하는 경우를 동일하게 평가하기 어렵습니다. 관련 법령이나 규정에 무관심하여 소극적으로 단순 동의한 것에 불과한 경우도 많을 것입니다.

 

국가연구개발사업 관리규정 등 관련 법령에서는, 국가 R&D 성과물을 "연구책임자나 연구원의 명의로 출원하거나 등록한 경우"에는 해당 연구원에게 국책과제 참여제한 1년의 재제처분 대상으로 규정하고 있습니다. 법령문언을 엄격하게 해석하면, 단순히 발명자로만 기재된 경우라면 위 규정의 적용대상에 해당하지 않는다고 보아야 할 것입니다. 다만, 그 가담 정도가 정범에 해당할 정도인지 등 그 구체적 사정을 파악해 보고 그 정도에 따라 참여제한 등 적절한 재제처분을 할 수 있습니다.

 

국가 R&D 관련 법령은 복잡하고 다양합니다. 가장 상위법령으로 과학기술기본법, 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정이 있지만, 미래창조과학부, 산자부, 교육부, 중기청 등 각 부처에서 시행하는 다양한 국책연구사업에 관한 다양한 법령이 있습니다. 그러나, 그 법령명칭과 약간의 구체적 차이는 있지만 그 요지와 대부분 내용은 동일하거나 유사합니다. 연구원이 구체적 재제처분에 대해 그 부당함을 다투는 방법도 대동소이합니다.

 

국책연구기관 소속 연구원이나 대학소속 교수 또는 연구원 등이 해당 기관에 보고하지 않고 독자적으로 판단하여 제3자인 외부기업 또는 타 기관 명의로 출원되는 특허출원에서 발명자로 기재되면 복잡한 문제가 있습니다. 우선 (1) 종업원인 연구원은 직무발명을 완성하면 사용자인 소속 연구기관에 보고해야 할 법적 의무가 있습니다. (2) 통상 연구기관에서 직무발명 보고 및 승계 규정을 두고 있기 때문에 이와 같은 법적 의무를 위반하여 외부인과 같이 출원하는 행위는 업무상 배임행위에 해당합니다. (3) 공동발명자의 배임행위에 적극 가담하여 특허 받을 권리를 양수하여 단독 출원한 경우에는 그 권리승계의 효력을 인정할 수 없기 때문에 공동출원 규정 위반의 특허무효 사유가 있습니다. (4) 타 기관도 연구원의 업무상 배임행위에 가담한 공동불법행위자로서 민사상 손해배상책임뿐만 아니라 형사상 공범으로서의 책임 소지도 있습니다.

 

모두 직무발명을 전제로 한 것이므로, 해당 연구원이 진정한 직무발명자에 해당하는지 구체적으로 평가해 보는 것이 반드시 필요합니다. 진정한 직무발명자에 해당하지 않음에도 명목상 발명자로 올라 있다면 법적 책임과는 무관합니다. 공동연구 결과물에 대한 직무발명자 판단은 특허출원서 전체에 기재된 모든 내용을 기준할 것이 아니고, 특허청구범위에 기재된 각 청구항 발명을 기준으로 판단해야 합니다. 특허청구항 발명의 완성에 실질적 기여가 없었다면 공동연구 과제에 참여했다는 사실만으로 발명자가 되는 것은 아닙니다. 만약 직무발명자가 아니라면 법적 책임을 추궁할 근거는 없을 것입니다.

 

KASAN_[공동개발쟁점] 국책과제 공동연구결과에 대한 타 기관명의 특허출원에 발명자로 기재된 국책연구기관 소속 연

 

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작성일시 : 2018.10.05 17:00
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1. Option 계약 정의

 

장래 계약 성립요건이 충족되는 경우 상대방 청약자의 청약 취소권을 제한하여 한쪽 당사자에게 계약체결권한을 부여하는 계약입니다. 일종의 선택권을 유보하는 조건부 계약으로, 옵션을 보유한 일방 당사자에게 상대방의 청약에 대한 승낙, 권리 취득, 추가적인 계약 체결 등의 권리를 유보하는 것입니다.

 

미국 계약법 정의는 다음과 같습니다. Option is a promise which meets the requirements for the formation of a contract and limits the promisor's power to revoke an offer." (Restatement (2nd) of Contracts § 25 (1981))

 

2. Option 계약 관련 용어 

 

관련 용어로서 옵션 보유자(optionee/beneficiary), 상대방(optionor/grantor), 금융거래에서 콜옵션은 특정 대상물을 만기일 전에 미리 정한 가격으로 매도자로부터 살 수 있는 권리를 보유하도록 하는 계약, 풋옵션은 특정 대상물을 만기일 전에 미리 정한 가격으로 매수자에게 팔 수 있는 권리를 보유하도록 하는 계약, 프리미엄이란 옵션 매수 대금을 의미합니다.

 

3. Option 계약의 필요성

 

기술이전, IP 라이선스 후 공동연구개발로 계속되는 경우 종래의 단순한 라이선스 계약 조항으로는 기술내용이 복잡, 고도화되고 기술개발에 고액의 투자를 필요로 하는 현 상황에 대응하기 어렵습니다. 특히 공동연구개발계약의 경우 마일스톤(milestone) 방식의 기존 계약 조항만으로 다양한 상황에 대응하기에는 부족합니다. 최근에는 그 해결방안으로 주된 계약내용에 Option 계약을 부가하는 형식의 계약 구조가 자주 채택되고 있습니다.

 

예를 들어, 공동연구개발계약에서 MOU 체결 + 본 계약의 마일스톤 설정 방식 채택하는 종래의 계약구조에서는 연구 진행 단계에 따라 개발비를 단계적으로 지급합니다. 해지사유가 없는 한 처음부터 개발의 완성을 전제로 한 것으로서 개발비 총액 지급이 예정되어 있습니다.

 

안정적 구조이지만, 투자자 입장에서는 불확실한 장래에 대한 상당한 리스크를 감수할 수밖에 없습니다. 반대로 투자를 받는 기술개발기업 입장에서는 법적 구속력 없는 MOU 체결 이후 본 계약으로 나아갈 때까지 불안한 지위에 놓일 뿐만 아니라 장래 기술개발결과에 대한 수익을 충분히 누릴 기회를 상실하거나 적절한 보상을 받을 기회를 상실할 리스크도 있습니다.

 

불확실한 기술개발 결과를 미리 정확하게 예상한다는 것은 불가능하므로 단계별로 그 결과를 보고 합리적 결정을 할 수 있는 가능성을 확보하는 것입니다. 불안정성은 증가하겠지만, option 조항을 합리적으로 구성한다면 어느 한쪽 당사자에 일방적으로 유리한 결과를 회피할 수 있습니다.

 

4. Option 계약 종류

 

- Stand-alone option 계약

  > 특정 옵션(i.e. 특정 특허에 대해 라이선싱받을 수 있는 권리에 대한 옵션)의 허여만을 계약의 내용으로 하는 형태

 

- Option and Evaluation 계약

  > 컴퓨터 소프트웨어 분야에서 흔히 사용됨

  > 일정 기간 동안 시험 사용해 보고, 라이선싱을 할 지 여부를 결정할 수 있는 권리를 유보

 

- Research Collaboration and Option 계약

   > 공동연구개발에 있어 그 결과물에 대한 특허권 등 IPR을 일방 당사자가 획득할 수 있는 권리를 유보하는 형태

   > 공동연구개발을 여러 단계로 나누어, 일방 당사자가 현재까지 진행된 공동연구개발의 결과를 심사한 후 후속 단계로 나아갈 지 여부를 결정할 수 있는 권리를 유보하는 형태 등

 

- 기타

> 라이센시가 라이센서의 개량발명에 대한 권리를 갖도록 하거나, 라이센서가 라이센시의 개량발명에 대한 권리를 갖도록 하는 조항도 일종의 Option 계약

 

5. Option 계약 사례

 

- 최근 자주 사용하는 대안: 옵션 계약

> 본격적 공동연구개발(또는 라이선싱) 관계를 시작하기 전에, 투자자나 라이센서가 feasibility test해보고 진행 여부를 결정할 수 있는 옵션을 부여함

 

<사례1 - 공동연구개발을 위한 본 계약 또는 라이선싱을 위한 본 계약의 체결로 나아갈 수 있는 option을 일방에게 부여한 경우>

 

옵션 보유자가 사전에 feasibility test -> 옵션 보유자가 통지(+금원지급)로써 옵션을 행사 -> 다른 당사자는 옵션 계약에 구속됨 -> 공동연구개발을 위한 본 계약 또는 라이선싱을 위한 본 계약을 체결할(또는 본 계약의 교섭에 응할) 의무 발생 > 공동연구개발 과정을 여러 단계로 나누고, 각 단계의 완성시 그 결과물인 IPR을 획득할 수 있는 권리 또는 다음 단계로 진행할 수 있는 옵션을 일방 당사자에게 유보함

 

<사례2>

     1 단계 완성 -> 옵션 보유자의 연구개발 성과 심사 -> 옵션 보유자가 통지(+금원지급)로써 옵션을 행사 -> 다른 당사자는 옵션 계약에 구속됨 -> 1단계 산출물에 관한 특허권에 대하여 실시권을 설정해 주거나 공동 출원할 의무 발생 / 2단계 개발도 옵션 보유자와의 공동연구개발로 진행해야 할 의무 발생 > 공동연구개발 과정을 여러 단계로 나누고, 각 단계의 완성시 그 결과물인 IPR을 획득할 수 있는 권리 또는 다음 단계로 진행할 수 있는 옵션을 일방 당사자에게 유보함

 

6. Option 계약 sample

 

KASAN_[공동개발쟁점] 공동연구개발 Collaboration 계약의 Option 조항.pdf

 

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작성일시 : 2018.10.05 16:00
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기술이전, 라이선스 또는 기술협력 과정에서 해당 기술내용이 지식재산권으로 보호되고 있음을 분명하게 표시되면 기술탈취 분쟁을 예방하는데 유리합니다. 기술내용 공개 후 기술이전이나 기술협력이 결렬되고 상대방에 의한 기술탈취가 의심되는 경우에도 확보한 지식재산권이 없다면 권리구제를 받을 가능성이 매우 낮습니다. 앞 글에서 설명한 것처럼, 지식재산권이 있는 경우에도 1,2건의 등록특허 등 취약한 지식재산권 포트폴리오만을 믿다가 권리보호에 실패하는 경우가 많습니다. 소송비용만 쓰고 속병만 앓는 경우도 드물지 않습니다.

 

기술탈취에 대한 대응수단으로는 영업비밀 보호제도가 상당히 유용합니다. 영업비밀을 활용하여 상대방이 방어하기 어려운 대응전략을 구사할 여지가 많습니다. 그런데 영업비밀은 장점도 있지만, 권리주장자가 그 존재 및 범위를 먼저 명확하게 입증한 후 기술탈취 행위로 침해했다는 사실도 주장, 입증해야 하는 부담이 있습니다.

 

영업비밀보호센터에서 운영하는 원본증명 서비스를 이용하면 적은 비용으로 쉽고 간편하게 영업비밀 대상기술의 범위, 존재, 시점, 보유사실 등을 입증할 수 있습니다. 실무적으로 매우 효과적입니다. 자세한 내용은 아래 홈페이지에서 알 수 있습니다. 원본등록 비용은 원칙적으로 문서 1건당 1만원이지만, 올해부터 중소기업, 벤처, 개인기업 등은 70% 감면혜택을 부여하여 3000원에 해결할 수 있습니다.

 

영업비밀 원본증명 웹사이트 https://www.tradesecret.or.kr/kipi/web/serviceIntro.do

 

기술자료 원본증명은 기술탈취에 대한 대응방안 이외에도 라이선스 협상 등에서 협상개시 당시 본인이 보유한 기술범위를 확정할 수 있어 상대방이 제공한 기술범위에 관련된 분쟁을 예방하는 등 다양한 활용방안이 있습니다. 적극적으로 활용해 보시기 바랍니다.

 

참고로, 원본등록 및 원본증명에 관한 개요를 표시한 그림을 아래와 같이 인용합니다.

 

 

   

 

KASAN_[공동개발쟁점] 공동연구개발 시작 전 영업비밀 기술자료의 원본등록.pdf

 

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작성일시 : 2018.10.05 15:00
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1. 계약자유의 원칙상 각 당사자는 그 의사에 따라 계약을 체결하거나 하지 않을 자유가 있습니다. 각자 책임으로 계약 관련 비용도 부담하는 것이 원칙입니다. 계약이 성립된 경우에만 비로소 계약상 책임이 발생합니다. 계약협상 후 계약체결을 거절할 수 있지만 예외적으로 그 과정에서 불법행위 성립이 인정되면 불법행위로 인한 손해배상 책임을 인정할 수 있습니다. 그러나 일방이 교섭단계에서 계약이 확실하게 체결되리라는 정당한 기대 내지 신뢰를 부여하여 상대방이 그 신뢰에 따라 행동하였음에도 상당한 이유 없이 계약의 체결을 거부하여 손해를 입혔다면 이는 신의성실의 원칙에 비추어 볼 때 계약자유 원칙의 한계를 넘는 위법한 행위로서 불법행위를 구성합니다(대법원 2001. 6. 15. 선고 9940418 판결). 계약자유 원칙의 한계를 넘는 위법한 행위로서 불법행위를 구성한다는 취지입니다. 다만, 계약자유의 원칙에 대한 예외적 책임이므로 엄격하게 제한적으로 적용합니다.

 

2. 또한, 당사자는 계약내용을 자유롭게 정할 수 있지만, 일정한 한계를 벗어나면 민법 제103조 위반으로 무효입니다. 여기서 계약무효 사유인 ‘반사회질서의 법률행위’는 법률행위의 목적인 권리의무의 내용이 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반되는 경우뿐만 아니라, 그 내용 자체는 반사회질서적인 것이 아니라고 하여도 법적으로 이를 강제하거나 법률행위에 사회질서의 근간에 반하는 조건 또는 금전적인 대가가 결부됨으로써 그 법률행위가 반사회질서적 성질을 띠게 되는 경우 및 표시되거나 상대방에게 알려진 법률행위의 동기가 반사회질서적인 경우를 포함합니다(대법원 2009. 9. 10. 선고 200937251 판결).

 

3. 계약위반에 따른 손해배상은 통상손해를 그 한도로 합니다. 후속 개발일정 지연에 따른 손해 등은 특별손해로, 민법 제393조 제2항 “특별한 사정으로 인한 손해는 채무자가 이를 알았거나 알 수 있었을 때에 한하여 배상의 책임이 있다”에 따라 매우 제한적으로 인정됩니다. 다만, 특별손해 배상책임에 대한 요건으로서 채무자의 예견가능성은 채권성립시가 아니라 채무불이행시를 기준으로 판단하고(대법원 1985. 9. 10. 선고 841532 판결), 그 예견 대상이 되는 것은 그와 같은 특별한 사정의 존재만이고 그러한 사정에 의하여 발생한 손해의 액수까지 알았거나 알 수 있어야 하는 것은 아닙니다(대법원 2002. 10. 25. 선고 200223598 판결).

 

4. 다양한 이유로 독점계약을 체결합니다. 그런데, 독점계약은 유익한 점도 많지만 단점도 많습니다. 독점계약 체결 후 상황이 최초 예상과 달리 전개될 경우 당사자가 부담할 Risk가 크고 계약상 융통성이 거의 없기 때문에 그 해결도 어렵습니다. 따라서 독점계약은 체결할 때부터 관련 Risk를 두루 점검해보고 그 해결방안을 계약서에 포함시키는 것이 좋습니다. 예를 들어, 특허기술의 독점실시를 위한 특허권 전용실시권 설정 라이선스 계약이라면 실시자 licensee에게 최소 제조 및 판매수량 또는 최소 로열티 지급액 등을 미리 설정해 두어야 합니다. 전용실시권 설정으로 특허권자 자신도 실시할 수 없을 뿐만 아니라 제3자 실시허락도 불가능하기 때문에, 특허권자 licensor는 수익을 전혀 얻을 수 없는 상황에 처할 수도 있습니다.

 

5. 특허기술의 독점실시 라이선스 계약뿐만 아니라 공동개발 및 독점공급계약이나 독점판매 계약에서도 유사한 Risk가 있습니다. 원료에 대한 독점공급계약을 체결하였으나 그 공급가격이 너무 비싸서 최종 제품의 경쟁력을 확보할 수 없는 경우도 있습니다. 특히 제3자로부터 훨씬 낮은 가격에 동일한 원료를 공급받을 수 있다면 그 부담은 더욱 커질 것입니다. 그와 같은 경우 독점계약관계를 비독점 계약관계로 전환할 수 있다는 조건을 미리 둔다면 관련 문제를 쉽게 해결할 수 있습니다.

 

6. 계약서에 기술보증을 요구하는 경우 그 책임범위가 문제됩니다. 대법원은 최근 계약체결 당시 상대방이 진술 및 보증조항의 위반사실을 이미 알고 있었다고 해도 계약서의 보증조항의 효력을 함부로 부정할 수 없다고 판결하였습니다. 서울고등법원 판결에서, ‘계약체결 당시 상대방이 이미 진술 및 보증 조항의 위반사실을 알고 있었고, 계약협상 및 가격산정에 반영할 수 있었음에도 방치하였다가 이후 위반사실이 존재한다는 사정을 들어 손해배상 책임을 묻는 것은 공평의 이념 및 신의칙상 허용될 수 없다’고 판결한 것을 뒤집은 것입니다. 일단 진술 및 보증조항에 동의하고, 나중에 가서 해결하는 것은 어렵습니다.

 

7. 현실적으로 가장 합리적인 보증방안은 보증을 하는 당사자에게 관련 사항에 대한 사전조사 및 검토를 요구하고, 그 결과 이상이 없다는 점을 보증하게 하는 것입니다. 보증자가 성실한 조사 및 검토를 한다는 부담을 안고, 그 결과 알고 있는 범위 내에서 보증책임을 부담하는 것입니다. , 자신도 모르고 있었거나 알 수도 없었던 사실에 대해까지 추후 무조건 책임을 묻는다는 것은 비현실적이고 비합리적입니다. 이와 같은 한계설정 방안을 "knowledge qualifier qualification"이라고 합니다. 예문 - "기술을 이전하는 "", 갑이 아는 범위 내에서 계약 기술이 제3자의 권리를 침해하지 않는다는 점을 보증한다."

 

8. 특허권 전용실시 계약을 체결하면서 특허권자 회사에 대해 “귀사의 승낙 없이 특허를 임의대로 사용하지 않겠다”는 제한조항을 넣었으나, 특허등록원부에 전용실시권 등록을 하면서 계약상 제한사항은 등록하지 않았습니다. 대법원은 전용실시권 설정계약상의 제한사항을 등록하지 않은 경우, 그 제한을 위반하여 특허발명을 실시하여도 계약위반은 성립하지만 특허침해는 성립하지 않는다고 판결하였습니다. 전용실시권 관련 제한사항은 특허등록원부에 등록해야만 그 온전한 효력을 인정받습니다.

 

9. 기술이전 License, Collaboration Agreement 실무에서 기술보유자 licensor는 자금 압박 때문에 당장 눈앞에 보이는 royalty 금액을 가장 중시하기 마련입니다. 그러나 장기적 관점에서 보면, 해당 기술뿐만 아니라 모든 연구개발정보, 경험, 축적된 knowhow, patent portfolio, 연구인력 등을 포함한 회사 전체를 M&A로 매각할 때 가장 큰 가치를 얻을 수 있습니다. 기술개발이 잘 진행되면 M&A로 훨씬 더 높은 가격으로 거래할 기회가 있다는 점을 염두에 두어야 할 것입니다. M&A 매수회사로서는 존재하는 license contract 존재에도 불구하고 그 기술의 상업적 개발로 인해 충분한 이익을 거둘 수 있어야만 합니다. 당시 기술이전 License, collaboration Agreement에서 상황에 따라 선택할 수 있는 option contract, opt in 조항을 두어 향후 제품 개발과 판매에 참여할 수 있는 권리, 이익 분배권, 사업활동 자유의 범위, change of control 등 장래 권리를 확보하고 있다면 높은 가치를 받을 수 있을 것입니다.

 

10. License 후 공동연구개발을 진행하지만 완료까지 오랜 기간이 소요되는 경우, 기술보유 licensor 벤처회사가 투자유치 또는 M&A 등으로 지배권 변동이 발생하기도 합니다. Licensee 경쟁회사에서 licensor 회사를 M&A하는 경우는 물론, 제품라인이 중복되거나 연구개발전략이 전혀 달리하는 등 다양한 사유로 collaboration 관계를 지속하기 어려운 상황을 맞기도 합니다. 이와 같은 상황에 대비하여 처리방안을 규정한 계약조항을 미리 두는 것이 필요할 것입니다.

 

KASAN_[공동연구개발] 공동연구개발 관련 계약 분쟁 대응 실무적 포인트 몇 가지.pdf

 

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작성일시 : 2018.10.05 14:00
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심장전문 임상의가 설립한 벤처기업 CardiAQ는 심장수술에 사용하는 심장판막 의료기기 전문회사입니다. 공동연구개발 파트너사인 다른 의료기기회사 Neovasc에 대한 영업비밀 침해소송에서 최종 US$ 112 million (1200억원) 손해배상 승소판결을 받았습니다. 그 대략의 경과는 다음과 같은데, 보다 상세한 설명은 공개된 발표자료 ppt slides를 한번 읽어 보시기 바랍니다.

 

 

 

초기 단계의 벤처기업에서 영업비밀 침해소송을 통해 1200억원의 손해배상을 받아내고 특허권을 회수하였을 뿐만 아니라, 심장분야 의료기기 전문회사 Edwards Lifesciences Corporation에 현금 US$350 million (38백억원) 지급 + 마일스톤 포함 최대 $400 million (44백억원) 조건으로 매각되었습니다. 임상의사가 설립한 의료기기 벤처회사에서 수천억원에 이르는 거액의 수익을 창출한 성공사례입니다. 우리나라에서는 비슷한 사례를 찾아볼 수 없다는 점에서, 미국사례가 소설에 나오는 딴 나라 이야기 같이 느껴집니다. 그래도 링크한 ppt slides를 흥미 삼아 한번 살펴보기를 권합니다.

 

KASAN_[영업비밀침해] 공동연구개발 파트너 회사의 영업비밀 침해 사안 - 의료기기 심장판막 기술관련 영업비밀 미

 

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작성일시 : 2018.09.17 17:30
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1. 공동발명자 중 일부를 제외하고 특허 출원하면 특허무효, 권리행사불가 등 치명적 결과를 초래합니다. 국가마다 특허법이 조금씩 다르지만 진정한 발명자를 제외하면 특허권자에게 불이익을 준다는 점은 같습니다.

 

2. 문제된 공동발명자가 전체 특허청구항 중 일부에만 공동발명자의 자격이 인정되더라도 해당 청구항뿐만 아니라 나머지 청구항을 포함하여 특허 전체의 효력에 영향을 미칩니다. 특허자체가 무효 또는 권리행사불가라는 결과를 낳습니다.

 

3. 원칙적으로 제외한 공동발명자는 나중에 추가하거나 해당 청구항을 삭제 또는 포기하는 등 그 잘못을 바로잡을 수 있습니다. 그러나, 우리 특허법에서는 공동발명자 몰래 단독 출원한 경우 그 특허무효 사유로 규율하므로, 무효사유를 사후적으로 바로잡을 수 있는 방법은 없습니다.

 

4. 특허권을 행사하는 소송제기 후 사후적으로 공동발명자 일부를 제외한 것이 밝혀지는 경우 그와 같은 오류를 바로잡을 수 있는 기회가 없습니다. 그와 같은 하자를 사전에 치유하는 것이 가능한 국가조차도 사후적 해결은 허용되지 않습니다. , 특허소송 중 발명자의 정정이 허용되지 않는 것은 물론 해당 청구항을 포기하더라도 그 하자 치유를 인정하지 않습니다.

 

5. 진정한 공동발명자라는 사실은 주장만이 아닌 증거자료를 갖고 구체적으로 입증해야만 합니다. , 영어단어 corroboration에 해당하는 입증책임이 있습니다. 따라서 Lab Note 등 관련 기록을 잘 작성하여 보존하는 것이 매우 중요합니다. 특허법리에 따라 공동발명 여부를 판단하는 것은 그 다음 문제입니다.

 

6. 직무발명을 회사 외부에서 제3자 명의로 출원하는 것은 배임행위입니다. 그런데, 배임행위로 빼돌린 특허를 찾아오는 것이 쉽지 않습니다. 특허법은 출원하지 않는 자에게는 특허권 자체를 부여하지 않을 뿐만 아니라, 또한 모인출원, 모인특허라는 특별규정을 따로 두고 있기 때문에 그 요건과 절차에 적합한 경우만 보호받습니다.

 

7. 공동발명자 사안을 잘못 처리하면, 기술 라이선스, 특허소송 등에서 치명상을 입을 수 있습니다. 기술개발 기록을 검토하여 진정한 발명자를 확인하는 작업은 Due Diligence 필수항목 중 하나입니다.

 

8. 대학, 연구소와 공동연구개발, 공동발명의 결과 특허권을 공유한 경우, 공유자 일방의 공유물 분할청구권 행사로 공유특허권을 제3자에게 매각할 수 있다는 것이 최근 대법원 판결입니다. 경쟁회사로 특허권이 매각될 수도 있고, 그와 같은 사태를 방지하려면 공유자에게 거액을 지불하고 그 지분을 인수해야만 하는 상황을 맞을 수 있습니다. 공유특허의 분할청구 문제는 관련 시장이 성숙하여 지분가치가 상승되기 전에 미리 정리하는 것이 바람직합니다.

 

9. 공동연구개발 관련 Risk Management 목적으로 Option Contract 활용이 증가하는 추세입니다. 공유지분을 일시에 인수하는 것보다 단계적으로 처리하는 방안을 고려해 볼 수 있습니다. 보유중인 공유특허뿐만 아니라 진행 중인 공동연구개발 계약까지 이와 같은 시각에서 다시 검토해 보는 것이 필요할 것입니다.

 

10. 공동연구개발과 공동발명에 관한 issue는 매우 다양하고 복잡합니다. 특히 미국의 법제도와 실무가 우리와는 상이하는 등 각국의 법제도와 실무적 포인트까지 신중하게 고려해야만 합니다. 모든 쟁점을 단번에 해결하기는 어렵다 하더라도 사전에 미리 검토하여 기회가 닿을 때마다 순차적으로 해결해 나가는 것이 바람직할 것입니다.

 

KASAN_[공동발명] 공동연구개발 및 공동발명 관련 실무적 포인트.pdf

 

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작성일시 : 2018.08.10 09:00
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1. 진술 및 보증조항의 문제

진술 및 보증조항은 다양한 계약에서 다양한 형식과 내용으로 포함될 수 있습니다. 예를 들면, 특허권에 관한 실시권 설정 등 license 계약에서 대상 기술이 제3자의 지재권을 침해하지 않는다는 보증을 요구하는 경우, 또는 해당 특허가 무효가 아니라는 보증을 요구하는 경우입니다.

 

만약, 계약의 일방 당사자가 그와 같은 가능성이 전혀 없다는 절대적 보증을 요구한다면, 불가능한 사항을 요구하는 것과 같기 때문에 비현실적입니다. 결국 100% 보증할 수는 없지만 어느 정도까지, 어떤 방식으로 보증하는 계약조항이면 계약을 진행할 것인지가 핵심쟁점입니다.

 

당연히 보증을 받고자 하는 측은 최대한으로, 보증책임을 부담하는 측은 최소한으로 그 범위를 설정하려 합니다. 그러나, 비현실적인 보증을 요구하거나 자기 입장을 끝까지 고집한다면 해당 계약이 성사되지 않을 것입니다. 따라서, 양측이 받아들일 수 있은 합리적인 조항, 계약실무상 관행적으로 통용되어 온 조항, 특히 국제적으로 통용되는 계약조항은 무엇인지 실무와 사례를 참고하여 결정하는 것이 바람직합니다.

 

2. 진술 및 보증조항에 관한 해결방안

계약실무상 흔히 사용되는 해결방안은 보증을 하는 측에 관련 사항에 대한 사전조사 및 검토를 요구하고, 그 결과 이상이 없다는 점을 보증하게 하는 것입니다. , 보증자가 알고 있는 범위 내에서 보증책임을 부담하는 방안입니다. , 자신도 모르고 있었거나 알 수 없었던 사실에 대해서는 추후 그 책임을 묻지 않는다는 것입니다. 이것을 knowledge qualifier qualification이라고 합니다.

 

3. 사례검토 - 기술 라이선스에서 보증조항

기술이전 라이선스 계약에서 계약 기술의 보증 조항의 예를 들어 보면 다음과 같습니다.

 

(1) 기술을 이전하는 갑은, 갑이 아는 범위 내에서 계약 기술이 제3자의 권리를 침해하지 않는다는 점을 보증한다. 다만, 그 이외에 계약기술의 신규성, 진보성, 기술성, 상업성, 시장 적합성, 경제성 기타 어떠한 상항에 대해서도 보증하지 아니한다.

 

(2) 갑은 향후 계약 기술이 제3자의 권리를 침해하는 것으로 판단되는 경우에도 책임을 지지 아니한다.

 

한편, 계약 기술에 관한 특허권에 관한 보증 조항의 예를 들면 다음과 같습니다.

 

(3) 갑은 계약기술에 대한 특허 등 지적재산권 등록이 무효 또는 취소되더라도 그로 인한 책임을 부담하지 아니한다. 갑은 계약 기술에 관한 등록이 무효로 된 경우에도 이미 지급받은 선급 실시료를 반환하지 않는다.

 

4. 사례검토 - 제품 수출 또는 판매계약에서 보증조항

특정 제품을 수출하거나 수입하는 경우 판매자가 그 제품 판매로 인해 타인의 지재권을 침해하지 않는다는 보증을 하는 경우도 많습니다. 이 때도 마찬가지로 절대적 보증은 비현실적이므로 인식의 범위로 한정해야 합니다. 이 경우 보증조항의 예를 들어 보면 다음과 같습니다.

 

The Seller has no knowledge of any infringement, or anticipated infringement to any IPRs of the other parties.

 

5. 정리 실현 가능한 범위 내에서 합리적 보증조항

절대적인 진술 및 보증은 원칙적으로 불가능하므로, 실현 가능한 합리적 보증을 요구하여야 합니다. 예를 들어, 특허유효성 보증이나 제3자의 권리 비침해 보증은 현실적으로 매우 어렵거나 불가능에 가깝기 때문에, 대안으로서 보증책임자에게 최선의 조사 및 검토 의무를 지우는 Best Effort 조항을 삽입하고, 그 결과에 따른 knowledge 범위로 제한하는 방안이 현실적입니다. 한편, 위와 같은 범위로 보증하는 경우에도 보증자 입장에서는 그 보증책임으로 손해배상을 하는 경우 그 범위를 본인이 수령한 Royalty 액수 내로 한정하는 방안이 바람직합니다.

 

KASAN_[보증계약실무] 라이선스 등 계약에 포함된 보증조항에 대한 검토 및 해결방안 USE OF KNOWLEDG

 

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작성일시 : 2018.08.09 11:30
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전직금지약정은 통상 퇴직 후 일정기간 동안 경쟁사, 동종업체로 이직할 수 없고, 경쟁회사를 창업할 수 없다는 내용입니다. 전문기술의 연구원은 물론이고 일반직원까지 자신의 가치를 가장 높게 평가받을 수 있는 동종업체에서는 일할 수 없고 다른 업종의 회사에 들어가거나 새로 시작해야 한다는 내용입니다. 야구선수에게 다른 야구팀으로 옮기면 안되고 야구와 상관없는 축구팀에 가라고 요구하는 것과 비슷합니다. 직원에게 불리한 내용이지만 전직금지약정에 사인하지 않을 방법이 없습니다.

 

한편, 회사로서는 자사의 영업비밀을 잘 알고 있는 직원이 경쟁회사로 곧바로 전직하는 것을 금지하지 않는다면 자사의 영업비밀이 경쟁사로 유출되어 그대로 활용되는 사태를 막을 방법이 없습니다. 사용자 회사는 직원에게 전직금지약정 체결을 요구할 수밖에 없습니다.

 

양측의 이익이 정면으로 충돌합니다. 어느 한쪽도 포기할 수 없으므로 양측의 이익을 적절하게 조정하는 합리적 균형점을 찾아야 합니다.

 

전직금지 약정은 원칙적으로 유효한 계약입니다. 다만, 그 내용이 헌법상 기본권, 직업선택의 자유를 제한한다는 특수성 때문에 모두 유효로 볼 수 없고, 일정한 범위로 그 효력을 제한하거나 심지어 전부 무효로 보는 경우도 있습니다. 여러 판결에서 제시한 추상적 기준은 있지만 구체적 사안에서 적용하기 어렵습니다.

 

실무적 관점에서 정리하면, 우리나라 법원은, 전직금지에 관한 여러 요소를 종합적으로 고려하지만, 전직금지로 보호해야 할 영업비밀 또는 그에 미치지 못하지만 보호 가치 있는 사용자만의 지식과 정보 등이 존재하고 그것이 직원의 경쟁사 전직으로 유출될 개연성을 핵심 판단요소로 고려합니다.

 

그런데 조금 더 깊이 생각하면 그것으로 문제가 해결될 수 없다는 점이 분명합니다. 예를 들어, 사용자의 영업비밀의 존재 및 경쟁사로 전직하는 직원으로 인한 유출가능성이 있다면, 퇴직자는 회사의 영업비밀 보호를 위해 불가피하게 경쟁사로 이직할 수 없으므로 일정기간 놀거나 다른 분야에서 새로 시작해야 한다는 것인데, 이와 같은 판단은 합리적 균형점과는 너무 동떨어진 결론입니다. 회사의 영업비밀 보호를 위해 퇴직자의 희생을 강요하는 것입니다.

 

직원의 희생을 강요할 것이 아니라 회사에게 적절한 대가를 지급하도록 요구해야 합니다. 소위 대상요건, 대가청구권에 대한 판단이 반드시 필요합니다. 우리나라 판결에서 여러 요건 중 하나로 언급되기는 하지만, 실제 대상요건만을 구체적으로 판단한 적은 없습니다. 대가 없이 경쟁회사 전직이나 동종업계 취업을 금지한다면 회사가 직원에게 일방적 희생을 강요하는 것입니다. 그와 같은 전직금지약정에 따라 다른 고려 없이 계약 그대로 전직금지명령을 하는 법원도 전직자의 일방적 희생을 실현하는 것입니다. 합리적 균형점을 찾으려는 노력이 필요합니다.

 

참고로 대법원 2010. 3. 11. 선고 20098224 판결에서 제시한 전직금지약정의 효력 판단기준을 살펴보면 다음과 같습니다.

 

"사용자와 근로자 사이에 경업금지약정이 존재한다고 하더라도, 그와 같은 약정이 헌법상 보장된 근로자의 직업선책의 자유와 근로권 등을 과도하게 제한하거나 자유로운 경쟁을 지나치게 제한하는 경우에는 민법 제103조에 정한 선량한 풍속 기타 사회질서에 반하는 법률행위로서 무효로 보아야 하며,

 

이와 같은 전직금지약정의 유효성에 관한 판단은 보호할 가치 있는 사용자의 이익, 근로자의 퇴직 전 지위, 경업 제한의 기간, 지역 및 대상 직종, 근로자에 대한 대가의 제공 유무, 근로자의 퇴직 경위, 공공의 이익 및 기타 사정 등을 종합적으로 고려하여야 하고,

 

여기에서 말하는 '보호할 가치 있는 사용자의 이익'이라 함은 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률 제2조 제2호에 정한 '영업비밀'뿐만 아니라 그 정도에 이르지 아니하였더라도 당해 사용자만이 가지고 있는 지식 또는 정보로서 근로자와 이를 제3자에게 누설하지 않기로 약정한 것이거나 고객관계나 영업상의 신용의 유지도 이에 해당한다."

 

대법원 판결에 일반적 추상적 법리와 판단요소 및 기준은 모두 제시된 듯 보이지만, 실제 구체적 사건에서 판단하는 것은 그리 만만하지 않습니다. 그렇기 때문에 자주 분쟁발생하고 법원의 최종 판결이나 결정을 받기까지 마음 졸이는 것입니다.

 

서울중앙지방법원 판결이유 중 "전직금지약정은 근로자의 헌법상의 권리인 직업선택의 자유를 직접적으로 제한할 뿐만 아니라, 자유로운 경쟁을 저해하여 일반 소비자의 이익을 해칠 우려도 적지 아니하고, 특히 퇴직 후의 경쟁업체로의 전직금지 등 약정은 근로자의 생계와도 직접적인 연관이 있으므로, 사용자와 근로자 사이에 지위, 전직금지의 기간, 지역 및 대상 직종, 근로자에 대한 대가의 제공 유무, 퇴직경위 등의 요소를 종합적으로 고려하여 엄격하게 판단하여야 할 것이고, 특히 퇴직한 근로자에 대하여 전직금지의무를 부과하는 것은 종전에 근무하던 직장이 영업비밀 등을 보호하기 위한 것이므로 영업비밀 등 보호할 가치 있는 사용자의 이익이 인정되어야만 전직금지약정에 기하여 전직을 금지하는 것이 허용된다고 할 것이다”라는 판시내용도 지침이 된다 할 것입니다.

 

한편, 삼성전자 협력사 사이 전직금지가처분 사건 인천지방법원 2015. 8. 1. 2015카합142 결정에서도 법원은, "전직한 채무자들이 하는 업무는 동종 유사 업무에 종사하면서 그 학력과 경력에 따라 자연스럽게 체득할 수 있는 부분에 해당하는 것으로서 전직한 채무자들의 일신 전속적으로 귀속되는 인격적 성질의 것인 점" 등을 종합적으로 고려하여 보면, 이 사건 전직금지 약정은 채무자들의 직업선택의 자유와 근로권 등을 과도하게 제한하거나 자유로운 경쟁을 지나치게 제한하는 경우에 해당한다고 볼 여지가 있다"고 판단한 후 최종적으로 전직금지가처분 신청을 기각하였습니다.

 

KASAN_[전직금지약정분쟁] 헌법상 기본권 – 직업선택의 자유, 전직의 자유 vs 영업비밀보호의 필요성 합리적

 

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작성일시 : 2018.07.06 14:24
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블로그를 통해 여러 차례 영업비밀 원본증명 서비스를 소개한 적이 있습니다. 영업비밀보호센터에서 올린 홍보글을 링크하면서 그 일부를 인용합니다. 낮은 비용으로 간단하게 이용할 수 있으므로 적극 활용하시길 권합니다.

 

영업비밀 원본증명제도는 영업비밀 침해 관련 소송 시 영업비밀 보유사실에 대한 입증부담을 완화하고, 영업비밀 보유자의 권익을 효과적으로 보호하기 위하여 도입되었다. 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제9조의 2에는원본증명서를 발급받은 자는 전자지문의 등록 당시에 해당 전자문서의 기재 내용대로 정보를 보유한 것으로 추정한다는 추정효가 명기되어 있다. 법률상의 내용과 같이 원본증명제도는 영업비밀의 보유자가 누구이며, 언제부터, 어떤 내용을 보유하고 있었는지에 대한 입증을 도와줄 뿐만 아니라 다음과 같은 장점을 가지고 있다.

 

첫째, 이용상 편의성을 들 수 있다. 심사과정 없이 전자문서 형태로 된 영업비밀을 온라인으로 등록만 하면 되기 때문에 전문가의 도움 없이 보유자가 직접 등록할 수 있다. 또한, 무중단 온라인 서비스를 제공하여 시간과 장소의 제약 없이 등록이 가능하다.

    

둘째, 비용이 저렴하다. 원본 1건을 등록하는데 필요한 비용은 1만원으로 기타 기술보호제도에 비해 상대적으로 저렴하다. 여기에 중소·벤처기업과 학생은 등록비용의 70%, 사회적 약자기업과 1인 창조기업은 등록비용의 100%를 최대 100건까지 지원받을 수 있어 사실상 기업의 비용부담이 거의 발생하지 않는다.

 

KASAN_[기술유출분쟁] 기술자료, 영업비밀 원본증명 서비스의 활용 권장.pdf

 

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작성일시 : 2018.06.29 14:02
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부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률의 벌칙조항 제18조 제1항에서 해외 기술유출 행위에 대한 형사처벌 법정형을 징역 10년 이하 → 15년 이하, 벌금 1억원 이하 → 15억원 이하로 높이는 내용의 개정안이 지난 523일 국회에 제출되었습니다.

 

부정한 이익을 얻거나 영업비밀 보유자에게 손해를 입힐 목적으로 영업비밀을 외국에서 사용하거나 외국에서 사용될 것임을 알면서 취득·사용 또는 무단 유출한 자에 대한 벌칙을 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」상의 벌칙 수준과 동일하게 15년 이하의 징역 또는 15억원 이하의 벌금에 처하도록 함(안 제18조제1).

 

 

KASAN_[기술유출분쟁] 해외 기술유출 행위에 대한 형사처벌을 강화하는 부경법 개정안 국회제출.pdf

 

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작성일시 : 2018.06.29 13:16
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180627_보도자료(OLED_국가핵심기술_등_해외_유출_사건_수사_결과)-수원지검.pdf

KASAN_[기술유출분쟁] 중국기업으로 OLED 기술유출 혐의사건 수사결과 검찰보도자료.pdf

 

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작성일시 : 2018.06.29 11:30
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미국에서 진행 중 영업비밀침해소송으로 인도회사(TCS)에 대해 미국위스콘신주 연방지방법원 배심은 20164월에 TCS의 영업비밀침해행위를 인정하고 영업비밀 보유자에게 지급해야 할 손해배상액은 징벌적 손해배상을 포함하여 총 $940 million(1조원)이라는 평결을 하였습니다. 그런데 위스콘신주법에서 정한 징벌적 손해배상액의 상한은 전보배상(compensatory damages) 2배인데, 위 배심평결의 징벌적 손해액은 그 상한선을 넘는 것으로 위법하였습니다.

 

이에 원고 Epic에서 자진하여 손해배상액 감액신청을 하였고, 미국법원은 20179월 최종적으로 전보배상과 징벌적 손해배상을 합쳐 $420 million(45백억원)을 손해배상액으로 Epic에 지급하라는 판결을 하였습니다. 배심평결 액수에서 거의 50% 정도 감액된 다음에도 영업비밀침해로 인한 손해배상액수가 우리나라에서는 상상할 수 없는 거액입니다. Tata에서는 위 판결에 불복하여 항소하겠다고 밝혔습니다. 참고자료로 미국법원 판결이유를 첨부합니다.

 

첨부: 미국법원 판결문

 

KASAN_[미국영업비밀소송] 병원전자진료기록 솔루션회사 Epic vs Tata Consultancy Service

epci vs tata_opinion.pdf

 

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작성일시 : 2018.06.08 09:00
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최근 미국 영업비밀침해분쟁에서 나온 뉴스를 추가로 소개합니다. FacebookData Center 구축에 관해 기술정보를 제공하였던 BladeRoom Group Ltd. 회사가 영업비밀침해를 이유로 소송을 제기하였습니다. 양사는 지난 49일 페이스북에서 BladeRoom Group Ltd.에게 $300 Million (3천억원)을 지급하는 조건으로 합의했다는 뉴스입니다.

 

다음으로 제약회사 Fera Pharmaceuticals에서 위수탁제조 납품계약을 맺었던 Akorn사를상대로 계약상 제공하였던 erythromycin 생산기술 영업비밀을 침해했다고 주장하는 소를 뉴욕주법원에 제기하였습니다. Fera사는 위수탁계약상 Akorn에 제공하였던 생산기술정보를 Akorn에서 무단으로 사용하여 독자적 경쟁제품을 생산하여 판매하였다고 주장하였습니다. 당사자들은 지난 2월 예정된 소송의 trial 직전에 $100 million (1천억원)을 지급하고 모든 소를 취하하기로 합의했다고 밝혔습니다.

 

KASAN_[영업비밀침해소송] 최근 미국 영업비밀침해분쟁 뉴스 Facebook vs Bladeroom $300 Mi

 

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작성일시 : 2018.05.29 11:30
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종전 블로그에서 구글과 자회사 웨이모에서 우버, 자회사 오토, 구글에서 우버로 전직한 개발책임자 Anthony Levandowski를 상대로 하는 영업비밀침해소송이 제기되었다는 뉴스와 함께 소장을 올렸습니다. Waymo사는 구글 Alphabet의 자율주행기술 연구개발 회사(a self-driving car startup)입니다. Waymo사 소장에 따르면, 구글의 전직 연구원이 재직 중 연구개발정보를 무단으로 확보하여 가지고 나가서 새로운 벤처기업 Otto라는 a self-driving truck startup을 설립했고, Uber에서 그 Otto를 매수했다는 것입니다. 유출된 기술정보는 자율주행자동차의 핵심기술로 LiDAR ("Light Detection and Ranging")관련 기술정보입니다.

참고로 LIDAR (Light Imaging Detection and Ranging)는 표면 위의 물체와 그 크기 및 정확한 배치까지 감지하는 기술입니다. LIDAR RADAR의 가장 큰 다른 점은 이들의 작동 원리는 거의 다르지 않지만, 물체를 감지하는데 각각 다른 시그널을 사용한다는 것입니다. RADAR에서 전파로 주변을 스캔하는데 비해 LIDAR에서는 레이저 광펄스를 사용합니다.

 

미국법원은 지난 해 5월 개발자 레반도우스키가 전직하면서 구글의 자료를 불법 도용했다는 혐의를 인정하고, 레반도우스키를 라이더(LIDAR) 개발에서 제외하고 도용 자료를 구글, 웨이모에 반환하라고 명령하는 중간판결을 하였습니다. 판결에서 우버가 구글의 영업비밀을 사용하는 행위, 즉 영업비밀침해를 금지한 것이지 자율주행자동차에 관한 기술개발 자체를 금지한 것은 아닙니다. 원칙적으로 우버에서는 레반도우스키를 제외하고 구글 기술과 구별되는 경로로 독립적으로 라이더 개발을 계속 진행할 수 있습니다. 우버는 그와 같은 입장에서 독자적인 자율주행기술 개발을 계속 추진하겠다고 발표하였습니다.

 

최근 양사는 소송 Trial 진행 중 우버에서 $245 million에 상당하는 자사 주식을 웨이모에 주는 조건으로 화해(settlement)했다고 발표했습니다. 25백원억에 이르는 큰 액수이지만, 그 합의로 웨이모가 취득하게 될 우버의 지분율은 0.34%에 불과하다고 합니다.

 

KASAN_[영업비밀침해소송] Google 자회사 Waymo v. Uber 자율주행자동차 LIDAR 기술유출 및 특

 

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작성일시 : 2018.05.29 10:30
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1. 우리나라 법 조항 - 손해액 산정방법

부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률에서 다음과 같이 손해액 산정기준을 규정하고 있습니다. 특허법 등 지식재산권에 모두 공통적으로 적용되는 내용으로, 소위 (1) lost profits, (2) disgorgement of unjust gains, (3) reasonable royalty 중 어느 하나에 상당하는 금액입니다.

 

14조의2 (손해액의 추정 등)영업비밀 침해행위로 영업상의 이익을 침해당한 자가 손해배상을 청구하는 경우 영업상의 이익을 침해한 자가 영업비밀 침해행위를 하게 한 물건을 양도하였을 때에는 제1호의 수량에 제2호의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 영업상의 이익을 침해 당한 자의 손해액으로 할 수 있다. 이 경우 손해액은 영업상의 이익을 침해 당한 자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 한다. 다만, 영업상의 이익을 침해 당한 자가 영업비밀 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 경우에는 영업비밀 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 한다.

1. 물건의 양도수량

2. 영업상의 이익을 침해 당한 자가 그 영업비밀 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액

영업비밀 침해행위로 영업상의 이익을 침해 당한 자가 손해배상을 청구하는 경우 영업상의 이익을 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 것이 있으면 그 이익액을 영업상의 이익을 침해 당한 자의 손해액으로 추정한다.

영업비밀 침해행위로 영업상의 이익을 침해당한 자는 영업비밀 침해행위의 대상이 된 영업비밀의 사용에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 금액을 자기의 손해액으로 하여 손해배상을 청구할 수 있다.

 

2. 소송에서 자주 등장하는 손해액 산정에 관한 쟁점

영업비밀 침해 단계의 초기에는 (1)번의 영업비밀을 사용한 경쟁제품이 제조 또는 판매 이전이므로 lost profits를 상정할 수 없습니다. 또한, 기술개발 초기로 시장이 충분히 형성되기 전이라면 (3)번의 가상적 license에 기초한 reasonable royalty 상당액도 상정하기 어렵습니다.

 

마지막으로 권리자가 지출한 영업비밀의 개발비용을 침해자가 부당하게 얻은 이득액으로서 보고 그것을 손해액으로 추정하는 (2)번의 방법을 상정해 볼 수 있습니다. 이론적으로는 그럴 듯하지만, 실제 소송에서는 개발비용에 근거한 손해액 산정도 매우 어렵습니다. 우리나라 판결에서 영업비밀 보유자가 주장하는 개발비용을 영업비밀침해로 인한 손해배상액으로 인정한 사례는 아직 없습니다.

 

3. 미국법원 판결 영업비밀 개발비용을 손해액으로 인정할 수 없음

치열한 논쟁 끝에 미국 NY주 대법원 전원합의체는 4:31표 차이로 영업비밀 침해로 인한 손해액(compensatory damages)을 해당 영업비밀의 개발비용, 즉 침해자가 해당 영업비밀을 불법 취득하여 이용함으로써 그 개발과정을 생략하여 지출하지 않게 된 개발비용으로 볼 수 없다고 판결하였습니다.

 

영업비밀 보유자가 어떤 과정을 통해 개발하였든, 그 과정에서 개발비용을 얼마나 지출하였든, 등등 그와 같은 영업비밀 보유자의 사정에 따라 침해자가 책임질 손해액수가 달라질 수 없다는 것입니다.

 

영업비밀 침해자가 부담할 손해액수는 개발비용과 무관하게 영업비밀 보유자의 실제 손해에 근거해서 산정되어야 한다는 것입니다. 이론적으로 보다 합리적이고 타당하다고 생각합니다.

 

첨부한 미국판결에는 다수의견이 위와 같은 결론에 도달하는 과정을 상세하게 설명하고 있습니다. 그와 같은 반대논리 및 의견도 포함되어 있습니다. 공부삼아 첨부한 미국판결을 한번 읽어 보시기 바랍니다.

 

첨부: 미국판결_영업비밀침해 손해액산정

 

KASAN_[영업비밀침해분쟁] 기술유출 및 영업비밀침해로 인한 손해배상 산정 – 미국 NY주 대법원 판결.pdf

미국판결_영업비밀침해 손해배상액 산정.pdf

 

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작성일시 : 2018.05.28 13:23
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1. 대법원 판결요지 정리

(1) 회사직원이 영업비밀 또는 영업상 주요한 자산에 해당한 회사정보자료를 경쟁업체에 유출하거나 스스로의 이익을 위하여 이용할 목적으로 무단으로 반출한 경우 : 업무상 배임죄 성립 + 기수시기 - 유출 또는 반출 시

(2) 회사직원이 재직 당시 영업비밀 또는 영업상 주요한 자산에 해당한 회사정보자료를 적법하게 회사 외부로 반출하였으나 퇴사 당시에 회사에 반환하거나 폐기할 의무가 있음에도 같은 목적으로 이를 반환하거나 폐기하지 아니한 경우 : 업무상 배임죄 성립 + 기수시기 - 퇴사 시

(3) 퇴사한 회사직원이 위와 같이 반환하거나 폐기하지 아니하고 이미 갖고 있던 영업비밀 또는 영업상 주요한 자산에 해당한 회사정보자료를 퇴직 이후 시점에서 경쟁업체에 유출하거나 스스로의 이익을 위하여 이용한 경우 : 퇴직 후 위와 같은 행위가 퇴직 당시 이미 성립한 업무상 배임죄와 구별되는 독립된 업무상 배임죄를 다시 구성하는 것은 아님

(4) 3자가 퇴직한 직원이 퇴직 이후 단계에서 한 위와 같은 이미 갖고 있던 영업비밀 또는 영업상 주요한 자산에 해당한 회사정보자료를 유출 내지 이용행위에 공모 또는 가담한 경우 : 업무상 배임죄의 공범 불성립

 

2. 사안의 개요 및 쟁점

A는 회사를 퇴직하여 전 직장동료 B씨가 세운 경쟁회사로 이직함 + 회사의 제품정보를 무단으로 가지고 나와 경쟁회사 제품을 만드는데 사용함. AB에게 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 위반죄(영업비밀누설 등) 인정

 

쟁점: 퇴직 후 사용행위에 대한 업무상 배임죄 성립 여부  

피고인 A 주장 요지 : 재직 중 업무수행을 하며 적법하게 취득한 정보임 + 유출 정보를 사용하였지만 A가 퇴사한 후 1년 이상 경과 후 사용함 + 사용 당시 이미 전직회사와 사이에는 신임관계가 존재하지 않기 때문에 업무상 배임죄가 성립할 수 없음

 

대법원 판결: 퇴사한 직원은 더이상 '타인의 사무를 처리하는 자'가 아니기 때문에 퇴사 이후 일어난 일로 업무상 배임죄를 물을 수 없음

 

3. 대법원 판결이유 요지

업무상배임죄의 주체는 타인의 사무를 처리하는 지위에 있어야 한다. 따라서 회사직원이 재직 중에 영업비밀 또는 영업상 주요한 자산을 경쟁업체에 유출하거나 스스로의 이익을 위하여 이용할 목적으로 무단으로 반출하였다면 타인의 사무를 처리하는 자로서 업무상의 임무에 위배하여 유출 또는 반출한 것이어서 유출 또는 반출 시에 업무상배임죄의 기수가 된다. 또한 회사직원이 영업비밀 등을 적법하게 반출하여 반출행위가 업무상배임죄에 해당하지 않는 경우라도, 퇴사 시에 영업비밀 등을 회사에 반환하거나 폐기할 의무가 있음에도 경쟁업체에 유출하거나 스스로의 이익을 위하여 이용할 목적으로 이를 반환하거나 폐기하지 아니하였다면, 이러한 행위 역시 퇴사 시에 업무상배임죄의 기수가 된다.

 

그러나 회사직원이 퇴사한 후에는 특별한 사정이 없는 한 퇴사한 회사직원은 더 이상 업무상배임죄에서 타인의 사무를 처리하는 자의 지위에 있다고 볼 수 없고, 위와 같이 반환하거나 폐기하지 아니한 영업비밀 등을 경쟁업체에 유출하거나 스스로의 이익을 위하여 이용하더라도 이는 이미 성립한 업무상배임 행위의 실행행위에 지나지 아니하므로, 그 유출 내지 이용행위가 부정경쟁방지 및 영입비밀보호에 관한 법률 위반(영업비밀누설등)죄에 해당하는지는 별론으로 하더라도, 따로 업무상배임죄를 구성할 여지는 없다. 그리고 위와 같이 퇴사한 회사직원에 대하여 타인의 사무를 처리하는 자의 지위를 인정할 수 없는 이상 제3자가 위와 같은 유출 내지 이용행위에 공모·가담하였더라도 타인의 사무를 처리하는 자의 지위에 있다는 등의 사정이 없는 한 업무상배임죄의 공범 역시 성립할 수 없다.

 

4. 대법원 구체적 사안에 대한 판단

원심은, 피고인 22011. 8.경 피해자 회사에서 퇴사할 당시 이 사건 각 파일을 반환하거나 폐기하지 않았고, 이후 피고인 1이 설립한 경쟁회사에 입사하여 경쟁회사를 위한 소스코드를 만드는 데 이 사건 각 파일을 이용한 사실, 한편 피고인 1은 피고인 22012. 8. 24.경 이 사건 14번 파일을 사용하는 데 있어 공모·가담한 사실 등을 인정한 후 피고인 1에 대하여 이 사건 14번 파일 사용에 관한 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 위반(영업비밀누설등)죄가 성립한다고 판단하였다.

 

나아가 원심은 피고인 2가 퇴사하면서 이 사건 각 파일을 반환하거나 폐기하지 않아 이미 업무상배임죄의 기수에 이르렀기 때문에 이후 14번 파일을 사용한 것은 불가벌적 사후행위에 해당하나, 그와 같은 불가벌적 사후행위에 공모·가담한 피고인 1에 대하여는 이 사건 14번 파일에 관한 업무상배임죄가 별도로 성립한다고 판단하였다.

 

그러나 피고인 2가 이 사건 14파일을 사용할 당시에는 이미 피해자 회사를 퇴사하고 1년 정도 지난 후라서 다른 특별한 사정이 없는 한 피해자 회사의 사무를 처리하는 자의 지위에 있었다고 볼 수 없으므로, 피고인 2의 이 사건 14번 파일 이용행위는 업무상배임죄의 구성요건에 해당하지 않는다고 할 것이고, 따라서 피고인 1이 이러한 피고인 2의 행위에 공모·가담하였다고 하더라도 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 위반(영업비밀누설등)죄 외에 따로 배임죄 등이 성립할 여지는 없다.

 

KASAN_[영업비밀유출분쟁] 퇴직자가 유출한 정보를 퇴직 후 사용한 행위 영업비밀침해죄 성립 업무상배임죄 불

 

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작성일시 : 2018.05.25 09:24
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해외 화물 운송업체 사주와 대학동창인 대표이사 사이에 분쟁에 발생하여 대표이사가 회사를 퇴직하고 경쟁회사를 설립하면서 전 회사의 사원들이 같이 옮긴 사안입니다. 쌍방이 격렬한 법적 쟁송을 벌인 사안인데, 그 중에서 퇴직한 대표이사와 이직한 직원들에게 거래처 정보, 인보이스 자료, 거래처별 견적, 운송단가 등 경영상 정보유출에 대한 영업비밀침해 및 업무상 배임의 책임을 추궁한 부분입니다. 판결문에 형사사건의 경위가 잘 나타나 있습니다. 여기서는 업무상 배임 책임부분 판결내용을 간략하게 살펴보겠습니다.

 

1. 영업팀장 인쇄물 5~10 장 분량의 거래처, 견적서 등 자료 관련 판단 배임의 고의 또는 과실 불인정 + 책임 부정  

 

 

2. 전직 직원이 회사의 경영상 정보를 USB 저장 후 유출 및 활용 업무상 배임 책임 인정

전산보안서약서 서명 회사로부터 제공받은 정보를 안전하게 관리하고 퇴직 시 위 정보를 반드시 반납할 것이며, 퇴직 후에도 회사에 손해가 될 수 있는 각종 정보에 대해 일체 누설하지 않겠습니다.” + 회사 경영상 자료(화주내역서, 수출 인보이스, 운임내역서 등)USB에 저장하여 퇴직 시 가지고 나와 새로운 회사에서 영업에 활용함.

 

형사절차 업무상 배임죄 인정 + 벌금 약식 명령

전직 회사의 고객 이탈하여 신규 경쟁업체로 이동 + 전직회사의 매출 급감  

 

서울고등법원 판결요지: “화주내역서, 수출 인보이스, 운임내역서는 비록 영업비밀로 관리되어 온 것은 아니나 적어도 불특정 다수인에게 공개되어 있지 않아 보유자를 통하지 아니하고는 이를 입수할 수 없고 보유자가 이를 통해 경쟁상 이익을 얻을 수 있는 것이므로 영업상 주요자산에 해당하고, 직원들은 퇴사 시 전산보안서약서 등에 따라 위 자료를 반환하여야 함에도 자신의 이익을 위하여 이용할 의사로 위 자료를 수집, 무단 반출하여 영업에 이용한 행위업무상 배임행위로서 불법행위에 해당하므로 민법 제750조에 따라 그 손해를 배상할 책임이 있다.”

 

+ 판결문 중 구체적 손해액 산정방법 부분도 꼼꼼하게 읽어 보시기 바랍니다.  

 

첨부: 서울고등법원 2018. 4. 19. 선고 20172052666 판결

 

KASAN_[업무상배임손해배상] 대표이사 퇴직 후 경쟁업체 설립 직원들 동반 퇴직 및 이직 영업비밀침해분쟁

서울고등법원 2018. 4. 19. 선고 2017나2052666 판결.pdf

 

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작성일시 : 2018.04.30 10:30
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