공동연구개발__글149건

  1. 2018.07.06 [전직금지약정분쟁] 헌법상 기본권 – 직업선택의 자유, 전직의 자유 vs 영업비밀보호의 필요성 + 합리적 균형점 - 전직금지약정의 효력 및 적용요건
  2. 2018.06.29 [기술유출분쟁] 기술자료, 영업비밀 원본증명 서비스의 활용 권장
  3. 2018.06.29 [기술유출분쟁] 해외 기술유출 행위에 대한 형사처벌을 강화하는 부경법 개정안 국회제출
  4. 2018.06.29 [기술유출분쟁] 중국기업으로 OLED 기술유출 혐의사건 수사결과 검찰보도자료
  5. 2018.06.08 [미국영업비밀소송] 병원전자진료기록 솔루션회사 Epic vs Tata Consultancy Service (인도회사 피고 TCS) EHR 기술정보유출 인정 + 징벌적 손해배상 등 $940 million 배심평결 but 판결에서 일부 감액 최종 $42..
  6. 2018.05.29 [영업비밀침해소송] 최근 미국 영업비밀침해분쟁 뉴스: Facebook vs Bladeroom $300 Million 지급조건 화해 + Fera Pharmaceuticals vs Akorn Inc. $100 million 지급조건 화해
  7. 2018.05.29 [영업비밀침해소송] Google 자회사 Waymo v. Uber 자율주행자동차 LIDAR 기술유출 및 특허침해 소송합의 뉴스
  8. 2018.05.28 [영업비밀침해분쟁] 기술유출 및 영업비밀침해로 인한 손해배상 산정 – 미국 NY주 대법원 판결
  9. 2018.05.25 [영업비밀유출분쟁] 퇴직자가 유출한 정보를 퇴직 후 사용한 행위 : 영업비밀침해죄 성립 + 업무상배임죄 불성립 - 대법원 2017. 6. 29. 선고 2017도3808 판결
  10. 2018.04.30 [업무상배임손해배상] 대표이사 퇴직 후 경쟁업체 설립 + 직원들 동반 퇴직 및 이직 + 영업비밀침해분쟁 + 업무상 배임행위 여부: 서울고등법원 2018. 4. 19. 선고 2017나2052666 판결
  11. 2018.01.15 [산후조리원결핵감염사건] 산후조리원 재직 간호조무사의 결핵감염과 손해배상 책임: 서울중앙지방법원 2018. 1. 10. 선고 2015가합579935 판결
  12. 2018.01.15 [미국특허공동발명분쟁] 직무발명 승계조항 “will assign” + 자동승계 불인정 + 일부 공동발명자 누락한 특허권의 권리행사 불인정 “unenforceable” + 소각하 dismissal 판결: CAFC 2018. 1. 11. 판결
  13. 2018.01.09 [디자인침해분쟁] 선사용권 항변과 선사용사실 입증 문제
  14. 2018.01.08 [공동연구개발분쟁] 자동차용 LED 램프 디자인공동개발 분쟁: 서울중앙지방법원 2017. 6. 8. 선고 2014가합534508 판결
  15. 2017.12.01 [프랜차이즈분쟁] 음식점 프랜차이즈 사기 사건 – 본사의 회장과 대표이사 각 징역 2년 4월 실형 선고 : 울산지방법원 2017. 10. 19. 선고 2017고단1167 판결
  16. 2017.11.27 인터넷 오픈마켓의 재판매가격 유지 및 구속조건부 거래행위 – 공정거래법 위반 : 대법원 2017. 6. 19. 선고 2013두17435 판결
  17. 2017.11.27 공정거래법 위반 불공정거래행위의 효력 – 계약무효 : 대법원 2017. 9. 7. 선고 2017다229048 판결
  18. 2017.11.24 [국문계약서 샘플 – 36] 웹사이트 제작 계약 (국문) [자문/작성/신속/저비용]
  19. 2017.11.24 [국문계약서 샘플 – 35] 소프트웨어 공급 및 유지보수 계약 (국문) [자문/작성/신속/저비용]
  20. 2017.11.24 [국문계약서 샘플 – 34] 채권양수도계약서(국문) [자문/작성/신속/저비용]
  21. 2017.11.24 [국문계약서 샘플 – 33] 주식신탁계약서(국문) [자문/작성/신속/저비용]
  22. 2017.11.24 [중국기술이전라이센스 – 4] 기술라이선스 관련 산업기술보호법 쟁점
  23. 2017.11.24 [중국기술이전라이선스 - 3] 중국 기술수출 관련 산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률 요지
  24. 2017.11.24 [중국기술이전라이선스 - 2] 중국 “기술수출입 관리 조례” China’s Technology Import Export Regulation (“TIER”) 관련 실무적 포인트
  25. 2017.11.24 [중국기술이전라이선스 -1] 기술 라이선스 계약에 관한 중국 법령상 규제 사항
  26. 2017.11.23 보험금 청구사건 + 부제소합의 + 착오 취소 인정 : 서울중앙지방법원 2017. 11. 16. 선고 2015가단5371443 판결
  27. 2017.11.08 [특허라이선스 – 12] 특허권행사목적의 특수목적 법인 + 라이선스 계약 체결 + 라이선시의 특허침해소송 + 소송신탁으로 불법 + 원고적격 불인정 + 소송각하 판결
  28. 2017.11.08 [특허라이선스 – 11] 미국대학의 기술이전, 공동발명, Sublicense 및 Royalty 등 Collaboration 분쟁 사례
  29. 2017.11.08 [특허라이선스 – 10] 특허권 전용실시권자의 license 계약위반 행위와 특허권 침해여부는 독립적으로 판단 : 대법원 2013. 1. 24. 선고 2011도4645 판결
  30. 2017.11.08 [특허라이선스 - 9] Licensee 부쟁의무 조항의 Examples - MedImmune 판결 후 10년

 

전직금지약정은 통상 퇴직 후 일정기간 동안 경쟁사, 동종업체로 이직할 수 없고, 경쟁회사를 창업할 수 없다는 내용입니다. 전문기술의 연구원은 물론이고 일반직원까지 자신의 가치를 가장 높게 평가받을 수 있는 동종업체에서는 일할 수 없고 다른 업종의 회사에 들어가거나 새로 시작해야 한다는 내용입니다. 야구선수에게 다른 야구팀으로 옮기면 안되고 야구와 상관없는 축구팀에 가라고 요구하는 것과 비슷합니다. 직원에게 불리한 내용이지만 전직금지약정에 사인하지 않을 방법이 없습니다.

 

한편, 회사로서는 자사의 영업비밀을 잘 알고 있는 직원이 경쟁회사로 곧바로 전직하는 것을 금지하지 않는다면 자사의 영업비밀이 경쟁사로 유출되어 그대로 활용되는 사태를 막을 방법이 없습니다. 사용자 회사는 직원에게 전직금지약정 체결을 요구할 수밖에 없습니다.

 

양측의 이익이 정면으로 충돌합니다. 어느 한쪽도 포기할 수 없으므로 양측의 이익을 적절하게 조정하는 합리적 균형점을 찾아야 합니다.

 

전직금지 약정은 원칙적으로 유효한 계약입니다. 다만, 그 내용이 헌법상 기본권, 직업선택의 자유를 제한한다는 특수성 때문에 모두 유효로 볼 수 없고, 일정한 범위로 그 효력을 제한하거나 심지어 전부 무효로 보는 경우도 있습니다. 여러 판결에서 제시한 추상적 기준은 있지만 구체적 사안에서 적용하기 어렵습니다.

 

실무적 관점에서 정리하면, 우리나라 법원은, 전직금지에 관한 여러 요소를 종합적으로 고려하지만, 전직금지로 보호해야 할 영업비밀 또는 그에 미치지 못하지만 보호 가치 있는 사용자만의 지식과 정보 등이 존재하고 그것이 직원의 경쟁사 전직으로 유출될 개연성을 핵심 판단요소로 고려합니다.

 

그런데 조금 더 깊이 생각하면 그것으로 문제가 해결될 수 없다는 점이 분명합니다. 예를 들어, 사용자의 영업비밀의 존재 및 경쟁사로 전직하는 직원으로 인한 유출가능성이 있다면, 퇴직자는 회사의 영업비밀 보호를 위해 불가피하게 경쟁사로 이직할 수 없으므로 일정기간 놀거나 다른 분야에서 새로 시작해야 한다는 것인데, 이와 같은 판단은 합리적 균형점과는 너무 동떨어진 결론입니다. 회사의 영업비밀 보호를 위해 퇴직자의 희생을 강요하는 것입니다.

 

직원의 희생을 강요할 것이 아니라 회사에게 적절한 대가를 지급하도록 요구해야 합니다. 소위 대상요건, 대가청구권에 대한 판단이 반드시 필요합니다. 우리나라 판결에서 여러 요건 중 하나로 언급되기는 하지만, 실제 대상요건만을 구체적으로 판단한 적은 없습니다. 대가 없이 경쟁회사 전직이나 동종업계 취업을 금지한다면 회사가 직원에게 일방적 희생을 강요하는 것입니다. 그와 같은 전직금지약정에 따라 다른 고려 없이 계약 그대로 전직금지명령을 하는 법원도 전직자의 일방적 희생을 실현하는 것입니다. 합리적 균형점을 찾으려는 노력이 필요합니다.

 

참고로 대법원 2010. 3. 11. 선고 20098224 판결에서 제시한 전직금지약정의 효력 판단기준을 살펴보면 다음과 같습니다.

 

"사용자와 근로자 사이에 경업금지약정이 존재한다고 하더라도, 그와 같은 약정이 헌법상 보장된 근로자의 직업선책의 자유와 근로권 등을 과도하게 제한하거나 자유로운 경쟁을 지나치게 제한하는 경우에는 민법 제103조에 정한 선량한 풍속 기타 사회질서에 반하는 법률행위로서 무효로 보아야 하며,

 

이와 같은 전직금지약정의 유효성에 관한 판단은 보호할 가치 있는 사용자의 이익, 근로자의 퇴직 전 지위, 경업 제한의 기간, 지역 및 대상 직종, 근로자에 대한 대가의 제공 유무, 근로자의 퇴직 경위, 공공의 이익 및 기타 사정 등을 종합적으로 고려하여야 하고,

 

여기에서 말하는 '보호할 가치 있는 사용자의 이익'이라 함은 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률 제2조 제2호에 정한 '영업비밀'뿐만 아니라 그 정도에 이르지 아니하였더라도 당해 사용자만이 가지고 있는 지식 또는 정보로서 근로자와 이를 제3자에게 누설하지 않기로 약정한 것이거나 고객관계나 영업상의 신용의 유지도 이에 해당한다."

 

대법원 판결에 일반적 추상적 법리와 판단요소 및 기준은 모두 제시된 듯 보이지만, 실제 구체적 사건에서 판단하는 것은 그리 만만하지 않습니다. 그렇기 때문에 자주 분쟁발생하고 법원의 최종 판결이나 결정을 받기까지 마음 졸이는 것입니다.

 

서울중앙지방법원 판결이유 중 "전직금지약정은 근로자의 헌법상의 권리인 직업선택의 자유를 직접적으로 제한할 뿐만 아니라, 자유로운 경쟁을 저해하여 일반 소비자의 이익을 해칠 우려도 적지 아니하고, 특히 퇴직 후의 경쟁업체로의 전직금지 등 약정은 근로자의 생계와도 직접적인 연관이 있으므로, 사용자와 근로자 사이에 지위, 전직금지의 기간, 지역 및 대상 직종, 근로자에 대한 대가의 제공 유무, 퇴직경위 등의 요소를 종합적으로 고려하여 엄격하게 판단하여야 할 것이고, 특히 퇴직한 근로자에 대하여 전직금지의무를 부과하는 것은 종전에 근무하던 직장이 영업비밀 등을 보호하기 위한 것이므로 영업비밀 등 보호할 가치 있는 사용자의 이익이 인정되어야만 전직금지약정에 기하여 전직을 금지하는 것이 허용된다고 할 것이다”라는 판시내용도 지침이 된다 할 것입니다.

 

한편, 삼성전자 협력사 사이 전직금지가처분 사건 인천지방법원 2015. 8. 1. 2015카합142 결정에서도 법원은, "전직한 채무자들이 하는 업무는 동종 유사 업무에 종사하면서 그 학력과 경력에 따라 자연스럽게 체득할 수 있는 부분에 해당하는 것으로서 전직한 채무자들의 일신 전속적으로 귀속되는 인격적 성질의 것인 점" 등을 종합적으로 고려하여 보면, 이 사건 전직금지 약정은 채무자들의 직업선택의 자유와 근로권 등을 과도하게 제한하거나 자유로운 경쟁을 지나치게 제한하는 경우에 해당한다고 볼 여지가 있다"고 판단한 후 최종적으로 전직금지가처분 신청을 기각하였습니다.

 

KASAN_[전직금지약정분쟁] 헌법상 기본권 – 직업선택의 자유, 전직의 자유 vs 영업비밀보호의 필요성 합리적

 

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작성일시 : 2018.07.06 14:24
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블로그를 통해 여러 차례 영업비밀 원본증명 서비스를 소개한 적이 있습니다. 영업비밀보호센터에서 올린 홍보글을 링크하면서 그 일부를 인용합니다. 낮은 비용으로 간단하게 이용할 수 있으므로 적극 활용하시길 권합니다.

 

영업비밀 원본증명제도는 영업비밀 침해 관련 소송 시 영업비밀 보유사실에 대한 입증부담을 완화하고, 영업비밀 보유자의 권익을 효과적으로 보호하기 위하여 도입되었다. 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제9조의 2에는원본증명서를 발급받은 자는 전자지문의 등록 당시에 해당 전자문서의 기재 내용대로 정보를 보유한 것으로 추정한다는 추정효가 명기되어 있다. 법률상의 내용과 같이 원본증명제도는 영업비밀의 보유자가 누구이며, 언제부터, 어떤 내용을 보유하고 있었는지에 대한 입증을 도와줄 뿐만 아니라 다음과 같은 장점을 가지고 있다.

 

첫째, 이용상 편의성을 들 수 있다. 심사과정 없이 전자문서 형태로 된 영업비밀을 온라인으로 등록만 하면 되기 때문에 전문가의 도움 없이 보유자가 직접 등록할 수 있다. 또한, 무중단 온라인 서비스를 제공하여 시간과 장소의 제약 없이 등록이 가능하다.

    

둘째, 비용이 저렴하다. 원본 1건을 등록하는데 필요한 비용은 1만원으로 기타 기술보호제도에 비해 상대적으로 저렴하다. 여기에 중소·벤처기업과 학생은 등록비용의 70%, 사회적 약자기업과 1인 창조기업은 등록비용의 100%를 최대 100건까지 지원받을 수 있어 사실상 기업의 비용부담이 거의 발생하지 않는다.

 

KASAN_[기술유출분쟁] 기술자료, 영업비밀 원본증명 서비스의 활용 권장.pdf

 

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작성일시 : 2018.06.29 14:02
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부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률의 벌칙조항 제18조 제1항에서 해외 기술유출 행위에 대한 형사처벌 법정형을 징역 10년 이하 → 15년 이하, 벌금 1억원 이하 → 15억원 이하로 높이는 내용의 개정안이 지난 523일 국회에 제출되었습니다.

 

부정한 이익을 얻거나 영업비밀 보유자에게 손해를 입힐 목적으로 영업비밀을 외국에서 사용하거나 외국에서 사용될 것임을 알면서 취득·사용 또는 무단 유출한 자에 대한 벌칙을 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」상의 벌칙 수준과 동일하게 15년 이하의 징역 또는 15억원 이하의 벌금에 처하도록 함(안 제18조제1).

 

 

KASAN_[기술유출분쟁] 해외 기술유출 행위에 대한 형사처벌을 강화하는 부경법 개정안 국회제출.pdf

 

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작성일시 : 2018.06.29 13:16
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180627_보도자료(OLED_국가핵심기술_등_해외_유출_사건_수사_결과)-수원지검.pdf

KASAN_[기술유출분쟁] 중국기업으로 OLED 기술유출 혐의사건 수사결과 검찰보도자료.pdf

 

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작성일시 : 2018.06.29 11:30
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미국에서 진행 중 영업비밀침해소송으로 인도회사(TCS)에 대해 미국위스콘신주 연방지방법원 배심은 20164월에 TCS의 영업비밀침해행위를 인정하고 영업비밀 보유자에게 지급해야 할 손해배상액은 징벌적 손해배상을 포함하여 총 $940 million(1조원)이라는 평결을 하였습니다. 그런데 위스콘신주법에서 정한 징벌적 손해배상액의 상한은 전보배상(compensatory damages) 2배인데, 위 배심평결의 징벌적 손해액은 그 상한선을 넘는 것으로 위법하였습니다.

 

이에 원고 Epic에서 자진하여 손해배상액 감액신청을 하였고, 미국법원은 20179월 최종적으로 전보배상과 징벌적 손해배상을 합쳐 $420 million(45백억원)을 손해배상액으로 Epic에 지급하라는 판결을 하였습니다. 배심평결 액수에서 거의 50% 정도 감액된 다음에도 영업비밀침해로 인한 손해배상액수가 우리나라에서는 상상할 수 없는 거액입니다. Tata에서는 위 판결에 불복하여 항소하겠다고 밝혔습니다. 참고자료로 미국법원 판결이유를 첨부합니다.

 

첨부: 미국법원 판결문

 

KASAN_[미국영업비밀소송] 병원전자진료기록 솔루션회사 Epic vs Tata Consultancy Service

epci vs tata_opinion.pdf

 

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작성일시 : 2018.06.08 09:00
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최근 미국 영업비밀침해분쟁에서 나온 뉴스를 추가로 소개합니다. FacebookData Center 구축에 관해 기술정보를 제공하였던 BladeRoom Group Ltd. 회사가 영업비밀침해를 이유로 소송을 제기하였습니다. 양사는 지난 49일 페이스북에서 BladeRoom Group Ltd.에게 $300 Million (3천억원)을 지급하는 조건으로 합의했다는 뉴스입니다.

 

다음으로 제약회사 Fera Pharmaceuticals에서 위수탁제조 납품계약을 맺었던 Akorn사를상대로 계약상 제공하였던 erythromycin 생산기술 영업비밀을 침해했다고 주장하는 소를 뉴욕주법원에 제기하였습니다. Fera사는 위수탁계약상 Akorn에 제공하였던 생산기술정보를 Akorn에서 무단으로 사용하여 독자적 경쟁제품을 생산하여 판매하였다고 주장하였습니다. 당사자들은 지난 2월 예정된 소송의 trial 직전에 $100 million (1천억원)을 지급하고 모든 소를 취하하기로 합의했다고 밝혔습니다.

 

KASAN_[영업비밀침해소송] 최근 미국 영업비밀침해분쟁 뉴스 Facebook vs Bladeroom $300 Mi

 

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작성일시 : 2018.05.29 11:30
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종전 블로그에서 구글과 자회사 웨이모에서 우버, 자회사 오토, 구글에서 우버로 전직한 개발책임자 Anthony Levandowski를 상대로 하는 영업비밀침해소송이 제기되었다는 뉴스와 함께 소장을 올렸습니다. Waymo사는 구글 Alphabet의 자율주행기술 연구개발 회사(a self-driving car startup)입니다. Waymo사 소장에 따르면, 구글의 전직 연구원이 재직 중 연구개발정보를 무단으로 확보하여 가지고 나가서 새로운 벤처기업 Otto라는 a self-driving truck startup을 설립했고, Uber에서 그 Otto를 매수했다는 것입니다. 유출된 기술정보는 자율주행자동차의 핵심기술로 LiDAR ("Light Detection and Ranging")관련 기술정보입니다.

참고로 LIDAR (Light Imaging Detection and Ranging)는 표면 위의 물체와 그 크기 및 정확한 배치까지 감지하는 기술입니다. LIDAR RADAR의 가장 큰 다른 점은 이들의 작동 원리는 거의 다르지 않지만, 물체를 감지하는데 각각 다른 시그널을 사용한다는 것입니다. RADAR에서 전파로 주변을 스캔하는데 비해 LIDAR에서는 레이저 광펄스를 사용합니다.

 

미국법원은 지난 해 5월 개발자 레반도우스키가 전직하면서 구글의 자료를 불법 도용했다는 혐의를 인정하고, 레반도우스키를 라이더(LIDAR) 개발에서 제외하고 도용 자료를 구글, 웨이모에 반환하라고 명령하는 중간판결을 하였습니다. 판결에서 우버가 구글의 영업비밀을 사용하는 행위, 즉 영업비밀침해를 금지한 것이지 자율주행자동차에 관한 기술개발 자체를 금지한 것은 아닙니다. 원칙적으로 우버에서는 레반도우스키를 제외하고 구글 기술과 구별되는 경로로 독립적으로 라이더 개발을 계속 진행할 수 있습니다. 우버는 그와 같은 입장에서 독자적인 자율주행기술 개발을 계속 추진하겠다고 발표하였습니다.

 

최근 양사는 소송 Trial 진행 중 우버에서 $245 million에 상당하는 자사 주식을 웨이모에 주는 조건으로 화해(settlement)했다고 발표했습니다. 25백원억에 이르는 큰 액수이지만, 그 합의로 웨이모가 취득하게 될 우버의 지분율은 0.34%에 불과하다고 합니다.

 

KASAN_[영업비밀침해소송] Google 자회사 Waymo v. Uber 자율주행자동차 LIDAR 기술유출 및 특

 

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작성일시 : 2018.05.29 10:30
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1. 우리나라 법 조항 - 손해액 산정방법

부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률에서 다음과 같이 손해액 산정기준을 규정하고 있습니다. 특허법 등 지식재산권에 모두 공통적으로 적용되는 내용으로, 소위 (1) lost profits, (2) disgorgement of unjust gains, (3) reasonable royalty 중 어느 하나에 상당하는 금액입니다.

 

14조의2 (손해액의 추정 등)영업비밀 침해행위로 영업상의 이익을 침해당한 자가 손해배상을 청구하는 경우 영업상의 이익을 침해한 자가 영업비밀 침해행위를 하게 한 물건을 양도하였을 때에는 제1호의 수량에 제2호의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 영업상의 이익을 침해 당한 자의 손해액으로 할 수 있다. 이 경우 손해액은 영업상의 이익을 침해 당한 자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 한다. 다만, 영업상의 이익을 침해 당한 자가 영업비밀 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 경우에는 영업비밀 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 한다.

1. 물건의 양도수량

2. 영업상의 이익을 침해 당한 자가 그 영업비밀 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액

영업비밀 침해행위로 영업상의 이익을 침해 당한 자가 손해배상을 청구하는 경우 영업상의 이익을 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 것이 있으면 그 이익액을 영업상의 이익을 침해 당한 자의 손해액으로 추정한다.

영업비밀 침해행위로 영업상의 이익을 침해당한 자는 영업비밀 침해행위의 대상이 된 영업비밀의 사용에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 금액을 자기의 손해액으로 하여 손해배상을 청구할 수 있다.

 

2. 소송에서 자주 등장하는 손해액 산정에 관한 쟁점

영업비밀 침해 단계의 초기에는 (1)번의 영업비밀을 사용한 경쟁제품이 제조 또는 판매 이전이므로 lost profits를 상정할 수 없습니다. 또한, 기술개발 초기로 시장이 충분히 형성되기 전이라면 (3)번의 가상적 license에 기초한 reasonable royalty 상당액도 상정하기 어렵습니다.

 

마지막으로 권리자가 지출한 영업비밀의 개발비용을 침해자가 부당하게 얻은 이득액으로서 보고 그것을 손해액으로 추정하는 (2)번의 방법을 상정해 볼 수 있습니다. 이론적으로는 그럴 듯하지만, 실제 소송에서는 개발비용에 근거한 손해액 산정도 매우 어렵습니다. 우리나라 판결에서 영업비밀 보유자가 주장하는 개발비용을 영업비밀침해로 인한 손해배상액으로 인정한 사례는 아직 없습니다.

 

3. 미국법원 판결 영업비밀 개발비용을 손해액으로 인정할 수 없음

치열한 논쟁 끝에 미국 NY주 대법원 전원합의체는 4:31표 차이로 영업비밀 침해로 인한 손해액(compensatory damages)을 해당 영업비밀의 개발비용, 즉 침해자가 해당 영업비밀을 불법 취득하여 이용함으로써 그 개발과정을 생략하여 지출하지 않게 된 개발비용으로 볼 수 없다고 판결하였습니다.

 

영업비밀 보유자가 어떤 과정을 통해 개발하였든, 그 과정에서 개발비용을 얼마나 지출하였든, 등등 그와 같은 영업비밀 보유자의 사정에 따라 침해자가 책임질 손해액수가 달라질 수 없다는 것입니다.

 

영업비밀 침해자가 부담할 손해액수는 개발비용과 무관하게 영업비밀 보유자의 실제 손해에 근거해서 산정되어야 한다는 것입니다. 이론적으로 보다 합리적이고 타당하다고 생각합니다.

 

첨부한 미국판결에는 다수의견이 위와 같은 결론에 도달하는 과정을 상세하게 설명하고 있습니다. 그와 같은 반대논리 및 의견도 포함되어 있습니다. 공부삼아 첨부한 미국판결을 한번 읽어 보시기 바랍니다.

 

첨부: 미국판결_영업비밀침해 손해액산정

 

KASAN_[영업비밀침해분쟁] 기술유출 및 영업비밀침해로 인한 손해배상 산정 – 미국 NY주 대법원 판결.pdf

미국판결_영업비밀침해 손해배상액 산정.pdf

 

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작성일시 : 2018.05.28 13:23
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1. 대법원 판결요지 정리

(1) 회사직원이 영업비밀 또는 영업상 주요한 자산에 해당한 회사정보자료를 경쟁업체에 유출하거나 스스로의 이익을 위하여 이용할 목적으로 무단으로 반출한 경우 : 업무상 배임죄 성립 + 기수시기 - 유출 또는 반출 시

(2) 회사직원이 재직 당시 영업비밀 또는 영업상 주요한 자산에 해당한 회사정보자료를 적법하게 회사 외부로 반출하였으나 퇴사 당시에 회사에 반환하거나 폐기할 의무가 있음에도 같은 목적으로 이를 반환하거나 폐기하지 아니한 경우 : 업무상 배임죄 성립 + 기수시기 - 퇴사 시

(3) 퇴사한 회사직원이 위와 같이 반환하거나 폐기하지 아니하고 이미 갖고 있던 영업비밀 또는 영업상 주요한 자산에 해당한 회사정보자료를 퇴직 이후 시점에서 경쟁업체에 유출하거나 스스로의 이익을 위하여 이용한 경우 : 퇴직 후 위와 같은 행위가 퇴직 당시 이미 성립한 업무상 배임죄와 구별되는 독립된 업무상 배임죄를 다시 구성하는 것은 아님

(4) 3자가 퇴직한 직원이 퇴직 이후 단계에서 한 위와 같은 이미 갖고 있던 영업비밀 또는 영업상 주요한 자산에 해당한 회사정보자료를 유출 내지 이용행위에 공모 또는 가담한 경우 : 업무상 배임죄의 공범 불성립

 

2. 사안의 개요 및 쟁점

A는 회사를 퇴직하여 전 직장동료 B씨가 세운 경쟁회사로 이직함 + 회사의 제품정보를 무단으로 가지고 나와 경쟁회사 제품을 만드는데 사용함. AB에게 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 위반죄(영업비밀누설 등) 인정

 

쟁점: 퇴직 후 사용행위에 대한 업무상 배임죄 성립 여부  

피고인 A 주장 요지 : 재직 중 업무수행을 하며 적법하게 취득한 정보임 + 유출 정보를 사용하였지만 A가 퇴사한 후 1년 이상 경과 후 사용함 + 사용 당시 이미 전직회사와 사이에는 신임관계가 존재하지 않기 때문에 업무상 배임죄가 성립할 수 없음

 

대법원 판결: 퇴사한 직원은 더이상 '타인의 사무를 처리하는 자'가 아니기 때문에 퇴사 이후 일어난 일로 업무상 배임죄를 물을 수 없음

 

3. 대법원 판결이유 요지

업무상배임죄의 주체는 타인의 사무를 처리하는 지위에 있어야 한다. 따라서 회사직원이 재직 중에 영업비밀 또는 영업상 주요한 자산을 경쟁업체에 유출하거나 스스로의 이익을 위하여 이용할 목적으로 무단으로 반출하였다면 타인의 사무를 처리하는 자로서 업무상의 임무에 위배하여 유출 또는 반출한 것이어서 유출 또는 반출 시에 업무상배임죄의 기수가 된다. 또한 회사직원이 영업비밀 등을 적법하게 반출하여 반출행위가 업무상배임죄에 해당하지 않는 경우라도, 퇴사 시에 영업비밀 등을 회사에 반환하거나 폐기할 의무가 있음에도 경쟁업체에 유출하거나 스스로의 이익을 위하여 이용할 목적으로 이를 반환하거나 폐기하지 아니하였다면, 이러한 행위 역시 퇴사 시에 업무상배임죄의 기수가 된다.

 

그러나 회사직원이 퇴사한 후에는 특별한 사정이 없는 한 퇴사한 회사직원은 더 이상 업무상배임죄에서 타인의 사무를 처리하는 자의 지위에 있다고 볼 수 없고, 위와 같이 반환하거나 폐기하지 아니한 영업비밀 등을 경쟁업체에 유출하거나 스스로의 이익을 위하여 이용하더라도 이는 이미 성립한 업무상배임 행위의 실행행위에 지나지 아니하므로, 그 유출 내지 이용행위가 부정경쟁방지 및 영입비밀보호에 관한 법률 위반(영업비밀누설등)죄에 해당하는지는 별론으로 하더라도, 따로 업무상배임죄를 구성할 여지는 없다. 그리고 위와 같이 퇴사한 회사직원에 대하여 타인의 사무를 처리하는 자의 지위를 인정할 수 없는 이상 제3자가 위와 같은 유출 내지 이용행위에 공모·가담하였더라도 타인의 사무를 처리하는 자의 지위에 있다는 등의 사정이 없는 한 업무상배임죄의 공범 역시 성립할 수 없다.

 

4. 대법원 구체적 사안에 대한 판단

원심은, 피고인 22011. 8.경 피해자 회사에서 퇴사할 당시 이 사건 각 파일을 반환하거나 폐기하지 않았고, 이후 피고인 1이 설립한 경쟁회사에 입사하여 경쟁회사를 위한 소스코드를 만드는 데 이 사건 각 파일을 이용한 사실, 한편 피고인 1은 피고인 22012. 8. 24.경 이 사건 14번 파일을 사용하는 데 있어 공모·가담한 사실 등을 인정한 후 피고인 1에 대하여 이 사건 14번 파일 사용에 관한 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 위반(영업비밀누설등)죄가 성립한다고 판단하였다.

 

나아가 원심은 피고인 2가 퇴사하면서 이 사건 각 파일을 반환하거나 폐기하지 않아 이미 업무상배임죄의 기수에 이르렀기 때문에 이후 14번 파일을 사용한 것은 불가벌적 사후행위에 해당하나, 그와 같은 불가벌적 사후행위에 공모·가담한 피고인 1에 대하여는 이 사건 14번 파일에 관한 업무상배임죄가 별도로 성립한다고 판단하였다.

 

그러나 피고인 2가 이 사건 14파일을 사용할 당시에는 이미 피해자 회사를 퇴사하고 1년 정도 지난 후라서 다른 특별한 사정이 없는 한 피해자 회사의 사무를 처리하는 자의 지위에 있었다고 볼 수 없으므로, 피고인 2의 이 사건 14번 파일 이용행위는 업무상배임죄의 구성요건에 해당하지 않는다고 할 것이고, 따라서 피고인 1이 이러한 피고인 2의 행위에 공모·가담하였다고 하더라도 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 위반(영업비밀누설등)죄 외에 따로 배임죄 등이 성립할 여지는 없다.

 

KASAN_[영업비밀유출분쟁] 퇴직자가 유출한 정보를 퇴직 후 사용한 행위 영업비밀침해죄 성립 업무상배임죄 불

 

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작성일시 : 2018.05.25 09:24
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해외 화물 운송업체 사주와 대학동창인 대표이사 사이에 분쟁에 발생하여 대표이사가 회사를 퇴직하고 경쟁회사를 설립하면서 전 회사의 사원들이 같이 옮긴 사안입니다. 쌍방이 격렬한 법적 쟁송을 벌인 사안인데, 그 중에서 퇴직한 대표이사와 이직한 직원들에게 거래처 정보, 인보이스 자료, 거래처별 견적, 운송단가 등 경영상 정보유출에 대한 영업비밀침해 및 업무상 배임의 책임을 추궁한 부분입니다. 판결문에 형사사건의 경위가 잘 나타나 있습니다. 여기서는 업무상 배임 책임부분 판결내용을 간략하게 살펴보겠습니다.

 

1. 영업팀장 인쇄물 5~10 장 분량의 거래처, 견적서 등 자료 관련 판단 배임의 고의 또는 과실 불인정 + 책임 부정  

 

 

2. 전직 직원이 회사의 경영상 정보를 USB 저장 후 유출 및 활용 업무상 배임 책임 인정

전산보안서약서 서명 회사로부터 제공받은 정보를 안전하게 관리하고 퇴직 시 위 정보를 반드시 반납할 것이며, 퇴직 후에도 회사에 손해가 될 수 있는 각종 정보에 대해 일체 누설하지 않겠습니다.” + 회사 경영상 자료(화주내역서, 수출 인보이스, 운임내역서 등)USB에 저장하여 퇴직 시 가지고 나와 새로운 회사에서 영업에 활용함.

 

형사절차 업무상 배임죄 인정 + 벌금 약식 명령

전직 회사의 고객 이탈하여 신규 경쟁업체로 이동 + 전직회사의 매출 급감  

 

서울고등법원 판결요지: “화주내역서, 수출 인보이스, 운임내역서는 비록 영업비밀로 관리되어 온 것은 아니나 적어도 불특정 다수인에게 공개되어 있지 않아 보유자를 통하지 아니하고는 이를 입수할 수 없고 보유자가 이를 통해 경쟁상 이익을 얻을 수 있는 것이므로 영업상 주요자산에 해당하고, 직원들은 퇴사 시 전산보안서약서 등에 따라 위 자료를 반환하여야 함에도 자신의 이익을 위하여 이용할 의사로 위 자료를 수집, 무단 반출하여 영업에 이용한 행위업무상 배임행위로서 불법행위에 해당하므로 민법 제750조에 따라 그 손해를 배상할 책임이 있다.”

 

+ 판결문 중 구체적 손해액 산정방법 부분도 꼼꼼하게 읽어 보시기 바랍니다.  

 

첨부: 서울고등법원 2018. 4. 19. 선고 20172052666 판결

 

KASAN_[업무상배임손해배상] 대표이사 퇴직 후 경쟁업체 설립 직원들 동반 퇴직 및 이직 영업비밀침해분쟁

서울고등법원 2018. 4. 19. 선고 2017나2052666 판결.pdf

 

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작성일시 : 2018.04.30 10:30
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1. 사안의 개요

 

간호조무사는 산후조리원에 근무하던 중 폐결핵 확진 판정을 받았고, 확진 전 단계에서 실시한 가래 배양검사에서 양성 결과를 받기 전까지 산후조리원에서 근무하였습니다. 근무기간 동안 산후조리원에 머물렀던 신생아들에 대한 약학조사결과 23명이 양성 판정을 받았습니다. 양성판정자에 대한 치료 뿐만 아니라 음성판정을 받은 신생아들에 대해서도 잠복결핵 감염을 예방하기 위한 항생제 치료를 받게 되었습니다. 이에 대한 손해배상청구 소송입니다.

 

2. 판결요지

 

산후조리원에서 신생아 집단관리 업무를 담당하는 간호조무사로서 결핵과 같은 전염성 질병에 감염되어 있는 경우 그로 인하여 면역력이 취약한 신생아들에게 심각한 위해를 미칠 수 있으므로 그와 같은 질병이 확인되기 전이라도 신생아들에 대한 전염의 차단 내지 피해 감소를 위하여 가능한 최선의 조치를 취하여야 할 업무상 주의의무가 있음

 

따라서 결핵감염 여부를 확인하기 위한 객담배양검사결과 양성으로 판정되기 전이라도, 병원에서 결핵감염 가능성을 의심하여 TB(Tuberculosis, 결핵), NTM(Nontuberculosis Mycobacterium, 비정형결핵균)의 확인을 위한 가래검사를 처방받음으로써 결핵감염 가능성에 대한 인식을 하였다면 그 때부터는 신생아 집단관리 업무를 중단하고 객담배양검사 결과 결핵이 아니라는 확진이 나올때까지 신생아들과의 접촉을 피함으로써 신생아들에 대한 감염의 위험을 차단 내지 최소화할 업무상 주의의무가 있는데 이를 위반한 과실이 인정됨

 

간호조무사에 대하여 결핵가능성을 인식하고도 업무를 계속한 시점 이후의 불법행위책임 인정

 

산후조리원(주식회사)에 대하여 간호조무사의 불법행위책임 인정범위와 동일하게 사용자책임을 인정하고, 추가로 위 불법행위책임의 인정범위를 넘어서 잠복결핵에 감염된 신생아들 및 그 부모들에 대하여 채무불이행 책임 인정

 

손해배상액: 양성판정 신생아 4백만원, 음성판정자 2백만원 등

 

첨부: 서울중앙지방법원 2018. 1. 10. 선고 2015가합579935 판결

서울중앙지방법원 2015가합579935 판결 .pdf

KASAN_[산후조리원결핵감염사건] 산후조리원 재직 간호조무사의 결핵감염과 손해배상 책임 서울중앙지방법원 2018.

 

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작성일시 : 2018.01.15 16:24
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1. 직무발명 승계관련 계약조항

 

“I agree that I will promptly make full written disclosure to the Company, will hold in trust for the sole right and benefit of the Company, and will assign to the Company all my right, title, and interest in and to any and all inventions, original works of authorship, developments, improvements or trade secrets which I may solely or jointly conceive or develop or reduce to practice, or cause to be conceived or developed or reduced to practice, during the period of time I am in the employ of the Company.”

 

“I hereby waive and quitclaim to the Company any and all claims, of any nature whatsoever, which I now or may hereafter have infringement of any patents, copyrights, or mask work rights resulting from any such application assigned hereunder to the Company.”

 

2. 판결요지

 

새로운 내용은 아니고 Stanford v. Roche 판결 등 종래의 특허법리를 재확인한 판결입니다. 다시 말하면, the future-tense “will assign” language in the Employment Agreement did not itself effect an assignment.

 

미극특허법상 공동발명자를 누락한채 특허침해소송을 제기한 경우 그 특허권의 권리행사가 허용되지 않습니다. 해당 특허권은 unenforceable하다는 이유로 소각하(dismissal) 판결을 받습니다. 원칙적으로 특허침해소송 제기 전에는 누락한 발명자를 추가할 수 있지만, 일단 특허침해소송을 제기한 단계에서는 공동발명자를 누락한 하자를 발견해도 해당 공동발명자를 추가 정정하는 등 그 하자를 치유함으로써 권리 회복할 수 있는 방안이 없습니다.

 

위 사건의 판결에서 Newman 판사는 소수의견으로 위와 같은 법리와 실무 태도는 당사자의 의사에 반하는 등 여러가지 문제가 있다고 지적합니다. 또한, O’Malley 판사는 비록 다수의견을 내지만, 해당 쟁점을 CAFC 재판관 전원이 참여하는 전원합의체 en banc 심리 및 판결로 정리할 필요가 있다고 밝혔습니다. 첨부한 판결문을 한번 읽어 보시기 바랍니다.

 

첨부: CAFC 2018. 1. 11. 선고 Advanced Video Technologies vs HTC 판결

HTC_16-2309.Opinion.1-9-2018.1.pdf

KASAN_[미국특허공동발명분쟁] 직무발명 승계조항 “will assign” 자동승계 불인정 일부 공동발명자

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작성일시 : 2018.01.15 09:48
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앞서 소개한 자동차용 LED 램프 디자인의 공동개발분쟁에서, 침해혐의자 피고측에서 선사용권 항변을 하였으나 법원은 해당 디자인의 선사용 사실을 인정하지 않았습니다. 증거로 제출된 해당 디자인의 CAD 파일에 대해 그 파일의 작성 및 변경일자에 관한 디지털포렌식 감정까지 거쳤으나 법원은 컴퓨터에 표시된 일자가 원본 CAD 파일의 최초 저장된 진정한 작성일자까지 입증한 것으로 인정하지 않았습니다.

 

이와 같이 컴퓨터 파일과 작성일자를 증거로 제출해도 그 파일이 원본인지 아니면 나중에 일부러 변경한 것인지 여부, 컴퓨터에 표시된 일자가 진정한 원래 저장일인지, 나중에 조작된 일자인지 여부를 두고 치열한 다툼이 발생합니다. 상황에 따라서는 분명하게 판별할 수 있는 경우도 있겠지만, 반대로 기술적 한계로 인해 도저히 그 진위여부를 판단할 수 없는 경우도 있습니다. 따라서 선사용의 증거로 제출한 자료가 그 작성된 일자와 그 이후 원본 파일이 변경되지 않았다는 점 등 형식적 진정성립이 실무상 포인트입니다.

 

보안성을 높이 평가받는 블록체인 기술은 컴퓨터 파일의 Hash 값을 활용한 것입니다. 기술적으로 원본 파일에서 점이나 스페이스 하나만 변경해도 두 파일에서 생성되는 Hash 값은 전혀 다릅니다. 아주 작은 변경으로도 유추하거나 상상할 수 없는 전혀 다른 Hash 겂이 산출되기 때문에 Hash 값과 결합된 파일의 경우 위조, 변조가 현실적으로 불가능하다고 합니다.

 

영업비밀 원본증명서비스는 이와 같은 전자 파일의 Hash 기술과 전자 stamp 기술을 활용하여 등록된 전자파일의 원본증명 및 등록일자에 관한 입증을 제공하는 것입니다. 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률에서 제도적 근거와 추정효를 부여하는 법적 장치입니다. 자료파일의 원본증명과 일자증명 서비스를 다음과 같은 용도로 유용하게 활용할 수 있습니다.

 

 

참고 선사용권 관련 조항

 

디자인보호법 제100(선사용에 따른 통상실시권) 디자인등록출원 시에 그 디자인등록출원된 디자인의 내용을 알지 못하고 그 디자인을 창작하거나 그 디자인을 창작한 사람으로부터 알게 되어 국내에서 그 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인의 실시사업을 하거나 그 사업의 준비를 하고 있는 자는 그 실시 또는 준비를 하고 있는 디자인 및 사업의 목적 범위에서 그 디자인등록출원된 디자인의 디자인권에 대하여 통상실시권을 가진다.

 

특허법 제103(선사용에 의한 통상실시권) 특허출원 시에 그 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나 그 발명을 한 사람으로부터 알게 되어 국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 자는 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허출원된 발명의 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.

 

KASAN_[디자인침해분쟁] 선사용권 항변과 선사용사실 입증 문제.pdf

 

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작성일시 : 2018.01.09 16:45
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1. 공동개발계약 및 분쟁 경위

 

원고회사와 피고회사는 2011. 11. 29. 상호개발계약 체결 + 2012. 4. 23. 계약해지

 

 

계약관계 파탄 후 원고 디자인등록 3+ 피고 디자인 등록 1+ 피고 제품 생산 및 판매 + 원고가 피고의 디자인등록 무효심판 청구 + 피고가 원고의 디자인등록 무효심판 청구

 

2. 피고의 제품에 관한 제조판매금지 및 손해배상청구 소송

 

원고의 디자인등록 유효 + 피고제품과 디자인 유사 + 등록디자인권 침해 인정

 

3. 공동개발계약에 따른 피고의 디자인 사용권한 여부

 

피고 주장요지: 아래 상호공동개발계약의 제5조 제2항에 의해 계약해지 전 개발된 각 디자인에 대해 피고도 사용할 권리가 있음

 

 

4. 법원의 판단

 

위 상호공동개발계약의 제5조 제1항에서 각각의 부분품 및 제품의 디자인 및 기술에 대한 권리를 각자 소유한다고 명시하고 있으므로, 2항의 양사가 공동으로 소유한다는 대상인 결과물에 의하여 제작되는 모든 권리 및 본 계약에 의거 발생된 개발효과 및 권리에는 디자인 및 기술에 대한 권리가 포함되지 않는다고 해석함이 상당함.

 

5. 공동개발계약 전 피고 B의 디자인 개발 및 선사용권 주장

 

첨부한 판결문 16면의 4)항부터 17면까지 등록권자의 디자인 출원일 전에 해당 디자인을 이미 개발 완료했다는 주장에 관한 판단입니다. 선사용권 대상인 디자인의 개발시점과 내용에 관한 입증이 중요하다는 점은 잘 보여줍니다. 판결문을 꼼꼼하게 읽어 보시기 바랍니다.

 

첨부: 서울중앙지방법원 2017. 6. 8. 선고 2014가합534508 판결

서울중앙지방법원 2014가합534508 판결.pdf

KASAN_[공동연구개발분쟁] 자동차용 LED 램프 디자인공동개발 분쟁 서울중앙지방법원 2017. 6. 8. 선고

 

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작성일시 : 2018.01.08 11:05
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1. 사안의 개요

 

피고인들이 돼지국밥 등 식품을 판매하는 음식점 가맹사업을 하기로 하면서 회사 운영이 어렵고 자금이 부족하자, 신문이나 인터넷 사이트에 가맹점 창업을 위한 교육을 이수하면 가맹점을 무료로 제공하겠다는 가맹점 모집 광고를 하여 이러한 광고를 보고 연락한 피해자들로부터 가맹점 계약금, 교육비, 요리제조법 전수비 등 명목으로 금원을 편취한 사건

 

2. 판결문 중 혐의사실 일부 인용

 

 

3. 양형이유

 

 

첨부: 울산지방법원 2017. 10. 19. 선고 2017고단1167 판결

울산지방법원 2017고단1167 2017고단1257(병합) 2017고단1567(병합) 2017고단3112(병합) 판

KASAN_음식점 프랜차이즈 사기 사건 – 본사의 회장과 대표이사 각 징역 2년 4월 실형 선고.pdf

 

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작성일시 : 2017.12.01 09:00
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1. 사안 및 쟁점

 

인터넷 오픈마켓에서 원고의 소형 가전제품을 권장소비자가격의 50% 이상 가격으로 판매해야 한다는 가격정책을 수립하고, 이를 위반한 대리점들에 대하여 제재를 가한 행위가 위법한지 여부와 비교적 고가인 일부 품목을 인터넷 오픈마켓에 공급하는 것을 금지하고 이를 위반한 대리점에 대하여 제재를 가한 행위가 위법한지 여부가 쟁점

 

2. 대법원 판결요지

 

(1) 재판매가격 유지행위의 위법성 판단 기준

 

최저재판매가격 유지행위가 해당 상표 내의 경쟁을 제한하는 것으로 보이는 경우라 할지라도 시장의 구체적 상황에 따라 그 행위가 관련 상품시장에서의 상표 간 경쟁을 촉진하여 결과적으로 소비자 후생을 증대하는 등 정당한 이유가 있는 경우에는 이를 예외적으로 허용해야 할 필요가 있다. 그리고 그와 같은 정당한 이유가 있는지 여부는 관련 시장에서 상표 간 경쟁이 활성화되어 있는지 여부, 그 행위로 인하여 유통업자들의 소비자에 대한 가격 이외의 서비스 경쟁이 촉진되는지 여부, 소비자의 상품 선택이 다양화되는지 여부, 신규 사업자로 하여금 유통망을 원활히 확보함으로써 관련 상품시장에 쉽게 진입할 수 있도록 하는지 여부 등을 종합적으로 고려해야 하며, 이에 관한 증명 책임은 관련 규정의 취지상 사업자에게 있다고 보아야 한다(대법원 2011. 3. 10. 선고 20109976 판결 등 참조).

 

(2) 구속조건부 거래행위로서 거래상대방 제한행위에 관한 공정거래저해성 판단 기준

 

구속조건부 거래 중 거래지역 또는 거래상대방의 제한은 상품 또는 용역을 거래함에 있어서 그 거래상대방의 거래지역 또는 거래상대방을 부당하게 구속하는 조건으로 거래하는 행위로서 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위를 말한다. 여기에서 공정한 거래를 저해할 우려가 있는지 여부는 해당 행위의 의도와 목적, 효과와 영향 등 구체적 태양과 거래의 형태, 상품 또는 용역의 특성, 시장 상황, 사업자 및 거래상대방의 시장에서의 지위, 제한의 내용과 정도, 경쟁에 미치는 영향, 공정거래법상 위법한 목적 달성을 위한 다른 행위와 함께 또는 그 수단으로 사용되는지 여부 등을 종합적으로 고려하여 판단해야 한다(위 대법원 20109976 판결 등 참조).

 

(3) 구체적 판단

 

원고가 그 거래하는 대리점들에 대하여 인터넷 오픈마켓에서 원고의 소형 가전제품을 권장소비자가격의 50% 이상 가격으로 판매해야 한다는 가격정책을 수립하고, 이를 위반한 대리점들에 대하여 출고 정지, 공급가격 인상 등의 제재를 가함으로써 위 가격정책을 강제한 행위가 특별 할인 행사 등을 위하여 특별 할인된 제품이 원래의 목적에 맞지 않게 인터넷 오픈마켓에서 판매됨을 방지하기 위한 것이라거나, 그 밖에 상표 간 경쟁 등을 촉진하여 결과적으로 소비자 후생을 증대하여 정당한 이유가 있다고 인정하기 어렵다는 이유로 공정거래법상 금지된 최저재판매가격 유지행위에 해당한다고 판단한 원심 결론을 수긍하고아울러 비록 원심의 이유 설시 중에 일부 적절하지 않은 부분이 있으나, 원고가 그 거래하는 대리점에 대하여 비교적 고가인 센소터치 전기면도기 등 4개 품목{2011 7월경부터 에어프라이어(air fryer)를 포함하여 5개 품목}을 인터넷 오픈마켓에 공급하는 것을 금지하고 이를 위반한 대리점에 대하여 출고 정지·공급가격 인상 등의 제재를 가한 행위가공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위에 해당한다고 판단하여 원심의 결론을 수긍하였다.

 

KASAN_인터넷 오픈마켓의 재판매가격 유지 및 구속조건부 거래행위 – 공정거래법 위반.pdf

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작성일시 : 2017.11.27 08:00
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이미 소개한 적이 있지만 대법원이 공정거래법상 거래상 지위남용 규정 위반 행위를 민법 제103조에 위반하여 무효라고 밝힌 최초의 판결이라는 점에서 다시 한번 소개합니다.

 

-      판결요지  

 

법리 – “「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하공정거래법이라고 한다)은 사업자가 자기의 거래상의 지위를 부당하게 이용하여 상대방과 거래하는 행위로서 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위를 금지되는 불공정거래행위의 하나로 규정하고 있다(23조 제1항 제4). 이러한 거래상 지위의 남용행위가 공정거래법상 불공정거래행위에 해당하는 것과 별개로 위와 같은 행위를 실현시키고자 하는 사업자와 상대방 사이의 약정이 경제력의 차이로 인하여 우월한 지위에 있는 사업자가 그 지위를 이용하여 자기는 부당한 이득을 얻고 상대방에게는 과도한 반대급부 또는 기타의 부당한 부담을 지우는 것으로 평가할 수 있는 경우에는 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반한 법률행위로서 무효라고 할 것이다(대법원 1996. 4. 26. 선고 9434432 판결 참조).”

 

구체적 판단 - 대법원은 이러한 법리에 따라 다음과 같은 이유로 이 사건 확약서는 무효라고 본 원심이 정당하다고 판단하였습니다.

 

이 사건 확약의 목적 내지 내용은 원고가 납품받은 상품의 반품과 피고가 지급받은 대금의 반환에 관한 것으로서 그 자체가 반사회질서적인 것이라고 할 수는 없다. 그러나 이 사건 계약의 실질과 함께 이 사건 확약을 들여다보면 원고는 피고로부터 의류를 직접 매입한 것처럼 임의로 판매하고 정해진 마진율도 철저히 지키지 않았으면서 이 사건 계약이 반품이 전제된 특정매입거래계약으로 체결된 것을 기화로 일거에 재고를 반품하는 내용으로 이 사건 확약서를 작성하였다. 이 사건 확약은 원고가 우월한 지위를 이용하여 자기는 부당한 이득을 얻고 피고에게는 과도한 반대급부 내지 부당한 부담을 지우는 법률행위로 평가할 수 있고, 이를 강제하는 것은 사회적 타당성이 없어 사회질서에 반한다고 봄이 상당하다.”

 

KASAN_공정거래법 위반 불공정거래행위의 효력 – 계약무효.pdf

 

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작성일시 : 2017.11.27 07:00
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현재는 업무나 영업의 홍보를 위하여 웹사이트를 제작하는 것은 필수라고 것입니다. 이렇게 흔한 웹사이트 제작이지만, 특별한 목적이 있는 경우에는 이를 계약서에 명시하는 것이 좋습니다. 브랜드 론칭과 관련된 경우 웹사이트가 늦어지는 경우 상당한 손해가 발생할 있습니다. 경우에 웹사이트 제작자에게 이에 대하여 고지하고 이를 위약하는 경우에 일반적인 지체상금 이외에 특별한 손해배상 규정을 두는 것이 유리합니다. 그리고 무상의 유지보수 기간을 설정하고 이후에 유상의 유지보수도 가능하도록 규정해야 하며 필요한 기술지원, 사이트 수정보완 등을 받을 있도록 해야 합니다. 또한 완성된 웹사이트가 3자의 지적재산권을 침해하지 않도록 보증받아야 것입니다.

 

웹사이트제작 계약서(국문).docx

 

정회목 변호사

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작성일시 : 2017.11.24 19:00
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상용 소프트웨어를 구매할 경우에 단순히 대금을 지급하고 설치가 되면 구매가 종료되는 것이 아닙니다. 해당 소프트웨어가 원하는 기능을 충분히 발휘하는지 검수하여야 하고, 기능상 미비한 점과 기타 하자 내역을 살펴 조치를 요청하여야 합니다. 또한 상용 소프트웨어는 주기적으로 업그레이드가 진행되므로 보증 기간 중에는 무상으로 업그레이드가 되어야 하고, 내부 직원의 교육과 기술 지원을 통해 해당 소프트웨어를 충분히 활용할 있어야 합니다. 유상의 유지보수 기간에 필요한 원격지원, 기술지원, 기타 필요한 자문을 받을 있도록 규정해야 합니다.

 

소프트웨어 공급 및 유지보수 계약(국문).docx

 

정회목 변호사

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작성일시 : 2017.11.24 18:00
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채무자에게 별다른 재산이 없을 경우에 채무자가 3채무자에게 보유한 채권을 양도받기도 합니다. 이러할 경우에 3채무자에게 대항력을 갖기 위해서는 채무자가 확정일자 있는 증서로 3채무자에게 통지하거나 3채무자의 승낙을 받아야 합니다. 위와 같이 채권양수도 시에는 위와 같은 위험성은 전문가와 함께 검토할 필요가 있습니다.

 

채권양수도(국문).docx

 

정회목 변호사

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작성일시 : 2017.11.24 17:00
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주식의 명의신탁은 주식의 인수자금을 실제로 지급한 실소유자가 주주명부 등에 주주 명의를 3자로 정해두는 것을 말합니다. 과거 법인을 설립할 발기인의 숫자(7 또는 3) 맞추거나 과점주주로서의 2 납세 의무를 회피하기 위해 가까운 지인들에게 주식 명의를 신탁하는 사례가 있었으나, 증여의제 등으로 세금문제가 발생할 있고 명의수탁자와 소유권 분쟁이 발생할 수도 있습니다. 주식명의 신탁 시에는 위와 같은 위험성, 사서인증의 필요성 등을 전문가와 함께 검토할 필요가 있습니다.

 

주식명의신탁계약(국문).docx

 

정회목 변호사

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작성일시 : 2017.11.24 16:00
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작성일시 : 2017.11.24 10:00
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첨부: 해외 기술수출 통합 가이드 (2015)

해외_기술수출_통합_가이드(수정).pdf

 

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작성일시 : 2017.11.24 09:00
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중국기술이전 관련 자료 중 유익한 블로그 포스팅을 보고 참고로 그 링크를 연결해 드립니다. 한번 읽어 보시기 바랍니다.  How to avoid common pitfalls in technology licensing and JVs in China

 

위 블로그이 필자가 전하고 싶은 핵심 메시지는 III. Best Practices on Joint Ventures/Technology Licensing with Chinese Companies에 담겨 있습니다. 그 요지를 간략하게 정리하면 다음과 같습니다.

 

1.     계약서를 간결하게 작성하고, 특히 계약위반 사항을 정의하고 계약위반에 따른 손해배상액 예정 조항을 둘 것 – (코멘트) 통상 바람직한 방안이지만 실무적으로 실현하기는 쉽지 않습니다. 그렇더라도 중국과 계약 시 실천하라고 권고합니다.

2.     계약서에 비밀정보 “Confidential Information” (“CI”) 조항을 명확하게 정의할 것 마찬가지로 바람직하지만 실무적으로 실현하기 쉽지 않습니다.

3.     원칙적으로 중국법원은 외국법원 판결을 승인, 집행해 주지 않습니다. 따라서 반드시 집행 가능성을 확보할 수 있어야만 합니다. 분쟁이 발생하여 승소하더라도 그 판결을 집행하지 못하면 아무 소용 없습니다. 계약시부터 분쟁사건의 법원 관할과 그 판결의 집행 가능성을 검토하고, 중국측 상대방에게 집행에 관한 의무조항을 명확하게 두라고 조언합니다.

4.     계약서에 회사법인 뿐만 아니라 계약의 적용 대상이 되는 회사대표, 엔지니어, 연구원 등 임직원을 리스트업하여 기재할 것 (?) – 중국측 상대방이 악의적으로 회사법인을 폐업하거나 회사를 그대로 두더라도 연구원이나 엔지니어들이 새로운 회사법인을 설립하여 같은 기술을 사용한 제품을 개발, 생산하는 등 외형적 변경하여 라이선스 계약상의 책임을 회피하는 것을 방지한다는 목적이라고 설명하고 있습니다.

5.     하나의 계약 문서 내에서 중문과 번역문을 함께 기재할 것. 독립된 별도의 번역문을 마련하는 것보다 같은 계약서 내에 중문조항 vs 국문조항 식으로 일대일 번역문을 기재하는 방식을 권합니다. 중국정부는 공증된 중문 계약서만을 원본으로 보기 때문에 한국회사에서 별도의 국문 번역문만을 기준으로 업무를 처리하면 중문과 차이가 있다면 큰 문제가 됩니다. 하나의 계약서에 중문과 국문 번역문이 같이 기재되어 있으면, 계약조항 협상과 수정 변경에도 정확하고 편리하게 처리할 수 있습니다. 그 결과 최종 합의된 계약서를 공증 받으면 그 계약서에는 중문과 국문 번역문이 함께 기재되어 있으므로, 그 국문 번역문을 최종 합의된 계약내용으로 할 수 있습니다.

 

KASAN_중국 “기술수출입 관리 조례” China’s Technology Import Export Regulati

 

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작성일시 : 2017.11.24 08:00
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기술 라이선스에 관한 수많은 세미나와 발표자료를 보았지만, 그 중에서 중국의 라이선스 법적규제 발표자료 내용은 상당히 놀라운 것이었습니다. 기회가 있을 때마다 중국 변호사 또는 변리사에게 구체적 적용 사례와 판결 내용을 물어보았지만, 아직 판결이 축적되지 않아서 우리나라 실무자들에게 특별히 지침이 될 만한 내용은 듣지 못했습니다.

 

규정만 갖고 라이선스 실무를 하기에는 부족합니다. 그렇더라도 최소한 중국의 관련 법령에서 규정한 내용 정도는 알고 있는 편이 나을 것입니다. 간략하게 중국법령상 관련 규정들을 소개합니다. 구체적 사안에 대해서는 중국 현지 변호사의 자문을 받고 보다 정확하게 확인하는 것이 필요합니다.

 

1. 중국의 기술 라이선스 관련 법령

 

중국 계약법상 기술계약 관련 조항들과 중화인민공화국 기술수출입 관리조례가 기본 법령이고, 우리나라 시행규칙 정도에 해당하는 중국최고인민법원이 제정한 사법해석기술계약 분쟁사건 심리 법률 적용 관련 약간 문제에 대한 해석이 있습니다. 또한, 외국인이 투자하는 중외합자기업에 기술 라이선스를 하는 경우라면 중외합자경영기업법 실시조례43조에서 합영기업이 체결한 기술양도합의는 심사비준기구의 비준을 받아야 한다고 규정이 적용됩니다.

 

2. 중국의 기술수출입 관리 조례의 규제사항

 

중국 정부에서 제정한 기술수출입 관리 조례에서 기술 라이선스 계약상 금지되는 사항으로 규제하고 있습니다.

 

필수적이지 않은 부대조건을 부과하는 조항 (필수적이지 않은 기술, 원재료, 제품, 설비 또는 서비스 부과)

특허 기간 만료 또는 무효선언 이후에도 기술사용료를 지급하는 조항

제공된 기술을 개선하거나 이를 사용하는 것을 제한하는 조항

유사 기술 또는 경쟁 기술을 다른 곳에서 획득하는 것을 제한하는 조항

불합리하게 원재료, 부품, 제품 또는 설비의 구입처를 제한하는 조항

불합리하게 생산 수량, 품종 또는 판매가격을 제한하는 조항

불합리하게 도입된 기술을 이용해 생산한 제품의 수출을 제한하는 조항.

 

3. 중국 최고인민법원의 사법해석 기술계약 분쟁사건 심리 법률 적용 관련 약간 문제에 대한 해석상 금지사항

 

당사자 일방의 계약 대상기술을 토대로 진행하는 새로운 연구개발을 제한하거나 그가 개량한 기술의 사용을 제한하거나 쌍방의 개량기술 교환조건이 대등하지 못한 경우,

당사자 일방이 기타 원천에서 기술 제공 측의 기술과 유사한 기술이나 경쟁기술의 도입을 제한하는 것,

당사자 일방이 시장 수급요구에 따라 합리적 방식으로 계약 대상 기술의 충분한 실시를 방해하는 것(기술 양수 측이 계약 대상 기술을 실시하여 생산하는 제품과 제공하는 서비스의 수량, 품종, 가격, 판매루트, 수출시장을 명백하게 불합리하게2 제한하는 것을 포함),

기술양수 측에 기술 실시에 불가결이 아닌 부대조건을 요구하는 것,

기술양수 측의 원자재, 부품, 제품, 설비 등의 구입루트와 원천을 제한하는 것,

기술양수 측의 계약 대상 기술 지적재산권 유효성에 대한 이의 제출을 금지하거나 이의 제출에 조건을 부여하는 것

 

3. 중국 계약법 제329조의 무효사유

 

중국 계약법 규정 위법하게 기술을 독점하고 기술의 진보를 방해하거나 타인의 기술성과를 침해하는 기술계약은 무효이다.” 위에서 열거한 중국최고인민법원의 사법해석상의 금지사항과 중국 정부에서 제정한 기술수출입 관리 조례의 금지사항은 각 중국 계약법 제329조의 무효사유에 해당한다고 해석할 소지가 많습니다.

 

KASAN_기술 라이선스 계약에 관한 중국 법령상 규제 사항.pdf

 

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작성일시 : 2017.11.24 07:00
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보험금 지급 책임이 없다는 보험회사 측의 설명에 따라 보험수익자가 보험금 면책처리를 인정하고 향후 민사상 책임을 묻지 않기로 하는 부제소 합의를 했더라도, 분쟁의 전제 또는 기초가 되는 사실에 착오가 있었다면 그 부제소 합의를 취소할 수 있다고 판결한 사례

 

-      관련 법리 -

 

 

첨부: 서울중앙지방법원 2017. 11. 16. 선고 2015가단5371443 판결

서울중앙지밥법원 2015가단5371443 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2017.11.23 08:00
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ETRI 특허권의 행사목적으로 미국에 설립한 특수법인 SPH America에서 특허발명을 실시하는 Huawei사에 대해 제기한 특허침해소송이 각하(dismiss)되었습니다. License 계약이 존재하고 그 계약상 SPH America licensee라는 점이 분명한 상황에서 미국법원은 SPH America의 원고적격을 인정하지 않았습니다.

 

실무상 자주 다루는 쟁점이 아니기 때문에 변호사, 변리사 등 법률전문가도 간과하여 실수하기 쉬운 사항입니다. 그런데 법리상 미국 뿐만 아니라 우리나라 법에서도 소송을 주목적으로 하는 권리양도, 라이선스 등을 통해서는 licensee의 침해소송에서의 원고적격을 충족할 수 없습니다. 소위 소송신탁 금지의 법리가 적용되기 때문입니다.

 

수년 전 실제로 저희 사무소에서도, 일본 상표권자 회사와 한국 총판회사 사이에 체결된 상표사용 라이선스 계약이 있는 상황에서, 한국 총판, 라이선시가 국내회사를 상대로 제기한 상표권 침해소송에서 소송신탁의 위법성을 주장하여 소각하 판결로 승소한 사례가 있습니다. 참고로 상대방 일본 상표권자와 소송의 원고인 한국 총판회사의 소송대리인은 대형 법무법인이었고, 소송신탁 관련 쟁점은 전혀 염두에 두지 않았던 상황이었습니다.

 

실무상 어떤 상황이 민사소송법에서 금지하는 소송신탁에 해당하는지 판단하는 것은 쉽지 않습니다. 그렇지만 송무전문 변호사 뿐만 아니라 지재권 실무자라면 반드시 염두에 두어야 중요한 사항입니다.

 

미국판결의 요점을 간략하게 설명하면, ETRI에서 미국특허권 행사목적으로 미국에 설립한 특수법인 SPH America에서 실시회사를 상대로 로열티 협상을 하는 것은 문제 없지만, 특허발명을 실시하는 회사를 상대로 특허침해소송을 제기하는 것은 소송신탁 금지 원칙에 반하여 위법합니다.

 

마찬가지로 우리 사무소 승소사안에서도, 국내 총판 라이선시가 국내 실시자에게 침해경고, 라이선스 협상을 하는 것은 문제 없지만, 그 단계를 넘어서 침해소송을 제기하려면 소송신탁에 해당하는지 여부를 면밀하게 검토한 후 진행했어야 합니다. 반대로 피고 실시자 입장에서는 침해소송의 상대방 원고가 형식상 라이센시라고 무조건 원고적격을 인정할 것은 아닙니다. 소송신탁으로 반격하여 승소할 수 있는 기회도 있습니다.

 

참고자료로 소송신탁 금지로 소각하 판결을 한 대법원 2002. 12. 6. 선고 20004210 판결 사안을 소개합니다.

 

다수의 제약회사들과 거래하던 도매상이 부도 나서 채권자단을 구성하여 그 중 일부 회사를 채권자 회사들의 대표로 선정하고, 자신들의 채권을 모두 양도한 다음, 채권자 대표회사가 부도난 도매상 채무자를 상대로 하는 소송을 제기하였습니다.


위 시안에서 법원은 소송신탁으로 위법한 소송이라는 이유로 소각하 판결하였습니다. 법리는 다음과 같습니다.

 

‘소송행위를 주목적으로 채권양도 등이 이루어진 경우 그 채권양도는 무효라고 할 것이고, 소송행위를 하게 하는 것이 주목적인지의 여부는 채권양도계약이 체결된 경위와 방식, 양도계약이 이루어진 후 提訴에 이르기까지의 시간적 간격, 양도인과 양수인간의 신분관계 등 제반상황에 비추어 판단하여야 할 것이다.

 

어떤 행위가 신탁행위일지라도 그 신탁목적이 소송행위를 하게 하는 것을 주목적으로 한 것이 아니면 소송신탁으로서 금지되는 것은 아니다.

 

여기에 소송행위를 하게 하는 것을 주목적으로 한 것이라고 함은 소송행위를 하게 하는 것 자체가 그 신탁목적의 주요한 부분을 구성하는 것이다.

 

신탁사무처리의 과정에서 수탁자가 우연히 또는 부수적으로 소송행위를 하는 경우에는 이를 신탁법이 무효로 보는 소송신탁이라고 할 수는 없다.

 

KASAN_특허권행사목적의 특수목적 법인 라이선스 계약 체결 라이선시의 특허침해소송 소송신탁으로 불법

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작성일시 : 2017.11.08 12:00
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1. 머리말

 

대학기술을 license하여 산학공동협력연구 Research Collaboration Agreement를 체결하는 경우 후속 연구개발성과에 대한 권리귀속, 그 기술을 대기업 등 제3자에게 다시 license하거나 이전하는 등 사업화하여 수익을 창출할 수 있는 sublicense 단계에서의 수익배분 문제는 핵심쟁점 중 하나입니다.

 

최대한 파이를 키워야만 서로 나누어 가질 조각도 커진다는 기본전제는 분명합니다. 먼저 파이를 키우는 후속 연구개발과 sublicense는 서로 적극적으로 지원해야 합니다. 그 다음 파이조각 나누기는 쉽지 않습니다. 왜냐하면, 후속 연구개발성과에 대한 권리관계 판단이 쉽지 않기 때문입니다. 통상 sublicense는 원천기술보다 후속 연구개발성과를 본 후 원천기술에 그것을 포함하여 대상으로 하거나 원천기술보다 후속 연구개발성과를 주된 대상기술로 하기 때문입니다. 후속연구개발에 대한 기여도가 똑같지 않기 때문에 소유권 또는 지분권 등에 관한 분쟁 가능성이 높습니다.

 

특히 대학교수가 licensee 기업으로부터 위탁연구용역을 수주하는 경우도 많기 때문에 위탁연구 관련 발명의 발명자에 해당하는지 아니면 단순 외주 용역에 불과한지, 특히 소속대학은 직무발명 법리에 근거한 지분권이 있는지 등등 복잡한 문제가 생깁니다. 아래에서 미국대학 중 기술이전 실적이 많고 또 소송 등 권리행사에 적극적인 Wisconsin 대학의 분쟁사례 판결을 참고로 소개합니다.

 

2. 기술이전 및 산학협력연구

 

. 대학기술 라이선스 및 산학협동연구

 

1999 Wisconsin 대학교수는 SCD 저해화합물의 콜레스테롤 저하 효능을 발견하였고, Wisconsin 대학산학협력단에서 2000년 연구결과에 대한 provisional patent application을 출원하였습니다. 그 후 캐나다 제약회사 Xenon에서 특허출원기술을 포함한 exclusive license agreement Wisconsin 대학교수를 포함한 연구진과 콜레스테롤 저하 효능의 신약개발에 관한 공동연구개발계약을 체결하고, 공동연구개발을 진행하여 다수 신물질의 효과를 확인하였습니다. Xenon사는 그 다음 해 2001 provisional patent application에 대한 우선권을 주장하면서 추가 연구성과를 포함하여 대학과 공동 특허출원을 하였습니다.

 

. 후속 연구개발성과에 대한 회사의 단독 특허출원

 

한편, Xenon은 계속하여 license 대상 물질을 넘어서 그 범위를 확대하여 수천개의 화합물의 약효를 확인하는 추가 연구개발 프로젝트를 추진하였고, 이때 위스콘신 대학이 아닌 제3의 외부 전문 연구기관과 위탁연구용역을 진행하였습니다.

 

그 결과 효능이 뛰어난 PPA 군 화합물 20여개를 선택한 후, 다시 Wisconsin 대학의 교수에게 보내 효능을 재확인하는 위탁연구용역을 하였습니다. 그 최종 결과물을 갖고  Xenon사 단독으로 PPA군 화합물에 대한 후속 특허출원을 하였습니다.

 

. Norvatis sublicense 성사 및 분쟁발생  

 

Xenon사는 후속으로 단독 출원했던 신약후보물질 PPA 관련 기술에 대해, 대형 제약회사 Novartis와 특허출원 후 3,4년이 지나 기술이전 및 license하는 계약을 체결하였습니다.

 

Wisconsin 대학은 Xenon의 후속 연구성과물에 대한 단독 특허출원 기술내용, PPA 기술내용도 Wisconsin 대학과 공동 출원한 선행 특허출원의 청구범위에 속하고, 대학과 체결한 exclusive license 적용대상이므로 계약상 sublicense에 해당하고, 따라서 약정한 sublicense fee를 대학에 지불해야 한다고 주장합니다.

 

반면, licensee Xenon사에서는 후속 연구성과 PPA 관련 기술내용은 대학과 무관하게 독자적인 연구개발의 성과물로서 단독소유라고 주장하였습니다.

 

또한, 설령 그 기술내용이 선출원 특허의 청구범위에 속한다고 하더라도 미국법상 공동 출원인 Xenon사는 타 공유자의 동의 없이 자유롭게 license 하는 등 실시할 권리가 있다고 주장합니다. , 특허공유자는 타 공유자에게 수익 배분의 부담 없이 자유롭게 공유 특허발명을 양도 또는 라이선스를 할 수 있기 때문에 Norvatis로부터 받은 로열티 수입 중 일부를 위스콘신 대학에 배분해 주어야 할 의무는 없다고 주장합니다.

 

3. 미국법원 판결

 

Xenon사의 방어논리 중 핵심포인트는 미국특허법상 공동출원인, 특허공유자의 특허기술전체에 대한 자유로운 실시권에 기초한 것입니다. 미국법원은 특허법상 공유자의 권리의무관계는 당사자 사이의 계약으로 달리 정할 수 있고, 그 경우 당사자 사이 계약내용이 이 우선 적용된다는 기본원칙을 명확하게 밝혔습니다.

 

Xenon사는 Wisconsin 대학 산학협력단과 체결한 계약서에서 sublicense를 허용하고 그 경우 대학에 일정한 sublicense fee를 지불하기로 약정하였고, 그와 같은 계약은 공동출원인, 공유특허권자 사이에서도 유효한데, Xenon사에서 그와 같은 계약을 위반했다고 판결하였습니다.

 

결국 Xenon사는 exclusive license agreement에서 약정한 바에 따라 Norvatis로부터 받은upfront payment는 물론 향후 running royalty 중 일부를 sublicense fee로서 위스콘신 산단에 지불해야 한다는 판결입니다.

 

한편, 추가 PPA 화합물 20여개를 Wisconsin 대학교수에게 보내 효능을 재확인하기 위한 위탁연구용역에 관련 쟁점이 있습니다. Wisconsin 대학은 공동연구개발계약 범위 내에 속하고 대학교수는 공동발명자, 대학은 그 직무발명의 승계인으로서 권리 공유자라는 입장입니다. 미국법원은 회사 단독 소유권을 부정하고 산단에 공유자 권리를 인정하였습니다.

 

우리나라에서도 대학교수와 위탁연구용약을 자주 합니다. 그 결과물에 대해 대학 산학협력단의 지분권을 부인하고 의뢰자 회사의 단독 권리를 주장하는 경우가 많습니다. 해당 교수가 발명자로 인정된다면, 직무발명 등 관련 법에 따라 판단해 본다면, 설령 해당 대학교수가 용인하더라도 회사의 단독 소유 주장은 인정받기 어렵다 생각합니다.

 

KASAN_미국대학의 기술이전, 공동발명, Sublicense 및 Royalty 등 Collaboration 분쟁

 

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작성일시 : 2017.11.08 11:00
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앞서 특허침해분쟁을 라이선스 계약체결로 화해 종결하였더라도 그 후 licensee의 계약위반이 있다면 특허권 실시계약 license의 종료를 이유로 licensee 대상으로 특허침해소송을 다시 제기할 수 있다는 미국법원 판결을 소개하였습니다. 이와 유사한 사안은 아니지만 특허권자와 전용실시권 계약을 체결한 후 실시권자의 계약위반행위와 특허침해여부를 별개라고 판단한 우리 대법원 판결을 참고로 소개합니다.

 

1. 특허전용실시계약 체결 및 계약위반

 

특허권자 회사로부터 “공기정화제” 특허발명의 등록 특허권에 대하여 전용실시권을 설정받으면서 특허권자 회사에 대해 “귀사의 승낙 없이 특허를 임의대로 사용하지 않겠다”는 약속조항을 넣었습니다. 그 후 특허등록원부에 전용실시권 등록을 마쳤지만, 위 계약상 제한사항은 등록하지 않았습니다.

 

이 후 실시권자는 특허권자의 승낙 없이 임의대로 특허권을 실시하였고, 특허권자는 전용실시권 설정 계약위반, 전용실시권 설정계약범위 외의 실시행위로 특허침해에 해당한다고 주장한 것입니다.

 

2. 대법원 판결 요지

 

대법원은 전용실시권 설정계약상의 제한사항을 등록하지 않은 경우, 그 제한을 위반하여 특허발명을 실시한 전용실시권자에게 특허법 위반죄가 성립하지 않는다고 판결하였습니다.

 

특허법 제101조에서 “전용실시권의 '설정, 이전(상속 기타 일반승계에 의한 경우를 제외한다), 변경, 소멸(혼동에 의한 경우를 제외한다) 또는 처분의 제한'은 이를 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다”고 규정하고 있는 바, "설정계약으로 전용실시권의 범위에 관하여 특별한 제한을 두고도 이를 등록하지 않으면 그 효력이 발생하지 않는 것이므로, 전용실시권자가 등록되어 있지 않은 제한을 넘어 특허발명을 실시하더라도, 특허권자에 대하여 채무불이행 책임을 지게 됨은 별론으로 하고 특허권 침해가 성립하는 것은 아니다."고 판시하였습니다.

 

대법원은 실시권자의 전용실시권 설정계약을 위반한 계약상 민사책임은 인정될 수 있지만, 등록되지 않는 특약사항으로 전용실시권자의 실시권한을 제한할 수 없다는 입장에서 전용실시권자의 특허실시행위는 특허권 침해에 해당하지 않는다고 명확하게 판결하였습니다.

 

3. 등록주의 여부에 따른 구별

 

대법원 판결은 전용실시권이 그 설정등록으로 발생, 소멸, 변경된다는 등록주의에 따른 것입니다. 그 기초인 전용실시권 설정계약 위반을 이유로 그 계약이 해지되었는지 여부와는 명확하게 구별하였습니다.

 

그런데, 미국특허법과 우리나라 특허법은 전용실시권의 발생 및 소멸에 대해 다른 입장을 취하고 있습니다. 따라서, 실시권자 라이선시의 실시권 설정 계약위반 사안에 대해 특허침해 책임여부에 관해서도 서로 다른 결론에 도달할 수 있습니다. 예를 들어, 미국사안과 같이 전용실시권자의 라이선스 계약위반행위가 있더라도 유효한 전용실시권 등록이 존속하고 있는 한 licensee의 계약위반에 따른 책임은 별론으로 하더라도 적어도 특허침해는 성립하지 않습니다. 반면, 미국법원은 계약위반책임과 별개로 특허침해도 가능하다는 취지입니다.

 

KASAN_특허권 전용실시권자의 license 계약위반 행위와 특허권 침해여부는 독립적으로 판단.pdf

 

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작성일시 : 2017.11.08 10:00
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Licensee라도 특별한 상황에서는 라이선스 대상특허의 무효도전(patent challenge)을 인정한 미연방대법원 MedImmune 판결이 나온 지 벌써 10년이 지났습니다. 현재에도 Licensee의 부쟁의무 조항에 대해 정답을 명확하게 말할 수 없을 정도로 매우 어려운 쟁점사항(issue)입니다. 최근 본 미국 블로그 내용 중에서 라이선스 실무자에게 참고자료로 도움될 것 같은 계약문구 examples을 간략하게 인용합니다.

 

Examples of Patent Challenge Definition Clause

 

Example 1: if licensee or its affiliate under a license commences an action in which it challenges the validity, enforceability or scope of any of the patent rights under, then [a remedy will be triggered, such as termination of the license, doubling of the royalty rate, or some other event].

 

Example 2: in the event any licensee (or sublicensee or any entity or person acting on its behalf) initiates any proceeding or otherwise asserts any claim challenging the validity or enforceability of any licensed patent right in any court, administrative agency or other forum, then [a remedy will be triggered].

 

Example 3: any legal or administrative challenge to the validity, patentability, enforceability and/or non-infringement of any of the licensed patent or otherwise opposing the licensed patent.

 

• Examples of Licensor’s Remedies

1. Right to Terminate the License

2. Increase in Royalty Rates

3. Liquidated Damages

4. Reimbursement of Legal Fees

 

KASAN_Licensee 부쟁의무 조항의 Examples - MedImmune 판결 후 10년.pdf

 

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작성일시 : 2017.11.08 09:00
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