계약실무__글140건

  1. 2018.09.18 [물건하자분쟁] 위작 매수인의 착오를 이유로 매매계약의 취소권 행사와 매도인의 하자담보책임의 관계 – 독립적 관계: 대법원 2018. 9. 13. 선고 2015다78703 판결
  2. 2018.09.12 [계약무효쟁점] 약사, 의사, 한의사, 한약사, 변호사, 변리사, 세무사 등 면허 소지자와 무면허 사업자가 맺은 동업계약 무효 - 이익분배 약정, 책임부담 약정, 동업 종료 후 정산 약정 등 모두 ..
  3. 2018.09.12 [개인정보보호] 개인정보 보호법의 개정 - 징벌적 손해배상 규정과 법정손해배상 규정
  4. 2018.09.12 [개인정보보호] 홈페이지 운영 대행사의 개인정보보호법 준수의무
  5. 2018.09.07 [특허분쟁] 특허발명의 구성요소 중 필수적이지 않은 요소 생략한 실시 제품 – 균등침해 불인정 + 간접침해 불인정: 특허법원 2018. 8. 24. 선고 2017허6736 판결
  6. 2018.08.30 [국제계약실무] License, Collaboration Agreement 당사자의 M&A 등 경영권 변경사유, change of control 발생 상황에 대비한 계약조항
  7. 2018.08.30 [라이선스분쟁] 미국대학의 기술이전, 산학협력연구, 공동발명, 특허공유, Sublicense 및 Royalty 등 Collaboration 분쟁 판결
  8. 2018.08.30 [위약금쟁점] 계약서의 위약금 조항 해석 – 위약벌 vs 손해배상액 예정의 구별 기준 + 한화의 대우해양조선 인수포기와 이행보증금 3,150억원 반환청구소송: 대법원 2016. 7. 14. 선고 2012다65973 ..
  9. 2018.08.30 [계약실무] 계약법무 상식 FAQ
  10. 2018.08.29 [계약실무] 연구용역계약에서 약정기한까지 시험 보고서를 내지 못한 경우 손해배상책임 범위
  11. 2018.08.24 [국제계약실무] 일본 Daiichi Sankyo에서 신약개발회사 Amgen, ArQule과 각 체결한 License, Co-Development and Co-Commercialization Agreement 중 허가신청 data access 관련 조항 사례
  12. 2018.08.24 [국제계약실무] 신약물질 기술이전 Exclusive License 계약서 중 Termination 조항 사례
  13. 2018.08.21 [국제계약실무] 신약 물질특허 기술이전 Exclusive License 계약서 중 Development 조항
  14. 2018.08.21 [국제계약실무] 신약물질 기술이전 License 계약서 중 특허관련 계약조항 사례
  15. 2018.08.20 [라이선스계약분쟁] License 계약의 대상특허의 범위 - 계약체결 이후 등록된 특허 중에서 License 대상특허로 볼 수 있는 등록특허의 범위: 미국 Endo Pharm Opana® ER 특허분쟁 판결
  16. 2018.08.20 [중재합의조항] 중재(arbitration) 합의조항 포함 s/w License 계약분쟁 및 영업비밀침해 분쟁 + 소송관할 합의조항 포함 NDA 계약분쟁 등이 결합된 소송의 재판관할 및 진행여부
  17. 2018.08.20 [계약당사자분쟁] 면허가 필요한 건축도급계약서에서 계약 명의자와 실질적 행위자 중 계약 당사자 판단기준: 대구고등법원 2018. 6. 28. 선고 2017나23456 판결
  18. 2018.08.20 [계약당사자분쟁] 실질적 계약당사자 판단기준 사례 - 프랜차이즈 가맹본부가 가맹점에 대한 물품, 식자재의 공급과정에 관여하였지만 계약명의자 중간공급업체에서 미지급한 물품대금을 가..
  19. 2018.08.16 [기술이전계약] 특허권자 Licensor 미국대학 vs Licensee 벤처회사 + Sub-licensee 대기업 AbbVie : 라이선스 계약분쟁 중 라이센시 특허무효 항변 불허 및 부쟁조항 효력인정 미국법원 판결
  20. 2018.08.16 [계약실무] 위약금 약정 – 손해배상액 예정 vs 위약벌 구별 기준
  21. 2018.08.16 [계약위반책임] 계약위반 시 지급하기로 약정한 위약금 - 손해배상액의 예정과 위약벌의 차이점: 대법원 2016. 1. 28. 선고 2015다239324 판결
  22. 2018.08.14 [국제계약실무] Distribution 계약의 Termination 후속 단계 s/w 저작권자, Distributor, End User 3자 사이 법률관계
  23. 2018.08.13 [NDA분쟁] 비밀보호계약, 비밀유지약정, NDA, CDA에서 비밀보호대상 조항 위반여부 쟁점 미국소송 사례
  24. 2018.08.13 [NDA약정] 비밀보호계약, 비밀유지약정, NDA, CDA에서 계약위반 시 손해배상책임 관련 실무적 포인트
  25. 2018.08.13 [NDA약정] 비밀보호계약, 비밀유지약정, NDA, CDA 중 비밀정보의 사용제한범위 관련 실무적 포인트
  26. 2018.08.13 [NDA약정] 비밀보호계약, 비밀유지약정, NDA, CDA 중 비밀보호대상 관련 실무적 포인트
  27. 2018.08.10 [국제계약실무] 신약물질 기술이전 Exclusive License 계약서 중 Termination 조항
  28. 2018.08.10 [국제계약실무] 25년 전 체결한 Collaboration Agreement에 따라 Royalty 계속 지급명령 미국판결
  29. 2018.08.09 [국제계약실무] 신약물질 기술이전 License 계약서 중 특허관련 계약조항 사례
  30. 2018.08.08 [공동연구계약] 미국대학교수와 공동연구(collaboration)를 하는 경우 발명 및 IP 관련 계약조항

 

1. 사안의 개요 및 쟁점

(1) 사안: 매수인 원고가 매도인 피고로부터 매수한 각 서화가 위작이라는 이유로 착오로 인한 매매계약의 취소 주장

(2) 매도인의 주장: 매수인이 매매 목적물의 하자에 대해 매도인에게 하자담보책임을 물을 수 있었으므로 착오를 이유로 매매계약을 취소할 수는 없다.

(3) 쟁점: 착오를 이유로 한 계약 취소와 하자담보책임의 관계

 

2. 대법원 판결요지

민법 제109조 제1항에 의하면 법률행위 내용의 중요 부분에 착오가 있는 경우 그 착오에 중대한 과실이 없는 표의자는 그 법률행위를 취소할 수 있고,

 

민법 제580조 제1, 575조 제1항에 의하면 매매의 목적물에 하자가 있는 경우 하자가 있는 사실을 과실 없이 알지 못한 매수인은 매도인에 대하여 하자담보책임을 물어 계약을 해제하거나 손해배상을 청구할 수 있다.

 

착오로 인한 취소 제도와 매도인의 하자담보책임 제도는 그 취지가 서로 다르고, 그 요건과 효과도 구별된다. 따라서 매매계약 내용의 중요 부분에 착오가 있는 경우 매수인은 매도인의 하자담보책임이 성립하는지와 상관없이 착오를 이유로 그 매매계약을 취소할 수 있다.

 

매수인 원고가 위작인 각 서화를 진품으로 알고 매수한 것은 법률행위 내용의 중요 부분에 착오가 있는 경우에 해당하므로 착오를 이유로 한 원고의 취소의 의사표시에 따라 매매계약이 적법하게 취소되었다.

 

첨부: 대법원 2018. 9. 13. 선고 201578703 판결

 

KASAN_[물건하자분쟁] 위작 매수인의 착오를 이유로 매매계약의 취소권 행사와 매도인의 하자담보책임의 관계 – 독

대법원 2018. 9. 13. 선고 2015다78703 판결.pdf

 

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작성일시 : 2018.09.18 11:30
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법이 금지하는 면허대여 행위, 무면허 사업자와 동업행위 등이 종종 있는데, 대외적 책임문제 이외에도 양 당사자 사이에는 체결한 계약의 효력이 문제되는 경우도 자주 있습니다. 예를 들면, 면허소지자와 사업자 사이에 이익분배 또는 책임부담, 동업 관계를 정리하면서 그동안 발생한 채무 또는 이익정산 등이 현실적 문제도 자주 대두됩니다. 그와 같은 문제를 양 당사자가 계약으로 미리 약정했던 경우에도 그 계약은 효력이 없다는 것이 법원의 확고한 태도입니다.

 

1. 대법원 2015. 4. 9. 선고 201335788 판결 세무사와 무자격자 동업계약 사례

세무사와 세무사 자격이 없는 사람 사이에 이루어진 세무대리의 동업 및 이익분배 약정의 효력은 무효, 그와 같이 무효인 약정을 종료시키면서 동업으로 인한 경제적 이익을 상호 분배하는 내용의 정산약정의 효력도 무효라는 판결입니다. "세무사법 입법취지는 세무대리를 할 수 있는 사람을 세무사 자격을 가진 사람으로 엄격히 제한함으로써 건전한 세무질서를 확립하고 납세자의 정당한 권익을 보호하며 세무대리행위의 적정성과 공정성을 확보하고자 하는 데 있고, 세무사 자격이 없으면서 세무대리를 하는 행위 및 세무사가 다른 사람에게 명의를 대여하는 등의 행위는 형사처벌의 대상이 되는 범죄행위에 해당할 뿐 아니라 거기에 따를 수 있는 국민의 재산권과 정부의 재정수입에 대한 악영향에 비추어 사회통념상 쉽게 용인되기 어렵고, 위와 같은 위반행위에 대하여 단순히 형사처벌하는 것만으로는 세무사제도를 확립하여 세무행정의 원활과 납세의무의 적정한 이행을 도모할 목적으로 제정된 세무사법이 실효를 거둘 수 없어 그 위반행위로 인한 경제적 이익이 귀속되는 것을 근본적으로 방지하여야 할 필요가 있는 점 등을 종합적으로 고려하면, 위 각 규정은 세무사 자격이 없는 사람이 세무대리를 하는 경우에 초래될 세무행정의 원활과 납세의무의 적정한 이행상의 중대한 위험을 방지하기 위한 강행법규에 해당한다. 따라서 이를 위반하여 세무사와 세무사 자격이 없는 사람 사이에 이루어진 세무대리의 동업 및 이익분배 약정은 무효이고, 나아가 그와 같이 무효인 약정을 종료시키면서 기왕의 출자금의 단순한 반환을 넘어 동업으로 인한 경제적 이익을 상호 분배하는 내용의 정산약정을 하였다면 이 또한 강행법규인 위 각 규정의 입법 취지를 몰각시키는 것으로서 무효이다"라고 분명하고 확고한 태도로 판결하였습니다.

 

2. 대법원 201067890 판결 한의사와 무면허 사업자의 동업계약 사례

한의사가 아닌 사람이 한의사와 동업형식으로 한방병원을 행정원장으로서 운영하면서 운영과 수익 배분에 관한 권한을 행사하기로 한 계약은 무효라고 판결하였습니다. 또한, 당사자 사이에 병원 개설 명의자인 한의사에게 부과되는 4대 보험료 등 대외적 채무를 모두 행정원장이 책임지고 지급한다는 내용의 각서를 별도로 작성하였습니다. 한의사가 그 각서는 문제된 동업계약이 아니고 독립적인 계약에 해당한다고 주장했지만, 대법원은 그 각서도 무효인 동업계약에서 약정한 내용의 실질적 이행을 청구하는 것에 불과하므로 마찬가지로 무효라고 판결하였습니다. , 비한의사와 체결한 동업계약은 강행법규 위반으로 무효이고, 나아가 그 동업계약과 별개로 당사자 사이에 단순 채무이행을 구하는 외형을 갖춘 약정을 하더라도 그 내용을 실질적으로 판단하여 그 후속 계약도 마찬가지로 무효라는 판결입니다. 결국 한의사는 비한의사가 약정한 내용을 법적으로 청구할 수 없습니다.

 

3. 무면허자와 동업금지는 강행규정

면허 소지자만이 그 업무를 할 수 있다는 법규정은 강행규정입니다. 면허 소지자가 일반인이 필요한 자금을 투자하면서 동업하거나 면허소지자를 고용하여 운영하는 것은 엄격하게 금지됩니다. 따라서, 면허자 명의로 사무소를 개설하는 외형을 갖추었지만, 당사자 사이에서는 운영과 수익에 관한 권리를 무면허자인 투자자가 갖고 면허 소지자는 일정한 급여를 받는 것으로 하거나 또는 동업자로서 지분에 따라 분배한다고 계약을 하였다고 하여도 그 계약은 강행법규 위반으로 무효입니다. 계약이 무효이므로 무면허 사업자가 약정한 급여를 주지 않거나 금액이 부족하더라도 면허소지자는 법적으로 그 계약의 이행을 청구할 수 없습니다. 대외적 책임 문제뿐만 아니라 당사자 사이에서도 어떤 계약을 체결하더라도 보호받을 수 없습니다.

 

KASAN_[계약무효쟁점] 약사, 의사, 한의사, 한약사, 변호사, 변리사, 세무사 등 면허 소지자와 무면허 사업자

 

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작성일시 : 2018.09.12 15:30
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1. 징벌적 손해배상제도 도입 - 개정 개인정보 보호법 제39조 제3항 및 제4항 신설

개인정보 처리자의 고의 또는 중과실로 인하여 개인정보가 분실ㆍ도난ㆍ유출ㆍ위조ㆍ변조 또는 훼손된 경우로서 정보주체에게 손해가 발생한 때에는 실제 발생한 손해를 초과하여 최대 그 실제 손해액의 3배까지 징벌적 손해배상을 부과할 수 있습니다(39조 제3항 본문).

 

징벌적 손해배상액은 (i) 개인정보처리자가 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도 (ii) 정보주체가 입은 피해 규모 (iii) 위법행위로 인하여 개인정보처리자가 취득한 경제적 이익 (iv) 개인정보처리자가 정보주체의 개인정보 분실ㆍ도난ㆍ유출 후 해당 개인정보를 회수하기 위하여 노력한 정도 등을 고려하여 결정합니다(39조 제4).

 

당연히 개인정보처리자가 고의 또는 중대한 과실이 없었음을 입증한 경우에는 손해배상책임이 없습니다(39조 제3항 단서).

 

2. 법정손해배상제도 도입 - 개정 개인정보 보호법 제39조의2 신설

실제 사건에서 구체적 손해액을 입증하는 것은 매우 어렵습니다. 개정법은 이와 같은 문제를 감안하여, 피해자가 구체적 손해액을 입증하지 못한 경우에도 최대 300만까지 법정 손해배상을 명할 수 있도록 하였습니다(39조의2 1항 제1). 다만, 개인정보처리자는 고의 또는 과실이 없었음을 입증하면 법정손해배상책임을 면하게 됩니다(39조의2 1항 제2).

 

KASAN_[개인정보보호] 개인정보 보호법의 개정 - 징벌적 손해배상 규정과 법정손해배상 규정.pdf

 

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작성일시 : 2018.09.12 14:30
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1. 개인정보보호법

20119월 개인정보보호법 개정으로 공공기관 이외의 민간을 포함한 모든 개인정보처리자까지 규율대상이 확장되었고, 컴퓨터 등에 의해 처리되는 개인정보파일 뿐만 아니라 종이문서에 기록된 개인정보까지 보호범위가 확장되었습니다. 개정 전·후의 변경된 내용은 간략히 아래와 같습니다.

 

  (출처: 개인정보 보호법의 이해, 행정안전부, 2012. 5.)

 

2. 광고 대행사의 웹페이지 운영 사례

기업에서는 회사나 상품 또는 서비스를 알릴 목적으로 광고대행사 등을 활용하여 홈페이지를 운영하는 경우가 많습니다. 이러한 경우, 광고의 주체인 기업뿐만 아니라 홈페이지를 대행하여 운영하는 업체도 개인정보보호법의 규율 대상에 해당하는지 여부가 문제됩니다.

 

예를 들어, A 광고대행사가 B 제약회사의 전문 의약품을 처방하는 의사 및 이를 처방 받는 환자를 대상으로 회원제로 운영되는 웹사이트 운영·관리를 대행하는 경우 A 광고대행사가 개인정보보호법의 규율대상인지 여부 및 개인정보처리자에 해당할 경우 A 광고대행사가 준수해야 하는 의무를 살펴보겠습니다.

 

. 개인정보처리자

개인정보보호법에 따르면, 개인정보처리자란 업무를 목적으로 개인정보 파일을 운용하기 위하여 스스로 또는 다른사람을 통하여 개인정보를 처리하는 공공기관, 법인, 단체 및 개인 등을 의미합니다(2조 제5).

 

또한, 개인정보보호법은 개인정보의 처리 업무를 위탁하는 개인정보 처리자를 위탁자로, 개인정보 처리업무를 위탁받아 처리하는 자를 수탁자로 규정하고(동법 제26조 제2), 일부 개인정보처리자의 의무를 수탁자에 대해서도 준용하고(동법 동조 제7) 있습니다.

 

따라서, 위 사안의 경우 A 광고대행사는 홈페이지 회원가입 과정에서 환자의 주민번호 및 주소 등의 개인정보를 수집하므로 개인정보 처리 업무를 수탁하여 처리하는 자로서 위탁자인 B 제약회사와 함께 개인정보 처리자에 해당합니다. A 광고대행사가 홈페이지 관리 업무를 제3자에게 위탁하여 운영하는 경우에도 개인정보 처리 업무 위탁자로서 개인정보 처리자에 해당할 것입니다.

 

. 개인정보처리자의 의무

개인정보처리자는 개인정보보호법 및 관계 법령에서 규정하고 있는 책임과 의무를 준수하고 실천함으로써 정보주체의 신뢰를 얻기 위하여 노력해야 하며(동법 제3조 제8), 개인정보의 처리 및 안전한 관리와 관련된 규정들의 주체로서 관련 규정을 준수하여야 합니다(동법 제3, 4).

 

구체적으로 개인정보처리자는 개인정보를 수집, 이용 및 제공하기 위해서는 불가피한 경우를 제외하고는 정보주체의 동의를 받아야 하며(동법 제15조 제1), 개인정보는 필요 최소한으로 수집하여야 하며(동법 제16조 제1), 일부 예외적인 경우를 제외하고는 정보주체의 동의 없이는 개인정보를 제3자에게 제공할 수 없습니다(동법 제18조 제1). 특히, 개인정보 처리 업무를 위탁하는 경우에는 위탁자는 위탁하는 업무의 내용과 수탁자를 정보 주체가 언제든지 쉽게 확인할 수 있도록 공개하여야 합니다(동법 제26조 제2).

 

수탁자가 위탁 받은 업무와 관련하여 개인정보를 처리하는 과정에서 개인정보보호법을 위반하여 손해가 발생한 경우 수탁자는 개인정보처리자의 소속직원으로 간주되므로 위탁회사에게 손해배상책임이 있습니다(동법 제26조 제6). 그러나, 위탁자가 정보 주체에 대하여 손해배상책임을 이행하더라도 위탁자는 수탁자에 대하여 손해배상청구를 할 수 있으므로 A 광고대행사와 같은 수탁자도 결과적으로 손해배상책임을 지게 될 것입니다.

 

개인정보법상의 의무를 위반하는 경우, 개인정보 처리자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원이하의 벌금(동법 제71~73) 또는 5천만 원 이하의 과태료를 부과 받습니다(동법 제75~76).

 

KASAN_[개인정보보호] 홈페이지 운영 대행사의 개인정보보호법 준수의무.pdf

 

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작성일시 : 2018.09.12 13:30
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1. 특허발명

 

2. 특허발명과 실시기술의 구성요소 대비

 

3. 특허법원 판결요지

1항 발명과 확인대상발명이 균등한 구성요소를 갖는다고 하기 위하여는 1항 발명에 대응되는 구성요소의 치환 내지 변경이 있어야 하는데, 확인대상발명에는 1항 발명의 구성요소 5PVC 엣지에 대응하는 구성이 결여되어 있어 확인대상발명이 1항 발명과 균등관계에 있다고 볼 수 없다.

 

이에 대하여 원고는 확인대상발명의 방수재 저면이 1항 발명의 PVC 엣지에 대응되는 구성이라는 취지로 주장하나, 확인대상발명의 방수재 저면은 1항 발명의 방수재 저면과 동일한 구성일 뿐이고, 1항 발명의 PVC 엣지에 대응되는 구성이라 할 수 없다.

 

또한 원고는 확인대상발명은 1항 발명의 물건에 생산에만 사용되는 것이므로 1항 발명에 대한 간접침해에 해당한다고 주장하나, 피고가 확인대상발명의 물건을 생산·판매하고 있는 사실은 인정되나, 더 나아가 위 증거들만으로는 확인대상발명에 의한 화장실 칸막이 판재가 부품으로 사용되어 최종적으로 생산된 화장실 칸막이 판재의 방수재 하부 표면에 PVC 엣지가 부착되어 있다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 오히려 원고의 웹사이트에는 방수재 하부 표면에 PVC 엣지가 부착되지 않는 것으로 보이는 하부 방수용 화장실 칸막이 판재가 시공된 도면 내지 사진이 게시되어 있는 사실을 인정할 수 있다. 따라서 확인대상발명의 물건이 1항 발명의 물건의 생산에 사용된다고 단정하기 어렵다.

 

설령 확인대상발명의 물건이 1항 발명의 물건의 생산에 사용된다고 하더라도, 원고는 단순히 경험칙상 확인대상발명의 물건은 화장실 이외의 물기가 없는 환경의 칸막이로 사용될 수 없고, 조립식 화장실에 있어서 모든 칸막이 판재의 하단부에는 PVC 엣지와 같은 마감재가 설치되어 있다고 주장하고 있을 뿐 이를 인정할 만한 객관적인 자료를 제출하지 못하고 있는 점, 오히려 확인대상발명의 화장실 칸막이 판재는 화장실 시공에 사용되는 물건으로서 앞서 본 바와 같이 원고 스스로도 자신의 웹사이트에서 방수재 하부 표면에 PVC 엣지가 부착되지 않는 것으로 보이는 하부 방수용 화장실 칸막이 판재를 소개하고 있는 점 등에 비추어 보면, 방수재 하부 표면에 PVC 엣지가 부착되지 않은 확인대상발명의 화장실 칸막이 판재는 그 물건 자체로 독자적인 용도를 가지는 것으로 보이므로, 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 다른 용도를 가진다고 봄이 상당하고, 달리 1항 발명의 화장실 칸막이 판재의 생산에만 사용되는 물건에 해당한다거나 단순히 위 특허 물건 이외의 물건에 사용될 이론적, 실험적 또는 일시적인 사용가능성이 있는 정도에 불과하다고 볼 만한 증거도 없다. 따라서 확인대상발명의 물건이 1항 발명의 물건의 생산에만 사용되는 물건이라고 볼 수도 없다.

 

첨부: 특허법원 2018. 8. 24. 선고 20176736 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 특허발명의 구성요소 중 필수적이지 않은 요소 생략한 실시 제품 – 균등침해 불인정 간접침

특허법원 2018. 8. 24. 선고 2017허6736 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018.09.07 11:30
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License 후 공동연구개발을 진행하지만 완료까지 오랜 기간이 소요되는 경우, 기술보유 licensor 벤처회사가 투자유치 또는 M&A 등으로 지배권 변동이 발생하기도 합니다. Licensee의 경쟁회사에서 licensor 회사를 M&A하는 경우는 물론, 제품라인이 중복되거나 연구개발전략이 전혀 달리하는 등 다양한 사유로 collaboration 관계를 지속하기 어려운 상황을 맞기도 합니다.

 

이와 같은 상황에 대비하여 미리 해결방안을 계약조항으로 규정해 두는 것이 바람직합니다. 다양한 쟁점이 있겠지만, 최근 올려드린 자문의 계약서 중 해당 조항을 뽑아 아래와 같이 인용합니다. 찬찬히 읽어 보고 살펴보시기 바랍니다.

 

정의 - "CHANGE IN CONTROL" shall mean, with respect to either Party, any of the following events: (i) the acquisition by any Major Pharmaceutical Company of "beneficial ownership" directly or indirectly, of 50% or more of the shares of such Party's capital stock, the holders of which have general voting power under ordinary circumstances to elect at least a majority of such Party's Board of Directors or equivalent body (the "Board of Directors") (the "Voting Stock"); (ii) the approval by the shareholders of such Party of a merger, share exchange, reorganization, consolidation or similar transaction of such Party (a "Transaction"), if any party to the transaction is a Major Pharmaceutical Company other than a Transaction which would result in the beneficial owners of Voting Stock of such Party immediately prior thereto continuing to beneficially own (either by such Voting Stock remaining outstanding or being converted into voting securities of the surviving entity) more than 50% of the Voting Stock of such Party or such surviving entity immediately after such Transaction; or (iii) approval by the shareholders of such Party of a complete liquidation of such Party or a sale or disposition of all or substantially all of the assets of such Party.

 

처리방안 계약조항 - CHANGE IN CONTROL. In the event there shall be a Change in Control with respect to either Party, the Party not involved in the Change in Control shall have a period of ninety (90) days following the Change in Control to give notice to the other Party that it desires to terminate this Agreement. If such notice is given, then the Parties shall arrange for a valuation of the value of their respective interests in this Agreement using the procedures set forth in Section 12.7(b)(i).

 

Upon receipt of the valuation, the Party not involved in the Change in Control shall have the option within thirty (30) days of receipt of the valuation either to (i) withdraw its notice terminating this Agreement or (ii) confirm its desire to terminate, in that case the Party experiencing the Change in Control shall elect either to (a) purchase the other Party's interest at the established value or (b) sell its own interest to the other Party at the appraised value of its interest. The Parties shall negotiate in good faith such other terms and conditions and take such other actions as shall be necessary to effect the sale or purchase contemplated hereby within the shortest possible time.

 

신약 기술이전 및 공동연구개발 계약

 

8.5. Change of Control.

 

8.5.1. Change of Control Notice. Astellas will notify Ironwood in writing, referencing this Section 8.5.1 of this Agreement, immediately upon any Change of Control of Astellas, and will provide such notice where possible at least 60 days prior to the Change of Control.

 

8.5.2. Consequences of a Change of Control.

 

(a) In the event that Astellas is subject to a Change of Control which could reasonably be expected to lead to an Impairment (as defined below), Astellas will notify Ironwood at least [**] days prior to the closing of such transaction, and Ironwood may elect, in its sole discretion, to (i) continue this Agreement in accordance with its terms, (ii) terminate this Agreement on [**] months notice, during which period this Agreement would continue in effect in accordance with its terms, such notice to be delivered within [**] days after the Fair Market Value is determined pursuant to this Section 8.5.2(a). Within [**] days following Ironwood’s receipt of notice from Astellas of a Change of Control that could reasonably be expected to lead to an Impairment, Ironwood will provide notice to Astellas requesting a determination of the Fair Market Value upon a termination of this Agreement pursuant to this Section 8.5.2(a), and the failure to so request such valuation will be deemed the election to continue this Agreement in accordance with its terms. Such determination must be made by the Parties in good faith, and if such determination is not made within [**] days of the request, then as determined by a Valuation Panel. In connection with such termination, Ironwood will be required to pay Astellas an amount equal to the upfront portion of the Fair Market Value within ten days of the effective date of the termination, and, as they become due, payment of any ongoing, and/or recurring license fees, royalties, and other payments that may be part of Fair Market Value.

 

(b) For purposes of this Section 8.5.2, an “Impairment” will only be deemed to occur if (a) it is reasonably anticipated that the entity resulting from such Change of Control will be unable to perform its obligations in accordance with the terms of this Agreement, as reasonably determined based on objective criteria available to both Parties, including without limitation, the new entity’s financial position and product pipeline, (b) the product line of the entity that survives following the Change of Control includes a product in an Oral Formulation in the Field that is in clinical development which is indicated for the treatment of IBSC, CC, OIC (unless as to any such indication, the JSC has determined not to pursue Development for such indication) or any other indication for which the Product is then being Commercialized in the Territory pursuant to this Agreement.

 

KASAN_[국제계약실무] License, Collaboration Agreement 당사자의 M&A 등 경영권 변

 

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작성일시 : 2018.08.30 18:00
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1. 머리말

대학기술을 license하여 산학공동협력연구 Research Collaboration Agreement를 체결하는 경우 후속 연구개발성과에 대한 권리귀속, 그 기술을 대기업 등 제3자에게 다시 license하거나 이전하는 등 사업화하여 수익을 창출할 수 있는 sublicense 단계에서의 수익배분 문제는 핵심쟁점 중 하나입니다.

 

최대한 파이를 키워야만 서로 나누어 가질 조각도 커진다는 기본전제는 분명합니다. 먼저 파이를 키우는 후속 연구개발과 sublicense는 서로 적극적으로 지원해야 합니다. 그 다음 파이조각 나누기는 쉽지 않습니다. 왜냐하면, 후속 연구개발성과에 대한 권리관계 판단이 쉽지 않기 때문입니다. 통상 sublicense는 원천기술보다 후속 연구개발성과를 본 후 원천기술에 그것을 포함하여 대상으로 하거나 원천기술보다 후속 연구개발성과를 주된 대상기술로 하기 때문입니다. 후속연구개발에 대한 기여도가 똑같지 않기 때문에 소유권 또는 지분권 등에 관한 분쟁 가능성이 높습니다.

 

특히 대학교수가 licensee 기업으로부터 위탁연구용역을 수주하는 경우도 많기 때문에 위탁연구 관련 발명의 발명자에 해당하는지 아니면 단순 외주 용역에 불과한지, 특히 소속대학은 직무발명 법리에 근거한 지분권이 있는지 등등 복잡한 문제가 생깁니다. 아래에서 미국대학 중 기술이전 실적이 많고 또 소송 등 권리행사에 적극적인 Wisconsin 대학의 분쟁사례 판결을 참고로 소개합니다.

 

2. 기술이전 및 산학협력연구

. 대학기술 라이선스 및 산학협동연구

1999Wisconsin 대학교수는 SCD 저해화합물의 콜레스테롤 저하 효능을 발견하였고, Wisconsin 대학산학협력단에서 2000년 연구결과에 대한 provisional patent application을 출원하였습니다. 그 후 캐나다 제약회사 Xenon에서 특허출원기술을 포함한 exclusive license agreement Wisconsin 대학교수를 포함한 연구진과 콜레스테롤 저하 효능의 신약개발에 관한 공동연구개발계약을 체결하고, 공동연구개발을 진행하여 다수 신물질의 효과를 확인하였습니다. Xenon사는 그 다음 해 2001provisional patent application에 대한 우선권을 주장하면서 추가 연구성과를 포함하여 대학과 공동 특허출원을 하였습니다.

 

. 후속 연구개발성과에 대한 회사의 단독 특허출원

한편, Xenon은 계속하여 license 대상 물질을 넘어서 그 범위를 확대하여 수천개의 화합물의 약효를 확인하는 추가 연구개발 프로젝트를 추진하였고, 이때 위스콘신 대학이 아닌 제3의 외부 전문 연구기관과 위탁연구용역을 진행하였습니다.

 

그 결과 효능이 뛰어난 PPA 군 화합물 20여개를 선택한 후, 다시 Wisconsin 대학의 교수에게 보내 효능을 재확인하는 위탁연구용역을 하였습니다. 그 최종 결과물을 갖고 Xenon사 단독으로 PPA군 화합물에 대한 후속 특허출원을 하였습니다.

 

. Norvatissublicense 성사 및 분쟁발생

Xenon사는 후속으로 단독 출원했던 신약후보물질 PPA 관련 기술에 대해, 대형 제약회사 Novartis와 특허출원 후 3,4년이 지나 기술이전 및 license하는 계약을 체결하였습니다.

 

Wisconsin 대학은 Xenon의 후속 연구성과물에 대한 단독 특허출원 기술내용, PPA 기술내용도 Wisconsin 대학과 공동 출원한 선행 특허출원의 청구범위에 속하고, 대학과 체결한 exclusive license 적용대상이므로 계약상 sublicense에 해당하고, 따라서 약정한 sublicense fee를 대학에 지불해야 한다고 주장합니다.

 

반면, licensee Xenon사에서는 후속 연구성과 PPA 관련 기술내용은 대학과 무관하게 독자적인 연구개발의 성과물로서 단독소유라고 주장하였습니다.

 

또한, 설령 그 기술내용이 선출원 특허의 청구범위에 속한다고 하더라도 미국법상 공동 출원인 Xenon사는 타 공유자의 동의 없이 자유롭게 license 하는 등 실시할 권리가 있다고 주장합니다. , 특허공유자는 타 공유자에게 수익 배분의 부담 없이 자유롭게 공유 특허발명을 양도 또는 라이선스를 할 수 있기 때문에 Norvatis로부터 받은 로열티 수입 중 일부를 위스콘신 대학에 배분해 주어야 할 의무는 없다고 주장합니다.

 

3. 미국법원 판결

Xenon사의 방어논리 중 핵심포인트는 미국특허법상 공동출원인, 특허공유자의 특허기술전체에 대한 자유로운 실시권에 기초한 것입니다. 미국법원은 특허법상 공유자의 권리의무관계는 당사자 사이의 계약으로 달리 정할 수 있고, 그 경우 당사자 사이 계약내용이 이 우선 적용된다는 기본원칙을 명확하게 밝혔습니다.

 

Xenon사는 Wisconsin 대학 산학협력단과 체결한 계약서에서 sublicense를 허용하고 그 경우 대학에 일정한 sublicense fee를 지불하기로 약정하였고, 그와 같은 계약은 공동출원인, 공유특허권자 사이에서도 유효한데, Xenon사에서 그와 같은 계약을 위반했다고 판결하였습니다.

 

결국 Xenon사는 exclusive license agreement에서 약정한 바에 따라 Norvatis로부터 받은upfront payment는 물론 향후 running royalty 중 일부를 sublicense fee로서 위스콘신 산단에 지불해야 한다는 판결입니다.

 

한편, 추가 PPA 화합물 20여개를 Wisconsin 대학교수에게 보내 효능을 재확인하기 위한 위탁연구용역에 관련 쟁점이 있습니다. Wisconsin 대학은 공동연구개발계약 범위 내에 속하고 대학교수는 공동발명자, 대학은 그 직무발명의 승계인으로서 권리 공유자라는 입장입니다. 미국법원은 회사 단독 소유권을 부정하고 산단에 공유자 권리를 인정하였습니다.

 

우리나라에서도 대학교수와 위탁연구용약을 자주 합니다. 그 결과물에 대해 대학 산학협력단의 지분권을 부인하고 의뢰자 회사의 단독 권리를 주장하는 경우가 많습니다. 해당 교수가 발명자로 인정된다면, 직무발명 등 관련 법에 따라 판단해 본다면, 설령 해당 대학교수가 용인하더라도 회사의 단독 소유 주장은 인정받기 어렵다 생각합니다.

 

KASAN_[라이선스분쟁] 미국대학의 기술이전, 산학협력연구, 공동발명, 특허공유, Sublicense 및 Roya

 

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작성일시 : 2018.08.30 11:30
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한화그룹에서 대우조선해양 인수를 목표로 산업은행과 양해각서(MOU)를 체결하면서 이행보증금 3,150억원을 납부하였습니다. 위 인수협상이 최종 결렬된 후 산업은행에서 위 이행보증금 전부를 몰취하였고, 이에 한화에서 산업은행을 상대로 이행보증금 반환을 청구한 사건입니다.

 

한화는 1,2심에서 패소하였지만, 대법원은 다음과 같은 한화승소 취지로 원심을 파기하고 사건을 서울고등법원에 환송하였습니다.

 

1. 법리 - 민법 제398조 제4항에 규정된 위약금이 위약벌로 해석되기 위하여 고려하여야 할 판단기준

"이 사건 양해각서 제12조 제2항에서와 같이 매수인들의 책임 있는 사유에 의하여 양해각서가 해제되는 경우에 매수인들이 납부한 이행보증금 및 그 발생이자는 매도인들에게 귀속된다.’고 정한 것이 위약벌 약정인지 아니면 손해배상액 예정인지는 구체적 사건에서 개별적으로 결정할 의사해석의 문제이다.

 

그런데 위약금은 민법 제398조 제4항에 의하여 손해배상액의 예정으로 추정되므로, 위약금이 위약벌로 해석되기 위해서는 특별한 사정이 주장증명되어야 하며(대법원 2009. 7. 9. 선고 20099034 판결, 대법원 2016. 3. 24. 선고 20143115 판결 등 참조),

 

계약을 체결할 당시 위약금과 관련하여 사용하고 있는 명칭이나 문구뿐만 아니라 계약 당사자의 경제적 지위, 계약 체결의 경위와 내용, 위약금 약정을 하게 된 경위와 그 교섭과정, 당사자가 위약금을 약정한 주된 목적, 위약금을 통해 그 이행을 담보하려는 의무의 성격, 채무불이행이 발생한 경우에 위약금 이외에 별도로 손해배상을 청구할 수 있는지 여부, 위약금액의 규모나 전체 채무액에 대한 위약금액의 비율, 채무불이행으로 인하여 발생할 것으로 예상되는 손해액의 크기, 그 당시의 거래관행 등 여러 사정을 종합적으로 고려하여 위약금의 법적 성질을 합리적으로 판단하여야 한다."

 

2. 분쟁대상 계약조항

"이 사건 양해각서 제12조 제2항에는 매수인의 귀책사유로 이 사건 양해각서가 해제되는 경우 매수인들이 기납부한 이행보증금 및 그 발생이자는 위약벌로 매도인들에게 귀속된다.’고 규정되어 있으나,

 

한편 제11조에는 본 양해각서가 해제되는 경우, 매도인들이나 매수인들은 본 양해각서에서 규정한 권리의 행사 이외에는 본건 거래와 관련하여 상대방 당사자(또는 그의 임직원, 자문사 등을 포함함)에게 어떠한 손해, 손실 또는 비용에 대한 배상이나 보전 기타 여하한 사유를 원인으로 한 청구도 하지 아니한다.’고 규정되어 있고,

 

12조 제4항에는 매도인들과 매수인들은 본 양해각서가 해제될 경우, 본조 제2, 3항에 규정된 구제수단만이 유일한 구제수단이며, 기타의 손해배상이나 원상회복 등 일체의 다른 권리를 주장할 수 없음을 확인한다.’고 규정되어 있다."

 

3. 서울고등법원 판결요지

"이 사건 양해각서 체결 당시 당사자들 사이에 계약체결을 강제하기 위하여 이행보증금을 감액이 허용되지 아니하는 위약벌로 정하기로 하는 데 대한 의사의 합치가 있었다고 할 것이어서 이 사건 양해각서상의 이행보증금 몰취조항은 위약벌로 봄이 상당하고, 이 사건 양해각서상의 위약벌 약정이 일반 사회관념에 비추어 현저히 공정성을 잃었다거나 공서양속에 반하여 그 전부 또는 일부가 무효라고 볼 수 없다고 판단하는 한편, 설령 이행보증금 등의 몰취에 관한 조항이 손해배상액의 예정에 해당한다고 하더라도, 그 액수가 부당히 과다하다고 할 수 없으므로 이를 감액하지 아니함이 상당하다고 판단하였다."

 

4. 대법원 판결요지

"손해배상액 예정의 추정을 복멸하기 위해서는 피고들이 위약벌로 보아야 할 특별한 사정을 증명하여야 하는데

 

이 사건 양해각서에는 이행보증금 몰취를 유일한 구제수단으로 규정하면서 별도의 손해배상을 청구할 수 없다고 규정되어 있고, 당초 본입찰안내서에 첨부된 양해각서 초안에는 대상회사에 대한 확인실사 및 가격조정 완료 후 최종계약을 체결하는 것으로 예정되어 있었다가, 이 사건 양해각서의 협의 과정에서 피고 산업은행의 요구로 갑자기 이 사건 양해각서 제7조 제4항에 확인실사 실시와 상관없이 2008. 12. 29.까지 최종계약을 체결하기로 하는 조항이 삽입되어 거래구조가 근본적으로 변경되었는바, 그 과정에서 원고 측은 확인실사 없이 최종계약을 체결하는 위험에 대한 합리적 판단을 하지 못한 채 이러한 계약체결의무를 부담함은 물론, 이에 덧붙여 종전의 거래조건을 전제로 하였던 이행보증금 몰취 약정까지 그대로 하게 된 것으로 보이는 사정 등을 종합적으로 고려하여 볼 때,

 

명시적인 문언에도 불구하고 손해배상액의 예정으로 보아야 하고, 나아가 원고 측은 막대한 이행보증금을 지급하고도 확인실사의 기회를 전혀 갖지 못하였다는 등의 사정 등을 고려하여 볼 때 3,150여억 원에 이르는 이행보증금 전액을 몰취하는 것은 부당하게 과다하다."

 

결론 - 항소심 서울고등법원 판결을 파기하고 사건을 서울고등법원에 환송함.

 

KASAN_[위약금쟁점] 계약서의 위약금 조항 해석 – 위약벌 vs 손해배상액 예정의 구별 기준 한화의 대

 

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작성일시 : 2018.08.30 10:30
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누구나 살면서 다양한 계약을 합니다. 무심코 잘못 체결한 계약으로 큰 낭패를 당하기도 합니다. 법률가나 사업가가 아니라 해도 꼭 알아두면 도움이 될 계약 상식이 있습니다. 무슨 대단한 내용이 아니고 이미 알고 있을 만하지만 평소 소홀하지 쉬운 계약에 관한 법률상식을 질의 응답식으로 정리해 드립니다. 참고가 되셨으면 합니다.

 

Q 1. 계약서를 공증한 경우와 공증하지 아니한 경우의 차이점은?

A. 계약서 작성한 이후 오랜 시간이 지났거나 사정이 많이 변경된 경우 계약 자체를 부정하는 경우가 있습니다. 그런데, 공증을 해 두면 공증인이 주민등록증을 통해 당사자를 확인한 후 서명하게 하므로 이러한 다툼을 예방할 수 있습니다. 또한 공증사무소에도 계약서가 1부 보관되어 있으므로 계약서를 위조하거나 변조한 경우에도 진위를 쉽게 가릴 수 있고, 계약서를 분실한 경우에도 재발급 받을 수 있는 장점도 있습니다. 그러나, 계약서를 공증하지 않더라도 계약의 효력에는 문제가 없습니다.

 

Q 2. 계약서에 인감을 날인하지 않고 서명만 해도 되는가?

A. 계약서에 인감 도장으로 날인하건, 막도장으로 날인하건, 혹은 서명만 하건 양 당사자가 계약한 것이 맞기만 하다면 계약의 효력에는 영향이 없습니다. 계약서는 계약의 증거인 것이므로 계약서가 없어도 계약은 원칙적으로 유효합니다. 다만, 법적 분쟁이 발생할 경우 계약의 체결 여부를 놓고 다툼이 있을 수 있고, 계약서의 날인이나 서명의 진위를 놓고도 다툼이 있을 수 있는데 이 때 아무래도 인감도장 날인을 하고 인감증명서 첨부를 한 경우가 막도장 날인보다 그 진정성은 더 높다고 평가받게 될 것입니다.

 

Q 3. 법인과의 계약시 본부장이나 연구소장이 서명해도 되는가?

A. 법인의 계약에 있어서 대표이사가 법인을 대표하여 날인 또는 서명하는 것이 원칙입니다. 그러나, 적법한 위임을 받은 경우 본부장이나 연구소장 또는 다른 임직원이 서명해도 유효합니다. 다만, 일방 당사자는 상대방의 서명자가 회사로부터 적법한 위임을 받은 경우인지 아닌지를 알기 어렵거나 위임 여부에 대해 의심이 들 때에는 대표이사 명의의 위임장을 계약서에 첨부하게 하는 것이 가장 안전한 방법이 될 것입니다.

 

Q 4. 양해각서(MOU)나 의향서(LOI)는 법적 구속력이 있는가?

A. 양해각서나 의향서는 계약을 체결하기 앞서 협상의 과정에서 우선 협상 대상자가 될 목적으로 체결되는 것이 보통이므로 원칙적으로 구속력이 없습니다. 그러나, 내용에 따라서는 부분적으로 법적 구속력이 있을 수도 있습니다. 따라서, 구속력을 분명하게 배제하려면 계약으로서의 법적 구속력이 없음을 명시적으로 기재해 둘 필요가 있습니다.

 

Q 5. 계약서에 간인은 반드시 해야 하는가?

A. 계약서가 여러 장으로 되어 있을 때 다른 내용의 계약서를 슬쩍 삽입하거나 바꿔치기 하지 못하도록 방지하기 위하여 간인을 하는 것입니다. 따라서, 간인을 하지 않더라도 계약의 효력에는 영향이 없으나, 가급적 간인을 함이 바람직합니다.

 

Q 6. 매매계약체결시 입회보증인의 책임은?

A. 아무 설명 없이 입회보증인이라고만 하면, 채무자의 의무를 보증하기 위해서 한 것인지 아니면 단순히 계약체결에 대한 증인을 하기 위해 한 것인지 문제가 되는 경우가 있습니다. 따라서, ‘보증의 경우라면 보증의무가 있음을 계약서에 명시함이 바람직하고, 단순히 증인의 경우라면 입회보증인이라고 하기 보다는 그냥 증인이라고 기재함이 바람직합니다.

 

Q 7. 계약서에 계약일자를 소급하여 기재해도 되는가?

A. 계약이 성립된 이후에 증거를 마련하기 위해 계약서를 나중에 쓰는 경우가 있을 수 있으므로 이러한 경우에는 계약일자를 소급하여 기재하는 오히려 타당합니다. 또한, 비록 계약은 오늘 체결하지만 그 계약의 효력을 소급하고 싶은 경우에도 양당사자가 합의하여 계약일자를 소급하는 것은 얼마든지 가능합니다. 다만, 계약일자에 따라 이해관계가 달라지는 제3자가 있는 경우에는 그 제3자의 이익에 반하는 계약은 무효이므로 사안에 따라 그 유무효가 달라질 수 있습니다.

 

Q 8. 기본계약서와 부속계약서나 메모가 있고 그 내용이 서로 상충되는 경우에는 어떻게 해결해야 하는가?

A. 일반적으로 기본계약을 체결하면서 구체적 사항을 부속계약으로 하고, 이를 변경해 가는 방식을 취하는 경우가 많은데, 이 경우 당사자의 의사가 명확하면 그 의사대로 해석하면 될 것입니다. 그러나, 당사자의 의사가 명확하지 않은 경우가 있으므로 서로 내용이 상충될 경우 어느 조항을 우선 적용할 것인지 기본계약이나 부속계약에 명시해 두는 것이 바람직합니다.

 

Q 9. 계약서에 계약당사자 아닌 제3자에 대한 권리와 의무를 규정하는 경우의 효력은 어떻게 되는가?

A. 3자에게 이익이 되는 계약, 즉 제3자가 권리를 취득하게 하는 계약은 3자를 위한 계약이라고 하며 유효합니다. 그러나, 3자에게 그의 의사에 반하는 의무를 부담하게 하는 경우에는 무효입니다. 따라서, 3자에게 의무를 부담지우는 계약을 할 경우에는 그 제3자로 하여금 해당 계약서에 함께 서명하게 하여 당사자로 편입되게 해야 합니다.

 

Q 10. 실제 계약은 AB가 체결하되, 계약서의 명의만 AC로 하는 경우에 그 효력은 어떻게 되는가?

A. 실제 이와 같은 계약서가 작성되는 경우가 많은데, 이 경우 AB의 진정한 의사에 따라 계약의 당사자가 달라집니다. , BC를 대리 또는 대행한 경우이고, A도 이를 잘 알고 있었다면 이는 AC사이의 계약이 될 것입니다. 하지만, AB 사이의 권리와 의무에 관한 계약이지만, 단지 사정이 있어서 B대신 C를 기재한 것이라면 이때에는 AB사이에서 유효한 계약이 됩니다. 다만, AB가 나중에 사이가 나빠져서 B는 자신이 계약을 한 것이 아니고 C가 계약을 한 것이라고 책임을 전가할 수 있는데, 이 경우 증인 등을 내세워 실제 계약자가 B임을 입증해야 하는 문제가 있습니다. 그리고, C 역시 명의를 빌려준 사람으로서 사안에 따라 A에 대해 계약상 책임을 져야 할 경우도 있습니다.

 

Q 11. 매도인이 매수인으로부터 계약금을 받았는데, 계약을 해제 하려면 어떻게 해야 하는가?

A. 계약금을 위약금으로 하기로 약정한 바 없이 서로 주고 받았다면, 이는 해약금으로 해석됩니다. 따라서, 아무런 해제 사유가 없더라도 당사자 일방이 이행에 착수하기 전이라면 매도인은 계약금의 2배 액을 돌려주고 계약을 해제할 수 있고, 매수인은 계약금을 포기하고 계약을 해제할 수 있습니다. 그러나, 당사자 일방이 이행에 착수한 이후에는 합의 해제하거나 아니면 귀책사유 없는 자가 귀책사유 있는 자를 상대로 해제할 수 있을 뿐이고, 위와 같은 해약은 할 수 없습니다. 이때 매수인에게 귀책사유가 있는 경우 매도인이 당연히 계약금을 가질 수 있는 것은 아니고, 그 계약금을 위약금으로 하기로 한 경우라야 계약금을 가질 수 있고, 그렇지 아니한 경우에는 실제 손해액 만큼만 가지고 나머지는 돌려줘야 합니다. 반대로 계약금보다 손해액이 더 큰 경우에는 더 청구할 수 있습니다.

 

KASAN_[계약실무] 계약법무 상식 FAQ.pdf

 

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작성일시 : 2018.08.30 09:30
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특별한 사안은 아니고 계약실무 기본내용에 해당하는 간단한 사례와 계약법리를 살펴보겠습니다. """"에게 특정 시험을 의뢰하고 그 결과 보고서를 기한까지 보내준다는 내용의 연구용역계약을 체결하였습니다. ""이 그 기한까지 결과 보고서를 보내지 않았기 때문에 ""은 예정된 후속 영업을 착수할 수 없었습니다.

 

1. ""의 이행지체에 따른 법적 효과 및 책임

. 이행지체의 성립요건

채무자의 이행지체가 성립하기 위해서는 이행기가 도래하였을 것, 채무의 이행이 아직 가능할 것, 급부의 제공이 없을 것, 채무자의 과책, 이행하지 않는 것이 위법할 것이 요구됩니다. 위 사안에서 계약한 완료 보고 기한이 지났으므로 다른 사정이 없다면 채무자 ""의 이행지체가 인정될 것입니다.

 

. 이행지체에 따른 채무자의 책임 일반법리

채무이행의 확정기한이 있는 경우에는 채무자는 기한이 도래한 때로부터 지체책임이 있고(민법 제387조 제1), 채권자는 채무불이행에 대한 손해배상을 청구할 수 있으며(민법 제390), 채무자는 자기에게 과실이 없는 경우에도 그 이행지체 중에 발생한 급부불능에 대해서 손해를 배상하여야 합니다(민법 제392).

 

. 이행지체 등 계약위반에 대해 규정한 계약조항 적용

계약서에 아무런 규정이 없다면 민법 일반법리에 따라 책임을 물으면 됩니다. 그러나, 현실에서는 계약위반에 대한 처리규정을 계약서에 두는 경우가 보통입니다. 예를 들면, 일방이 계약의 중대한 사항을 위반하였을 경우 위반사항의 시정을 서면으로 통보하고 일정한 최고기간 및 시정기간을 거쳐 비로서 계약을 해지할 수 있다. 중대하거나 지속적인 계약위반이 있는 경우 갑은 을에게 연구용역 중지를 요청하고 을에게 연구용역비 전액반환을 요구할 수 있다. 나아가 갑의 손해에 대한 손해배상을 별도로 청구할 수 있다. 등등의 규정을 두는 경우가 많습니다. 이와 같은 계약조항이 있는 경우라면, 민법규정보다 우선 적용되므로, 계약서에서 정한 바에 따라 ""의 책임을 물을 수 있습니다.

 

2. 계약위반과 손해배상

. 통상손해와 특별손해

계약불이행을 이유로 계약을 해지하고, 계약서에 정한 용역비 반환 등에 더해 추가 손해배상도 청구할 수 있습니다.

 

이때 손해배상범위는 채무불이행으로 인해 일반적으로 생길 것으로 인정되는 통상손해뿐만 아니라 예외적으로 특별손해까지 청구할 수도 있습니다. 예를 들면, """"의 시험 결과를 기초로 그 다음 단계 사업을 진행하는 것이었고, ""이 이와 같은 사정을 잘 알고 있었다면 ""이 그 다음 단계에 구체적으로 투입하여 발생한 손해까지도 책임을 물을 가능성이 있습니다.

 

특별손해 배상책임에 대한 요건으로서 채무자의 예견가능성은 채권성립시가 아니라 채무불이행시를 기준으로 판단하고(대법원 1985. 9. 10. 선고 84다카1532 판결), 그 예견 대상이 되는 것은 그와 같은 특별한 사정의 존재만이고 그러한 사정에 의하여 발생한 손해의 액수까지 알았거나 알 수 있어야 하는 것은 아닙니다(대법원 2002. 10. 25. 선고 200223598 판결).

 

""이 연구용역보고서 제출기한 채무불이행 시점까지 연구용역 결과보고서가 제출될 것을 전제로 ""이 타사와 그 다음 단계 사업에 관한 계약을 체결하였다는 사실을 알았고, 보고서가 제출되지 아니할 경우 귀사가 수탁계약을 이행하지 못하여 귀사에게 손해가 발생할 수 있다는 사정을 예견할 수 있었다면 관련 특별손해에 대한 손해배상청구도 가능합니다. 특별손해는 예외적으로 인정되는 것이므로 성립요건을 엄격하게 해석하고 그 채무자 인식에 대한 충분한 입증을 요구합니다. 특별한 사정이 없다면 통상손해에 대한 책임만 인정되고 특별손해에 대한 배상책임까지 인정되기는 쉽지 않습니다.

 

. 실무적 대응방안 손해배상 예정 조항

정해진 기한까지 ""의 계약이행이 매우 중요하고 그 기한을 넘기면 큰 손해가 예상되는 경우라면 미리 계약서에 손해배상 예정을 규정해 두는 것이 실무적 대응방안입니다. 특별손해의 성립여부를 다투는 것보다 그 범위까지 책임을 묻는다는 명확한 규정을 둔다면 쉽게 특별손해범위까지 배상 받을 수 있습니다. 장래 발생 가능한 상황에 대응하는 적절한 내용의 조항을 계약서를 포함하는 것이 바람직한 계약실무라 할 것입니다.

 

KASAN_[계약실무] 연구용역계약에서 약정기한까지 시험 보고서를 내지 못한 경우 손해배상책임 범위.pdf

 

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작성일시 : 2018.08.29 09:40
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미국 SEC에 제출되어 공개된 장문의 계약서를 참고로 첨부해 드립니다. 핵심부분은 삭제되었지만, 신약개발과정을 거쳐 미국 FDA 허가신청까지 진행된 계약서로 실무자용 참고자료라고 생각합니다.

 

수많은 조항 중에서 미국 FDA 허가신청 과정에서 필요한 data access에 관한 규정은 흔히 보기 어려운 내용입니다. 그대로 인용하면 다음과 같습니다.

 

4.8 Sharing of Regulatory Filings. Each of the Parties will disclose to the other a draft copy of any Regulatory Filing in the Territory in the original language no less than thirty (30) days prior to filing it with a Governmental Authority. Each Party will consider in good faith any comments made by the other Party with respect to such filings. Each Party shall, no less frequently than quarterly, and more often as reasonably requested by the other Party, provide to the other Party (in such format as reasonably requested) all material preclinical and clinical data arising out of or relating to Dmab in trials thereof in the Territory (and outside the Territory, for Amgen) (or such subset of such data as the Parties may agree). Each of the Parties shall maintain a database which contains all clinical trial data accumulated from all clinical trials of Dmab in the Territory (in a computer readable format reasonably requested by Amgen). Upon the request of either Party, the other Party shall provide a right of reference to any requested Regulatory Filings or Regulatory Approvals in the Territory, and Amgen shall provide the same such right of reference to Collaborator with respect to such Regulatory Filings and Regulatory Approvals outside the Territory, in each case as reasonably necessary for the requesting Party’s development or commercialization of Dmab as permitted hereunder (or, with respect to Amgen, manufacture of Dmab). Notwithstanding the foregoing, Amgen shall not be required to provide to Collaborator nor to allow Collaborator to access (but shall provide a right of reference as set forth in Section 4.15.3 (Amgen Cooperation) to the extent necessary) Amgen’s manufacturing information with respect to Dmab or any sections of any such Regulatory Filing related thereto and neither Party shall have an obligation to provide information relating to any product other than Dmab.

 

3.10.3 Right of Access. Each Party shall provide the other Party with access to all clinical project plans and clinical data, results and information derived from or relating to all Clinical Trials conducted, and all Regulatory Filings prepared, with respect to Collaboration Compounds and/or Licensed Products (collectively, “Product-Related Data”) in English and at no additional cost or expense. Notwithstanding anything to the contrary in this Agreement, ARQULE (a) may use, and provide to its Third Party licensees and collaborators, such Product-Related Data; provided, that, (i) ARQULE shall only have the right to share such Product-Related Data to its Third Party collaborators and licensees that have granted ARQULE the reciprocal right to share with DS clinical data, results and information, and information derived from or related to Regulatory Filings controlled by such Third Party collaborators and licensees for use with Licensed Products under this Agreement and (ii) ARQULE shall, upon DS’s request, use Commercially Reasonable Efforts to coordinate a global clinical trial targeting both within the Territory and the Asian Territory involving its Third Party collaborators and DS; (b) may use such Product-Related Data for the performance of its obligations and exercise of its rights under this Agreement; and (c) shall have a right of access, a right of reference and a right to use and incorporate all such Product-Related Data in any Regulatory Filings and Drug Approval Applications it makes with respect to Licensed Products. The Parties shall cooperate so that such Product-Related Data is transferred to ARQULE as expeditiously as possible.

 

신약허가에 필요한 임상시험 데이터를 얻는데 막대한 비용과 시간이 필요하기 때문에 상대방을 적극적으로 지원하여 허가를 받을 수 있도록 한다는 취지입니다. 신약개발의 어려움과 진정한 partnership이 필요한 현실을 반영한 계약조항으로 생각됩니다.

 

KASAN_[국제계약실무] 일본 Daiichi Sankyo에서 신약개발회사 Amgen, ArQule과 각 체결한 L

 

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작성일시 : 2018.08.24 14:30
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일본제약회사와 다국적 제약회사가 체결한 신약의 물질특허에 대한 Exclusive License Agreement 중에서 Termination 조항을 간략하게 살펴보겠습니다. 신약개발은 최종 성공가능성이 낮기 때문에 중간 Risk 관리가 무엇보다 중요합니다. 다른 License 계약보다 Termination 조항이 더욱 중요합니다.

 

Licensor 일본회사 Shionogi에서 신약물질 특허권을 보유하고, Licensee AstraZeneca에 대해 해당 특허의 전용실시권 허여 및 상업화 권리를 부여하는 기술이전 license 계약입니다. 발생 가능한 상황에 따라 Termination 조건을 달리 규정하고, 그에 따른 후속처리도 각각 규정하였습니다.

 

국내 라이선스 계약서에서 통상적으로 사용되는 계약해제, 해지 조항내용만으로 라이선스 이후 연구개발 진행에 따라 발생 가능한 Risk를 관리할 수 있다고 기대하는 것 자체가 비현실적입니다. 조금만 냉정하게 살펴보면 분명하게 알 수 있습니다. 정말 중요한 기술이전 및 라이선스 계약이라면 현재 흔히 사용되는 표준 계약서에 얽매이지 말고 필요한 조항을 새로 작성하는데 주저하지 말아야 할 것입니다.

 

Crestor License Agreement는 이미 상당한 시간이 지난 오래 된 계약서이지만, 실제 엄청난 성공을 거둔 신약개발 기술이전 프로젝트로서 실무자가 참고자료로 살펴볼 가치가 높다 생각합니다.

 

Article 13.  Term and Termination

 

13.1

This Agreement shall become effective as of the EFFECTIVE DATE and expires when ZENECA’s obligations to pay running royalties according to Articles 4.2 and 4.3 expire.

 

13.2

If ZENECA determines that it is not feasible for ZENECA to pursue the development, launch or sale of LICENSED PRODUCTS due to a scientific, technical, regulatory and/or commercial reason, including but not limited to (i) adverse events of the COMPOUNDS or LICENSED PRODUCTS or (ii) marketability of the LICENSED PRODUCTS or (iii) reasons related to patent coverage, ZENECA shall promptly notify SHIONOGI in writing of such determination and provide SHIONOGI with the pertinent information with respect thereto.  Promptly following the receipt of such notice from ZENECA, the PARTIES shall discuss the situation in good faith.  Following such discussion, ZENECA may terminate this Agreement upon ninety (90) days prior written notice.

 

13.3

Following launch of the LICENSED PRODUCTS in any country of the TERRITORY, ZENECA shall have the right to withdraw the LICENSED PRODUCTS from sale in such country, due to scientific, technical, regulatory and/or commercial reasons, including but not limited to adverse events of the COMPOUND or LICENSED PRODUCTS or marketability of the LICENSED PRODUCTS.  ZENECA shall promptly notify SHIONOGI in writing of such determination and provide SHIONOGI with the pertinent information with respect thereto.  Promptly following the receipt of such notice from ZENECA, the PARTIES shall discuss the situation in good faith.  Following such discussion, ZENECA may withdraw the LICENSED PRODUCTS from sale in such country; provided that ZENECA shall be entitled to withdraw the LICENSED PRODUCTS from sale without advance discussions with SHIONOGI if the withdrawal is for safety reasons.

13.4

After expiration of this Agreement pursuant to Article 13.1 above, ZENECA’s license shall be considered fully paid and become non-exclusive, and ZENECA and its AFFILIATES and SUBLICENSEES shall be allowed to continue using all KNOW-HOW for the manufacture, sale or use of the COMPOUNDS and/or LICENSED PRODUCTS with no further consideration to SHIONOGI.

 

13.5

This Agreement shall be terminable by either PARTY at any time, upon the occurrence of any of the following events;

 

 

(i)

Should the other PARTY hereto become insolvent, or if proceedings in voluntary or involuntary bankruptcy or pursuant to any other insolvency law shall be instituted by, on behalf of or against the other PARTY, or if a trustee or receiver of the party’s property shall be appointed; or

 

 

(ii)

If the other PARTY commits any material breach of any of the terms of this Agreement and (a) fails to remedy such breach within sixty (60) days after written notice thereof has been given by the non-breaching PARTY, or (b) in the event that such breach is not capable of cure within such sixty (60) day period, fails to commence to cure such breach within such period and thereafter to prosecute such cure diligently to completion; provided, however, that in no event shall the period for such cure be greater than one hundred twenty (120) days after the non-breaching party’s notice of such breach.

 

13.6

The termination of this Agreement shall not relieve the PARTIES from performing any obligations accrued prior to the date this Agreement terminates.

 

13.7

Upon termination of this Agreement pursuant to Article 3.8, 13.2 or 13.5, ZENECA shall promptly return all KNOW-HOW supplied from SHIONOGI and cease any activities allowed hereunder (including without limitation development, manufacture, use and/or sale of the COMPOUNDS and the LICENSED PRODUCTS); provided however, that ZENECA, its AFFILIATES and SUBLICENSEES shall have the right, if applicable, to sell any remaining COMPOUNDS or LICENSED PRODUCTS made prior to said termination and shall pay to SHIONOGI any royalties owed to SHIONOGI with respect to such sales.  ZENECA shall also transmit free of charge to SHIONOGI registration data generated by ZENECA up to the date of early termination without delay.  Moreover, upon early termination (except the case that this Agreement is terminated by ZENECA in accordance with Article 13.5 above) and upon SHIONOGI’s request, ZENECA shall grant or cause to be granted to SHIONOGI a worldwide license, with the right to sublicense to any THIRD PARTY, to manufacture, use and sell the COMPOUNDS and LICENSED PRODUCTS under any patent rights held or controlled by ZENECA, its AFFILIATES or SUBLICENSEES which cover the development, manufacture, use and/or sale of the COMPOUNDS and the LICENSED PRODUCTS, and utilizing ZENECA’s registration data (including its AFFILIATES’ and/or SUBLICENSEES’ registration data) generated up to the date of early termination on the terms and conditions mutually agreed upon by the PARTIES.  If the HEALTH REGISTRATION APPROVAL of any LICENSED PRODUCT is already held by ZENECA, its AFFILIATES and/or SUBLICENSEES at the date of early termination of this Agreement (except the case that this Agreement is terminated by ZENECA in accordance with Article 13.5 above), ZENECA shall also take all reasonable steps to transfer or cause to be transferred, free of charge, such HEALTH REGISTRATION APPROVAL to SHIONOGI.

 

13.8

Early termination of this Agreement by the non-breaching PARTY shall in no way affect or limit such non-breaching party’s right to claim against the breaching PARTY for any damages arising out of the breach of this Agreement.

13.9

ZENECA’s payment obligation under Article 3.2 and Articles 5, 7, 8, 10, 13.4 and 13.7 shall survive the termination or expiration of this Agreement.

 

KASAN_[국제계약실무] 신약물질 기술이전 Exclusive License 계약서 중 Termination 조항

 

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작성일시 : 2018.08.24 13:30
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기술이전 License 중 많은 경우가 기술이전 이후부터 상업적 발매까지 추가 연구개발에 많은 비용과 시간이 필수적으로 투입되어야만 합니다. 대표적으로 신약기술 이전 License 케이스가 이와 같습니다.

 

Licensor 수입의 대부분은 Running Royalty이므로 상업적 판매까지 제품개발이 성공적으로 완료되는지 여부는 License 양 당사자 모두에게 매우 중대한 영향을 미칩니다. 그와 같은 중대한 development 관련 사항 중 License 계약서에 반영되어야 할 내용은 어떤 것인지 사례를 통해 살펴보겠습니다.

 

아래에서 일본제약회사와 다국적 제약회사가 체결한 신약의 물질특허에 대한 Exclusive License Agreement Development 조항을 간략하게 살펴보겠습니다. Licensor 일본회사 Shionogi에서 신약물질 특허권을 보유하고, Licensee AstraZeneca에 대해 해당 특허의 전용실시권 허여 및 상업화 권리를 부여하는 기술이전 license 계약입니다.

 

비록 Crestor License Agreement는 조금 오래 된 계약서이지만, 실제 엄청난 성공을 거둔 신약개발 기술이전 프로젝트로서 실무자가 참고자료로 살펴볼 필요가 있다고 생각합니다.

 

참고로, 최근에는 양 당사자가 참여하는 Joint Steering Committee (JSC), Joint Development Committee (JDC)를 구성하여, 정기적 회의를 통해 후속 연구개발의 진행, 성과평가, 조정, 결정 등을 해나가는 방식이 자주 활용되고 있습니다. 이를 위해 처음부터 License Agreement에 이와 같은 JSC 등에 관한 계약조항을 두는 경우가 많습니다.

 

Article 3.  Development

 

3.1

SHIONOGI shall disclose the KNOW-HOW, which is necessary, useful or advisable for ZENECA to obtain the HEALTH REGISTRATION APPROVAL and to develop, manufacture, use, distribute, market and sell the LICENSED PRODUCTS, in each country of the TERRITORY, after the execution of this Agreement without delay to the extent not done so already.  If the visits of SHIONOGI’s representative(s) to ZENECA’s facilities are reasonably requested by ZENECA relating to the disclosure of KNOW-HOW to ZENECA, SHIONOGI will send an appropriate representative(s) to ZENECA’s facilities; provided that ZENECA shall bear the expenses of travel and accommodations for such representative(s).

 

SHIONOGI will provide ZENECA with all reasonable assistance required in order to transfer the KNOW-HOW to ZENECA in a timely manner.  Such assistance will include, but shall not be limited to those items listed in the Schedule attached.

 

3.3

ZENECA shall develop and register the PRODUCTS in the TERRITORY on its sole responsibility as if the PRODUCTS had been derived from ZENECA’s own research pipeline.  Prior to October 31, 1998, ZENECA shall prepare a development schedule (hereinafter referred to as the “DEVELOPMENT SCHEDULE”), and shall allow SHIONOGI the opportunity to comment upon it.  The DEVELOPMENT SCHEDULE shall contain the estimated time schedule of pre-clinical studies, clinical trials, New Drug Application (“NDA”) filings, launches and other related activities to be conducted by ZENECA with respect to the PRODUCTS in Europe, the U.S.A. and Japan.  The first DEVELOPMENT SCHEDULE (hereinafter referred to as the “ORIGINAL DEVELOPMENT SCHEDULE”) shall be attached to this Agreement as Appendix III.

  

3.4

ZENECA may also pursue the feasibility for the development and commercialization of the COMBINATION PRODUCTS.  If ZENECA decides to carry out the development of any COMBINATION PRODUCTS leading to their commercialization, ZENECA shall promptly inform SHIONOGI of such intention in writing and provide SHIONOGI with the development schedule therefor.

 

3.5

If ZENECA reasonably foresees or becomes aware of any delay of six (6) months or more in the actual development of the PRODUCTS as compared with the timing set forth in the ORIGINAL DEVELOPMENT SCHEDULE or any later modified DEVELOPMENT SCHEDULE, ZENECA shall promptly inform SHIONOGI of such delay in writing.  Whereupon ZENECA may modify such DEVELOPMENT SCHEDULE upon consultation with SHIONOGI, but for the avoidance of doubt, such consultation shall be for information only and ZENECA will not be required to obtain SHIONOGI’s approval to any such modification.

 

3.6

Any and all development costs for the LICENSED PRODUCTS in the TERRITORY shall be solely borne by ZENECA.

 

3.7

ZENECA shall provide SHIONOGI with a bi-annual report on the progress in the development of LICENSED PRODUCTS in the TERRITORY in order to keep SHIONOGI informed of the progress.  ZENECA also agrees to have meetings with SHIONOGI in a timely manner (at least once a year) in order to report on the progress in the development of LICENSED PRODUCTS in the TERRITORY.  If any application of Investigational New Drug (“IND”), Clinical Trial Exemption (“CTX”) and/or NDA is filed with the competent authorities in Europe, the U.S.A. and Japan, ZENECA shall provide SHIONOGI with a summary of all dossier submitted to such authorities (including any amendments thereto).  The provisions of Article 8.1 shall apply to any information disclosed hereunder, and SHIONOGI shall not be permitted to use any such information for any purpose other than evaluating the progress of ZENECA’s development of the LICENSED PRODUCTS.

 

3.8

Upon completion of phase II clinical trials for the LICENSED PRODUCTS, ZENECA shall have the right to terminate this Agreement by informing in writing SHIONOGI of its intention to terminate this Agreement as well as the background of such decision.  On termination of this Agreement pursuant to this Article 3.8, ZENECA shall not be obliged to make any further payments under Article 4.

3.9

If and when the HEALTH REGISTRATION APPROVAL is obtained in any country of the TERRITORY, ZENECA shall promptly inform SHIONOGI of such HEALTH REGISTRATION APPROVAL and send to SHIONOGI a copy of the approval letter, along with an English translation thereof, of such HEALTH REGISTRATION APPROVAL issued by the competent health authority of such country.  The provisions of Article 8.1 shall apply to any information disclosed hereunder, and SHIONOGI shall not be permitted to use any such information for any purpose other than evaluating the progress of ZENECA’s development of the LICENSED PRODUCTS.

 

3.10

If ZENECA chooses to market the LICENSED PRODUCTS in Japan and/or Taiwan with a partner other than ZENECA’s AFFILIATE in such countries, ZENECA shall offer to SHIONOGI the first opportunity to be ZENECA’s marketing partner for the LICENSED PRODUCTS in Japan and/or Taiwan.  With regard to the terms and conditions of the marketing of LICENSED PRODUCTS in Japan and/or Taiwan, SHIONOGI and ZENECA shall negotiate such terms and conditions in good faith.  If the PARTIES are unable to agree upon such terms and conditions, ZENECA shall be free to offer the opportunity to a THIRD PARTY on terms and conditions no more favorable than those offered to SHIONOGI.

 

KASAN_[국제계약실무] 신약 물질특허 기술이전 Exclusive License 계약서 중 Development

 

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작성일시 : 2018.08.21 17:30
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세계적 블록버스터 신약의 물질특허에 대한 Exclusive License 및 추가 R&D Collaboration Agreement 중에서 특허관련 계약조항을 인용하고 간략하게 살펴보겠습니다. 신약물질을 개발한 일본 제약회사 Shionogi에서 신약물질 특허권을 보유하고, 대형 제약회사 AstraZeneca에 대해 해당 특허의 전용실시권 허여 및 상업화 권리를 부여하는 기술이전 license 계약입니다. 이미 상당한 시간이 지난 오래 된 계약서이지만, 실제 엄청난 성공을 거둔 신약개발 기술이전 프로젝트로서. 실무자가 참고자료로 살펴볼 가치가 높다 생각합니다.

 

Article 7.  Inventions (추가 연구개발 발명에 대한 권리관계 규정. 단독 발명의 경우 개발회사에 권리귀속 확인 + 공동발명은 공동으로 결정 권한 보유 및 비용 등 책임도 분담 규정)

 

Inventions which are made and which relate to the COMPOUNDS and/or LICENSED PRODUCTS shall belong to the PARTY making such invention.  Each PARTY shall have the right to file, prosecute and maintain patent applications and patents covering inventions made solely by that PARTY.  

 

If an invention is made jointly by the PARTIES, such invention shall be jointly owned.  Neither PARTY shall file any patent application(s) containing such joint invention and/or any information or data received from the other PARTY without the prior written consent of the PARTY providing the information or data.  

 

SHIONOGI and ZENECA shall mutually determine whether or not patent applications should be filed concerning such joint inventions, which PARTY shall be responsible for filing and prosecuting any patent applications filed, and share the costs in filing any patent applications, obtaining and maintaining any patents covering joint inventions.

 

Article 9.  Representation and Warranty (진술 및 보증조항. 특허유효 및 권리 소유관계, 타인의 권리침해 여부 등에 관한 성실한 조사 및 그 결과에 따른 인식범위로 보증책임 제한. 무제한 보증 아님.)

 

9.1

SHIONOGI represents and warrants that it is the owner of the entire right, title and interest in the PATENTS listed in Appendix II hereto and KNOW-HOW, and is entitled to grant the licenses specified herein.  SHIONOGI further hereby represents and warrants that, to the best of its knowledge, the PATENTS owned or controlled by SHIONOGI or SHIONOGI’s AFFILIATES are being procured from the respective Patent Offices in accordance with all applicable laws and regulations.

 

9.2

SHIONOGI represents and warrants that it has full corporate power to enter into this Agreement and to carry out the provisions hereof.

 

9.3

ZENECA represents and warrants that it has full corporate power to enter into this Agreement and to carry out the provisions hereof.

 

9.4

SHIONOGI represents that, as of the EFFECTIVE DATE, it is not aware of any infringement or threatened infringement of the PATENTS or KNOW-HOW by a THIRD PARTY.

 

9.5

SHIONOGI represents and warrants that, to the best of SHIONOGI’s knowledge, ZENECA’s exploitation or use of the PATENTS and/or KNOW-HOW hereunder will not infringe any patent or other intellectual property right enjoyed by any THIRD PARTY (with the exception of Hoechst European Patent Applications No.  88120057.0 and any foreign applications or patents corresponding thereto).

 

9.6

SHIONOGI represents that, as of the EFFECTIVE DATE, SHIONOGI has no knowledge from which it can reasonably be inferred that the PATENTS are invalid.

 

Article 11.  PATENTS (특허출원, 심사 및 등록과장에서 라이센시의 검토 및 참여권리 보장. 특허권리 확보에 라이센시 참여권 부여)

 

11.1

SHIONOGI has the responsibility to file, prosecute and maintain the PATENTS and shall bear all cost for the PATENTS, including fees and expenses paid to outside legal counsel and experts, direct costs of in-house counsel and filing, prosecution and maintenance expenses associated therewith.

 

11.2

SHIONOGI shall provide ZENECA with an opportunity to review and comment on the nature and text of new or pending applications for the PATENTS.

 

11.3

SHIONOGI shall advise ZENECA on an annual basis of progress in the prosecution of all patent applications and in the maintenance or extension of patents falling within the PATENTS and shall, on request, furnish ZENECA with a copy of the patent application, patent or other document pertinent to prosecution, maintenance or extension of such applications and patents.

 

11.4

No significant steps regarding prosecution of the PATENTS will be taken by SHIONOGI without prior consultation with ZENECA.  In particular, no steps concerning European Patent Application No.  92111090.4 or US Patent 5,260,440 will be taken by SHIONOGI without prior consultation with ZENECA.

 

11.5

If SHIONOGI elects not to continue to prosecute a patent application or not to maintain or extend any patent application or patent within the PATENTS, SHIONOGI shall notify ZENECA not less than two (2) months before any relevant deadlines.  Thereafter ZENECA shall have the right to pursue at its expense, and at its sole discretion, the prosecution, extension or maintenance of such application or patent.  Any costs incurred by ZENECA pursuant to this shall be offset against royalties payable under Article 4.

 

11.6

ZENECA may request SHIONOGI to seek additional patent protection for the COMPOUNDS or LICENSED PRODUCTS in the TERRITORY, for example, by way of patent registration, patent of importation or revalidation, or the like.  If SHIONOGI chooses to seek such additional patent protection, it shall do so at its own cost and in its own name.  If SHIONOGI chooses not to seek such additional patent protection, ZENECA may require SHIONOGI to do so; provided ZENECA reimburses SHIONOGI for any reasonable expenses incurred in doing so.  Such patent property shall then be included within the definition of PATENTS.

 

11.7

SHIONOGI shall immediately advise ZENECA of any certification filed under the U.S.  “Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act of 1984” (“ANDA ACT”) claiming that any PATENTS are invalid or claiming that the PATENTS will not be infringed by the manufacture, use or sale of a product for which an application under ANDA ACT is filed.

 

11.8

The PARTIES will cooperate with each other in gaining patent term extension(s) or the like, where applicable to the PATENTS in the TERRITORY, for example, under the U.S.  “Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act of 1984” or under a supplementary protection certificate in European countries.

 

11.10

Upon reasonable request of ZENECA, SHIONOGI will provide ZENECA with all necessary assistance relating to the PATENTS, including allowing ZENECA access to SHIONOGI’s files and documents and access to SHIONOGI’s personnel who may have possession of relevant information.

 

Article 12.  Infringement of PATENTS (라이선스 대상 특허권을 제3자가 침해할 경우 양당사자의 침해대응 책임 및 협력 방안, 대상 특허실시로 타인 권리를 침해하는 경우 분쟁 대응 책임 및 협력 방안 규정)

 

12.1

In the event that ZENECA or SHIONOGI supposes that a THIRD PARTY may be infringing any of the PATENTS by the manufacture, use, distribution, marketing or sale of the COMPOUNDS and/or LICENSED PRODUCTS, ZENECA or SHIONOGI shall promptly notify the other PARTY in writing, identifying the infringer and the infringement complained of and furnishing the information upon which such determination is based.  ZENECA shall be entitled, in its sole discretion but after notifying SHIONOGI, to take any measures deemed appropriate to stop such infringing activities by such THIRD PARTY in the TERRITORY or to grant to the infringing THIRD PARTY adequate rights and licenses necessary for continuing such activities in the TERRITORY so long as ZENECA remains in compliance with Article 4.  Upon reasonable request by ZENECA and at ZENECA’s cost, SHIONOGI shall give ZENECA all reasonable information and assistance including allowing ZENECA access to SHIONOGI’s files and documents and access to SHIONOGI’s personnel who may have possession of relevant information, and if necessary to prosecute any legal action, joining in the legal action as a party.

 

12.2

ZENECA shall bear the cost of any action or measures taken in accordance with Article 12.1 and shall be entitled to receive any damages or remuneration received as a result of such action or measures.

 

12.3

In the event ZENECA decides, within sixty (60) days of becoming aware of an infringement, in its sole discretion, not to take any action against a THIRD PARTY deemed to infringe the PATENTS, ZENECA shall inform SHIONOGI in writing and SHIONOGI thereafter shall be entitled to pursue an action to stop such infringement in its own name and for its own account.  Upon reasonable request by SHIONOGI and at SHIONOGI’s cost, ZENECA shall give SHIONOGI all reasonable information and assistance.  Any damages or remuneration received as a result of such action shall be received by SHIONOGI.

 

12.4

In the event of any actual or threatened suit against ZENECA or its AFFILIATES, SUBLICENSEES or customers alleging that the exploitation or use of the PATENTS and/or KNOW-HOW hereunder infringes the patent or other intellectual property rights of a THIRD PARTY, ZENECA shall promptly give written notice to SHIONOGI.  SHIONOGI will provide to ZENECA all reasonable assistance requested by ZENECA to defend or settle such suit and in particular SHIONOGI will promptly make available to ZENECA, free of charge, all information in its possession or control which will assist ZENECA in defending or otherwise dealing with such suit.  ZENECA shall have the right to defend in its sole discretion such suit but shall consult with SHIONOGI before settling such suit.  ZENECA shall not settle the suit without obtaining prior written consent of SHIONOGI which consent shall not be unreasonably withheld.  If damages or costs are awarded against ZENECA for such infringement, or if the outcome of the suit is that ZENECA is ordered to or agrees to make payments or pay royalties to a THIRD PARTY in order to secure the right to continue the exploitation or use of the PATENTS and/or KNOW-HOW hereunder, then the following percentages of such damages, payments, or royalties shall be offset against royalties payable by ZENECA under Article 4: [***].

 

Notwithstanding the foregoing, in any event described above, SHIONOGI shall be entitled to receive at least [***] percent ([***]%) of the royalties due under Article 4 hereof from ZENECA in any one calendar year.

 

KASAN_[국제계약실무] 신약물질 기술이전 License 계약서 중 특허관련 계약조항 사례.pdf

 

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작성일시 : 2018.08.21 16:30
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특허 license에서 자주 쟁점이 되는 사항이고 실제 발생할 수 있는 사안입니다. 아래 그림에서 표시한 각 특허 사이의 관계와 License Agreement 조항의 문언표현을 꼼꼼하게 잘 살펴보시기 바랍니다.

 

 

1. license 대상특허 범위 및 쟁점

License 계약서에 라이선스 대상특허 '250 및 그 후속특허 "including any continuation, continuation-in-part and divisional patent applications that claim priority to Opana® ER Patents"로 표현되어 있습니다. 여기서 '250 특허가 Opana® ER Patents에 해당합니다.

 

계약체결 후 등록된 위 '216 특허와 '122 특허가 위와 같은 계약문언의 범위에 해당하는지 여부가 쟁점입니다. 그림에서 보듯 노란색 '250 특허와 녹색의 쟁점 특허 2건은 직접 연결된 관계가 아닙니다.

 

다만, 청색으로 표시한 '357 출원이 중간에 개입되어 있습니다. 그것을 매개로 녹색표시특허들도 노란색 특허와 동일하게 license 대상특허로 해석할 수 있는지 문제됩니다.

 

2. 미국법원 판결

CAFC 판결은 위와 같은 상황에서 '216 특허와 '122 특허는 license 대상 특허범위에 포함되지 않는다고 판결하였습니다. 기타 묵시적 license도 인정하지 않았습니다. , licensor Endolicensee Actavis, Roxanegeneric 제품 발매에 대해 기존 등록특허에 관하여 체결한 license의 존재에도 불구하고 다시 추가 등록한 '216 특허와 '122 특허에 기초한 특허권을 행사할 수 있다고 보았습니다.

 

Generic 제품발매 회사로서는 불의타에 해당하는 황당한 상황을 맞았습니다. CAFC 3인 합의재판부 중 1명의 소수의견 Dissent Opinion에서는 license 대상을 특허로 표현한 것과 제품으로 표현한 것을 엄격하게 구별해야 하고, 적어도 제품을 기준으로 라이선스 계약을 체결한 경우 위 특허도 라이선스 대상특허에 해당한다는 의견 설시가 흥미롭습니다. 공감할 내용이 많은데도 불구하고 아쉽게도 소수의견에 그쳤습니다. 특허 라이선스 실무공부 삼아 읽어 보시기 바랍니다.

 

3. No Implied License 조항

CAFC 판결에서는 계약서의 다음과 같이 묵시적 라이선스를 허용하지 않는다는 계약조항을 중요한 판단근거로 삼았습니다. 라이선스 계약 실무상 매우 중요한 포인트입니다.

 

“Endo does not grant to Actavis [or Roxane] . . . any license, right or immunity, whether by implication, estoppel or otherwise, other than as expressly granted herein.”

 

참고자료로 다른 계약서에서 표준형식의 조항을 인용합니다. "No Other Rights. No rights, other than those expressly set forth in this Agreement are granted to either Party hereunder, and no additional rights will be deemed granted to either Party by implication, estoppel, or otherwise. All rights not expressly granted by either Party to the other hereunder are reserved."

 

Licensee의 묵시적 라이선스 주장은 부제소조항(not to sue)에도 근거를 두고 있습니다. licensee에 대한 소송을 제기하지 않는다는 계약조항은 곧 후속 등록 특허권에 대한 license 합의로도 해석할 수 있다는 주장입니다.

 

그라나, CAFC 판결은 위와 같이 묵시적 허락을 배제하는 명시적 계약조항을 우선해야 한다고 명확하게 밝혔습니다. 묵시적 라이선스 이론이 적용될 수 있고, 따라서 상충되는 해석이 가능한 상황에서도, 처분문서에 해당하는 계약서에 명시적으로 기재된 묵시적 라이선스를 배제한다는 문언이 훨씬 더 강력한 효력을 발휘한다는 점을 명확하게 판시하였습니다.

 

위 판결은 Licensee 입장에서 조금 억울한 면이 있을 것입니다. 실무적 대응방안으로는 특허만을 라이선스 대상범위의 기준으로 설정하는 것보다 여기에 더하여 제품기술을 라이선스 범위설정의 기준으로 함께 설정한다면 안정할 것입니다.

 

기술이전이나 license 당시에는 등록되지 않았고 독립된 특허출원도 아니었으나 그 후 분할출원, 연속출원 등을 통해 등록되는 특허문제는 매우 중요합니다. 관련 쟁점에 관한 좋은 참고가 될 분쟁사례와 판결입니다. CAFC 판결문을 소수의견까지 모두 꼼꼼하게 살펴보시길 권합니다.

 

KASAN_[라이선스계약분쟁] License 계약의 대상특허의 범위 - 계약체결 이후 등록된 특허 중에서 Licen

 

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작성일시 : 2018.08.20 12:30
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중재합의는 법원의 재판관할을 배제하는 것입니다. 그런데 중재합의조항이 적용되는 사항과 그렇지 않은 사항이 혼합된 분쟁에 대해서는 법원의 재판관할이 있는지 문제됩니다. 그와 같은 상황에 대해 미국법원 판결이지만 국제거래계약 실무상 참고자료라고 생각되어 간략하게 소개합니다.

 

원고, licensor, Adtile사는 미국 캘리포니아 소재 s/w 개발회사, 피고 licensee Perion사는 이스라엘 소재 s/w 회사로 "Undertone"이라는 명칭으로 Motion Ads 사업을 하고 있습니다. 양사는 mobileMotion Ads s/w에 관한 License Agreement, NDA 등을 체결하고, 관련 기술과 s/w 등을 제공하였으나 사업관계 파탄으로 법적 분쟁이 발생하였습니다.

 

양사가 체결한 License Agreement에는 "Governing Law; Dispute Resolution" 조항으로 "any controversy or claim arising out of or relating to this Agreement will be settled by binding arbitration"라는 명시적 규정을 두고 있습니다.

 

반면, 먼저 체결한 NDA에는 "Governing Law" 조항으로 "Any dispute arising out of this NDA shall be submitted to a state or federal court sitting in Wilmington, Delaware, which shall have the exclusive jurisdiction regarding the dispute and to whose jurisdiction the Parties irrevocably submit"라는 명시적 규정을 두고 있습니다.

 

나아가 License Agreement에 통상적 실무와 마찬가지로 "entire agreement & merger clause"로서 "this Agreement, including any exhibits and addenda, constitutes the entire understanding and agreement between the parties with respect to the subject matter hereof and supersedes any and all prior or contemporaneous oral or written communications with respect hereto, all of which are merged herein"라는 명시적 규정을 두고, NDAexhibit로 첨부하였습니다.

 

이와 같은 상황에서 원고 licensor Adtile사는 피고 licensee Perion사를 상대로 license 계약위반, 저작권침해, NDA 위반, 영업비밀침해 등을 주장하는 소송을 Delaware 연방지방법원에 제기하였습니다. 위와 같은 서로 충돌하는 분쟁해결조항에 대해, 원고 Adtile사에서는 비록 License 계약위반 사안은 중재합의조항을 적용해야 하지만, 나머지 사안들은 중재가 아니라 법원재판으로 해결되어야 할 것이므로, 결국 본 분쟁사건 전체를 중재절차가 아니라 법원의 재판을 통해 해결되어야 한다고 주장합니다.

 

licensor Adtile사 입장에서는 단순히 계약위반 주장에 그치지 않고 자신이 개발한 기술정보가 licensee측에서 무단 사용됨으로써 영업비밀침해, 기술탈취, NDA 위반 등에 관한 권리보호를 긴급하게 받기를 희망할 것입니다. 이와 같이 여러 가지 쟁점이 혼재된 복잡한 분쟁에 대해서는 중재절차보다 법원재판이 유리하다고 판단했을 것입니다. 그러나 첨부된 미국법원 판결에서 보듯 융단 폭격하듯 주장 가능한 모든 청구원인을 주장하는 것은 실익이 별로 없습니다. 결과는 중재 합의 사항이 해결되기 전에는 다른 사안에 대한 재판을 중지한다는 것이므로 licensor Adtile사 입장에서는 특별한 효과를 거두지 얻지 못한 것입니다.

 

위 사건에서 미국법원은 전체 소송절차를 중지하기로 결정하였습니다. 판결에서 제시한 근거법령은 다음과 같습니다. "District courts shall stay proceedings while arbitration is pending if a suit is brought "upon any issue referable to arbitration under an agreement in writing for such arbitration" and the court is "satisfied that the issue involved in such suit or proceeding is referable to arbitration under such an agreement ...."

 

즉 중재합의가 포함된 분쟁사안과 중재합의 적용범위를 벗어난 분쟁사안을 결합되어 있는 소송에 대해 미국법원은 제기된 소송심리를 중지합니다. 소송초반에 중재합의를 이유로 소를 각하하지 않고 일단 소송을 중지한 후 중재절차가 완료된 다음, 다시 소송심리를 진행하여 소 각하 및 본안심리 여부를 결정한다는 취지로 보입니다.

 

KASAN_[중재합의조항] 중재(arbitration) 합의조항 포함 sw License 계약분쟁 및 영업비밀침해

 

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작성일시 : 2018.08.20 11:30
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계약을 체결하는 행위자가 타인의 이름으로 법률행위를 한 경우에 행위자 또는 명의인 가운데 누구를 당사자로 볼 것인가에 관하여는, 우선 행위자와 상대방의 의사가 일치한 경우에는 그 일치한 의사대로 행위자 또는 명의인을 계약의 당사자로 확정하여야 할 것이고, 쌍방의 의사가 일치하지 않는 경우에는 그 계약의 성질, 내용, 목적, 경위 등 계약체결 전후의 구체적인 제반 사정을 토대로 상대방이 합리적인 사람이라면 행위자와 명의인 중 누구를 계약당사자로 이해할 것인지에 의하여 결정하여야지 그 계약상의 명의인이 언제나 계약당사자가 되는 것은 아니라 할 것이고, 이러한 법리는 종합건설업자로 등록되어 있지 아니한 수급인이 도급인과 건축도급계약을 체결하면서, 당사자의 합의하에 계약상의 수급인 명의를 종합건설업자로 등록된 사업자로 표시하여 도급계약을 체결하기는 하였지만 그 공사를 직접 시공하고 공사대금도 자기의 계산으로 하는 등 스스로 계약당사자가 될 의사이었음이 인정되는 경우에도 마찬가지로 적용된다(대법원 1998. 12. 8. 선고 9811963 판결, 대법원 2016. 3. 10. 선고 2015240768 판결 등 참조).

 

발주자가 건설업 면허가 없는 소외 甲에게 이 사건 공사를 맡기면서 그 수급인 명의는 소외 甲이 아니라 건설회사로 한 공사도급계약서를 소외 甲과 작성하였으나, 위 도급계약서 작성 당시 건설회사의 임직원이 참석하지 않았던 점, 발주자는 소외 甲과 구체적 계약조건을 협의함과 아울러 담보 없이 공사에 필요한 자금 등 용도로 4억 원을 소외 甲에게 제공한 점, 발주자는 소외 甲에게 이 사건 공사의 진행을 독촉하였고 공사가 중단되자 건설회사에 대한 공사 완공의 독촉 없이 소외 乙에게 잔여 공사를 맡긴 점 등에 비추어, 발주자는 건설회사가 아니라 소외 甲을 이 사건 공사에 관한 도급계약의 당사자로 이해한 것으로 인정된다. 따라서 건설회사의 공사대금 청구를 이유 없다.

 

첨부: 대구고등법원 2018. 6. 28. 선고 201723456 판결

 

KASAN_[계약당사자분쟁] 면허가 필요한 건축도급계약서에서 계약 명의자와 실질적 행위자 중 계약 당사자 판단기준

대구고등법원 2018. 6. 28. 선고 2017나23456 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018.08.20 10:30
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1. 사안의 개요 및 쟁점

(1) 관련 회사: 가맹본부 업체(피고) “아딸프랜차이즈 운영회사 + 물류 및 공급업체 독립된 회사법인 주식회사 마루유통 + 식자재 제조, 판매, 납품업체(원고)

(2) 가맹본부와 중간 물류업체 주식회사 마루유통 사이 물류 및 영업관리 수수료 계약체결 + 마루유통에서 가맹점에 식자재 공급

(3) 피고 가맹본부에서 원고 식자재 제조납품업체 선정, 품질 등 납품조건 구체적 협의 + 물류공급업체 마루유통을 가맹점 주문량을 받아 원고 식자재 납품업체에 전달하면 원고업체는 중간 물류공급업체 마루유통을 통해 가맹점에 식자재 공급

(4) 마루유통의 사업부진으로 납품대금 미지급 상황 발생

(5) 원고 납품업체에서 피고 가맹본부를 상대로 가맹점에 공급한 식자재 판매대금을 달라는 소송제기

(6) 피고 가맹본부 주장: 중간 공급업체 마루유통에서 원고 업체로부터 직접 구매하여 가맹점에 공급함 + 구매계약 당사자는 마루유통이지 가맹본부가 아님 + 가맹본부는 채무자 아님.

(7) 쟁점: 가맹본부를 가맹점에 대한 식자재 납품계약의 진정한 당사자로 볼 수 있는지 여부

2. 항소심 판결요지

원고 납품업체와 피고 가맹본부 사이에 가맹점에 사용할 순대 등 식자재를 원고가 피고 가맹본부와 협의하여 정한 납품단가 등 계약조건에 따라 피고에게 납품하되, 구체적인 납품물량은 전담 물류배송업체인 마루유통이 가맹점의 주문량을 모아 원고에게 전달함으로써 정하기로 한다라는 식자재 납품 기본계약을 구두로 체결한 것으로 인정. 중간 공급업체 마루유통은 가맹본부의 이행보조자로 보고, 마루유통을 통해 가맹점의 주문량을 전달받아 가맹점에 배송함으로써 식자재를 납품한 것으로 봄.

 

3. 대법원 판결요지 중간 공급업체에 떼인 물품대금을 가맹본부에 청구할 수 없음.

법리: 일반적으로 계약의 당사자가 누구인지는 그 계약에 관여한 당사자의 의사해석의 문제에 해당한다. 당사자 사이에 법률행위의 해석을 둘러싸고 이견이 있어 당사자의 의사해석이 문제되는 경우에는 법률행위의 내용, 그러한 법률행위가 이루어진 동기와 경위, 법률행위에 의하여 달성하려는 목적, 당사자의 진정한 의사 등을 종합적으로 고찰하여 논리와 경험칙에 따라 합리적으로 해석하여야 한다(대법원 2010. 5. 13. 선고 200992487 판결, 대법원 2015. 10. 29. 선고 201369804 판결 등 참조).

 

피고 가맹본부와 마루유통 사이에 체결된 이 사건 물류 수수료계약은, 마루유통이 직접 가맹점으로부터 주문을 받고, 피고가 선정한 식자재 제조 생산업체로부터 식자재를 납품받아 가맹점 등에 운송하며, 그 물품대금을 마루유통이 자신의 책임으로 직접 가맹점 등으로부터 회수한 후 그 판매이익(가맹점 등으로부터 수금한 상품대금에서 납품업체에 지급할 식자재대금을 정산한 금액)의 일정 비율을 가맹본부에 수수료로 지급하는 구조로 되어 있다.

 

이러한 물류 수수료 계약은 가맹점에 재료를 공급하는 주체는 물론 원고와 같은 식자재공급업체로부터 납품받은 주체 역시 마루유통임을 당연한 전제로 하고 있다.

 

가맹사업의 특수성 및 그에 관한 가맹사업거래의 공정화에 관한 법률 등 규정에 비추어 보면, 가맹본부가 품질기준의 유지를 위해 중간 공급업체로 하여금 가맹본부가 지정한 업체로부터만 재료를 공급받도록 정할 수 있는데, 이처럼 가맹본부가 각 재료 공급업체의 지정에 관여하였다고 하더라도 그러한 사정만으로 가맹본부와 각 재료 공급업체를 그 공급거래의 당사자라고 단정할 만한 전형적 징표라고 보기도 어렵고, 가맹본부인 피고가 마루유통을 중간 공급업체로 지정한 이 사건 물류 및 수수료계약의 내용, 이에 따라 실제 이루어진 거래 형태 등을 종합하면,

 

마루유통은 가맹본부인 피고의 중간 공급업체로서 가맹본부가 선정한 순대 등 제조, 생산업체인 원고와 직접 납품계약을 체결한다는 의사로 원고로부터 순대 등 식자재를 납품받고 자신의 명의로 대금을 결제하며 세금계산서를 교부받아 왔고, 원고 역시 납품계약의 상대방을 마루유통으로 인식하였다고 볼 수 있다.

 

KASAN_[계약당사자분쟁] 실질적 계약당사자 판단기준 사례 - 프랜차이즈 가맹본부가 가맹점에 대한 물품, 식자재의

 

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작성일시 : 2018.08.20 09:31
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1. 사안의 개요

Gonadotropin releasing hormone (GnRH)은 전립선암, 자궁암, 유방암을 포함하여 많은 내분비계 질환과 관련된 것으로 알려져 있습니다. NY 소재 Mt. Sinai 의과대학 Dr. Sealfon 교수는 1998년경 GnRH 관련 질병치료제 개발의 기본 tool에 해당하는 연구개발성과에 대한 2건의 특허를 등록하고, 1999. 8. 27. San Diego 소재 벤처기업 Neurocrine Biosciencesnonexclusive license를 허여하는 계약을 체결하였고, Neurocrine10여년간의 연구개발 끝에 2010년경 대기업 Abbott(현재 AbbVie)와 신약연구개발 성과(신약후보 물질 Elagolix )에 대한 exclusive license 계약을 체결하였습니다.

 

최초 라이선스 계약서 중 sublicense 허용조항은 다음과 같습니다. Neurocrine may "grant sublicenses under the License only with the prior written consent" of Mt. Sinai.

 

Neurocrine에서 AbbVie와 라이선스 계약을 체결하면서 Mt. Sinai 의과대학의 사전동의를 받지 않았습니다. 그것이 라이선스 계약위반에 해당하는지, 손해배상책임 여부가 문제됩니다.

 

한편, Elagolix는 현재 FDA 허가심사 중인데, Mt. Sinai 의과대학에서 향후 신약에 대한 Royalty를 받을 수 있는지 등이 중대한 문제입니다.

 

2. 특허라이선스와 Licensee의 특허무효 부쟁의무

원칙적으로 licensee 입장에서 대상특허의 무효항변을 제기하는 것은 허용됩니다. 미국연방대법원 Lear v. Adkins (1969) 판결: a licensee cannot be estopped from challenging the validity of a patent merely because it benefitted from the license agreement.

 

그러나, 라이선스 계약위반으로 이미 성립된 책임을 회피하기 위해 사후적으로 제기하는 특허무효 주장은 허용되지 않는다는 것이 미국법원 판결입니다. Studiengesellshaft Kohle v. Shell Oil (CAFC 1997) 판결: Lear does not apply where a licensee seeks to avoid contractual obligations already owed at the time of the suit. It "must prevent the injustice of allowing a licensee to exploit the protection of the contract and patent rights and then later to abandon conveniently its obligations under those same rights."

 

3. 미국법원의 Licensee Neurocrine의 대상특허 무효항변 배척 판결

미국법원은 sublicense 허용조건으로 licensor의 사전동의를 받도록 한 계약조항을 위반한 행위에 대한 손해배상을 구하는 범위내에서 licensee의 특허무효 항변이 허용되지 않는다고 판결하였습니다.

 

다만, 사안을 구별하여, 특허권자가 특허기술 사용에 대한 장래 royalty를 청구하는 경우는 licensee의 특허무효 항변이 허용될 수 있다는 취지의 판결입니다. 이 부분에 대한 라이선스 계약위반 사항은 없기 때문입니다.

 

참고로 licensee특허비침해 주장도 하였지만, 미국법원은 위 사안에서 라이선스 계약위반에 대한 항변으로 허용될 수 없다고 명확하게 판결하였습니다.

 

대학의 특허발명에 출발하여 벤처기업에서 10여 년간 연구개발한 성과를 다시 대규모 제약회사에 라이선스하여 최종적으로 신약허가신청까지 성공한 사례입니다. 여기서 최초 대학과 체결한 라이선스 계약에 관한 분쟁으로 라이선스 실무자들에게 흥미로운 사건입니다.

 

중도 합의로 종결되어 최종 손해배상금액까지 결정한 최종 판결이 나오지 않을 가능성이 높지만 비록 중간 판결 일지라도 모니터링해볼 흥미로운 사례라고 생각합니다.

 

미국법원 사건 정보 Case: Icahn School of Medicine at Mount Sinai v. Neurocrine Biosciences, Inc., No. 15 Civ. 9414, S.D.N.Y.

 

KASAN_[기술이전계약] 특허권자 Licensor 미국대학 vs Licensee 벤처회사 Sub-license

 

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작성일시 : 2018.08.16 11:30
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위약금 약정은 계약 당사자가 계약을 이행하지 아니할 때 손해배상 청구와 별도로 당사자들이 미리 정한 금액을 지급하기로 하는 계약입니다. 그 위약금을 계약불이행에 대한 징벌로 볼 것인지 아니면 계약불이행에 대한 손해배상의 예정으로 볼 것인지 문제됩니다.

 

먼저, 위약금 약정은 원칙적으로 손해배상액의 예정으로 추정됩니다(민법 제398조 제4). 위약금 약정을 '손해배상액의 예정'으로 보는 경우 법원은 약정된 위약금을 직권으로 감액할 수 있습니다(민법 제398조 제2).

 

반면, 위약금 약정을 위약벌로 보는 경우도 있습니다. 위약벌은 채무자가 계약을 이행하지 아니할 때 채권자가 손해배상과 별도로 당사자가 정한 징벌로서 몰수하기로 한 위약금입니다. 채권자는 위약벌로서 위약금을 몰취함과 동시에 추가로 채무불이행에 의한 손해배상을 청구할 수 있습니다.

 

법원은 위약금 약정을 '위약벌'로 보는 경우 이를 감액할 수 없고, 다만 선량한 풍속 기타 사회질서에 반하여 위약벌이 지나치게 과다하다는 사정이 있는 경우에 한하여 전부 또는 일부가 무효로 할 수 있습니다.

 

동일한 위약금 약정을 두고 이와 같이 서로 판이한 개념인 위약벌 vs 손해배상액 예정으로 볼 수 있기 때문에 양자를 구분하는 판단기준이 중요합니다.

 

대법원 판례에서, 위약금은 민법 제398조 제4항에 의하여 손해배상액의 예정으로 추정되므로, 위약금이 위약벌로 해석되기 위해서는 특별한 사정이 주장 · 증명되어야 하며, 계약을 체결할 당시 위약금과 관련하여 사용하고 있는 명칭이나 문구뿐만 아니라 계약 당사자의 경제적 지위, 계약 체결의 경위와 내용, 위약금 약정을 하게 된 경위와 교섭과정, 당사자가 위약금을 약정한 주된 목적, 위약금을 통해 이행을 담보하려는 의무의 성격, 채무불이행이 발생한 경우에 위약금 이외에 별도로 손해배상을 청구할 수 있는지 여부, 위약금액의 규모나 전체 채무액에 대한 위약금액의 비율, 채무불이행으로 인하여 발생할 것으로 예상되는 손해액의 크기, 당시의 거래관행 등 여러 사정을 종합적으로 고려하여 위약금의 법적 성질을 합리적으로 판단하여야 한다는 입장입니다.

 

, 위약금이 손해배상액의 예정이 아닌 위약벌로 해석되려면 이를 주장하는 측에서 '위약벌'이라는 특별한 사정을 입증해야 합니다.

 

당사자들이 채무불이행으로 인해 발생되는 금전적인 문제를 오로지 해당 위약금 약정에 근거한 구제수단만을 통해 해결하고 있다면 손해배상액의 예정으로 볼 수 있지만, 위약금 약정 뿐만 아니라 그 밖에 다른 구제수단을 예정하고 있다면 위약금 약정을 계약위반에 대한 징벌로서의 위약벌로 볼 수 있다는 판결입니다(대법원 2016. 7. 14. 선고 201382944 판결 참조).

 

KASAN_[계약실무] 위약금 약정 – 손해배상액 예정 vs 위약벌 구별 기준.pdf

 

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작성일시 : 2018.08.16 10:30
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계약 당사자가 채무를 이행하지 않을 때, 즉 계약을 위반하면 채무자가 채권자에게 손해배상과 별도로 지급하기로 약정한 사적인 벌금이 위약벌입니다. 계약위반 시 손해배상으로 지급하기로 미리 약정한 손해배상액의 예정과는 구별됩니다. 계약위반으로 인한 손해배상액에 더해 추가로 더 지급해야 하는 위약금입니다.

 

손해배상액 예정에 관한 민법 제398조 규정은 다음과 같습니다. 1"당사자는 채무불이행에 관한 손해배상액을 예정할 수 있다." 2"손해배상의 예정액이 부당히 과다한 경우에는 법원은 적당히 감액할 수 있다." 4"위약금의 약정은 손해배상액의 예정으로 추정한다.“

 

흔히 위약금이라는 제목으로 계약을 위반하면 얼마를 지급하기로 한다고 규정하면 민법 제398조 제4항에 따라 위약벌이 아니라 손해배상액의 예정으로 추정하고, 2항에 근거하여 법원에서 적절하게 감액하고는 합니다.

 

그런데, 명시적으로 "위약벌"이라는 표현을 사용하여 손해배상과는 별도로 부가하는 사적 벌금으로 얼마를 지급하기로 한다고 약정하였다면 그것은 손해배상액의 예정으로 볼 수 없습니다.

 

그와 같이 약정한 위약벌의 액수가 지나치게 과도한 경우가 문제입니다. 대법원은 위약벌은 감액할 수 없는 것이 원칙이지만 예외적으로 그 위약벌 계약조항 자체를 무효로 할 수 있다는 판결을 잇달아 내리고 있습니다.

 

대법원 201414511 판결에서는 손해배상액의 3배에 달하는 145억원을 위약벌로 지급한다는 조항은 무효라고 판시하였고, 최근 선고한 2015239324 판결에서도 다음과 같이 위약벌 조항을 무효로 할 수 있다고 판결하였습니다. 다만, 위약벌 금액이 많다는 사유만으로 계약조항을 함부로 무효로 판단해서는 안되고 신중하게 그 배경 등을 검토하여 예외적인 경우에만 무효로 할 수 있다고 판시하였습니다.

 

"위약벌의 약정은 채무의 이행을 확보하기 위하여 정하는 것으로서 손해배상의 예정과 다르므로 손해배상의 예정에 관한 민법 제398조 제2항을 유추 적용하여 그 액을 감액할 수 없고, 다만 의무의 강제로 얻는 채권자의 이익에 비하여 약정된 벌이 과도하게 무거울 때에는 일부 또는 전부가 공서양속에 반하여 무효로 된다.

 

그런데 당사자가 약정한 위약벌의 액수가 과다하다는 이유로 법원이 계약의 구체적 내용에 개입하여 약정의 전부 또는 일부를 무효로 하는 것은, 사적 자치의 원칙에 대한 중대한 제약이 될 수 있고, 스스로가 한 약정을 이행하지 않겠다며 계약의 구속력에서 이탈하고자 하는 당사자를 보호하는 결과가 될 수 있으므로, 가급적 자제하여야 한다.

 

이러한 견지에서, 위약벌 약정이 공서양속에 반하는지를 판단할 때에는, 당사자 일방이 독점적 지위 내지 우월한 지위를 이용하여 체결한 것인지 등 당사자의 지위, 계약의 체결 경위와 내용, 위약벌 약정을 하게 된 동기와 경위, 계약 위반 과정 등을 고려하는 등 신중을 기하여야 하고, 단순히 위약벌 액수가 많다는 이유만으로 섣불리 무효라고 판단할 일은 아니다."

 

KASAN_[계약위반책임] 계약위반 시 지급하기로 약정한 위약금 - 손해배상액의 예정과 위약벌의 차이점 대법원 20

 

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작성일시 : 2018.08.16 09:36
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1. 계약관계 및 분쟁의 개요

라이선스 대상 S/W의 소유권자 미국기업 Ansys사는 영국기업 SCL과 영국에서 S/W 판매권을 부여하는 distribution 계약을 체결하였습니다. SCLEnd User에게 SW 공급하고 Ansys (Licensor), SCL (Distributor), End User (Licensee) 3 당사자 사이 라이선스 계약을 체결하는 방식으로 영업해 왔습니다.

Distribution 계약에 따라 SCLend user licensee로부터 license fee를 직접 받았고, 그 금액의 약 65% 정도를 licensor Ansys에게 license payments라는 명목으로 지급하고, 그 나머지를 자기 수입으로 하였습니다. 문제는 계약으로 license fee를 얼마를 받든지 그 중 65%라는 정률로 규정하지 않았기 때문에 상호관계가 불분명하다는 것입니다.

이와 같은 distribution 계약을 1996. 12. 31. Termination 한 후 distributor SCL에서 계속하여 받은 license fee 처리가 문제된 사건입니다.

 

2. 쟁점

계약서에서는 termination 후 계속하여 받은 license fee에 대한 distributor의 권리를 다음과 같이 규정하고 있었습니다. 그러나, 최대 지급범위를 12개월 분으로 제한하고 있을 뿐 구체적 내용이 부족합니다.

In the event of termination or expiration of this Agreement for any reason, Ansys and [SCL] will work co-operatively together and with any new distributor appointed for the Territory to transfer purchase orders, license agreements, and any Support obligations and to resolve any other issue which may arise from the termination or expiration of this Agreement. If [SCL] has not materially breached any provisions of this Agreement and has paid all amounts owed to Ansys, Ansys and [SCL] will negotiate in good faith to determine an equitable payment to [SCL]. Such payment will be equal to a portion of the lease and maintenance fees collected during the twelve (12) month period immediately following the Termination Date for licenses entered into by [SCL] and Ansys on or before the Termination Date.

 

이 상황에서 Licensor Ansysdistribution 계약종료 후에는 현지 distributor SCLend user licensee로부터 license fee를 받을 권리가 없으므로 그 전액을 Licensor Ansys에게 주어야 한다고 주장합니다. 반면, distributor SCL는 여전히 그 중 license payments만 주면 되고, 35%에 해당하는 나머지 부분에 대한 자기 권리를 주장합니다.

 

3. 영국법원 판결

영국법원은, (1) distribution 계약종료로 인해 End user와 체결한 개별 license 계약까지 종료되는 것은 아니며, (2) 기존 라이선스 계약이 SCL에서 새로운 distributor로 자동 교체되는 것도 아니기 때문에, (3) Licensordistributor 사이 distribution 계약이 종료된 이후에도 end user licensee들은 license fee를 기존과 마찬가지로 SCL에게 지급해야 한다고 판단하였습니다.

그 다음, distribution 계약종료 후에는 계약조항이 유효하게 존속한다고 볼 수는 없지만, 그럼에도 불구하고 (4) SCLlicense fee의 수령을 계속하는 것으로부터 종래와 같이 license paymentsAnsys에게 지급할 묵시적 약정을 인정하거나, (5) 또는 부당이득 반환청구권에 근거하여 SCLAnsys에게 license payments를 계속 이행할 의무가 있다고 판단하였습니다.

Distribution 계약이 termination 되었음에도 distributor가 사용자로부터 license fee를 계속 받고, 그 다음 미국본사에 license payments도 지급해야 한다는 이상한 상황입니다.

 

4. 시사점

Distribution 계약종료 후 존속하는 license 관계에서 distributor SCL의 처리방법을 구체적으로 규정하지 않아서 발생한 분쟁입니다. 영국법원 판결은 distributor 지위 상실로 존속 중인 licensee 계약상 지위까지 상실하는 것은 아니므로 종래와 똑같이 license fee를 받을 수 있다는 것입니다. 또한, 그로부터 종료된 계약과 같이 일정한 license payment만을 지급해도 된다는 것입니다.

CAD/CAE 소프트웨어 외국 s/w 업체와 distribution 계약을 체결하고 장기간의 영업을 통해 상당한 고객을 확보한 후 시장이 안정되자 외국 업체가 직접 영업을 하겠다고 계약종료를 시도하는 경우가 자주 있습니다. 국내회사에서 그동안 투입한 영업노력과 시장개척에 대한 보상을 요구하는 경우도 많습니다.

결국 termination 후 당사자의 권리의무 조항, end user와 사이에 체결한 별도의 계약내용 등에 따라 계약종료 후에도 일정한 수입을 거둘 수 있는지 결정됩니다.

예를 들면, 본 사건에서도 라이선스 계약의 이전이나 추후 처리과정에 SCL이 일정한 비용을 받기 위해서는 아래와 같은 조항이 있다면 좋을 것입니다.

(i) all licence agreements would be transferred to a new distributor; (ii) between termination and the finding of a new distributor all fees would be collected for the benefit of Ansys and the new distributor, and all obligations of SCL under the licence agreements would be carried out by Ansys; (iii) a payment would be made to SCL of a specific proportion of the fees collected over the 12 months from termination or as fixed by some independent third party.

 

KASAN_[국제계약실무] Distribution 계약의 Termination 후속 단계 sw 저작권자, Distr

 

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작성일시 : 2018.08.14 15:30
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KASAN_[NDA분쟁] 비밀보호계약, 비밀유지약정, NDA, CDA에서 비밀보호대상 조항 위반여부 쟁점 미국소송

 

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작성일시 : 2018.08.13 12:30
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1. 샘플 조항

 0 (손해배상)

① "정보수령자" "정보제공자"의 사전 서면 동의 및 본 계약에 따른 조치 없이 "비밀정보"가 제3자에게 공개, 제공 또는 누설된 경우 "정보제공자"가 입은 손해를 배상하여야 한다. 다만, 4조 제2항 단서의 경우에는 그러하지 아니하다.

양 당사자는 본 계약의 위반이 상대방에게 회복할 수 없는 손해를 가할 수 있어 사후적인 금전적 배상만으로 충분하지 아니하며, 따라서 금전적 배상에 의한 법적 구제 수단에 앞서 가처분 등 적절한 법적 구제를 위한 절차에 있어 피보전권리, 보전의 필요성 등 제반 요건을 충족시킴을 인정한다.

본 조 1항의 경우, "정보수령자"**억원에 해당하는 금원을 위약벌로 "정보제공자"에게 지급하여야 한다. 다만, "정보수령자"가 실제 지급한 위약벌 액수에 상응한 손해배상채무는 소멸한 것으로 한다.

 

2. 계약위반 시 위약금 약정 조항 손해배상액 예정 vs 위약벌 구별

위약금 약정은 계약 당사자가 계약을 이행하지 아니할 때 손해배상 청구와 별도로 당사자들이 미리 정한 금액을 지급하기로 하는 계약입니다. 그 위약금을 계약불이행에 대한 징벌로 볼 것인지 아니면 계약불이행에 대한 손해배상의 예정으로 볼 것인지 문제됩니다.

 

먼저, 위약금 약정은 원칙적으로 손해배상액의 예정으로 추정됩니다(민법 제398조 제4). 위약금 약정을 '손해배상액의 예정'으로 보는 경우 법원은 약정된 위약금을 직권으로 감액할 수 있습니다(민법 제398조 제2).

 

위약금 약정을 위약벌로 보는 경우도 있습니다. 위약벌은 채무자가 계약을 이행하지 아니할 때 채권자가 손해배상과 별도로 당사자가 정한 징벌로서 몰수하기로 한 위약금입니다. 채권자는 위약벌로서 위약금을 몰취함과 동시에 추가로 채무불이행에 의한 손해배상을 청구할 수 있습니다.

 

법원은 위약금 약정을 '위약벌'로 보는 경우 이를 감액할 수 없고, 다만 선량한 풍속 기타 사회질서에 반하여 위약벌이 지나치게 과다하다는 사정이 있는 경우에 한하여 전부 또는 일부가 무효로 할 수 있습니다.

 

동일한 위약금 약정을 두고 이와 같이 서로 판이한 개념인 위약벌 vs 손해배상액 예정으로 볼 수 있기 때문에 양자를 구분하는 판단기준이 중요합니다.

 

대법원 판례에서, 위약금은 민법 제398조 제4항에 의하여 손해배상액의 예정으로 추정되므로, 위약금이 위약벌로 해석되기 위해서는 특별한 사정이 주장, 증명되어야 하며, 계약을 체결할 당시 위약금과 관련하여 사용하고 있는 명칭이나 문구뿐만 아니라 계약 당사자의 경제적 지위, 계약 체결의 경위와 내용, 위약금 약정을 하게 된 경위와 교섭과정, 당사자가 위약금을 약정한 주된 목적, 위약금을 통해 이행을 담보하려는 의무의 성격, 채무불이행이 발생한 경우에 위약금 이외에 별도로 손해배상을 청구할 수 있는지 여부, 위약금액의 규모나 전체 채무액에 대한 위약금액의 비율, 채무불이행으로 인하여 발생할 것으로 예상되는 손해액의 크기, 당시의 거래관행 등 여러 사정을 종합적으로 고려하여 위약금의 법적 성질을 합리적으로 판단하여야 한다는 입장입니다.

 

, 위약금이 손해배상액의 예정이 아닌 위약벌로 해석되려면 이를 주장하는 측에서 '위약벌'이라는 특별한 사정을 입증해야 합니다.

 

당사자들이 채무불이행으로 인해 발생되는 금전적인 문제를 오로지 해당 위약금 약정에 근거한 구제수단만을 통해 해결하고 있다면 손해배상액의 예정으로 볼 수 있지만, 위약금 약정 뿐만 아니라 그 밖에 다른 구제수단을 예정하고 있다면 위약금 약정을 계약위반에 대한 징벌로서의 위약벌로 볼 수 있다는 판결입니다(대법원 2016. 7. 14. 선고 201382944 판결 참조).

 

KASAN_[NDA약정] 비밀보호계약, 비밀유지약정, NDA, CDA에서 계약위반 시 손해배상책임 관련 실무적 포인

 

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작성일시 : 2018.08.13 11:30
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1. 계약서 조항 샘플

(비밀정보의 사용 제한 "정보수령자" "정보제공자"의 사전 서면 승인이 없는 한 "비밀정보" "목적 사업외의 다른 목적이나 용도로 사용할 수 없으며, "목적 사업"과 관련하여 사용할 경우에도 필요한 업무 수행의 범위를 초과하여 "비밀정보"를 임의로 복제, 수정, 저장, 변형 또는 분석하는 등의 행위를 할 수 없다.

"정보수령자" "비밀정보"를 보호하고 관리하는 데에 필요한 모든 노력을 다하여야 한다. 다만, 천재지변, 화재, 전쟁, 혁명, 정부의 규제 등 불가항력적 사유에 의해 "비밀정보"가 유출된 경우에는 "비밀정보" 유출에 대한 책임을 부담하지 않는다.

"정보수령자" "비밀정보"의 외부로의 누설 또는 "비밀정보"의 대내외적 오사용 등 침해 사실이 발견된 경우 즉시 "정보제공자"에게 서면으로 그 사실을 통보하고, "정보제공자"가 요구하는 적절한 조치를 취하여야 한다.

"정보수령자" "목적 사업"을 위하여 "비밀정보"에 접근할 필요가 있는 자신의 관련 임직원(이하 "관련 임직원"이라 한다)으로서 첨부1 "관련 임직원 서약서" (이하 "서약서"라 한다)"에 서명 또는 기명날인을 한 "관련 임직원" 외에는 어떠한 제3자 에게도 "비밀정보"를 제공할 수 없으며, 본 계약 체결 후 "관련 임직원"이 추가된 경우 첨부 2 "관련 임직원 서약서(추가)" 양식에 그 "관련 임직원"의 서명 또는 기명날인을 추가로 받은 후 이를 "정보제공자"에게 제출한다.

"정보수령자"가 위 제 4항의 "관련 임직원"을 제외한 제3자에게 "비밀정보"를 제공하기 위해서는 "정보제공자"의 사전 서면 승인을 받아야 하며, “정보수령자는 다음의 사항을 준수하여야 한다.

1. 해당 제3자와의 사이에 "정보제공자" "비밀정보"를 보호하는 내용의 비밀유지계약을 체결하여야 한다.

2. 3("비밀정보"에 접근할 필요가 있는 제3자의 임직원, 사용자를 포함한다)로부터 첨부3 "3자 서약서" 양식에 제3자의 서명 또는 기명날인을 받은 후 이를 보관하고 그 사본을 정보제공자에게 제출하여야 한다

3. 3자에 의한 "정보제공자"의 비밀정보 누설, 유출 등이 발생하지 않도록 필요한 조치를 취하고 그에 대한 책임을 져야 한다.

 

2. 몇 가지 실무적 포인트  

비밀정보 제공의 목적(통상적으로 평가/검토용도)을 명기하여, 제공비밀은 한정된 용도로 제공된 것이므로 일반적인 권리 허여가 배제된 것임을 입증키 위함. 이러한 규정에 따라 수령자는 제3자에 대한 공개금지 뿐만 아니라, 수령자 자신의 사용도 특정목적 외의 다른 용도로 사용할 수 없게 된다.

 

평가용 비밀정보 유의사항 : ) 통상 evaluation 목적에 한정됨에 유의하여, 수령자료·정보에 관한 marking 및 기록유지를 해야 한다. ⅱ) 유사기술 단독 또는 타사와 연구개발진행 필요 시는 이에 관한 독립된 연구· 개발일지를 기록·관리하여야 한다. ⅲ) evaluation 후 대상기술에 대한 수령자 검토의견의 명확한 회신이 있어야 하고, rejection 시 가급적 수령 기술 중 당사가 기보유한 기술 및 공지기술 등에 대한 범위설정을 하여 이에 관한 범위 및 근거를 거절서면에 서술하여 둠이 바람직하다.

 

수령자의 관리 의무 - 비밀유지정도 (Standard of Care) : 통상적으로 수령자가 자신의 비밀을 유지하기 위하여 취하는 주의 정도에 한정하는 것이 관례임(, 최소한 reasonable degree of care 요구). 수령자에게 부과될 수 있는 구체적인 의무는 아래와 같은 항목이 있으나, 수령자는 자신의 내부 보안 규정이나 현실적 관행을 고려하여, 일반적인 주의로 관리 가능한 범위 내로 한정해야 한다.  

 

제공정보 / 자료의 기록 유지, ② 다른 영업비밀 / 자료와의 분리보관, ③ 내부사용자제한(need to know), ④ 사용자 및 사용 용도 / 시간기록, ⑤ 제공자 요구시 또는 NDA 해제 / 종료 시 자료 반환 또는 파기, ⑥ 사용자 개인별 기밀유지각서 확보

 

KASAN_[NDA약정] 비밀보호계약, 비밀유지약정, NDA, CDA 중 비밀정보의 사용제한범위 관련 실무적 포인트

 

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작성일시 : 2018.08.13 10:30
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1. 샘플 조항

0 (비밀정보)   "비밀정보"란 본 계약 체결 사실 자체 및 "목적사업"과 관련하여 양 당사자가 업무를 진행하는 과정에서 어느 일방 당사자가 반대 당사자에게 서면, 구두, 전자적 방법에 의한 전송 또는 기타의 방법으로 제공하는 모든 노하우, 기술, 공정, 도면, 설계, 디자인, 코드, 실험, 시제품, 스펙, 데이터, 프로그램, 명세서, 아이디어, 사업정보, 경영정보 등 일체의 정보로서 유무형의 여부 및 그 기록 형태를 불문하며, "비밀정보"를 제공하는 당사자는 "정보제공자", 비밀정보를 제공받는 반대 당사자는 "정보수령자"라 한다.

"정보제공자" "정보수령자"에게 서면 제출, 메일 전송, 물품 인도 등 유형적인 형태로 "비밀정보"를 제공할 경우에는 그 제공 당시 "비밀" 또는 이와 유사한 표지에 의하여 그것이 "비밀정보"에 해당됨을 명확히 인지할 수 있도록 표시하여야 한다.

"정보제공자" "정보수령자"에게 유형적인 형태 이외의 구두, 영상에 의한 방법 또는 시설, 장비 샘플 기타 품목을 관찰하거나 조사하게 하는 방법에 의하여 "비밀정보"를 제공할 경우, 그 제공 당시 "정보수령자"에게 그것이 "비밀정보"임을 고지하고, 고지한 때로부터 30일 내에 공개 범위, 공개 일자, 공개 장소 및 공개 대상자 등이 명시된 요약본을 서면 제출, 이메일 전송 등의 유형적인 기록 형태로 제공하여야 한다.

④ 본 조에 따른 "비밀정보"에 해당함에도 불구하고, "정보"제공 당시에 "비밀정보"에 해당됨을 명확하게 표시하지 못하였거나 "비밀정보"임을 고지하지 못한 때에는 "정보제공자"는 지체없이 "정보수령자"에 대하여 해당 "정보" "비밀정보"임을 고지함과 동시에 공개 범위, 공개 일자, 공개 장소 및 공개 대상자 등이 명시된 요약본을 서면 제출, 이메일 전송 등의 유형적인 기록 형태로 제공하여야 하고, 이때로부터 "비밀정보"로서 효력을 가진다.

 

0 (비밀정보의 제외 사유) 다음 각호에 해당하는 정보임이 객관적인 증거에 의하여 입증되는 경우에는 "비밀정보"에 해당하지 아니한 것으로 본다.

1. "정보제공자"로부터 "비밀정보"를 제공받기 이전부터 "정보수령자"가 이미 알고 있었거나 보유하고 있던 정보

2. "정보수령자"의 귀책 사유에 의하지 아니하고 공지의 사실로 된 정보

3. "정보수령자"가 적법하게 제3자로부터 제공받은 정보

4. "정보수령자" "비밀정보"를 이용하지 아니하고 독자적으로 개발한 정보 

5. "정보제공자"가 비밀유지의 의무를 부담시키지 않고 제공한 정보

 

2. 실무적 유의사항

(1) 비밀정보의 한계를 명확하게 구분할 수 있도록 그 범위를 구체적으로 기재함

비밀유지계약서 작성시, 기밀유지 대상인 영업비밀의 구체적 열거 또는 명기가 요구되는바, 이러한 구체적 명기·열거는: ⅰ) 수령자로 하여금 특정용도 외에 사용 또는 공개금지의 의무가 부과된 대상 기밀에 대한 명시적인 인지(notice)가 있었음을 명확히 하고 ⅱ) 이러한 명기·열거와 수령인의 이에 대한 영업비밀성 인식으로 인해 사후 분쟁시, 그 대상 정보가 법상 보호가치가 있는유효한 영업비밀(valid trade secret)”임을 입증하기 용이하다.

 

대상 비밀정보의 총체적 명기·열거와 더불어, 개별적인 대상자료·서류에도 그 비밀성을 명기한 marking과 쪽매김을 해 두는 신중성을 통해 수령인의 영업 비밀성에 대한 인지도를 강화할 수 있을 것이다. 또한, 무형의(구두 또는 시각) 정보제공의 경우에도 반드시 적정한 기일 내에 이러한 영업비밀의 identification을 명기한 서한을 발송하여 대상 범위에 관한 불필요한 사후 분쟁을 예방할 수 있을 것이다. ③ 수령자의 입장에서도 광범위하고 일반적인 범위설정으로 인해, 사후 제공자가 부당하게 그 기밀 대상 범위를 확대 주장하여 수령인의 독자적인 개발·생산·영업활동에 제한을 받게 될 위험을 예방할 수 있을 것이다. 또한 수령자는 이러한 범위설정에 있어 이로 인해 현재 및 향후 관련 사업 수행(전사 차원)에 미치게 될 영향을 신중히 고려해야 할 것이다.

 

(2) 비밀유지대상의 범위 관련 실무적 포인트

통상적으로 영업비밀로서 보호받기 위해서는 신규성(novelty)이 요구되는 바, 공지 또는 공용의 기술· 정보 또는 별개의 경로로 비밀유지 부담 없이 지득한 기술·정보는 통상 비밀 유지의 상에서 제외되는 것으로 명기해야 한다.

 

또한, 제공받은 기술·정보와는 무관하게 독립적으로 이루어진 독자적인 개발활동이나, 별도의 경로를 통한 제3자로부터의 기술도입·license가 부당히 금지·제한되는 경우를 방지키 위한 규정도 고려되어야 한다.

 

이러한 유사 분야에 대한 독자적인 단독연구개발이나, 3자와의 별개의 연구개발진행시는, 제공자로부터의 사후 claim가능성이 높아지고, 그 대상 기밀인지, 독자적인 기술·정보인지가 불분명한 경우가 많으므로, 수령자로서는 사후 입증 책임을 고려하여 연구개발일지 등의 연구기록유지와 제공받은 대상 기밀 기술 검토에 관련된 연구원의 격리·차별화 등에 특별한 유의가 요구된다.

 

장기간에 걸친 다수의 생산·개발 하청업체 및 판매대리점 등을 필요로 하는 생산자의 경우, 그 제품·기술에 관한 영업비밀을 이러한 다수의 하청업체 들에게 장기간 제공하여야 하는 경우가 많은바, 그 생산자(제공자)는 모든 관련 업체를 대상으로 한 기밀유지각서 확보 및 지속적이고 정기적인 보안유지 관리 책에 각별한 주의를 기울여야 한다. 이들 관련 수령자 중 일부 업체가 그 영업 비밀을 부당하게 무단사용 하여 이에 대한 소송을 제기하고자 하는 경우, 통상 적으로 이들 위반 업체는: “제공자가 동일·유사한 정보를 다른 관련 업체·인사에게 비밀유지각서를 징구함이 없이 제공하였다”, 또는제공자는 그 영업비밀관리를 소홀히 하여 이에 대한 비밀성 유지를 사실상 포기한 것으로 간주된다는 등의 항변을 제기하고 있는 경우, 대부분의 법정은, 자유·공개경쟁원칙에 입각하여, 적정한 영업보안·비밀유지제도유지 및 이의 체계적·정기적·지속적인 집행·관리가 부재하는 경우 비밀성 존속을 부정하려는 경향이 있음에 주목해야 한다.

 

따라서, 체계적인 보안, 기밀유지제도 수립 및 이의 예외 없는 적용 등 에 만전을 기하여 영업비밀의 예기치 않은 사장이 발생치 않도록 해야 한다.

 

특히, 장기간의 영업비밀유지가 필요한 경우에는 비밀유지각서·계약서 확보 외에도, 매년 이러한 비밀성과 유지의무를 경각시키는 서한(annual reminder letter)을 발송하는 등 소유자로서 비밀성 유지를 위한 적정한 관리의무를 다해야 한다.

 

통상적으로 인정되는 비밀유지제외 대상: ⅰ) 수령자 또는 그 계열사가 기밀유지의무 없이 기보유한 기술·정보, ⅱ) 공지·공용의 기술·정보, ⅲ) 제공자에 대해서 비밀유지의무를 지지 않는 제3자로부터 수령자 또는 그 계열사가 정당하게 입수한 기술·정보, ⅳ) 제공자가 제3자에게 비밀유지의무 부과 없이 공개한 기술·정보, ⅴ) 수령자가 독립적으로 개발·발견한 기술·정보, ⅵ) 제공자의 승낙 하에 공개된 기술·정보, ⅶ) 사법기관 등의 공권력에 의해 공개 의무가 명령되거나, 당해 기술에 관 한 수령자의 권리보호 및 방어상 공권력기관에 제출이 필요한 기술· 대상

 

KASAN_[NDA약정] 비밀보호계약, 비밀유지약정, NDA, CDA 중 비밀보호대상 관련 실무적 포인트.pdf

 

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작성일시 : 2018.08.13 09:33
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일본제약회사와 다국적 제약회사가 체결한 신약의 물질특허에 대한 Exclusive License Agreement 중에서 Termination 조항을 간략하게 살펴보겠습니다. 신약개발은 최종 성공가능성이 낮기 때문에 중간 Risk 관리가 무엇보다 중요합니다. 다른 License 계약보다 Termination 조항이 더욱 중요합니다.

 

Licensor 일본회사 Shionogi에서 신약물질 특허권을 보유하고, Licensee AstraZeneca에 대해 해당 특허의 전용실시권 허여 및 상업화 권리를 부여하는 기술이전 license 계약입니다. 발생 가능한 상황에 따라 Termination 조건을 달리 규정하고, 그에 따른 후속처리도 각각 규정하였습니다.

 

국내 라이선스 계약서에서 통상적으로 사용되는 계약해제, 해지 조항내용만으로 라이선스 이후 연구개발 진행에 따라 발생 가능한 Risk를 관리할 수 있다고 기대하는 것 자체가 비현실적입니다. 조금만 냉정하게 살펴보면 분명하게 알 수 있습니다. 정말 중요한 기술이전 및 라이선스 계약이라면 현재 흔히 사용되는 표준 계약서에 얽매이지 말고 필요한 조항을 새로 작성하는데 주저하지 말아야 할 것입니다.

 

Crestor License Agreement는 이미 상당한 시간이 지난 오래 된 계약서이지만, 실제 엄청난 성공을 거둔 신약개발 기술이전 프로젝트로서 실무자가 참고자료로 살펴볼 가치가 높다 생각합니다.

 

Article 13.  Term and Termination 

13.1

This Agreement shall become effective as of the EFFECTIVE DATE and expires when ZENECA’s obligations to pay running royalties according to Articles 4.2 and 4.3 expire.

 

13.2

If ZENECA determines that it is not feasible for ZENECA to pursue the development, launch or sale of LICENSED PRODUCTS due to a scientific, technical, regulatory and/or commercial reason, including but not limited to (i) adverse events of the COMPOUNDS or LICENSED PRODUCTS or (ii) marketability of the LICENSED PRODUCTS or (iii) reasons related to patent coverage, ZENECA shall promptly notify SHIONOGI in writing of such determination and provide SHIONOGI with the pertinent information with respect thereto.  Promptly following the receipt of such notice from ZENECA, the PARTIES shall discuss the situation in good faith.  Following such discussion, ZENECA may terminate this Agreement upon ninety (90) days prior written notice.

 

13.3

Following launch of the LICENSED PRODUCTS in any country of the TERRITORY, ZENECA shall have the right to withdraw the LICENSED PRODUCTS from sale in such country, due to scientific, technical, regulatory and/or commercial reasons, including but not limited to adverse events of the COMPOUND or LICENSED PRODUCTS or marketability of the LICENSED PRODUCTS.  ZENECA shall promptly notify SHIONOGI in writing of such determination and provide SHIONOGI with the pertinent information with respect thereto.  Promptly following the receipt of such notice from ZENECA, the PARTIES shall discuss the situation in good faith.  Following such discussion, ZENECA may withdraw the LICENSED PRODUCTS from sale in such country; provided that ZENECA shall be entitled to withdraw the LICENSED PRODUCTS from sale without advance discussions with SHIONOGI if the withdrawal is for safety reasons.

13.4

After expiration of this Agreement pursuant to Article 13.1 above, ZENECA’s license shall be considered fully paid and become non-exclusive, and ZENECA and its AFFILIATES and SUBLICENSEES shall be allowed to continue using all KNOW-HOW for the manufacture, sale or use of the COMPOUNDS and/or LICENSED PRODUCTS with no further consideration to SHIONOGI.

 

13.5

This Agreement shall be terminable by either PARTY at any time, upon the occurrence of any of the following events;

 

 

(i)

Should the other PARTY hereto become insolvent, or if proceedings in voluntary or involuntary bankruptcy or pursuant to any other insolvency law shall be instituted by, on behalf of or against the other PARTY, or if a trustee or receiver of the party’s property shall be appointed; or

 

 

(ii)

If the other PARTY commits any material breach of any of the terms of this Agreement and (a) fails to remedy such breach within sixty (60) days after written notice thereof has been given by the non-breaching PARTY, or (b) in the event that such breach is not capable of cure within such sixty (60) day period, fails to commence to cure such breach within such period and thereafter to prosecute such cure diligently to completion; provided, however, that in no event shall the period for such cure be greater than one hundred twenty (120) days after the non-breaching party’s notice of such breach.

 

13.6

The termination of this Agreement shall not relieve the PARTIES from performing any obligations accrued prior to the date this Agreement terminates.

 

13.7

Upon termination of this Agreement pursuant to Article 3.8, 13.2 or 13.5, ZENECA shall promptly return all KNOW-HOW supplied from SHIONOGI and cease any activities allowed hereunder (including without limitation development, manufacture, use and/or sale of the COMPOUNDS and the LICENSED PRODUCTS); provided however, that ZENECA, its AFFILIATES and SUBLICENSEES shall have the right, if applicable, to sell any remaining COMPOUNDS or LICENSED PRODUCTS made prior to said termination and shall pay to SHIONOGI any royalties owed to SHIONOGI with respect to such sales.  ZENECA shall also transmit free of charge to SHIONOGI registration data generated by ZENECA up to the date of early termination without delay.  Moreover, upon early termination (except the case that this Agreement is terminated by ZENECA in accordance with Article 13.5 above) and upon SHIONOGI’s request, ZENECA shall grant or cause to be granted to SHIONOGI a worldwide license, with the right to sublicense to any THIRD PARTY, to manufacture, use and sell the COMPOUNDS and LICENSED PRODUCTS under any patent rights held or controlled by ZENECA, its AFFILIATES or SUBLICENSEES which cover the development, manufacture, use and/or sale of the COMPOUNDS and the LICENSED PRODUCTS, and utilizing ZENECA’s registration data (including its AFFILIATES’ and/or SUBLICENSEES’ registration data) generated up to the date of early termination on the terms and conditions mutually agreed upon by the PARTIES.  If the HEALTH REGISTRATION APPROVAL of any LICENSED PRODUCT is already held by ZENECA, its AFFILIATES and/or SUBLICENSEES at the date of early termination of this Agreement (except the case that this Agreement is terminated by ZENECA in accordance with Article 13.5 above), ZENECA shall also take all reasonable steps to transfer or cause to be transferred, free of charge, such HEALTH REGISTRATION APPROVAL to SHIONOGI.

 

13.8

Early termination of this Agreement by the non-breaching PARTY shall in no way affect or limit such non-breaching party’s right to claim against the breaching PARTY for any damages arising out of the breach of this Agreement.

13.9

ZENECA’s payment obligation under Article 3.2 and Articles 5, 7, 8, 10, 13.4 and 13.7 shall survive the termination or expiration of this Agreement.

KASAN_[국제계약실무] 신약물질 기술이전 Exclusive License 계약서 중 Termination 조항.

 

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작성일시 : 2018.08.10 12:00
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잘못된 계약서에 따른 심각한 후유증을 잘 보여주는 사례를 소개합니다. 최근 미국법원이 2015. 6. 3. MEDIMMUNE v. UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS 사건에서 선고한 항소심 판결입니다.

 

Licensor 특허권자 Massachusetts 대학측 교수들과 Licensee Medimmune사측은 1980년대 후반 바이러스(Respiratory Syncytial Virus, RSV) 치료제 연구개발에 관한 R&D Collaboration Agreement를 체결하였습니다. 그 후 특허등록을 받았고, 세월이 흘러 해당 특허는 존속기간만료로 이미 소멸하였습니다. 현재 Licensee Medimmune사는 해당 의약품 Synagis®을 판매하고 있습니다.

 

Licensee는 특허만료 후 Royalty 지급의무가 없고, 비록 Collaboration Agreement에 명시적으로 계약의 Term이 규정되어 있지 않지만 여러 이유로 해당 계약은 Termination 되었다고 주장하면서 Royalty 지급을 거절합니다. 그러나 Licensor 대학은 위 계약은 25년이 지난 후에도 유효하게 존속 중이고, Licensee가 해당 제품을 판매하는 이상 특허소멸과 관계 없이 계속하여 Royalty를 지불해야 한다는 입장입니다.

 

미국 항소심 법원은 Collaboration Agreement의 다음과 같은 계약 문언을 중시하여, 위 계약은 특허소멸과 무관하게 유효하게 존속하고 Royalty는 특허실시 대가만으로 제한되지 않기 때문에 Licensee는 특허소멸 후에도 약정된 Royalty를 지급해야 한다고 판결하였습니다.

 

Collaboration Agreement 계약조항: “[MedImmune] agrees to pay [UMass] a royalty of three percent (3%) of Net Sales of any Royalty Bearing Product which is sold by [MedImmune] or its affiliates, including uses outside of the Field.” “Royalty Bearing Product” (without limiting the scope to patented technology) is defined as “any immunoglobulin product or any monoclonal antibody (including but not limited to Licensed Product) used for the treatment or prevention of [RSV], influenza or parainfluenza virus infection.” “Licensed Product,” included as part of the definition of “Royalty Bearing Product,” is defined as “any product, composition, chemical, machine, apparatus, etc. which incorporates or utilizes Technology.”

 

다른 중요한 쟁점으로는, Collaboration Agreement에 다음과 같은 Termination 조항만 있을 뿐, 정작 중요한 Term or Duration 조항이 없습니다. Termination 조건을 충족하지 않은 한 기간만료로 계약종료를 할 수 없습니다. 표준 형식으로 Term & Termination 조항을 통상 활용하는 실무와 다른 이례적 상황입니다.

 

아무리 Termination 조건이 상세하게 규정되어 있다고 하더라도, Term 조항 자체가 없는 상황을 해결할 수는 없습니다. 이에 Licensee는 기한 없는 계약은 불합리하므로 법원에서 그 기간을 정해달라고 주장하였지만 받아들여지지 않았습니다.

 

Article 9 Termination

 

9.1 In the event that within two (2) years from the effective date of this Agreement, a clinical trial has not been instituted with respect to a Royalty Bearing Product, [UMass] or [MedImmune] shall have the right but not the obligation to terminate this Agreement upon sixty (60) days’ prior written notice.

 

9.2 Upon breach of any provisions of this Agreement or the Research Agreement attached as Exhibit A by either party to this Agreement, in the event the breach is not cured within sixty (60) days after written notice to the breaching party by the other party, in addition to any other remedy it may have, the other party at its sole option may terminate this Agreement.

 

9.3 [UMass] may terminate this agreement if [MedImmune] becomes insolvent, files for protection under any bankruptcy law, makes an assignment for the benefit of creditors or seeks relief generally from its debts and obligations in accordance with a similar or analogous procedure.

 

9.4 Upon any termination of this Agreement, [MedImmune] shall be entitled to finish any work-in-progress and to sell any completed inventory of a Licensed Product covered by this Agreement which remains on hand as of the date of the termination, so long as [MedImmune] pays to [UMass] the royalties applicable to said subsequent sales in accordance with the same terms and conditions as set forth in this Agreement.

 

9.5 In the event that this Agreement is terminated, [UMass] agrees that any sub-license then in existence shall remain in effect in accordance with the terms and conditions thereof, provided that such sub-licensee is not then in breach of such sublicense agreement and such sub-licensee agrees to be directly obligated to [UMass] under the terms and conditions of such sublicense agreement.

 

9.6 (a) In the event that [UMass] terminates this Agreement under the provisions of Section 9.2 and the license between [MedImmune] and [Henry Jackson Foundation] with respect to Royalty Bearing Product is still in effect, [MedImmune] shall continue to make payments to [UMass] in accordance with Sections 3.1 and 3.2 of this Agreement for as long as the [sic] such agreement between [MedImmune] and [Henry Jackson Foundation] remains in effect.

 

(b)(i) In the event that [MedImmune] declines to provide the funds for, or perform the laboratory work required by the [FDA] to bring any Royalty Bearing Product to licensure, the licenses and rights granted hereunder for such product shall be converted from exclusive to nonexclusive status and [UMass] may seek other funds for continuation of the research.

(ii) In the event that [UMass] declines to conduct the research required by the [FDA] to bring any Royalty Bearing Product to licensure, [UMass] shall forfeit its right to royalties from sale of such product by [MedImmune].

 

9.7 In the event that [MedImmune] decides to discontinue all sales of Royalty Bearing Product for an Indication, then [UMass] by written notice may terminate [MedImmune]’s rights and licenses for such Indication, and the covenants of Sections 5.3 and 5.4 shall terminate with respect to such Indication.

 

KASAN_[국제계약실무] 25년 전 체결한 Collaboration Agreement에 따라 Royalty 계속

 

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작성일시 : 2018.08.10 11:00
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세계적 블록버스터 신약의 물질특허에 대한 Exclusive License 및 추가 R&D Collaboration Agreement 중에서 특허관련 계약조항을 인용하고 간략하게 살펴보겠습니다. 신약물질을 개발한 일본 제약회사 Shionogi에서 신약물질 특허권을 보유하고, 대형 제약회사 AstraZeneca에 대해 해당 특허의 전용실시권 허여 및 상업화 권리를 부여하는 기술이전 license 계약입니다. 이미 상당한 시간이 지난 오래 된 계약서이지만, 실제 엄청난 성공을 거둔 신약개발 기술이전 프로젝트로서. 실무자가 참고자료로 살펴볼 가치가 높다 생각합니다.

 

Article 7.  Inventions (추가 연구개발 발명에 대한 권리관계 규정. 단독 발명의 경우 개발회사에 권리귀속 확인 + 공동발명은 공동으로 결정 권한 보유 및 비용 등 책임도 분담 규정)

 

Inventions which are made and which relate to the COMPOUNDS and/or LICENSED PRODUCTS shall belong to the PARTY making such invention.  Each PARTY shall have the right to file, prosecute and maintain patent applications and patents covering inventions made solely by that PARTY.  

 

If an invention is made jointly by the PARTIES, such invention shall be jointly owned.  Neither PARTY shall file any patent application(s) containing such joint invention and/or any information or data received from the other PARTY without the prior written consent of the PARTY providing the information or data.  

 

SHIONOGI and ZENECA shall mutually determine whether or not patent applications should be filed concerning such joint inventions, which PARTY shall be responsible for filing and prosecuting any patent applications filed, and share the costs in filing any patent applications, obtaining and maintaining any patents covering joint inventions.

 

Article 9.  Representation and Warranty (진술 및 보증조항. 특허유효 및 권리 소유관계, 타인의 권리침해 여부 등에 관한 성실한 조사 및 그 결과에 따른 인식범위로 보증책임 제한. 무제한 보증 아님.)

 

9.1

SHIONOGI represents and warrants that it is the owner of the entire right, title and interest in the PATENTS listed in Appendix II hereto and KNOW-HOW, and is entitled to grant the licenses specified herein.  SHIONOGI further hereby represents and warrants that, to the best of its knowledge, the PATENTS owned or controlled by SHIONOGI or SHIONOGI’s AFFILIATES are being procured from the respective Patent Offices in accordance with all applicable laws and regulations.

 

9.2

SHIONOGI represents and warrants that it has full corporate power to enter into this Agreement and to carry out the provisions hereof.

 

9.3

ZENECA represents and warrants that it has full corporate power to enter into this Agreement and to carry out the provisions hereof.

 

9.4

SHIONOGI represents that, as of the EFFECTIVE DATE, it is not aware of any infringement or threatened infringement of the PATENTS or KNOW-HOW by a THIRD PARTY.

 

9.5

SHIONOGI represents and warrants that, to the best of SHIONOGI’s knowledge, ZENECA’s exploitation or use of the PATENTS and/or KNOW-HOW hereunder will notinfringe any patent or other intellectual property right enjoyed by any THIRD PARTY (with the exception of Hoechst European Patent Applications No.  88120057.0 and any foreign applications or patents corresponding thereto).

 

9.6

SHIONOGI represents that, as of the EFFECTIVE DATE, SHIONOGI has no knowledge from which it can reasonably be inferred that the PATENTS are invalid.

 

Article 11.  PATENTS (특허출원, 심사 및 등록과장에서 라이센시의 검토 및 참여권리 보장. 특허권리 확보에 라이센시 참여권 부여)

 

11.1

SHIONOGI has the responsibility to file, prosecute and maintain the PATENTS and shall bear all cost for the PATENTS, including fees and expenses paid to outside legal counsel and experts, direct costs of in-house counsel and filing, prosecution and maintenance expenses associated therewith.

 

11.2

SHIONOGI shall provide ZENECA with an opportunity to review and comment on the nature and text of new or pending applications for the PATENTS.

 

11.3

SHIONOGI shall advise ZENECA on an annual basis of progress in the prosecution of all patent applications and in the maintenance or extension of patents falling within the PATENTS and shall, on request, furnish ZENECA with a copy of the patent application, patent or other document pertinent to prosecution, maintenance or extension of such applications and patents.

 

11.4

No significant steps regarding prosecution of the PATENTS will be taken by SHIONOGI without prior consultation with ZENECA.  In particular, no steps concerning European Patent Application No.  92111090.4 or US Patent 5,260,440 will be taken by SHIONOGI without prior consultation with ZENECA.

 

11.5

If SHIONOGI elects not to continue to prosecute a patent application or not to maintain or extend any patent application or patent within the PATENTS, SHIONOGI shall notify ZENECA not less than two (2) months before any relevant deadlines.  Thereafter ZENECA shall have the right to pursue at its expense, and at its sole discretion, the prosecution, extension or maintenance of such application or patent.  Any costs incurred by ZENECA pursuant to this shall be offset against royalties payable under Article 4.

 

11.6

ZENECA may request SHIONOGI to seek additional patent protection for the COMPOUNDS or LICENSED PRODUCTS in the TERRITORY, for example, by way of patent registration, patent of importation or revalidation, or the like.  If SHIONOGI chooses to seek such additional patent protection, it shall do so at its own cost and in its own name.  If SHIONOGI chooses not to seek such additional patent protection, ZENECA may require SHIONOGI to do so; provided ZENECA reimburses SHIONOGI for any reasonable expenses incurred in doing so.  Such patent property shall then be included within the definition of PATENTS.

 

11.7

SHIONOGI shall immediately advise ZENECA of any certification filed under the U.S.  “Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act of 1984” (“ANDA ACT”) claiming that any PATENTS are invalid or claiming that the PATENTS will not be infringed by the manufacture, use or sale of a product for which an application under ANDA ACT is filed.

 

11.8

The PARTIES will cooperate with each other in gaining patent term extension(s) or the like, where applicable to the PATENTS in the TERRITORY, for example, under the U.S.  “Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act of 1984” or under a supplementary protection certificate in European countries.

 

11.10

Upon reasonable request of ZENECA, SHIONOGI will provide ZENECA with all necessary assistance relating to the PATENTS, including allowing ZENECA access to SHIONOGI’s files and documents and access to SHIONOGI’s personnel who may have possession of relevant information.

 

Article 12.  Infringement of PATENTS (라이선스 대상 특허권을 제3자가 침해할 경우 양당사자의 침해대응 책임 및 협력 방안, 대상 특허실시로 타인 권리를 침해하는 경우 분쟁 대응 책임 및 협력 방안 규정)

 

12.1

In the event that ZENECA or SHIONOGI supposes that a THIRD PARTY may be infringing any of the PATENTS by the manufacture, use, distribution, marketing or sale of the COMPOUNDS and/or LICENSED PRODUCTS, ZENECA or SHIONOGI shall promptly notify the other PARTY in writing, identifying the infringer and the infringement complained of and furnishing the information upon which such determination is based.  ZENECA shall be entitled, in its sole discretion but after notifying SHIONOGI, to take any measures deemed appropriate to stop such infringing activities by such THIRD PARTY in the TERRITORY or to grant to the infringing THIRD PARTY adequate rights and licenses necessary for continuing such activities in the TERRITORY so long as ZENECA remains in compliance with Article 4.  Upon reasonable request by ZENECA and at ZENECA’s cost, SHIONOGI shall give ZENECA all reasonable information and assistance including allowing ZENECA access to SHIONOGI’s files and documents and access to SHIONOGI’s personnel who may have possession of relevant information, and if necessary to prosecute any legal action, joining in the legal action as a party.

 

12.2

ZENECA shall bear the cost of any action or measures taken in accordance with Article 12.1 and shall be entitled to receive any damages or remuneration received as a result of such action or measures.

 

12.3

In the event ZENECA decides, within sixty (60) days of becoming aware of an infringement, in its sole discretion, not to take any action against a THIRD PARTY deemed to infringe the PATENTS, ZENECA shall inform SHIONOGI in writing and SHIONOGI thereafter shall be entitled to pursue an action to stop such infringement in its own name and for its own account.  Upon reasonable request by SHIONOGI and at SHIONOGI’s cost, ZENECA shall give SHIONOGI all reasonable information and assistance.  Any damages or remuneration received as a result of such action shall be received by SHIONOGI.

 

12.4

In the event of any actual or threatened suit against ZENECA or its AFFILIATES, SUBLICENSEES or customers alleging that the exploitation or use of the PATENTS and/or KNOW-HOW hereunder infringes the patent or other intellectual property rights of a THIRD PARTY, ZENECA shall promptly give written notice to SHIONOGI.  SHIONOGI will provide to ZENECA all reasonable assistance requested by ZENECA to defend or settle such suit and in particular SHIONOGI will promptly make available to ZENECA, free of charge, all information in its possession or control which will assist ZENECA in defending or otherwise dealing with such suit.  ZENECA shall have the right to defend in its sole discretion such suit but shall consult with SHIONOGI before settling such suit.  ZENECA shall not settle the suit without obtaining prior written consent of SHIONOGI which consent shall not be unreasonably withheld.  If damages or costs are awarded against ZENECA for such infringement, or if the outcome of the suit is that ZENECA is ordered to or agrees to make payments or pay royalties to a THIRD PARTY in order to secure the right to continue the exploitation or use of the PATENTS and/or KNOW-HOW hereunder, then the following percentages of such damages, payments, or royalties shall be offset against royalties payable by ZENECA under Article 4: [***].

 

Notwithstanding the foregoing, in any event described above, SHIONOGI shall be entitled to receive at least [***] percent ([***]%) of the royalties due under Article 4 hereof from ZENECA in any one calendar year.

[출처] 신약물질 기술이전 License 계약서 특허관련 계약조항 사례 |작성자 가산종합법률사무소

 

KASAN_[국제계약실무] 신약물질 기술이전 License 계약서 중 특허관련 계약조항 사례.pdf

 

 

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작성일시 : 2018.08.09 12:30
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기업이 대학교수와 산학협동연구를 진행하여 발명을 완성한 경우 원칙적으로 그 발명은 직무발명에 해당합니다. 우리나라 기업이 미국대학교수 또는 미국공공연구기관의 연구원과 공동연구를 하는 경우에도 그 결과물은 미국법과 한국법에 따라 직무발명으로 평가될 것입니다.

 

대학교수 관련 직무발명에 대한 지적재산권은 당사자의 계약만으로 결정할 수 없습니다. 미국에서는 정부예산이 투입된 대학연구 프로젝트에 대해서는 Bayh-Dole Act 등 특별법의 규율을 받고, 원칙적으로 대학의 소유에 속합니다. 따라서, 미국대학교수가 연구결과물에 대한 권리를 임의로 공동연구의 당사자인 기업에게 양도할 수 없습니다. 이와 같은 기본적 법적 구도에서 미국대학교수와 공동연구를 진행할 때 사용하는 표준적인 계약조항 예문을 소개하면 다음과 같습니다.

 

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

        Ownership of Research Program Inventions

        Research Program Inventions conceived, discovered and reduced to practice by University, or its employees, agents or students will be owned by University. Research Program Inventions conceived, discovered and reduced to practice by Collaborator, or its employees, or agents, will be owned by Collaborator (Collectively, "Sole Inventions"). Research Program Inventions conceived, discovered and reduced to practice by at least one employee, agent, or student of each of University and Collaborator will be owned by University and Collaborator, without any obligation to account to one another ("Joint Inventions"). Inventorship will be determined according to the principles of United States patent law. Neither party shall make any claim to the other party’s Sole Inventions.