1.    구체적 사안의 판단

 

(1)   피고 제품은 특허 제1항 발명의 구성요소 4를 제외한 모든 구성요소를 포함하고 있는 제1항 발명의 물건인 캠 고정 클램프를 구성하는 핵심적이고 본질적인 구성요소이고, 그 생산에만 사용되는 물건으로서 간접침해 제품에 해당한다고 보아야 한다.

 

(2)   피고 제품이 그 자체로 범용성이 있는 물건이라고 보기는 어렵고, 사정이 이러함에도 피고는 피고 제품이 객관적으로 제1항 발명의 실시 이외에 사용될 수 있는 가능성에 관하여 어떠한 합리적인 주장을 하고 있지 않으며, 다만 피고 제품은 통상의 기술자가 선행기술에 의하여 쉽게 실시할 수 있는 이른바 자유실시기술에 해당한다고만 주장하고 있다(만약 피고 제품이 자유실시기술에 해당한다면 이는 다용도의 제품으로서 전용성을 결여한 것으로 볼 여지가 크기는 하나, 이하에서 살펴보는 것처럼 피고의 위 자유실시기술 주장은 받아들이기 어려운 것이다). 그 밖에 달리 피고 제품이 사회통념상 통용되고 승인할 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 다른 용도를 가진다고도 볼 만한 자료가 없다.

 

(3)   피고 제품은 마모되거나 소진되어 자주 교체해 주어야 하는 소모부품으로 보이기는 한다. 그러나 제1항 발명의 어셈블리는 제1항 발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서, 1항 발명의 캠 고정 클램프의 구입 시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고, 실제로 원고는 원고의 제품군을 구매하여 사용하고 있는 고객들의 편의를 위해 스터드/소켓 어셈블리만을 따로 제조판매하고 있었다.

 

 

(4)   피고 제품은 제 항 발명의 물건인 1 캠 고정 클램프의 생산에만 사용되는 물건으로서 간접침해 제품에 속하는 이상, 피고는 피고 제품을 제조(생산)판매(양도)함으로써 제1항 발명에 관한 특허권에 대한 간접침해행위를 하였다고 보아야 한다.

 

2.    법리 - 간접침해 기준

 

(1)   특허법 제127조 제1호는, 업으로서 특허가 물건의 발명인 경우 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산양도대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 하는 경우에 특허권을 침해한 것으로 본다고 규정하고 있다. 이는 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시한 것이 아니고 그 전 단계에 있는 행위를 하였더라도 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시하게 될 개연성이 큰 경우에는 장래의 특허권 침해에 대한 권리 구제의 실효성을 높이기 위하여 일정한 요건 아래 이를 특허권의 침해로 간주하려는 취지이다(대법원 2015. 7. 23. 선고 201442110 판결 등 참조).

 

(2)   특허법 제127조 제1호의 문언과 그 취지에 비추어 볼 때, 여기서 말하는생산”이란 발명의 구성요소 일부를 결여한 물건을 사용하여 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 새로 만들어내는 모든 행위를 의미하므로, 공업적 생산에 한하지 않고 가공, 조립 등의 행위도 포함된다고 할 것이다(대법원 2015. 7. 23. 선고 201442110 판결 등 참조).

 

(3)   그리고 특허 물건의 생산에만사용하는 물건에 해당되기 위해서는 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 다른 용도가 없어야 할 것이고, 이와 달리 단순히 특허 물건 이외의 물건에 사용될 이론적, 실험적 또는 일시적인 사용가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는 간접침해의 성립을 부정할 만한 다른 용도가 있다고 할 수 없다(대법원 2009. 9. 10. 선고 20073356 판결 등 참조).

 

(4)   특허발명의 대상이거나 그와 관련된 물건을 사용함에 따라 마모되거나 소진되어 자주 교체해 주어야 하는 소모부품일지라도, 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서 당해 발명에 관한 물건의 구입 시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고 특허권자 측에 의하여 그러한 부품이 따로 제조판매되고 있다면, 그러한 물건은 특허권에 대한 이른바 간접침해에서 말하는특허 물건의 생산에만 사용하는 물건에 해당한다(대법원 2002. 11. 8. 선고 200027602 판결 등 참조).

 

(5)   이와 같이특허 물건의 생산에만 사용하는 물건에 해당한다는 점은 특허권자가 주장증명하여야 한다(대법원 2002. 11. 8. 선고 200027602 판결 등 참조).

 

(6)   다만 위와 같이 특허 물건의 생산에만사용하는 물건에 해당한다는 요건은 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 다른 용도가 없어야 한다는 소극적 사실에 관한 것이라는 점에서 볼 때, 특허권침해소송의 상대방이 제조하는 제품(이하침해의심제품이라 한다)이 그 자체로 범용성이 있는 물건임이 명백하지 않는 한, 특허권자의 간접침해 주장에 대하여 침해자가 자신이 공급한 침해의심제품이 객관적으로 특허발명의 실시 이외에 사용될 수 있는 가능성에 관하여 어떠한 합리적인 주장을 하는 경우에 특허권자가 그 사용이 경제적, 상업적 내지 실용적인 것이 아니라는 것을 증명하는 방식으로 하는 것이 합리적이다(특허법원 2017. 5. 25. 선고 20167305 판결 참조).

 

3.    소모부품 관련된 본 장비의 특허권 소진 여부

 

(1)   물건의 발명에 대한 특허권자가 우리나라에서 그 특허발명이 구현된 물건을 적법하게 양도하면, 양도된 당해 물건에 대해서는 특허권이 이미 목적을 달성하여 소진된다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2017289903 판결 참조).

 

(2)   이에 특허발명이 구현된 장비를 구매한 다음 그 장비를 위한 단순부품을 피고 제품으로 교체하는 행위는 특허권 소진의 법리에 따라 특허권을 침해하지 않는다고 주장한다. 위와 같은 단순부품에 해당하는 피고 제품을 제조하여 위 반도체 생산업체들에 판매한 행위가 위 각 특허권에 대한 간접침해행위에 해당한다고 볼 수 없다는 취지로 주장한다.

 

(3)   그러나 특허발명의 대상이거나 그와 관련된 물건을 사용함에 따라 마모되거나 소진되어 자주 교체해 주어야 하는 소모부품일지라도, 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서 당해 발명에 관한 물건의 구입 시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고 특허권자 측에 의하여 그러한 부품이 따로 제조판매되고 있다면, 그러한 물건은 특허권에 대한 간접침해에서 말하는특허 물건의 생산에만 사용하는 물건에 해당한다.

 

(4)    원고의 제품군을 구입한 소비자가 피고 제품 어셈블리로 교체하는 경우 그 교체 후의 제품이 동일성을 유지한다고 보기 어렵고, 교체행위는 사용의 일환으로서 허용되는 수리의 범주를 벗어나 실질적으로 새로운 생산행위에 해당한다고 할 것이다.

 

(5)   특허권 소진론 적용 불가

 

첨부: 특허법원 2024. 2. 15. 선고 202310204 판결

 

KASAN_반도체, 디스플레이 제조장비의 소모부품의 간접침해 판단, 정품 장비의 특허소진 확장 적용 불인정 특허법원 2024. 2. 15. 선고 2023나10204 판결.pdf
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특허법원 2024. 2. 15. 선고 2023나10204 판결.pdf
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작성일시 : 2024. 3. 8. 12:00
:

 

(1)   피고 제품을 생산양도함으로써 원고의 특허권을 침해하였다. 따라서 특허권자인 원고가 구하는 바에 따라 피고는 피고 제품을 생산, 사용, 양도, 대여 또는 수입하거나 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시 포함)을 하지 아니할 의무가 있다.

 

(2)   폐기 청구 중 부적법한 부분 - ‘피고 제품의 생산에 사용하는 기타 기계 설비에 관한 폐기 청구 부분의 적법 여부에 관하여 직권으로 살펴본다. 민사소송에 있어서 청구의 취지는 그 내용 및 범위를 명확히 알아볼 수 있도록 구체적으로 특정되어야 하는 것인바, 특허권에 대한 침해의 금지를 청구함에 있어 청구의 대상이 되는 제품이나 방법은 사회통념상 침해의 금지를 구하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어야 한다(대법원 2011. 9. 8. 선고 201117090 판결 등 참조).

 

(3)   피고 제품의 생산에 사용하는 기타 기계 설비에 관한 폐기를 구하는 부분은 그 청구취지 기재만으로는 폐기를 구하는 대상을 구체적으로 특정할 수 없어, 원고가 구하는 그 청구취지와 같은 판결이 선고되더라도 그 판결의 주문 자체로 폐기를 명하는 내용과 범위를 명확하게 알기 어렵다. 따라서 이 사건 소 중피고 제품의 생산에 사용하는 기타 기계 설비에 관한 폐기청구 부분은 그 청구취지가 특정되지 아니하여 결국 부적법하다.

 

(4)   폐기 청구 중 받아들이는 부분 - 피고 제품을 생산양도함으로써 제1항 발명 및 제8항 발명에 관한 원고의 각 특허권을 침해하고 있는 사정 등에 비추어 볼 때, 피고가 장래 원고의 위 특허권을 침해할 우려가 여전히 존재한다고 판단된다. 따라서 특허권자인 원고가 구하는 바에 따라 피고는 피고의 본점, 지점, 사업소, 영업소, 공장 및 창고에 보관 중인 피고 제품의 완제품 및 반제품(위의 완성품의 구조를 구비하고 있는 것으로 아직 완성에 이르지 아니한 물건)과 위 제품의 생산에 사용하는 금형을 모두 폐기할 의무가 있다.

 

첨부: 특허법원 2024. 2. 15. 선고 202310204 판결

 

KASAN_반도체, 디스플레이 평판 프로세스 장비 부품의 특허침해소송 - 간접침해 인정, 완제품, 반제품, 금형의 폐기 명령, 생산장비 폐기 불인정 특허법원 2024. 2. 15. 선고 2023나10204 판결.pdf
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특허법원 2024. 2. 15. 선고 2023나10204 판결.pdf
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작성일시 : 2024. 3. 8. 11:00
:

 

1.    세무서의 과세정보 제출명령결과 피고회사 신고내역

 

 

2.     한국은행의 기업경영분석 발간자료

 

(1)  반도체, 전자부품분야에서의변동비 대 매출액과 전체 매출액에서 위변동비 대 매출액을 제외한 한계이익률

 

 

(2)  피고의 제품생산 공장 업종기타 특수목적용 기계 제조업으로 등록, 한국은행이 발간한 기업경영분석에 따른특수 목적용 기계’ 분야에서의변동비 대 매출액과 전체 매출액에서 위변동비 대 매출액을 제외한 한계이익률

 

 

3.    특허법원 판결요지

 

(1)   특허법 제128조 제7항에 의한 손해액 산정 - 피고가 원고의 특허권을 침해함으로써 원고에게 손해가 발생한 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에 해당함. 이에 특허법 제128조 제7항에 따라 그 손해액을 산정하기로 한다.

 

(2)   피고 제품의 총 매출액 중 적어도 약 30%에 해당하는 금액인 34억원의 이익을 얻었고, 위 각 특허권의 침해에 따라 원고에게 같은 금액의 손해가 발생하였다고 봄이 변론전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초한 것으로서 상당하다고 인정된다

 

첨부: 특허법원 2024. 2. 15. 선고 202310204 판결

 

KASAN_반도체, 디스플레이 평판 프로세스 장비 부품의 특허침해소송 - 간접침해 손해배상액 34억 산정방법 특허법원 2024. 2. 15. 선고 2023나10204 판결.pdf
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작성일시 : 2024. 3. 8. 10:31
:

 

사안의 개요 및 쟁점

(1) 외국회사 특허권자 vs 국내회사 특허라이선스 체결

(2)  특허발명방법발명, 특허권자로부터 통상실시권 획득

(3)  상실시권자, 국내회사의 요청으로 특허발명의 전용품 마찰교반용접기를 제작하여 통상실시권자에게 납품한 행위

(4) 쟁점 - 특허권의 간접침해 해당여부

 

법원 판단간접침해 해당하지 않음

 

대법원 2017290095 판결요지

 

특허법 제127조 제2호는 특허가 방법의 발명인 경우 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산양도대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다고 규정하고 있다. 이러한 간접침해 제도는 어디까지나 특허권이 부당하게 확장되지 아니하는 범위에서 그 실효성을 확보하고자 하는 것이다(대법원 2015. 7. 23. 선고 201442110 판결 등 참조).

 

방법의 발명(이하방법발명이라고 한다)에 관한 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 제3자에게 그 방법의 실시에만 사용하는 물건(이하전용품이라고 한다)의 제작을 의뢰하여 그로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시하는 경우에 있어서

 

그러한 3자의 전용품 생산양도 등의 행위를 특허권의 간접침해로 인정하면, 실시권자의 실시권에 부당한 제약을 가하게 되고, 특허권이 부당하게 확장되는 결과를 초래한다.

 

또한, 특허권자는 실시권을 설정할 때 제3자로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시할 것까지 예상하여 실시료를 책정하는 등의 방법으로 당해 특허권의 가치에 상응하는 이윤을 회수할 수 있으므로, 실시권자가 제3자로부터 전용품을 공급받는다고 하여 특허권자의 독점적 이익이 새롭게 침해된다고 보기도 어렵다.

 

따라서 방법발명에 관한 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 제3자에게 전용품의 제작을 의뢰하여 그로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시하는 경우에 있어서 그러한 제3자의 전용품 생산, 양도 등의 행위는 특허권의 간접침해에 해당한다고 볼 수 없다.

 

KASAN_특허라이선스 계약에서 Licensee의 주문에 따라 특허발명의 전용품을 제조, 납품한 행위 – 특허간접침해에 해당하지 않음 대법원 2019. 2. 28. 선고 2017다290095 판결.pdf

 

 

[질문 또는 상담신청 입력하기]

 

 

작성일시 : 2019. 5. 20. 09:37
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